TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 8 de mayo de 2020 Proceso: 500-IP-2019 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente de Origen: 15-47204 Expediente interno del Consultante: 11001032400020170021400 Referencia: Signos involucrados SOL DESDE 1899 (mixto) / KOLA SOL LIGHT (mixto) / SOL (mixto y denominativo) / CITRUS PUNHC SOL (denominativo) / MANZANA SOL (mixto) / LIMONADA SOL (mixto) / SODA SOL (mixto) / KOLA SOL (mixto) Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio N* 4877 del 15 de noviembre de 2019, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó la Interpretación Prejudicial de los Articulos 134 y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 11001032400020170021400.
El Auto de 3 de marzo de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES Partes en-el Proceso Interno Y 4 > Es Demandante? MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZARAMA 2 Obama S SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO — SIC — DE LA REPÚBLICA DE ES COLOMBIA Proceso 500-1P-2019 Tercero Interesado: CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.
Si existe riesgo de confusión entre el signo SOL DESDE 1899 (mixto), solicitado por la sociedad CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V,, para identificar productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas KOLA SOL LIGHT (mixta), SOL (mixta y denominativa), CITRUS PUNHC SOL (denominativa), MANZANA SOL (mixta), LIMONADA SOL (mixta), SODA SOL (mixta) y KOLA SOL (mixta), registradas a favor de MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZARAMA para identificar productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.
Si el signo SOL DESDE 1899 (mixto) sería un signo derivado de las marcas de titularidad de la sociedad CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V. 3. Sila sociedad CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V., presuntamente ostentaría una familia de marcas la cual presentaría como elemento preponderante y común la palabra SOL. 4. Si el término SOL es de uso común para distinguir productos comprendidos en las Clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza 5.
Si el término “SOL” que integra los signos en conflicto es evocativo de "calor y de necesidad de tomar algo refrescante." 6. Si existe conexión entre los productos amparados por los signos analizados. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?. 1 Decisión 485 de la Comisión de la Comunidad Andina. - Ko “Artículo 136.41 No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara E AN — unxderecho de tercero, en particular cuando: ” > a e” SE 5) RE y rl O se asemejen, a una marca anterormente solicitada para registro o registrada q) rcéto, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto ) de los cuales/el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; bete 5 > al € Proceso 500-1P-2019 Únicamente se interpretará el Artículo 136 Literal a) de la citada Decisión Andina por ser pertinente.
No se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que no es objeto de controversia el concepto de marca ni sus requisitos para obtener el registro. De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literal g) y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, con el fin de tratar los temas de la conformación de marcas con palabras de uso común y la conexión entre los productos de la Clasificación Internacional de Niza.
D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2. Comparación entre signos mixtos. 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos. 4.
Marca derivada. 5. Palabras de uso común en la conformación de marcas. 6. Familia de marcas. 7. Marcas evocativas. 8. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo SOL DESDE 1899 (mixto) y las marcas KOLA SOL LIGHT (mixta) / SOL. (mixta y denominativa) / CITRUS PUNHC SOL (denominativa) / MANZANA SOL, (mixta) / LIMONADA SOL (mixta) / SODA SOL (mixta) / KOLA SOL (mixta), son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: lesa SN A o exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del PASA pródésto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; nd e y $, Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Miembros trtilizarán la Clasificación Intemacional de Productos y Servicios para el Registro do la: Mere establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
La Hasbs/de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” a 2) O O 2 pas xi Proceso 500-IP-2019 Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asernejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 1.2.
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor:* a) El riesgo de confusión: puede ser directo e indirecto, El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro, Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación: consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:* a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que ¿anal elgiesgo de confusión sea más palpable u obvio.
Y Y lo e Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de ló PA 6-1P- 2045 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. Ea Ibidem. 4 5) l y) "¿1070 b) d) Proceso 500-1P-2019 Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:* a) b) d) og Q> 2, ss O La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:? (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de 0 Productos o servicios, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. ¡e 25 bidem 4 2 5 Ver Interprefación Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017.
Proceso 500-1P-2019 El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de servicio del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.
Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las caracteristicas técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6.
Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los servicios amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2: Comparación entre signos mixtos SS +:: SS la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo SOL, DESÁE 1899 (mixto) y las marcas KOLA SOL LIGHT (mixta), SOL (mixta) Í o O MANZANA SOL (mixta), LIMONADA SOL (mixta), SODA SOL (mixta) y ps ke OLASOL (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre 2 os teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento S denominativo y uno gráfico.
N/ yA Ni 10, Proceso 500-1P-2019 2.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento —sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.” 2.3.
Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente:? a) Sien los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:? (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario*”. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.*! a Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de 13 de junio de 2016. e Ibidem. is Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. 10 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).
Diccionario de la RAE. Definición de lexema: *1. m. Ling. Unidad minima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyóndoalos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., lerr, en enterráis." = ADOS en: http://dle rae.es/?id=NCu16TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018). NÁ ZO e, CASApEmIA ESPAÑOLA (RAE).
Diccionario de la RAE. Definición de morfema: ES Q “1 m Grani. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos / Ss morfomas: riúijer y -es. o ECRE mm Gram. For oposición alexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, =S, «ero. Ñ 0 ram. Unidad minima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: VS fimibra, y número, plural.” Disponible en http://dle.rae. es/itid=Polt8j2 (Consulta: 08 de 2, emi Es 2018).
Proceso 500-1P-2019 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. + Porlo general en el lexema está ubicada la silaba tónica..
Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso:*? (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. 12 En la Interpretación Prejudicial 524-1P-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones: gu “El lratado: son los trazos del dibujo que forman el signo. A $ FP El conceptó; es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. a po eo s colores:Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, uar eftespectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colo! elsgráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de % diferenciación del signo solicitado a registro. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1.
Proceso 500-1P-2019 (ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.!? c) Sial realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.** Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado.** Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.18 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.
Comparación entre signos mixtos y denominativos Dado que la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado SOL DESDE 1899 (mixto) y las marcas SOL (denominativa) y 22 > 19 15 => y 16 Las Pa Ver Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 de 27 de octubre de 2015, Ca Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de 13 de junio y e 2016.
A C a? Ve átprptación Prejudicial 106-1P-2015 do 20 de julio de 2015. Ibidem. e ¡ON Proceso 500-1P-2019 CITRUS PUNHC SOL (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.*? 3.2.
Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del servicio identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del servicio que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.*? 3.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 3.4.
Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.!? 3.5.
En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ámbito comercial?%, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas establecidas en el párrafo 4.3 Literal a) de la presente Interpretación Prejudicial.
SHAI e 7 2 Ver (apteciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de 10 de junio ES (+ de 2016.6 149) S, 2 “ero Ver Interpralación Prejudicial 46-1P-2013 de 25 de abril de 2013. NOD ARbqvisictión Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. p, 2 Ver Interpretación Prejudicial 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015.
MN o ? 10 Proceso 500-1P-2019 3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado SOL DESDE 1899 (mixto) y las marcas SOL (denominativa) y CITRUS PUNHC SOL (denominativa). 4.
Marca derivada 4.1. Dado que la sociedad CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V. alega que ya es titular de las marcas mixtas SOL CERO, CERVEZA CLARA SOL, SOL LIGHT, SOL DE MOCTEZUMA, CERVECERÍA MOCTEZUMA SOL LIGHT, SOL DESDE 1899 CERVEZA ORIGINAL DE MÉXICO ESPÍRITU las cuales amparan productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza y que el signo solicitado SOL DESDE 1899 (mixto) sería una marca derivada, corresponde abordar este tema.?! 4.2.
La Decisión 486 no consagra la figura de la marca derivada; sin embargo, atendiendo al manejo que en la práctica se da a dicho fenómeno, el Tribunal ha adoptado criterios doctrinarios sobre el tema y ha reconocido la figura en nuestro régimen normativo.?? 4.3. En congruencia con lo señalado en el párrafo precedente, las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan,% 4.4.
Cabe señalar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los 2 Resulta pertinente diferenciar a la familia de marcas de las marcas derivadas.
La familia de marcas admite que entre las marcas que conforman la familia existan variaciones significativas, pero siempre deben conservar un elemento común, que es aquel que constituye dicha familia. Las marcas que conforman la familia pueden ser registradas para distinguir productos o servicios en distintas clases. Las marcas derivadas solo admiten variaciones no sustanciales respecto de la marca registrada.
La marca derivada debe distinguir los mismos productos o servicios que la marca registrada primigeniamente o, en todo caso, los productos o servicios que pretenda distinguir deben estar A 35 idos-en aquellos. No constituiria una marca derivada si es que se solicita para productos zo tés a.lo5 que protege la marca primigenia, aunque sean conexos.
N 0 A o YO w Pa = De modo referencial, ver Procesos 439-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015 y 140-1P-2007 del 4 de 2), diciembre de 2007. la En lo >» o, vépllos procesos 59-1P-2012, 90-1P-2012, 198-1P-2013, 12-1P-2014, 156-1P-2015, 431- 12 1P-201544394P-2015.: %, o / nos E Proceso 500-1P-2019 requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.?* 4.5.
Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de ellas, solo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al estar este ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión.2 4.6.
Sobre la base de los criterios expuestos se establecerá si un signo solicitado a registro constituye o no una variación de las marcas previamente inscritas, teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los productos amparados por las marcas ya registradas.
Asimismo, cabe recalcar que la solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro de marca se encuentra sujeta al análisis de registrabilidad que corresponde realizar a la autoridad competente. 5.
Palabras de uso común en la conformación de marcas 5.1. Teniendo en cuenta que en el presente proceso se argumentó que la expresión SOL es un término usual utilizado por diversas marcas que identifican productos comprendidos en las Clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. 5.2.
El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; 5.3. En el marco del Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate. 5.4.
En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá E garse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones ASS unés 2 AÑoialas que lo integren. ES Q E $) E Che modo cogi. ver Proceso 439-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015, al y can bs. Nueva Enciclopedia Jurídica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908, citado l en sel Pr sl 4 se 2015 del 7 de diciembre de 2015.
A O) >; 0% 12 moOso9 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. Proceso 500-1P-2019 La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.? En la doctrina, Otamendi ha señalado que las designaciones usuales son las que “habitualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias.
Es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el lunfardo y otras palabras inventadas que adquieran una cierta popularidad en su uso. Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos les atribuyen, pero sí, en el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos cuando se trata de términos técnicos”.2? Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las particulas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.?8 No obstante, si la exclusión de los componentes de esas caracteristicas (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.? La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan, corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento común, le corresponderá acreditarlo.
Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa. SR A LVer |nterpretación Prejudicial recaida en el Proceso 378-1P-2016 del 9 de marzo del 2017. Da é OTAMENDI, Jorge. Derecho do Marcas. Editorial LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, p.71 “y S,: 105% a O r Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 536-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016. 2 a De oTeferencial, ver Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016. > ae > na Proceso 500-1P-2019 5.10.Como se ha señalado en los acápites anteriores, los términos de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva. 5.11.
El que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 5.12.
En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 6.
Familia de marcas 6.1. De acuerdo con lo alegado por la sociedad CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V., esta sería titular de una familia de marcas que presenta como elemento preponderante y común el término SOL, por lo que se desarrollará dicho tema. 6.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial, 6.3.
En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre si y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio Resulta pertinente diferenciar a la familia de marcas de las marcas derivadas.
La familia de marcas admite que entre las marcas que conforman la familia existan variaciones slgnificalvas. pero siempre deben conservar un elemento común, que es aquel que constituye dicha E Las marcas que conforman la familia pueden ser registradas para distinguir productos o 2 3381 joden distintas clases. 2 PRO Q Las marcas derivadas solo admiten variaciones no sustanciales respecto de la marca registrada.
Sh La marca derivada debe distinguir los mismos productos oO servicios que la marca registrada "A; jeniamente-o, en todo caso, los productos o servicios que pretenda distinguir deben estar | Ó Ñ 8D aqúellos. No constituiría una marca derivada si es que se solicita para productos 2, distinto: 3 d0$ que protege la marca primigenia, aunque sean conexos.
Proceso 500-1P-2019 considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.3* 6.4. El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.
Por tal razón, el titular de una marca que contenga una particula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.32 6.5.
A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado. 7. — Marcas evocativas 7.1.
Como en el proceso interno, la demandante señaló que la denominación SOL contenida en los signos en conflicto evoca el concepto de calor y la necesidad de tomar algo refrescante, resulta pertinente analizar el presente tema. 7.2. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo.33 7.3.
Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo a y PAL D Sy terpretación Prejudicial recaida en el Proceso 433-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. LG = pibas Tr De mac terencia, ver Proceso 630-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016, p. 10. ” SEcfizn T ? ds ARIA > S/) 15 y, ¿ O") Proceso 500-1P-2019 evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.
Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.** 7.4. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.35 7.5.
En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación SOL contenida en los signos en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. 8. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza 8.1. Se alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. 8.2.
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del articulo 151 de la Decisión 486.20 8.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.* 8.4.
Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos 4 Ibidem. 35 Ibidem. € Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cualos se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Intemacional de Productos y Servicios para el Registro ue tas Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones GN Pebigóñtas. ).. o y Las claséfde la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ID ho S > nila disimilitid dle los productos o servicios indicados exprosamento.* pa Ss | SE RE brayado agtegado) lo. 14 b 7 VerInterpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016. 16 Proceso 500-1P-2019 y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre si.
En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.
La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre si. b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) E Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del ON A Pfercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios [2, en cuestión provienen del mismo empresario., ct sÍ, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza mbién expende agua embotellada.
NS Proceso 500-1P-2019 8.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 8.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva. - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.
Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. BT Portal Jazón, para establecer la existencia de relación, vinculación o LD conexiórt¿entre los productos la autoridad consultante, en el caso en E concreto, ¿debe analizar «si entre ellos existe sustituibilidad SECH rcambiábilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de ( '4eémismo empresario., me y ) (e) 18 Proceso 500-1P-2019 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 11001032400020170021400 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Artículo 19, Literal c) del Estatuto del Tribunal y en la Letra f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretación ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de 8 de mayo de 2020, conforme consta en el Acta 06-J-TJCA-2020, Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. |.
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