TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 8 de mayo de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de Origen: Expediente Interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 206-1P-2019 Interpretación Prejudicial Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador 11-4047-RA-1S 17811-2015-01040 Signos Involucrados SNOW 8 DISEÑO (mixto) / SNOW CREEK BERRY (denominativo) Hernán Rodrigo Romero Zambrano El Oficio N* 01400-2019-S-TDCA-DMO-AS de 27 de mayo de 2019, recibido fisicamente el 28 del mismo mes y año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador solicitó Interpretación Prejudicial de los Articulos 134 y 136 Literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N” 17811-2015-01040; y, El Auto de 03 de diciembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES ASAS ÍS AS Ey) Qu a A ye Demañídante: lo sd [F SECRETARIA >| ( A > Ñ ON 5 NO SS =VibaD 17 e EP 1 Parfes.en el P so Interno p RS roce China Resources Snow Brewery (Liao Ning) Company Limited Proceso 206-1P-2019 Demandados: Director Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEP|- de la República del Ecuador;
Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; Presidente del Consejo Directivo del IEP!; Miembros de la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; Procurador General del Estado de la República del Ecuador Tercero Interesado: E. £ J. Gallo Winery B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante, respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.
Posible confusión entre el signo SNOW 8 DISEÑO (mixto) que pretende distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por China Resources Snow Brewery (Liao Ning) Company Limited, y la marca SNOW CREEK BERRY (denominativa) que ampara productos de la Clase 33 de la referida clasificación internacional, perteneciente E. 8 J. Gallo Winery. 2.
Siel término SNOW es evocativo, pues evocarla la idea de nieve o bebida fría. 3. La relevancia de la conformación de signos en idioma extranjero, en vista de que los signos en conflicto están conformados por el término “SNOW”, que al ser traducido significa NIEVE. 4. Si existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto vinculados a las Clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza. 8 Si el signo SNOW 8.
DISEÑO (mixto), sería considerado de fantasía. AAA a A OB, 6 Si E. 8 J. Gallo Winery, titular de la marca SNOW CREEK BERRY YES - (denominativa), habría otorgado el consentimiento a la compañía / Q pd China Resources Snow Brewery (Liao Ning) Company Limited para E SECRETA que” "solicitar el registro como marca del signo SNOW 8. DISEÑO 2 No SÍ Nr, PS ST, A a ” Proceso 206-1P-2019 (mixto), lo que podría suponer la existencia de un acuerdo de coexistencia marcaría. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 Literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solo procede la interpretación del Articulo 136 Literal f) de la referida Decisión?, por ser pertinente.
No se interpretará el Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no ser materia de controversia aquello que puede constituir una marca. De oficio se interpretarán los Artículos 136 Literal a), 151 y 159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, concernientes a la ES ” SECRETARIA 47 7d Se <q L Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: CC); 1) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de lercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriommente solicilada para registro o registrada por un lercero, para los mismos productos a servicios, o para productos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
“Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Paísos Miembros utilizarán ta Clasificación Intemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” “Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancias o servicios identificados con esa marca en el territorio dol respectivo País Miembro, salvo que los fitularos de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancias o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.
Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la cia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o sorvicio quo se per tro on la situación descrita on el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada «gn el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo dol artículo 166, sálva.que el titular de dicha marca domuestro ante fa oficina nacional competente, (que la no ARA la marca obedece a causas justificadas.” 3 3 SS Sy pe Proceso 206-1P-2019 distintividad extrínseca, la conexión entre los productos de la Clasificación Internacional de Niza y los acuerdos de coexistencia. D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. — Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Irregistrabilidad de signos por infringir un derecho de propiedad industrial de un tercero, salvo que medie consentimiento. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza.
Comparación entre signos mixtos y denominativos. Signos conformados por palabras en idioma extranjero. Marcas de fantasía. Acuerdos de coexistencia de marcas y/o cartas de consentimiento. N NS E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo SNOW 83 DISEÑO (mixto) es confundible o no con la marca SNOW CREEK BERRY (denominativa), resulta pertinente analizar el Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 1.2.
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que —— —38a idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad pi LEpor un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. a AA Los* “signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar 1/3 Dr riesgó de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el 3 E ca-consumidor. | SECRETARIOS W NO 3 Ver Inti rhtsciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de NO 2016, P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
Ñ NS O// 4 Proceso 206-IP-2019 a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:* a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.
Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? Es 5 Ibidem. | [E SECRETARIA ” | Proceso 206-IP-2019 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios!: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros especificos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.
Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría, Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que e [a. er, int ta cie 1 Prejudicial emitida en el Proceso 42-IP-2017, de 7 de julio de 2017. SECRETARIA: 99 Prol ) Proceso 206-1P-2019 prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
(iii), Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1.5.
Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los servicios amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Irregistrabilidad de signos por infringir un derecho de propiedad industrial de un tercero, salvo que medie consentimiento 2.1. Como en el presente proceso, el consultante ha requerido interpretación prejudicial respecto de la prohibición contenida en el Literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 y, asimismo la compañía China Resources Snow Brewery (Liao Ning) Company Limited alegó la existencia de una carta de consentimiento por parte de E. 8 J. GALLO WINWRY, en la que le autoriza el registro de la marca "SNOW", este Tribunal hará el análisis de este tema. 2.2.
El Literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) a consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial Dope Ct) 0 el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el EA consentimiento de éste; | Q > Ñ SESr Encontramos que esta prohibición de registro contiene dos supuestos: (i) < 7 Y, Y Proceso 206-1P-2019 que la marca solicitada a registro infrinja un derecho de propiedad industrial; y, (ii) que la marca solicitada a registro infrinja un derecho de autor.
En ambos casos se requiere que no medie consentimiento del tercero al que le pertenecen los derechos de propiedad industrial o de autor susceptibles de ser vulnerados. 2.4, El interés de la norma andina en este literal es el precautelar que en el momento del examen de registrabilidad, además de evitar el riesgo de confusión o de asociación con otros signos distintivos, también se precautele el derecho de terceros titulares de otros derechos de propiedad industrial o del derecho de autor.
Según el tratadista, Gustavo León y León Durán, lo que interesa, a efectos de la aplicación de la causal de irregistrabilidad, es que los derechos de propiedad intelectual merecen una protección especial del derecho y por ello se prohibe registrar como marca un signo que pudiera afectarios si es que el titular de tal derecho no ha consentido en ello”, 2.5.
La norma prevé una salvedad y es que medie el consentimiento del titular del derecho anterior a favor de la persona que pretenda el registro de una marca. 2.6. Para que medie el consentimiento señalado como salvedad en esta disposición, este se puede ver reflejado en las distintas formas jurídicas permitidas para la explotación de un derecho de propiedad intelectual, es decir puede haber, entre otros y sin limitar, un contrato de licencia o una autorización expresa, siempre que en estos instrumentos sea clara la voluntad libre y no existan vicios en el consentimiento para el registro de la marca que incorpore un derecho de propiedad industrial. 2.7.
En virtud de lo señalado, se deberá analizar si en el caso en concreto se ha identificado la existencia previa de un elemento u objeto protegido por un derecho de propiedad industrial y si al momento de la solicitud de registro de la marca, existió o no consentimiento del titular del derecho. 3. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza 3.1.
El IEPI alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. 3.2, Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.3 Pm / he e Gustáúo Arturo León y León Durán, Derecho de Marcas en la Comunidad Andina — Análisis y 7/4 S comentanos,' primera edición, Thomson Reuters - ECB Ediciones S.A.C., Lima, 2015, pp. 272 y y3 TI pp y = | F- SEURE Docisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - A 9 “Artículo 151/- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los MW OQ Y 8 a”, Vina » Proceso 206-1P-2019 3.3.
Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.? 3.4.
Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza dol 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
A ) “Lasclasos de la Clasificación Intemacional referida en el párrafo anterior no determinarán la simil ud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” On (Subrayadd agregado) yd SECRE Vérinléipretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016. XI) 9 =/ TR 18 0, Proceso 206-1P-2019 Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.
Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 3.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - Lapertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorias o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva. -= Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o a misma naturaleza de los productos o servicios Jam DE JD, ES Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia Noa DP de Gonexión competitiva.
Así, por ejemplo, dos productos pueden [E SECRETARIA >| 10 y X 4.1. 4.2. Proceso 206-1P-2019 tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.
Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado SNOW 8 DISEÑO (mixto) con la marca SNOW CREEK BERRY (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. '% Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado,'! Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o Varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
Las Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de 10 de junio de 2016. SECRVE élpretación Prejudicial 46-1P-2013 de 25 de abril do 2013. 11 4.4, 4. D: Proceso 206-IP-2019 combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.
Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras caracteristicas, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.?? En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial*?, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos*?: (1) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario**. Como ejemplo Ds Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. —Ner Interpretación Prejudicial 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015.
A Intrgración Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de lexema: “1. m. Ling. Unidad minima. eon significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; Pp. ej., sol, O que, us EC POTABLE 'S, pPrescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej, terr, en enterráis." E Mdle.rae.esf?id=NCu16TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018).
S/) 12 Proceso 206-IP-2019 tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.*? Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: o Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. e Porlo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica..
Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 4.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado SNOW 8 DISENO (mixto) y la marca SNOW CREEK BERRY (denominativa).
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE, Definición de morfema: = LS a 4 m. Gram. Unidad mínima aistable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos motfemas: mujer y -es. 20m ¡Gram. Por oposición a loxoma, morfoma gramatical; p. ej., de, na, yo, el, -ar, -s, -oro. / 3.(m)'Gram. Unidad minima e Sa pre se pompa verbal sd E (cos pagara y a, primera, y número, plural isponible en: htip://dle.rae.es/?id=Polt8j; onsulta: SECRETARIÁodojutro de 2018). | 13 Proceso 206-1P-2019 5.
Signos conformados por palabras en idioma extranjero 5.1. En atención a que los signos en conflicto se encuentran conformados por la denominación en idioma inglés “SNOW”, que al ser traducido significa “NIEVE”, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. 5.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 5.3.
Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoria del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 5.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.
Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano. 5.5.
Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual. Es más, determinadas palabras que en un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma. 5.6.
Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.
Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. 5.7. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está pa conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de Bo ZA DE” conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al Y “¿, que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de SÍ Aa Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. da] l NO e) Ne, 14 Y Proceso 206-1P-2019 6.
Marcas de fantasía 6.1. La compañía China Resources Snow Brewery (Liao Ning) Company Limited, sostiene que el signo solicitado a registro es de fantasía, con relación a los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional Niza, por lo que es pertinente abordar el tema planteado. 6.2. Los signos de fantasia son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio, pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos y/o servicios que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.*” 6.3.
Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes. 6.4. En ese sentido, se deberá establecer si el signo en conflicto es o no de fantasía con relación a los productos que identificaría. 7, Acuerdos de coexistencia de marcas y/o cartas de consentimiento 7.1.
Según se refirió en el tema anterior, la compañía China Resources Snow Brewery (Liao Ning) Company Limited alegó la existencia de una carta de consentimiento por parte de E. £ J. GALLO WINWRY, en la que le autorizaría el registro de la marca “SNOW”, En tal virtud, es necesario hacer referencia al tema de "los acuerdos de coexistencia marcaría”, contemplados en el Artículo 159 de la Decisión 486. 7.2.
Los acuerdos de coexistencia de marcas son aquellos convenios que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancias de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, y en los cuales las partes contratantes adoptan las estipulaciones necesarias para evitar la confusión entre los productos de cada empresa.**? 7.3.
Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza. **? 7.4.
La coexistencia de derecho está prevista en el Artículo 159 de la Decisión 486 que prohíbe la comercialización de mercancias o servicios dentro de B E Ye peertación Prejudicial recalda en el Proceso 425-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. 18. Op.Cifqp.391. / a e GRE 37.1P-2002. log E [te ¿EcrEl > 15 Proceso 206-IP-2019 la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y que distingan los mismos productos o servicios; pero, permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse dichos productos o servicios.
Sin embargo, las mismas normas establecen que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancias o servicios. 7.5. En este caso, para que pueda darse la coexistencia marcaria, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos?: (1) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares;
(ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como, proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente.; y, (v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. 7.6.
La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaría, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error.?* 7.7. En el marco del Artículo 159 de la Decisión 486, se entiende que “Los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión ( )”.22 7.8.
En relación con lo anterior, el Tribunal ha señalado que “No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error ( ). En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaría, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular”?3, de donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad en donde además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que, a través de la marca, se "Proceso 318-1P-2015, de 25 de septiembre de 2015, caso “"SCORPION" (denominativa)”. ft, E pe Procesó'50.1P-2001. de 31 de octubre de 2001, marca: “ALLEGRA”. a eb L SE CRB) Proceso 104-IP-2002 de 4 de diciembre de 2002, marca: “STARBUCKS”. 19] ARIA >|] NI 2 2 Pro 50-1P-2001 de 3 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA.
S < SY 16 Proceso 206-IP-2019 interrelacionan, se debe tener presente, fundamentalmente, al destinatario final que es el público consumidor. 7.9. La Autoridad Nacional Competente es la llamada a revisar los Acuerdos de Coexistencia Marcaria suscritos entre las partes y determinar si éstos cumplen con las exigencias mencionadas, precautelando siempre el interés de los consumidores finales, es decir, deberá determinar si los signos sobre los cuales se suscribió el Acuerdo no son objeto de producir confusión en el público consumidor.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno N* 17811-2015-01040, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 8 de mayo de 2020, conforme consta en el Acta 06-J- TJCA-2020.
A Y E El. CS Pa Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Notifiquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. pt 17