LN DE 4 a” yo y2 pa TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de junio de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Norma a ser interpretada: Tema objeto de interpretación: Magistrado Ponente: VISTOS: 331-IP-2019 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 03-48919 110010324000201000059 00 Cancelación por falta de uso del registro de la marca SODA SOL (mixta) perteneciente a Luz Dary Mateus Casañas Tercer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 La cancelación parcial por no uso de la marca Hernán Rodrigo Romero Zambrano El Oficio N* 3541 del 27 de agosto de 2019, recibido vía correo electrónico el 30 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 165 inciso 3 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el JESS AS =Proceso Interno N* 110010324000201000059 00; y, El Auto del 23 de enero de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

Proceso 331-IP-2019 A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: CCM, IP S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia Tercero interesado: Luz Dary Mateus Casañas B. ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es, si serían correctos los criterios aplicados por la SIC para negar la cancelación por falta de uso del registro de la marca SODA SOL (mixta) que distingue productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza!, cuyo titular es la señora Luz Dary Mateus Casañas, al presuntamente haberse probado el uso únicamente para el producto gaseosa.

C. NORMA A SER INTERPRETADA La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 165 (tercer párrafo), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, el cual se interpretará por ser pertinente. 1 Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

( ) Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de > Jos productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de ¿pe LE los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de 9 (e 2NÑN ON E SECRETA A ado agregado) 9 Proceso 331-1P-2019 D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN La cancelación parcial por no uso de la marca.

E. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La cancelación parcial por no uso de la marca 1.1. En vista que en el proceso interno la demandante solicita que como producto de la nulidad de la resolución impugnada se confirme la decisión de cancelar parcialmente el registro de la marca SODA SOL (mixta) que distingue productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, que se mantenga la cancelación del registro marcario para el productos “cerveza”, es pertinente realizar el análisis del Artículo 165 inciso tercero de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.2.

El Artículo 165 de la Decisión 486 establece que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los países miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El tercer párrafo de dicho artículo estipula, textualmente, lo siguiente: “Artículo 165.- ( ) (os) Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

(Énfasis agregado) 1.3. Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate.

DE > ¿LS pgnteror significa que si el titular prueba el uso de la marca, no para gr EN los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro enfina clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino 3 Proceso 331-IP-2019 respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. 1.5.

A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación Internacional de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso logra acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1, y resulta que el producto 2 es idéntico a 1 y que el producto 3 es similar a 1, entonces va a conservar el registro para los productos 2 y 3.

Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar. 1.6. Ahora un segundo ejemplo. Asumamos que una marca está registrada para identificar los productos 1, 2 y 3 de la Clase X, y 4 y 5 de la Clase Y. El titular del registro solo logra acreditar el uso de la marca respecto del producto 1.

El producto 2 (de la Clase X) es idéntico al producto 1. Los productos 3 y 4 (de las Clases X e Y) son similares al producto 1. 1.7. Si la solicitud de cancelación es contra todos los productos de las dos clases (X e Y), solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la Clase Y. Si la solicitud de cancelación es únicamente contra los productos de la Clase X, no habrá cancelación. Si la solicitud de cancelación es únicamente contra los productos de la Clase Y, solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la Clase Y. 1.8.

Como puede apreciarse, la cancelación se da en función de la clase (de la Clasificación de Niza) en la cual el titular cuenta con registros marcarios y en función de la solicitud de cancelación?. Si un titular tiene registros marcarios para identificar productos o servicios en varias clases pero la 3 De conformidad con los siguientes supuestos: a) Si el titular tiene el registro marcario para toda la clase, y la solicitud de cancelación va dirigida contra toda la clase, la autoridad analizará el uso de todos los productos o servicios de dicha clase. b) Si el titular tiene el registro marcario para toda la clase, pero la solicitud de cancelación se dirige únicamente contra determinados productos o servicios de la referida clase, la autoridad analizará únicamente el uso de dichos productos o servicios. c) Si el titular tiene el registro marcario para determinados productos o servicios de una clase, y la solicitud de cancelación se dirige contra dichos productos o servicios, la autoridad analizará el uso de tales productos o servicios.

A) Si el titular tiene el registro marcario para determinados productos o servicios de una clase, y ES la solicitud de cancelación se dirige a un menor número de dichos productos o servicios, la AN autoridad analizará el uso únicamente respecto de ese menor número. Así, por ejemplo, si la (E) Qu “AN clase contiene los productos A, B, C, D, E y F, el titular tiene el registro marcario únicamente / Q;

Q y para los productos B, C, D y E, y la solicitud de cancelación se dirige contra los productos C pp as > y l "mu E [E SECRETARIA:, pi | y D, la autoridad analizará el uso únicamente de los productos C y D. Proceso 331-1P-2019 solicitud de cancelación apunta a una sola de esas clases, la oficina nacional competente centrará su análisis en esta única clase.

Dicha autoridad analizará todas las clases en las que el titular tiene registros marcarios si es que la solicitud de cancelación se dirige a todas esas clases. 1.9. Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión en el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además, resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno N” 110010324000201000059 00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19, del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 18 de junio de 2020, conforme consta en el Acta 10- J-TJCA-2020. a a” US An A A Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.