TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 29 de julio de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación: S 9 A gi o ponente: crear rt XI] S / SY 142-1P-2019 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 04-113986 11001032400020100056200 Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos GASOLINA (denominativo) / nombre comercial y enseña comercial GAS (mixtos) Literal b) del Artículo 135, Literal b) del Artículo 136, Artículos 190, 191, 192, 193 y 200 de la Decisión 486 1.

El nombre comercial. Caracteristicas y su protección 2. La enseña comercial y su ámbito de protección 3. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca 4. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 5. Comparación entre signos mixtos y denominativos Gustavo García Brito Proceso 142-1P-2019 VISTOS: El Oficio N* 1099 de fecha 29 de marzo de 2019, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 134, de los Literales a) e i) del Artículo 135 y del Literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N* 11001032400020100056200.

El Auto de fecha 5 de diciembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Gas Evolution Jeans Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia Tercera interesada: Mariela Moreno Rubio B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

Si el signo GASOLINA (denominativo) solicitado a registro!, por parte de la señora Mariela Moreno Rubio, resultaría confundible con el nombre y enseña comercial GAS (mixtos)?, cuyo titular es Gas Evolution Jeans Ltda. 2. Si el signo GASOLINA (denominativo) solicitado a registro sería distintivo intrínsecamente respecto de los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir, y respecto de su origen empresarial. 3.

Sielsigno GASOLINA (denominativo) solicitado a registro resultaría ser engañoso respecto de su origen empresarial. Proceso 142-1P-2019 C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 134, de los Literales a) e ¡) del Artículo 135 y del Literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Únicamente se interpretará el Literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486,3 por ser pertinente. 2. No procede la interpretación del Artículo 134 ni de los Literales a) e i) del Artículo 135 de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca ni sus requisitos, tampoco es materia de discusión la irregistrabilidad del signo solicitado a registro por ser engañoso respecto de la procedencia geográfica. 3.

De oficio se interpretará el Literal b) del Artículo 135 y los Artículos 190, 191, 193 y 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, para tratar el tema sobre la irregistrabilidad por falta de distintividad respecto de la imposibilidad de asociar un signo a un origen a Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando.

( ) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; o Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que ( ) b) carezcan de distintividad;

(Jo “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil, Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas O sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.” “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o def establecimiento que lo usa." “Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada Pals Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente.

El registro o depósito pl DE W) M7 ndrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos A S S (sprayistos en el artículo 191.* f Q wm “Artléulo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones | Ss relg mes al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada Pais Miembro.” SECRETARIA Proceso 142A1P-2019 empresarial en particular, y de las figuras del nombre comercial y enseña comercial, así como los conceptos y la normativa aplicable en cada caso.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. El nombre comercial. Características y su protección. 2. La enseña comercial y su ámbito de protección. 3. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca. 4. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 5. Comparación entre signos mixtos y denominativos. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. El nombre comercial. Características y su protección 1.1. En el presente caso se alega la presunta confusión entre el signo solicitado a registro GASOLINA (denominativo) y el nombre comercial GAS (mixto), por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial. 1.2.

El Literal b) del Artículo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial.5 1.3. El Artículo 190 de ta Decisión 486 entiende al nombre comercial como “ cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.* 1.4.

El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario.

Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento. S SN Q » A vel Interpretación Prejudicial N? 40-IP-2013 de fecha 9 de junio de 2013, publicada en la Gaceta 3.

Ofigial del Acuerdo de Cartagena N* 2249 de 13 de noviembre de 2013 [[F SECRETARIA Ñ AS NO iS So, S 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. Proceso 142-1P-2019 Caracteristicas del nombre comercial Las principales características del nombre comercial son las siguientes: - El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. - El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. - El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.

Protección del nombre comercial Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El Artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial.

Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”? Este Tribunal también ha manifestado que: *( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad Ver Interpretación Prejudicial N* 96-1P-2009 de fecha 12 de noviembre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1796 del 18 de enero de 2010.

Ver Interpretación Prejudicial N* 45-/P-98 de fecha 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 581 del 12 de julio de 2000 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. Proceso 142-IP-2019 económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro ( )"* Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ).

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario".2 La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro.

Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, O certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo. Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y Jbidem.

Ver Interpretación Prejudicial N* 3-1P-98 de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 338 del 11 de mayo de 1998 2. 2.1. Proceso 142-1P-2019 constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial.

La enseña comercial y su ámbito de protección En el caso de estudio, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado con la figura de la enseña comercial, en virtud de que uno de los fundamentos de la acción planteada consiste en que existe similitud entre el signo solicitado a registro GASOLINA (denominativo) y la enseña comercial GAS (mixta), cuyo titular es Gas Evolution Jeans Ltda. 2.2.

La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento y el Artículo 200 de la Decisión 4861" desarrolla la protección que se debe dar a la misma. De esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que: - Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar.

Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega. - — Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si este pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor. 2.3. Cabe señalar que si bien la Decisión 486 no contiene una definición de enseña comercial, este concepto se encuentra intimamente vinculado con el del nombre comercial, cuya definición se encuentra en el Artículo 190 de la referida Decisión, tal como se ha explicado anteriormente.

Mientras que el nombre comercial constituye una noción global que es empleada para identificar al empresario en el mercado, la actividad económica del empresario o el establecimiento del empresario, la enseña comercial identifica únicamente al establecimiento, consistiendo en la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero que es perceptible a la vista por los consumidores. 2.4.

Un empresario puede tener varios establecimientos con el mismo rótulo o = letrero, y los consumidores pueden identificar a todos esos establecimientos como pertenecientes a un mismo empresario. La enseña comercial es la ». mais TES Détjaidn 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artícito' 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones s Appa al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada Pals Miembro * AR | 3.1. 3.2. 3.3.

Proceso 142-1P-2019 expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento. El nombre comercial, en cambio, es lo que los consumidores aprecian en conjunto: al empresario, su actividad económica y sus establecimientos. El nombre comercial es el vehículo que permite a los consumidores identificar a un empresario determinado, y lo que él representa, en el mercado.

Respecto del nombre comercial, en algunos casos los consumidores priviltegiarán en su proceso cognitivo de identificación (individualización del empresario) la actividad económica, y en otros lo que privilegiarán será al establecimiento. Es por ello que el Artículo 190 de la Decisión 486 establece que el nombre comercial es el signo que identifica a un empresario, una actividad económica o un establecimiento.

Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca En el proceso interno, Gas Evolution Jeans Ltda. alegó que no correspondía conceder el registro como marca del signo GASOLINA (denominativo), toda vez que los productos que pretende identificar podrían ser asociados a un origen empresarial distinto; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad;

(.J" La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.!! La distintividad tiene un doble aspecto:*? a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

“4 Ver Interpretación Prejudicial N* 242-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2579 del 4 de septiembre de 2015 Ver Interpretación Prejudicial N* 388-1P-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2726 del 22 de abril de 2016 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9.

Proceso 142-1P-2019 b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca.

Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.

Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas. 13 El análisis de este tipo de distintividad -intrinseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.

Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.

En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.

El origen empresarial de una marca Dentro del proceso interno, Gas Evolution Jeans Ltda. afirmó que el público consumidor no podría determinar el origen empresarial del signo GASOLINA (denominativo) solicitado a registro, al pensar que son proveidos por el mismo origen empresarial de los signos GAS (mixtos), cuyo titular es la demandante; por lo tanto no podría ser asociado a un origen empresarial en particular, en consecuencia no cumpliría con la función diferenciadora propia de una marca. 43 Ver'Interpretación Prejudicial N” 242-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2579 del 4 de septiembre de 2015 Proceso 142-1P-2019 3.10.

Para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de representación gráfica y ser distintivo; es decir, debe poder diferenciarse de otros signos en el mercado. 3.11.La distintividad está de la mano con el origen empresarial. El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio, presentación, entre otros, y a su vez está ligado al origen empresarial, toda vez que lo relaciona con su productor y origen. 3.12.Por lo antes expuesto, el origen empresarial juega un papel importante 4.1. 4.2. pues para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener en claro de quién proviene y así evitar el riesgo de asociación. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro GASOLINA (denominativo) resultaría confundible con el nombre y enseña comercial GAS (mixtos), es pertinente analizar el Literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(..)" Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.** A o] RETARES Vd taciones Prejudiciales números 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Oficial det Acuerdo de Cartagena N* 2747 del 8 de junio de 2016; 466-1P-2015 de fecha 10 Ge ¡unio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2754 del 11 de julia 2016: y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial lo de Cartagena N* 2755 del 11 de julio de 2016 10 Proceso 142-1P-2019 a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 4.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 15 a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 4.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 6 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos 15 Ibid, 16 Ibidem | ADT | AS dd 11 Proceso 142-1P-2019 que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios? (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros especificos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que Zu prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los de Y Ver Intergfetación Prejudicial N* 42.1P-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Águerdo de Cartagena N” 3063 des 21 de julio de 2017.

RIAS 12 4.5. 4.6. 5.1. 5.2. Proceso 142-1P-2019 platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado a registro, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo solicitado a registro GASOLINA (denominativo) y el nombre y enseña comercial GAS (mixtos), es necesario que se verifique si se realizó la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado!?, Ver Interpretación Prejudicial N* 46-IP-2013 de fecha 25 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2217 del 16 de julio de 2013 13 5.3. 5.4. 5.5.

Proceso 142-1P-2019 Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso!”.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en ta mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizarla comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ámbito comercial??, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos?!: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o Las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista 19 Ver Interpretación Prejudicial N* 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2755 del 11 de julio de 2016 Ver Interpretación Prejudicial N” 129-1P-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial'dél Atuerdo de Cartagena N* 2604 del 14 de octubre de 2015, Ver InterpretaGió HPrejudicial N* 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del AcuÉIdD de Cartagena N? 2755 del 11 de julio de 2016 ALA 14 5.6.

Proceso 142-1P-2019 léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario??. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 2 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo 22 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de lexema: *1. m. Ling Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej. terr, en enterráls* Disponible en: http://dle.rae.es/?id=NCu16TD (Consulta: 08 de junio de 2018) REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE, Definición de morfema: “1 m. Gram. Unidad minima aislable en el análisis morfológico, La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es. 2. m. Gram. Por oposición a lexemna, morferma gramatical; p. ej., de, no, yo, el, «af, -S, -ero 3, m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas. persona, primera, y número, plural* Disponible en: http://dle.rae es/?id=Polt8j2 (Consulta: 08 de junio de 2020). 15 Proceso 142-1P-2019 de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro GASOLINA (denominativo) y el nombre comercial y enseña comercial GAS (mixto).

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno N” 11001032400020100056200, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19, del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 29 de julio de 2020, conforme consta en el Acta 13- J-TJCA-2020. s 0 ru Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16