UT TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 29 de julio de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Norma a ser interpretada: Temas objeto de interpretación: Magistrado Ponente: pa D 261-1P-2019 Interpretación Prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú 644788-2015/DSD 12087-2017-0-1801-JR-CA-24 Presunta irregistrabilidad del signo FIGURATIVO!? por falta de distintividad intrínseca Literal b) y último párrafo del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1.Llos signos figurativos.

Criterios de registrabilidad 2. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca 3.La distintividad adquirida o meaning” “secondary Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS: Proceso 261-IP-2019 El Oficio N* 12087-2017-0-S-5*SECA-CSJLI-PJ del 10 de julio de 2019, recibido vía correo electrónico el 11 del mismo mes y año, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N? 12087-2017-0-1801-JR-CA-24, y;

El Auto de 24 de abril de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Demandados: WIRECO WORLDGROUP INC. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI- DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ PROCURADOR DE LA REPÚBLICA ENCARGADO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DE LA PRESIDENCIA DE CONSEJO DE MINISTROS DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

Si el signo FIGURATIVO, solicitado por WIRECO WORLDGROUP INC., ostenta de distintividad intrinseca respecto de los productos comprendidos en la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza y trasmite a la mente del consumidor un determinado origen empresarial. 2. Si el signo FIGURATIVO solicitado por WIRECO WORLDGROUP INC., ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos a los 105 cuales se aplica. 1.1. 1.2. 1.3, Proceso 261-1P-2019 NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? la cual se llevará a cabo por ser pertinente.

De oficio se interpretará el último párrafo del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, con el fin de desarrollar el tema de la distintividad adquirida. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Los signos figurativos. Criterios de registrabilidad. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca.

La distintividad adquirida o “secondary meaning”. Respuesta a las preguntas de la Sala consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Los signos figurativos. Criterios de registrabilidad Dentro del proceso interno WIRECO WORLDGROUP INC., solicitó el registro de un signo FIGURATIVO, para distinguir productos comprendidos en la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, es necesario hacer referencia a las marcas figurativas.

En el marco de la Decisión 486 se puede constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el Articulo 134 de la mencionada Decisión?. En este contexto, el Tribunal considera conveniente, con carácter ilustrativo, examinar lo relacionado con las marcas gráficas, puesto que el signo en conflicto corresponde a esa clase.

Las marcas gráficas son definidas como SS (2 7 S = % Sm ioaD ” $ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: € ) b) carezcan de distintividad; (.)" Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: quien Solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efebf de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuplo se aplica”.

LNAL Ver Interpretación Prejudicial 132- 1P-2012 del 18 de marzo del 2013 Oy 3 (at) cas previsto en los literales b), €), f), 9) y h), un signo podrá ser registrado como marca si 1.4. 1.5. 1.6. 2.1. 2.2. Proceso 261-1P-2019 un signo visual porque se dirige a la vista, a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el elemento escogido en su forma gráfica.5 Además, sobre este tipo de signos, se ha manifestado que las marcas gráficas, llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en la que están expresadas.

La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir.$ Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto.

En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1.5.1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 1.5.2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. La marca figurativa debe ser suficientemente distintiva como para ser apta a registro como marca y poder distinguirse de otros signos existentes en el mercado.

Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca En el proceso se determinó que no corresponde conceder el registro como marca del signo FIGURATIVO solicitado por WIRECO WORLDGROUP INC., toda vez que el mismo carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-.-) b) carezcan de distintividad;

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como Ibídem. Mer-Interprelación Prejudicial Proceso 09-1P-94, 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Proceso 261-IP-2019 característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.” La distintividad tiene un doble aspecto:$ a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.

Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.

Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.*? El análisis de este tipo de distintividad -intrinseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.

Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.

En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. a Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. Ver Interpretación Prejudicial 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015.

Proceso 261-IP-2019 2.8. En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486. El origen empresarial de una marca 2.9. Dentro del proceso interno la autoridad administrativa afirmó que el signo FIGURATIVO solicitado no puede ser asociado a un origen empresarial en particular, por lo que no cumple con la función diferenciadora propia de una marca. 2.10.Para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de representación gráfica y ser distintivo; es decir, debe poder diferenciarse de otros signos en el mercado. 2.11.La distintividad está de la mano con el origen empresarial.

El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio, presentación, entre otros, y a su vez está ligado al origen empresarial, toda vez que lo relaciona con su productor y origen. 2.12. Por lo antes expuesto, el origen empresarial juega un papel importante pues para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener en claro de quién proviene y así evitar el riesgo de asociación. 3.

La distintividad adquirida o “secondary meaning” 3.1. En el presente proceso WIRECO WORLDGROUP INC señaló que el signo FIGURATIVO ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos que identifica, es ese sentido resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. 3.2. La distintividad adquirida se consagra en el último párrafo del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-..) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca sí quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”. 3.3.

El artículo citado establece el fenómeno de la “distintividad adquirida” para obtener el registro de un signo. Si un empresario convierte un signo no Q» distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos y/o servicios, por su uso constante, real y efectivo en el mercado, resulta natural que obtenga 6 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9.

Proceso 261-1P-2019 protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, que la solicitud de registro sea concedida. El uso como signo distintivo de productos y/o servicios es lo que permite que el consumidor asocie la marca a un determinado origen empresarial y, por consiguiente, establezca una conexión entre la marca y el producto y/o servicio.

Por ello, ta distintividad adquirida flexibiliza el régimen atributivo por el registro en materia de marcas, otorgándole valor al uso previo al registro y estableciendo una importante excepción a determinadas causales de irregistrabilidad de carácter absoluto contempladas en el Artículo 135 de la Decisión 486.*0 En virtud de la distintividad adquirida, un signo que ab initio no era distintivo es calificado como distintivo teniendo en cuenta su uso constante, real y efectivo en el mercado.

En otras palabras, signos que inicialmente no tenían aptitud para individualizar productos o servicios pueden ser protegidos posteriormente por el carácter distintivo que adquieren por su uso como marca. De acuerdo a lo expuesto, se deberá tener en cuenta los siguientes presupuestos establecidos en la norma comunitaria a efectos de que opere la figura estudiada: a) Que el signo que se pretende solicitar para registro no reúna el requisito de distintividad. b) Que el signo tenga un uso constante, real y efectivo en el mercado sobre un territorio determinado.

Se advierte que la figura de la distintividad adquirida se genera únicamente sobre cualquier signo que en un principio no reunía los requisitos de registrabilidad establecidos en los Literales b), e), f), g) y h), del Artículo 135 de la Decisión 486. Al momento de decidir el registro de un signo distintivo, se debe prestar especial atención a esta circunstancia sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que, aunque el signo no era distintivo inicialmente, se ha convertido en tal por su uso constante en el mercado.

El uso constante es el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho de marcas, para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser real y efectivo. El postulado del uso real y efectivo de la marca se encuentra regulado en el Artículo 166 de la Decisión 486, el cual establece los, parámetros en relación con las cantidades de los productos dómercializados y servicios brindados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido efectiva y realmente usada o no:1! MbaD y De nado referencial, ver Proceso 388-1P-2015 de fecha 25 de febrero de 2016.

Ibidem, > / o Proceso 261-1P-2019 a) Naturaleza de los productos o servicios: Este punto es fundamental para determinar el uso real, toda vez que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la oficina nacional competente o el juez competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. b) Modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización: Se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. 3.10.En consecuencia, para que opere la figura de la distintividad adquirida, se debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo. Al proceder al análisis deben tomarse en cuenta aspectos como el grado de distintividad del signo en relación con los productos que pretende amparar, el mercado relevante, la capacidad del consumidor medio de identificar el origen empresarial del producto correspondiente o, de ser el caso, el grado de atención del público consumidor pertinente 4.

Respuesta a las preguntas de la Sala consultante Antes de dar una respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 4.1.

“¿Cuáles son los criterios para evaluar si corresponde o no registrar una marca figurativa?” Para dar respuesta a la presente pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 4.2. “¿Cuáles son las características que debe reunir un signo figurativo [Para considerarlo apto para distinguir productos y servicios?” > Qa ES) Para dár Respuesta a la presente pregunta la Sala consultante deberá / E P remitirse % b señalado en los Temas 1 y 2 del Apartado E de la presente E SsECl tección Prejudicial. pd j a = / Proceso 261-1P-2019 4.3.

“¿Resulta necesario que la marca figurativa cuyo registro se solicita e...... pueda diferenciar por si misma el origen empresarial del cual proviene?” Para dar respuesta a la presente pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 4,4. “¿Qué elementos probatorios se deben considerar a efectos de probar el uso prolongado y constante del signo solicitado en el mercado para poder ser asociada a un origen empresarial?” Con relación a los medios probatorios se aplica el principio de la “libre valoración de la prueba”, lo que significa que no hay pruebas tasadas (pruebas superiores) ni pruebas disminuidas (o pruebas de inferior categoría).

La autoridad tiene que analizar y merituar en conjunto y de manera integral todos los medios probatorios aportados y actuados. No obstante, con el fin de complementar lo relativo al origen empresarial y el uso prolongado del signo en el mercado para efectos de adquirir distintividad, la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en los parrafos 2.9 a 2.12 y al Tema 3 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N” 12087-2017-0-1801-JR-CA-24, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19, del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 29 de julio de 2020, conforme consta en el Acta 13-J-TJCA-2020. | Proceso 261-1P-2019 > pl 7 uis Felipe Aguilar Feijoó ES SECRETARIO SS | SECRE WS Notifíquese a la Sala consultante y remitáse copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicagión en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. sde PROCESO 261-1P-2019 | 10 PS