PROCESO 42-IP-2020 — Andean Community

UA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 29 de julio de 2020 Proceso: 42-1P-2020 Asunto: Interpretación Prejudicial Facultativa Consultante: Dirección de Asuntos Jurídicos del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI Expediente interno del Consultante: IF-S 200001-2019 Referencia: Infracción a los derechos de propiedad industrial de la empresa MINDS IMPERIO S.R.L., por el presunto uso indebido de las marcas IMPERIO (denominativa) / IMPERIO JOYAS (mixta) Normas a ser Artículos 155, 190, 191, 193 y 238 de la interpretadas: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Temas objeto de 1.

Elnombre comercial. Características y su interpretación: protección 2. Ámbito territorial de protección del nombre comercial. La coexistencia 3. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero SNP/DGE/DAJ/IF No. 51/2020 del 11 de febrero de 2020, recibido del mismo mes y año, mediante el cual la Dirección de Asuntos ervicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI, solicitó la rejudicial de los Artículos 190, 191 y 238 de la Decisión 486 de Proceso 42-1P-2020 la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* |F- S 200001-2019 El Auto de 24 de abril de 2020 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: MINDS IMPERIO S.R.L. Demandada: FLORENCIA GUZMAN ARISPE B. ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por el consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es la presunta infracción a los derechos de propiedad industrial de la empresa MINDS IMPERIO S.R.L. por parte de FLORENCIA GUZMÁN ARISPE al utilizar en su nombre comercial JOYERÍA IMPERIO el término sobresaliente IMPERIO, presente en las marcas registradas pertenecientes al demandante.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS El consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 190, 191 y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, la cual procede por ser pertinente. Ú Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial.

Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles, Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.” “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.” AS “ario.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la a ad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.

También podrá actuálr rontra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción, Ed E SECRETA intema del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar a de oficio, la ¿eciones por infracción previstas en dicha legislación O S NS, 2 Ny ES XVDaAD => Proceso 42-1P-2020 De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial de los Artículos 155 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? para tratar los temas de infracción de derechos de propiedad industrial y el nombre comercial.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El nombre comercial. Características y su protección. Ámbito territorial de protección del nombre comercial. La coexistencia Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio. 4. Respuestas a las preguntas del consultante. on= E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 4.

El nombre comercial. Características y su protección 1.1. En el presente caso se alegó la presunta infracción de derechos de propiedad industrial de las marcas IMPERIO (denominativa) e IMPERIO En caso de cotilularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.” E Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan O contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos O servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de PP. la marca o de su titular; pr Di Sh usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines “do omerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor No cómercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” SECRE “Articulo ¡193.- Conforme a la legislación intema de cada Pals Miembro, el titular de un nombre 1 14 comerciallpodrá registrarlo o depositario ante la oficina nacional competente.

El registro o depósito tendrá,garácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el articulo 191." y Proceso 42-1P-2020 JOYAS (mixta) registradas a favor de MINDS IMPERIO S.R.L., con el presunto uso del nombre comercial JOYERÍA IMPERIO previo al registro de las marcas mencionadas, por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial. 1.2.

El Literal b) del Artículo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial.3 1.3. El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como “..cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.” 1.4.

El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario.

Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento. Caracteristicas del nombre comercial 1.5. Las principales características del nombre comercial son tas siguientes:* - El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. - El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. - El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener —_ - muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.

SECRET AYer]gteiorptación Prejudicial recaida en el Proceso 40-IP-2013 del 9 de junio de 2013 4 Ver Interpfetación Prejudicial recaida en el Proceso 96-IP-2009 del 12 de noviembre de 2009 Proceso 42-1P-2020 Protección del nombre comercial 1.6. Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial.

El Artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. 1.7.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.5 1.8.

Este Tribunal también ha manifestado que: “( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro ( )”.* 1.9.

Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.

La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. 1.10.La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País (5 UN Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para S S Ls) A Su iS e Nal y vá erpretación Prejudicial recaída en el Proceso 45-JP-98, publicada en la Gaceta Oficial N* 581 d de julio de 2000. [A SECRETARIA 6 A N 9 S y) Z,, 7 DY Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 3-1P-98 del 11 de marzo de 1998.

SD Wip AD P 5 ES E 11 1.1 2.1. Proceso 42-1P-2020 demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas Comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 1.Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 2.Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo. Ámbito territorial de protección del nombre comercial.

La coexistencia Con el fin de orientar al consultante sobre los posibles supuestos que se pueden presentar cuando existe un conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada en atención a la pregunta 4.2 de la presente Interpretación Prejudicial, se desarrollará este acápite. 2.2. De conformidad con lo establecido en el Artículo 191 de la Decisión 486 el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. 2.3.

Es una realidad de los Países Miembros de la Comunidad Andina que a excepcionalmente dos o más empresas pequeñas que operan en ámbitos geográficos diferentes usen nombres comerciales idénticos o similares, sin que haya riesgo de confusión o asociación, lo que tiene que determinarse caso por caso en función de la amplitud de las operaciones de las empresas respectivas.5 e tes Ps SY SS ¿zación Mundial de la Propiedad Intelectual - ÓMPI menciona lo siguiente: e) Herencia de las marcas, que se aplican a productos que pueden circular dentro de un rio e incluso exceder de las fronteras de un país, los nombres comerciales a menudo SECRETARI MES hguen a empresas cuyas actividades están limitadas a cierto territorio En estos casos Racial or ejemplo, que dos empresas pequeñas que operan en ámbito Proceso 42-1P-2020 En efecto, es usual y frecuente en los Países Miembros de la Comunidad Andina que dos o más empresas pequeñas (restaurantes, bodegas, bazares, bares, hostales, etc.) utilicen nombres comerciales idénticos o similares, principalmente relacionados con los nombres y apellidos de personas naturales, y que operan en ámbitos geográficos distintos, lo cual hace necesario dar una solución a este tipo de situaciones que serían excepcionales al principio general de protección de los signos en todo el territorio nacional. 2.4.

Por tal razón, este Tribunal, considera que, de manera excepcional y con relación a los signos distintivos que ya operan en el mercado, se podrá establecer la coexistencia de los signos en conflicto, analizando caso por caso, sobre la base de los siguientes criterios:? a) Que los titulares de los signos distintivos en conflicto hayan actuado de buena fe y sin generar actos de competencia desleal al momento de obtener el registro o el primer uso. b) Que los signos en conflicto identifiquen productos o servicios del mismo rubro o actividad económica, sin importar si dicha actividad se realiza a través del comercio tradicional o mediante canales virtuales. c) Que no se haya presentado anteriormente ninguna acción o reclamación administrativa o judicial que cuestione el derecho de uno de los titulares de los signos en conflicto. d) Que los titulares de los signos en conflicto se encuentren operando en ámbitos geográficos distintos y no exista riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta el grado de conocimiento de los signos en conflicto y la percepción del público consumidor.10 de interferencia ni de confusión. Esto tendrá necesariamente que apreciarse caso por caso en función de la amplitud de las operaciones de las empresas respectivas.” (Subrayado agregado) Taller de la OMPI sobre Signos distintivos y Denominaciones de origen para funcionarios de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Andinos. Caracas, 17 y 18 de junio de 1997.

Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI: OMPIMAO/CCS/97/1, p. 20. ( AP - EOS http://www wipo int/mdocsarchives/OMPI MAO _CCS 97/O0MPI MAQ CCS 97 1 Epdf; (CAR 30 de mayo de 2017) q 12 y 9 Estos ¿a s son aplicables al conflicto entre un nombre comercial no registrado y uma marca SECRETA RNP 10 El gradSg conocimiento de los signos en conflicto para establecer si tienen un nivel bajo, medio jfípacto en el consumidor.

Asi, se pueden aplicar, entre otros, los siguientes criterios: Proceso 42-1P-2020 2.5. Se entiende por ámbito geográfico distinto el hecho de que los locales comerciales o industriales estén ubicados en diferentes provincias, departamentos o regiones dentro de un mismo país. Es importante precisar que la sola lejanía no es garantía de ausencia de riesgo de confusión, por lo que se deberá tener en consideración el nivel de afluencia de consumidores locales y turistas, los canales físicos o virtuales para comercializar los productos o servicios y el nivel de publicidad en medios masivos de comunicación de los productos o servicios. 2.6.

Dentro de un mismo ámbito geográfico (barrio, localidad, parroquia, distrito, cantón, municipalidad) no pueden coexistir dos o más nombres comerciales idénticos o similares que induzcan a riesgo de confusión en los consumidores. 2.7. No cabe la posibilidad de coexistencia si el nombre comercial usado por primera vez ha sido inscrito en el registro de propiedad industrial al mismo - Nivel de afluencia de consumidores locales y turistas en el ámbito geográfico en que se desenvuelven los signos en conflicto.

Entre mayor afluencia mayor nivel de impacto. - Utilización de canales fisicos o virtuales para comercializar los productos o servicios que identifican los signos en conflicto. Entre mayor presencia virtual mayor nivel de impacto. - Nivel de publicidad en medios masivos de comunicación de los productos o servicios que identifican tos signos en conflicto.

Entre mayor de publicidad en medios masivos mayor nivel de impacto. La percepción del público consumidor para determinar la posibilidad de error en su elección, de conformidad con lo siguiente: - Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podria ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente, El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas. - Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus.

Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabria. Por ejemplo, A el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente de que el servicio que Ys vt DE y Y stan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, ociones, etc.

Sa. Q y - cf del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado: o sobre las caracteristicas técnicas, funcionales o prácticas de los productos o | s que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o pri onal. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que S ps /adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al NS ¿ga Ar el respectivo análisis de confundibilidad.

Xy, > IDAD Proceso 42-1P-2020 tiempo que su primer uso, como tampoco si uno de los signos en conflicto es notorio. 2.8. Ahora bien, es importante aclarar que la coexistencia de dos signos distintivos (que se encuentran operando en ámbitos territoriales distintos) no se puede interpretar como un impedimento para que los titulares de dichos signos puedan ampliar o expandir sus actividades económicas, siempre que actúen de buena fe y se mantengan todas las demás condiciones que dieron lugar a su coexistencia; y, en el evento de que los titulares de dichos signos o uno de ellos inicie su expansión territorial llegando o pudiendo llegar a tener presencia en el ámbito de influencia territorial del otro, estos pueden suscribir un acuerdo de coexistencia, en el que se deberán incluir cláusulas que permitan diferenciar claramente los signos en conflicto, acuerdo que deberá ser puesto en conocimiento de la autoridad competente a fin de que esta lo apruebe o rechace, observando los parámetros que sobre el particular ha establecido este Tribunal.

Criterios aplicables al conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada 2.9. El registro de una marca confiere protección a este signo distintivo en todo el territorio del país miembro, aunque sea usado solo en una fracción de dicho territorio. 2.10. El nombre comercial se protege por su uso y la Decisión 486 no establece si dicha protección es a nivel nacional o solo en el ámbito territorial de difusión, influencia o conocimiento del nombre comercial.

Si el nombre comercial se registrara no habría discusión alguna de que su protección tendría que ser, al igual que la marca registrada, en todo el territorio del país miembro. 2.11.En párrafos anteriores, se explica lo referido al ámbito de protección territorial del nombre comercial no registrado!! y además se establecen los criterios aplicables al conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada.

A partir de dichos criterios es posible extraer las siguientes conclusiones: a) Siel registro de una marca se obtiene de buena fe en el sentido de que su titular (y también la autoridad de propiedad industrial) desconocía la existencia del uso previo de un nombre comercial no registrado susceptible de generar riesgo de confusión con la referida marca!?, debido a que dicho nombre comercial no era conocido en todo o en un gran porcentaje del ámbito del territorio de un país AAA miembro (alcance nacional), sino solo a nivel local o incluso menos Sas PE ON, y Q >" 0 Tratándo | nombre comercial registrado, reiteramos, no cabe duda que la protección es en todo el territorio ga país miembro. 2 F SECRETARÍA a tos respe | nombre comercial es idéntico o similar a la marca registrada y hay conexión entre bienes o servicios.

Proceso 42-1P-2020 (por ejemplo, un barrio), el referido nombre comercial —pese a que su uso fue antes del registro de la marca— no puede anular el mencionado registro marcario. b) Por el contrario, el titular de un nombre comercial no registrado que acredita su difusión, influencia o conocimiento de alcance nacional puede oponerse a la solicitud de registro, así como solicitar la nulidad del registro, de una marca idéntica o similar (capaz de generar riesgo de confusión) al nombre comercial, debido a la ausencia de buena fe del titular de la marca, quien conocía de la existencia previa del mencionado nombre comercial.

Dicho en otros términos, el titular de un nombre comercial usado con anterioridad a la solicitud y registro de una marca idéntica o similar, si acredita que el uso del referido nombre comercial es de alcance nacional, puede oponerse al registro de dicha marca así como solicitar la nulidad del registro ya otorgado. c) Un nombre comercial y una marca registrada pueden coexistir si los titulares respectivos se encuentran operando en ámbitos geográficos distintos y no hay riesgo de confusión entre ambos signos distintivos.

En caso de expansión territorial de las respectivas actividades económicas, los mencionados titulares pueden suscribir un acuerdo de coexistencia, el cual debe prever la inclusión de cláusulas que permitan diferenciar claramente los signos en conflicto. 3. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio 3.1.

En el proceso interno se alegó la presunta infracción por parte de FLORENCIA GUZMÁN ARISPE al utilizar el nombre comercial JOYERÍA IMPERIO, el cual presuntamente trasgrede los derechos de propiedad industrial de la empresa MINDS IMPERIO S.R.L., por el uso indebido término sobresaliente IMPERIO el cual está presente en las marcas registradas a su nombre; por lo cual resulta pertinente el desarrollo del presente tema. 3.2.

El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto.1? culo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, l establece lo siguiente: a Ver dntérpretación Prejudicial N” 263-1P-2015 del 25 de fecha febrero de 2016, publicada en la Gas 'Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2718 del 20 de abril de 2016. o PA 10 Proceso 42-1P-2020 “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) b) c) a) e) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; oO sobre los envases, envolturas, embalajes O acondicionamientos de tales productos; suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos O servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” 3.4.

Tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por parte de la demandante, resulta necesario analizar la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso. 3.5. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Artículos 238 al 244), y cuenta con las siguientes caracteristicas:!* a) Sujetos activos: personas que pueden interponer la acción: El titular del derecho protegido.

El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto 11 Proceso 42-1P-2020 en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Paises Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la acción: (1) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

(ii) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 3.6. El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan:1* - Supuesto |: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto ll: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado. - Supuesto lil: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes O acondicionamientos de tales productos.

Proceso 42-1P-2020 distingue la marca protegida. El titular de una | Aplica o coloca la marca [| Marca protegida para marca quejo signo idéntico o | productos o servicios distingue semejante sobre | aplicada o colocada con productos o | envases, envolturas, | una marca O signo Supuesto lll | servicios. embalajes O | idéntico o semejante acondicionamientos de | sobre envases, productos. envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos.

Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma cómo los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercialización?*, Así, acondicionamiento es un término tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al público consumidor, como por ejemplo a través de las góndolas de los supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta.

Posiblemente el acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento.

Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que ésta únicamente se consuma con el uso indebido de la marca en el comercio, con lo que la norma pretende otorgar la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilícito,*? El Literal b) del Artículo 155 de la Decisión 486 es específico para la supresión o modificación de la marca con fines comerciales, por lo que plantea los siguientes supuestos de aplicación que a continuación se señalan: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la Lengua Española. Definición de acondicionar: “1. tr. Dar cierta condición o calidad. 2. tr. Disponer o preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas 3. tr. climatizar. 4, tr. Méx. y Ven. Entrenar a un deportista. 5. tr. Ven. Adiestrar a un animal, 6 SBrAL “Adquirir cierta condición o calidad.” — Disponible en: — http://dle.rae.es/?id=0YOi8Fo (Conshl 2 de noviembre de 2018). h y León Durán, Derecho de marcas en la Comunidad Andina.

Análisis y Comentarios. ters, Lima, 2015, pp. 371-372. 13 Fs Proceso 42-1P-2020 - — Supuesto l: suprimir o modificar la marca con fines comerciales. después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto Il: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado. - Supuesto lil: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. a Sujeto pasivo Resumen del supuesto El titular de | Quien — suprima oO|Marca protegida contra una marca | modifique la marca con | supresiones o modificaciones que distingue | fines comerciales | después de que hubiese sido Supuesto | productos. después de que se | aplicada o colocada sobre hubiese aplicado O | productos. colocado directamente sobre productos.

El titular de | Quien — suprima oO|Marca protegida contra una marca | modifique la marca con | supresiones o modificaciones que distingue | fines comerciales | después de que hubiese sido servicios. después de que se | aplicada o colocada sobre Supuesto ll hubiese aplicado O productos vinculados a los colocado sobre | servicios que distingue la productos vinculados a | marca protegida. los servicios que distingue la marca protegida.

En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor. La supresión, modificación o alteración de la marca colocada en el producto o sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los valores inmateriales que están inmersos en ella (reputación, prestigio, goodwill) y su garantía de calidad que corresponden al titular de la marca, y también desorienta al consumidor respecto del origen de los productos para los cuales se ha registrado la marca o los productos vinculados a los servicios pa DEpay PS s cuales esta se ha registrado.!? y León Durán, Derecho de Marcas en la Comunidad Andina.

Análisis y Comentarios. ers, Lima, 2015, pp. 371-372. 14 Proceso 42-1P-2020 3.11. Del Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones:!? - Que la marca del titular este “reproducida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. - Que la marca del titular esté “contenida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. 3.12.El Literal c) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros.20 3.13.

La comercialización a que se refiere dicho literal no es la comercialización del producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada.?! 3.14.A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas vacías con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas, así como la comercialización de estos materiales, constituirian una clara infracción al Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486; no obstante, la comercialización del producto final (la botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraría contemplado en el supuesto anterior, sino en el Literal d) del mismo artículo.?2 3.15.La norma andina de referencia (el Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio.

En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final.23 3.16. Asimismo, el Literal c) del Artículo 155 menciona que la marca debe estar reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre Ver Interpretación Prejudicial N* 179-1P-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3521 del 5 de febrero de 2019.

Ibidem. 15 3.17. 3.18. 3.19. 3.20. 3.21. 3.22. Proceso 42-1P-2020 contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado.?* Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora.

Por lo tanto, proscribe los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales.25 Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber:?6 (1 Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca.

(ii) Comercializar: incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales. (ii) Detentar: incurre en la conducta quien almacene dichos materiales. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales.

Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc. Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición.?” De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio.

En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderán por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. En atención a lo expuesto, el Literal c) está dirigido al responsable de fabricar etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como también a quien comercializa o detenta estos elementos o insumos.

La persona que fabrica los referidos elementos o tbidem. 16 Proceso 42-1P-2020 insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto final.28 3.23.La Autoridad Nacional competente determinará si el producto adquirido de manera legal fue comercializado con empaques modificados, cambiados o adulterados, conforme a los medios probatorios allegados en el proceso interno, siguiendo los principios y reglas para la valoración probatoria consagrados en la legislación nacional. 3.24.A su vez, en la valoración probatoria realizada por el Juez podrá tener en cuenta las afirmaciones realizadas por el titular de la marca quien es el que conoce su producto y puede, a su vez, guiarlo en la verificación de la autenticidad o no del mismo. 3.25.

Del Literal d) del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor? con el titular de registro.

A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario Gpe IN ión Prejudicial N* 179-IP-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta rdo de Cartagena N* 3521 del 5 de febrero de 2019. 22 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N* 346-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2725 del 22 de abril de 2016. 17 Proceso 42-1P-2020 que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada y pretende distinguir además productos o servicios idénticos a los identificados por dicha marca, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto, se debe presentar una doble identidad, vale decir que los signos como los productos o servicios que identifican deben ser exactamente iguales. 3.26.Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el tráfico económico y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.30 3.27.

En ese sentido, en atención a los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de ta Comunidad Andina, el cual prescribe lo siguiente: “Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.” 3.28.La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente.*! 3.29. Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica, a saber:33 E De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N” 101-JP-2013 de fecha 22 de mayo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2230 del 26 de agosto de 2013. a Ver Interpretación Prejudicial N* 205-1P-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018, publicada en la a Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3391 del 3 de octubre de 2018. 3 D S <a Pd E, Se sugiere revisar: Victor Sebastián Baca Oneto, La Prescripción de las Infracciones y ES ción en la Ley del Procedimiento Administrativo General.

En: Revista “Derecho 4 eS y Socieda itada por la Asociación Civit Derecho € Sociedad conformada por estudiantes de la E Facultad SECRETPIA > erecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, N* 37, pp. 268 y 19) 3 Ver nopal ación Prejudicial N” 205-1P-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018, publicada en la Ñ %, Gaceta.Síiéial del Acuerdo de Cartagena N* 3391 del 3 de octubre de 2018.

Up SS XtDaD E e Proceso 42-1P-2020 a) Infracción instantánea: Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa. Este único acto, a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente en el tiempo. b) Infracción continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada.

Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se los agrupa en una sola infracción debido que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción. c) Infracción permanente: Es un solo acto, solo que este acto es duradero en el tiempo. d) Infracción compleja: Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin. 3.30.Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme al Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.3 3.31.

Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja. En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad industrial tomó conocimiento de una infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrá prescrito la acción para denunciar o demandar la infracción a ese derecho el 11 de enero de 2018.35 3.32.

En cambio, respecto del plazo de cinco años%, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos:3” - Infracción instantánea: el plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único). E Ibidem. A Ibidem. Ss 36 reglas respecto del plazo de cinco años no son aplicables para el caso previsto en el Artículo E) Ñ 2 a Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina relativo a la imprescriptibilidad de Q y las es de infracción de un signo notoriamente conocido cuando dichas acciones se hubieren iniciago e mala fe.

SEC + ARA te pretación Prejudicial N” 205-JP-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018, publicada en la Gacals udicial del Acuerdo de Cartagena N” 3391 del 3 de octubre de 2018. 19 Proceso 42-IP-2020 - Infracción continuada: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción. - Infracción permanente: el plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo. - Infracción compleja: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción. 3.33.

Los plazos de prescripción han sido establecidos para limitar en el tiempo el ejercicio del derecho de acción del titular del derecho de propiedad industrial para denunciar o demandar una presunta conducta constitutiva de infracción de su derecho de propiedad industrial. Es por ello que el denunciado o demandado puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de la acción del titular del derecho de propiedad industrial.

La institución de la prescripción (extintiva) de la acción lo que busca es generar certeza o seguridad jurídica en el mercado.8 3.34.El plazo de prescripción (extintiva) de dos años tiene como premisa el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho. Él tiene dos años para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco años), cuya lógica es distinta.

En efecto, el plazo de prescripción (extintiva) de cinco años no toma en consideración el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o cese de la infracción.3 3.35, Así las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de la referida conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción (extintiva) de la acción, lo que genera la improcedencia de la denuncia o demanda, así como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al plazo de prescripción de cinco años.* 3.36.En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción de un derecho de propiedad industrial no puede acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de cinco años si es que la infracción ocurrió, cesó o se consumó hace más de cinco años de presentada la denuncia o demanda correspondiente, según la naturaleza de cada infracción.*! 3 ibídem. 3 E s, Ss IAS Q y Ey Ibid.

F SECRETARIA. em. 20 Proceso 42-1P-2020 3.37.El titular del derecho podría considerar que una determinada conducta califica como infracción permanente o continuada y como viene ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en cualquier momento. Sin embargo, si el denunciado o demandado acredita que dicho titular conocía de la referida conducta hace más de dos años, la acción por infracción del titular del derecho de propiedad intelectual habrá prescrito (extintivamente), debiéndose declarar improcedente su denuncia o demanda.* 3.38.

En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción.* 3.39.

Si la coexistencia pacifica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraria la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción.* Acción por infracción de la marca notoriamente conocida 3.40.El Literal e) del Artículo 155 de la Decisión 486 se refiere estrictamente al uso no consentido de una marca notoriamente conocida.

Establece que el uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca. Respecto de la posibilidad de generar un daño económico o comercial al titular del registro, quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir. * 3.41.En cuanto al riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca notoriamente conocida (e incluso con la renombrada), la doctrina ha manifestado lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el ción Prejudicial N* 342-1P-2017 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta erdo de Cartagena N” 3415 del 5 de noviembre de 2018. n Prejudicial N? 179-1P-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta rdo de Cartagena N? 3521 del 5 de febrero de 2019, 'jón Prejudicial N* 454-IP-2015 de fecha 16 de junio de 2016, publicada en la Gaceta erdo de Cartagena N* 2759 del 12 de julio de 2016.

Wibao PL 21 Proceso 42-1P-2020 debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia ”.* 3.42.En cuanto al riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el "aprovechamiento injusto” de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen.

Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.* 3.43.Por su parte, la disposición contenida en el Literal f) del Artículo 155 de la Decisión 486 extiende la protección de las marcas notorias frente al uso, aun para fines no comerciales, que realice un tercero de dicha marca sin autorización.“ 3,44.En efecto, acorde con lo señalado, basta que se configure el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida y que este uso sea susceptible de diluir su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio para proceder a sancionar dicha conducta.* 3,45.Así, tenemos que la causal contenida en el literal analizado no condiciona el uso del signo idéntico o similar a la marca notoriamente conocida para distinguir productos, servicios o actividades económicas que puedan originar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, a efectos de configurar una infracción, sino que concede una protección de mayor amplitud, referido a un uso público de la referida marca que incluso puede alcanzar fines no comerciales. 3.46.El Artículo 156 de la Decisión 486 establece como uso de un signo en el comercio, a fin de lo dispuesto en los Literales e) y f) del Artículo 155 de la misma norma, entre otros:31 a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; 5 Montiano Monteagudo, La protección de la marca renombrada.

Civitas, Madrid, 1995, p. 283. sl Ver Interpretación Prejudicial N* 454-1P-2015 de fecha 16 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2759 del 12 de julio de 2016 = Ver Interpretación Prejudicial N* 410-1P-2016 de fecha 9 de marzo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3005 del 26 de abril de 2017 22 3.47. 3.48. 3.49. 3.50. 3.51.

Proceso 42-1P-2020 b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. Consecuentemente, el uso con fines no comerciales de una marca notoriamente conocida no debe encontrarse dentro de aquellos supuestos ejemplificados en el párrafo anterior.52 En sintesis, podrá constituir infracción contra una marca notoriamente conocida su uso de forma idéntica o similar para cualquier actividad que se realice de manera pública (difundida a través de cualquier medio) y que pueda tener como consecuencia la dilución de su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio, en tanto que la conducta descrita si bien no atenta contra la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de productos o servicios, sí vulnera otra de las funciones de la marca.*5 Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ¡us prohibendi no es ilimitado.

La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma.** Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.

Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”.5 Para los casos específicos de infracción de un signo notoriamente conocido establecidos en los Literales e) y f) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo contemplado por el Artículo 232 de la Decisión 486 que establece que las infracciones a los derechos de propiedad industrial prescriben a los Ibidem.

Ibidem. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N* 346-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, Pa (2 YEN ¡cada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2725 del 22 de abril de 2016. Ss lo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 37-IP-2015 de fecha 13 de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2532 del 8 de julio de 23 E SECRETARA > a Ne, Proceso 42-1P-2020 cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso.

“Artículo 232.- La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común.” 3.52.Para efectos de computar el término de cinco años consagrados en la norma, se deben tener en cuentas las reglas descritas en los párrafos 3.32 al 3.37 de la presente Interpretación Prejudicial. 3.53.

Es importante destacar que las acciones de infracción contra un uso no autorizado de un signo notoriamente conocido no prescribirán cuando las referidas acciones se hubieran iniciado de mala fe conforme lo dispone el Artículo 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.54.En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo notoriamente conocido utilizado sin autorización en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca, asi como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. 4.

Respuesta a las preguntas del consultante Antes de dar una respuesta a las preguntas formuladas por el consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 4.1.

¿Cuál es el alcance de los términos del Art. 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la CAN respecto a la titularidad de un derecho otorgado, es decir, a qué derechos se extiende dicha protección? La protección prevista en el Artículo 238 se extiende a todos los derechos de propiedad industrial regulados en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Así, el titular que resulte afectado tiene la facultad de fp DE Y siar una acción por infracción contra cualquier conducta de una persona Y Sa lo jurídica, a través de la cual, se vulneren esos derechos; e, Q Y ind «ale contra cualquier acto que, de cualquier forma, manifieste la o a inmirghicia de una infracción. F SECRETAR id NO, 2 24 4.2. 4.3.

Proceso 42-1P-2020 En caso de que la parte demandada acredite su derecho sobre un nombre comercial con carácter previo al otorgamiento del registro de la marca de la parte demandante ¿Se puede entender que cometió o no una infracción? El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de alguna infracción contra cualquiera de los derechos de propiedad industrial previstos en la Decisión 486 y, de ser el caso, la adopción de medidas destinadas a evitar la continuidad de la infracción. En el caso de que se alegue la existencia del uso previo de un nombre comercial como mecanismo de defensa en la acción por infracción, el juez deberá determinar, con base en las pruebas allegadas en el proceso interno, quién adquirió de manera prioritaria el derecho de propiedad industrial, con el fin de determinar la existencia o no de una infracción conforme a los criterios señalados en el Tema 3 de la presente Interpretación Prejudicial.

Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional que el nombre comercial se ha venido utilizando con anterioridad. La simple alegación del uso no habilita al poseedor o titular del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.

Por último, con el fin de orientar al consultante sobre los posibles supuestos que se pueden presentar cuando existe un conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada, el consultante podrá remitirse a lo señalado en el Tema 2 del apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. ¿Cuáles son los parámetros para la valoración de la prueba y el reconocimiento del nombre comercial? Con relación a los medios probatorios se aplica el principio de la "libre valoración de la prueba", lo que significa que no hay pruebas tasadas (pruebas superiores) ni pruebas disminuidas (o pruebas de inferior categoría).

La autoridad tiene que analizar y meritar en conjunto y de manera integral todos los medios probatorios aportados y actuados en el proceso interno conforme los parámetros definidos en la legislación nacional. efectos de complementar lo anterior, el consultante deberá remitirse ñalado en el Tema 1 del apartado E de la presente Interpretación ial. 25 4.4. 4.5.

Proceso 42-1P-2020 ¿En qué medida los registros referidos a la existencia de una razón social son vinculantes o pueden acreditar la existencia de un nombre comercial? Se debe aclarar, tal como se estableció en la presente Interpretación Prejudicial, que el nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado.

No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global! del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.

¿Cómo se determina la existencia o titularidad del nombre comercial? ¿Con qué tipo de documentos o cuál es la prueba idónea para acreditar el primer uso para determinar el nombre comercial? ¿Si sólo se presentan pruebas de uso hasta cierta fecha o año se presume que los derechos del nombre comercial solo duraron ese momento? ¿Si el administrado interrumpe el uso de su nombre comercial en algún período de tiempo, se puede entender que se produjo la caducidad de su derecho? ¿Qué elementos probatorios son idóneos para demostrar el uso continuo, real y efectivo del derecho? ¿En atención al Art. 191 de la Decisión 486 de la CAN, qué debe entenderse por uso continuo, real y efectivo del nombre comercial, a efectos de su protección y cuáles son los parámetros objetivos de valoración de dicho uso efectivo? ¿Al amparo del Art. 191 de la Decisión 486 de la CAN, con relación al derecho adquirido por el primer uso del nombre comercial, cuales son los parámetros respecto al tiempo que la oficina competente debe tomar en cuenta a efectos de demostrar el uso continuo? ¿Cómo debe valorarse los períodos discontinuos de uso según la prueba aportada, en relación con el reconocimiento y protección del derecho sobre un nombre comercial? la vinculación de las preguntas realizadas por el consultante este |, para dar una respuesta a las mismas, se remite a lo señalado en 26 | Proceso 42-1P-2020 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el consultante al resolver el proceso interno N* 1100131199001201595393, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 29 de julio de 2020, conforme consta en el Acta 13-J- TJCA-2020.

Luis Felipe ilar ADS SECRETARIO Notifiquese al consultante y remilasecopia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 42-1P-2020 | 27