TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 29 de julio de 2020 Proceso: 545AP-2019 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expedientes de origen: 14-238804 Expediente interno del Consultante: 11001032400020180009200 Referencia: Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos MUSS BABY PURE LOVE (mixto) / BABY LOVE (denominativo) / PURO AMOR BY YAMBAL (denominativo) / PURO AMOR (mixto y denominativo) Normas a ser Artículos 136 Literal a) y 151 de la Decisión interpretadas: 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Temas objeto de 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o interpretación: similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2. Comparación entre signos mixtos 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos 4.
Familia de marcas 5. Marcas evocativas == 6. Marcas de fantasía o pl YU 7. Signos conformados por palabras en Y S idioma extranjero 2 Ya 8. Conexión competitiva entre servicios de erTAaRIA la Clasificación Internacional de Niza SECRETARÍA Magistrad9/Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero O S Proceso 545-1P-2019 VISTOS: El Oficio N* 5149 del 5 de diciembre de 2019, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal a) y 155 Literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 11001032400020180009200, y;
El Auto de 8 de mayo de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: JAFER ENTERPRISES RD, S.L.U. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO — SIC — DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Terceros interesados: RECAMIER S.A. BIOTECNIK S.A.S. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.
Sielsigno MUSS BABY PURE LOVE (mixto) solicitado a registro por RECAMIER S.A. para identificar productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza es confundible con la marca BABY LOVE (denominativa) registrada a favor de la sociedad BIOTECNIK S.A.S. y las marcas PURO AMOR BY YAMBAL (denominativa) y PURO AMOR (mixta y denominativa) registradas a favor de JAFER ENTERPRISES RéD, S.L.U., todas las marcas en mención distinguen productos en la misma Clase Internacional de Niza.
D 2. Si JAFER ENTERPRISES RD, S.L.U. sería titular de una familia de GP JOY 3xmarcas que presenta como elemento preponderante y común el /2- > 2Xérmino PURO AMOR. AS a Y ' SECRET FÍA eN signo MUSS BABY PURE LOVE (mixto) hace parte de la familia NO marcas presuntamente conocida en el mercado para la me. 9) / %, Y 2 Proceso 545-1P-2019 comercialización de productos de belleza cuyo titular es la empresa RECAMIER S.A. y por lo tanto es considerado como una marca sombrilla de la marca RECAMIER. 4. —Siel signo MUSS BABY PURE LOVE (mixto) es evocativo respecto de los productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.
Si el signo MUSS BABY PURE LOVE (mixto) es de fantasía. 6. La implicación de que el signo MUSS BABY PURE LOVE (mixto) esté conformado por palabras en idioma extranjero. 7. Si existe conexión entre los servicios que distinguen los signos en conflicto. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal a) y 155 Literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Unicamente se interpretará el Artículo 136 Literal a) de la citada Decisión Andina!, por ser pertinente. No procede la Interpretación Prejudicial del Artículo 155 Literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina al no ser objeto de controversia la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. De oficio se procede a interpretar el Artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? a fin de desarrollar el tema de conexión entre los servicios que distinguen los signos en conflicto.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un nesgo de confusión o de asociación;
(Y Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - *Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los PalsesiMiembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
“21 E Las class de If Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilkpg de los productos o servicios indicados expresamente” Proceso 545-1P-2019 D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. — Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. Familia de marcas. Marcas evocativas. Marcas de fantasía. Signos conformados por palabras en idioma extranjero. Conexión competitiva entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza. ADAN E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro MUSS BABY PURE LOVE (mixto) y las marcas BABY LOVE (denominativa), PURO AMOR BY YAMBAL (denominativa) y PURO AMOR (mixta y denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 1.2.
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los peslgnos a) owson distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo (SS de con a o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público VAS / > consumidá, (E E SECRETARIA > Ñ NO 3 Ver == Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de N o, 2016, 466- 15 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
Vian. 4 Proceso 545-1P-2019 a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:* a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicio, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.
Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a). La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que j Yqcanforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno ON Proceso 545-1P-2019 debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:? (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención a! adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.
Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, e pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, AS Ys manejo publicitario, promociones, etc. E iS as SECRETARIA > 0 Ver Ing tación Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017 S ] o 6 Mba PS pl PE N a e) NX SN > Proceso 545-1P-2019 (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6.
Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.
Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo solicitado a registro MUSS BABY PURE LOVE (mixto) y la marca PURO AMOR (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento —sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.
Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.? 2.3.
Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente:? /2 e er, Interpret: cidhds Prejudiciales 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de 13 de junio (E SECÍÓS0S. TA (5 Ibidem, 2 > - 7 Y, NIDAD Proceso 545-1P-2019 a) Sien los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:* (1) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario*?. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.** Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.
Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. +. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 10 Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de lexema: "1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej. sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterráis." Disponible en: http://dle.rae.es/?id=NCu16TD (Consulta: 15 de julio de 2020).
EAL-ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de morfema:; ¿e Em, Je Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos / morte Mujer y -es f) QL » 2m cra oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej. de, no, yo, el, -ar, -S, -ero. / x 3. m. Gra Uhidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas.
R SECT Persona, di y número, plural.” Disponible en: http//dle.rae.es/?id=Polt8¡2 (Consulta: 15 de julio *—de-2020): l Á o Proceso 545-1P-2019 (iii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento caracteristico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso:*? (1) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) Si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.1? c) Sial realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente a En la Interpretación Prejudicial 524-1P-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones: SS AS OS n los trazos del dibujo que forman el signo. Q El conceptos.
Va idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. zp» AN E SECR Los colores: 3+ gl signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, val efectuariel respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de LO colores y elsgráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de ! NS, diferenciacigW el signo solicitado a registro.
(7 o 95 ID Yes interefación Prejudicial 161-IP-2015 de 27 de octubre de 2015. Proceso 545-1P-2019 en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. ?4 2.4. Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado.1* 2.5. Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. *$ 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 3.
Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro MUSS BABY PURE LOVE (mixto) y las marcas BABY LOVE (denominativa), PURO AMOR BY YAMBAL (denominativa) y PURO AMOR (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.'? 3.2.
Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, 1 Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-4P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de 13 de junio Zo DEGAS Ver | etación Prejudicial 106-1P-2015 de 20 de julio de 2015. Ibídem. | 5 Ve Inegrlaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de 10 de junio de 2016.) / 9/ 10 VMinao P- Proceso 545-IP-2019 al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.*$ 3.3.
Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 3.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.!? 3.5.
En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial?”, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas señaladas en el parrafo 2.3. de la presente Interpretación Prejudicial:?1 3.6.
Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro MUSS BABY PURE LOVE (mixto) y las marcas BABY LOVE (denominativa), PURO AMOR BY YAMBAL (denominativa) y PURO AMOR (denominativa).
EL Ver Interpretación Prejudicial 46-IP-2013 de 25 de abril de 2013. Y S iS Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. | Vo 20 Ver Interpretación Prejudicial 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015. Ver Íntespretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 > 11 Proceso 545-1P-2019 4. Familia de marcas 4.1. Debido a que en el proceso interno JAFER ENTERPRISES RáD, S.L.U,, alegó ser titular de una familia de marcas que presenta como elemento preponderante y común el término PURO AMOR y a su vez, la SIC argumentó que el signo solicitado es considerado como una marca sombrilla de la marca RECAMIER, resulta necesario desarrollar el presente tema. 4.2.
Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 2? 4.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.
El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.% 4.4.
El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los al Resulta pertinente diferenciar a la familia de marcas de las marcas derivadas.
La familia de marcas admite que entre las marcas que conforman la familia existan variaciones significativas, pero siempre deben conservar un elemento común, que es aquel que constituye dicha familia. Las marcas que conforman la familia pueden ser registradas para distinguir productos o “servicios en distintas clases. ás, arcas derivadas solo admiten variaciones no sustanciales respecto de la marca registrada.
La ESAS derivada debe distinguir los mismos productos o servicios que la marca registrada primig iámente o, en todo caso, los productos o servicios que pretenda distinguir deben estar incluidos-en aquellos. No constituiría una marca derivada si es que se solicita para productos distintosJa los que protege la marca primigenia, aunque sean conexos.
Ver Intérppetación Prejudicial recaida en el Proceso 433-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. >) S 12 4.5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. ra 1 Proceso 545-1P-2019 productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.?4 A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.
Marcas evocativas Debido a que en el proceso interno se señaló que el signo solicitado a registro MUSS BABY PURE LOVE (mixto) es evocativo, resulta pertinente analizar el presente tema. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especia! característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo.?5 Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables.
No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.? Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir.
En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.2? n£ NO Ibidem$' AN PAN De modo rolehencial, ver Proceso 630-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016, p. 10 13 / 'Ñ ! | | 5.5. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. a Proceso 545-1P-2019 En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación MUSS BABY PURE LOVE (mixto) y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.
Marcas de fantasía La SIC sostiene que el signo solicitado a registro MUSS BABY PURE LOVE (mixto) en conflicto es de fantasía, con relación a los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional Niza, por lo que es pertinente abordar el tema planteado. Los signos de fantasia son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio, pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos y/o servicios que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.?8 Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes.
En ese sentido, se deberá establecer si el signo en conflicto es o no de fantasía con relación a los productos y/o servicios que identifican. Signos conformados por palabras en idioma extranjero En atención a que el signo solicitado a registro MUSS BABY PURE LOVE (mixto) se encuentra conformado por denominaciones en inglés, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.
Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se-exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la de u Y presión local.
Así, no podrán acceder a registro aquellas denomiítafiones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso; gan éngua pañola, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara ESOS R SECRE común ep» ps países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el 3d 2, Y o/ VibaD PS ] Ver InterprSfación Prejudicial recaida en el Proceso 425-1P-2015 del 19 de mayo de 2016, N 14 7.5. 7.6. 7.7. 8.1.
Proceso 545-IP-2019 consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raiz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano. Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual.
Es más, determinadas palabras que en un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma. Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina juridica el llamado principio de primacía de la realidad.
En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza Dentro del proceso interno se alegó que existe conexión entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. 8.2.
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.22 8.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los 29 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los IS pi Paises Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro Y %, de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones Y A Wyigentes.
Y y DON - SE CRI — las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud E ri la disimilitud de tos productos o servicios indicados expresamente * » ¡Subrayado agregado) Se Sy IAS 15 Proceso 545-1P-2019 servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios servicios a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 8.4.
Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un servicio origina una mayor demanda en el otro.
En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre servicios la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos servicios, el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un servicio es competidor de otro servicio, de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad entre sí de los servicios Existe conexión cuando el consumo de un servicio genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un servicio supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de Y SS “sOamplementariedad entre un servicio y un producto puede ser el ye y Gelvicio educativo con el material de enseñanza. 2 SN SECRETARIA > NO Po NL.
Ver Esfretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016 Y, W, > DAD» 16 Proceso 545-1P-2019 c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario, Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 8.5.
Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 8.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva. - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.
Así, por ejemplo, dos servicios pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos servicios completamente disímiles pueden tener el mismo canal e comercialización y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., Y íS k anel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de E] P xión competitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben ' (a a arse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar l SECRETARIA Bnistencia de conexión competitiva. Na y Proceso 545-1P-2019 Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 8.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, en el caso en concreto, se deberá analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N* 11001032400020180009200, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19, del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretación Prejudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 29 de julio de 2020, conforme consta en el Acta 13-J- TJCA-2020. ab ON a 3 IN 7 ES a) > vá Ñ Wo Y Luis Felipe Aguilar Feijoó Ñ %, S SECRETARIO MAD VS e Notifíquese a la Sala consultante y remitáse copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de ta Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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