TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de octubre de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Norma a ser interpretada: Tema objeto de interpretación: Magistrado Ponente: VISTO 458-1P-2019 Interpretación prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 92-342899 110010324000200680005800 Nulidad del registro de la marca YES (denominativa) Artículo 151 de la Decisión 486 Alcances de la Clasificación Internacional de Niza Hugo R. Gómez Apac El Oficio N* 4535 del 25 de octubre de 2019, recibido vía correo electrónico el 28 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó interpretación prejudicial del Artículo 68 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como del Literal p) del Artículo 135 y los Artículos 138 y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 11001032400020060005800; y, El Auto del 27 de enero de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

Y y) Q E k Proceso 458-1P-2019 ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandantes: JGB S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia Tercero interesado: Johnson 8 Johnson ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es si procede declarar la nulidad de la marca YES (denominativa) por haber sido otorgada sobre productos que presuntamente no corresponden a la Clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 68 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como los Artículos 135 (Literal p), 138 y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se realizará la interpretación del Artículo 151 de la Decisión 486!, por ser pertinente.

No procede realizar la interpretación del Artículo 68 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de los Artículos 135 (Literal p) y 138 de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia la irregistrabilidad de un signo contrario a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres ni el registro de una marca para una sola clase de productos o servicios, puesto que la marca ha sido registrada solamente para la Clase 24.

A Bs “AN a lases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. laydisimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” SECRETARIA ” Proceso 458-1P-2019 D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Alcances de la Clasificación Internacional de Niza ra ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Alcances de la Clasificación Internacional de Niza 1.1 Dado que en el proceso interno se discute si los productos “telas tejidas o no tejidas destinadas especialmente para el aseo y la limpieza” estarían comprendidos dentro de la Clase 21 y no dentro de la Clase 24 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, corresponde analizar el presente tema. 1.2 El Artículo 151 de la Decisión 488 dispone lo siguiente: “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” 1.3 La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, la Clasificación Internacional de Niza) fue establecida en virtud de un arreglo concluido en la Conferencia Diplomática celebrada en Niza el 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo en 1967, en Ginebra en 1977 y finalmente modificado en 1979.2 1.4 Dicha Clasificación es un instrumento jurídico que ordena los productos y servicios con la finalidad de facilitar el registro marcario a nivel internacional.

Para ello, los agrupa en diversos conjuntos denominados “clases”. Por ejemplo, la clase 1 comprende productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura, entre otros*. Clasificación Internacional de productos y servicios para el registro de las marcas (Clasificación de Niza).

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Décima edición, p. 5. Disponible en: httos /Awww.wipo.inVexport/sites/www/classifications/nice/es/pdf/10esp1.pdf (Consulta: 1 de octubre de 2020). a pu E Ap DE Sa en: https:/hww.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/fr/20190101/classheadings/paf- > Qs Sl wnload.odf?lana=esétab=classheadingsédatelnforce=20190101 (Consulta: 1 de octubre de AN Q 10% - E SECRETARIA > 1.5 1.6 1.7 1.8 Proceso 458-1P-2019 Los productos y servicios son agrupados en función de diversos criterios; por ejemplo, los productos según su naturaleza, finalidad, destino y materia de la que están elaborados.

De manera particular, los servicios son agrupados por el tipo de actividad desplegada. En ese sentido, lo incluido en una “clase”, en principio guarda algún tipo de conexión entre sí.* Según lo dispone el primer párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486, la referida Clasificación tiene fuerza vinculante para cada uno de los países miembros.

En consecuencia, estos deben estar al tanto de sus modificaciones?, Los listados de productos y servicios contenidos en las clases de la Clasificación Internacional de Niza no son numerus clausus pues es imposible que un solo documento incluya expresamente la totalidad de los productos y servicios existentes o que existirán en el mercado.

Son varias las razones de esto, entre ellas el avance acelerado de la tecnología, de la creación de nuevas formas de negocio y el hecho de que muchos de los productos o servicios consignados expresamente constituyen géneros que, a su vez, incluyen diversas especies. Para determinar si un “servicio especie” pertenece a un “servicio género” o si un “producto especie” pertenece a un “producto género”, la oficina nacional competente debe recurrir a las notas explicativas (de la Clasificación Internacional de Niza) de las clases, las cuales señalan lo que estas comprenden y lo que no comprenden?, a “ determinados conjuntos o grupos llamados comúnmente «clases» establecidos en función de su naturaleza, finalidad, destino o materia de la que está constituido el producto o por el tipo de actividad desplegada en el caso de los servicios.

De ahí que, en principio, los productos o servicios de una misma clase son de naturaleza igual o similar o guardan algún tipo de relación, conexión, vinculación o complementariedad, aunque debe advertirse que esto dista de ser una regla absoluta.” Gustavo Arturo León y León Durán, Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y comentarios, Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 350.

Hasta la fecha, se han emitido once (11) ediciones de la Clasificación Internacional de Niza. Por ejemplo, la nota explicativa de la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza señala lo siguiente: “Nota explicativa La clase 1 comprende principalmente los productos químicos que se utilizan en la industria, la ciencia y la agricultura, incluidos los que entran en la composición de productos comprendidos en otras clases.

Esta clase comprende en particular: - el papel sensible; - las composiciones para la reparación de neumáticos; - la sal de conservación que no sea para conservar alimentos; ciertos aditivos destinados a la industria alimentaria, por ejemplo, la pectina, la lecitina, las enzimas y los conservadores químicos; ciertos ingredientes utilizados en la fabricación de productos cosméticos y productos farmacéuticos, por ejemplo, las vitaminas, los conservadores y los antioxidantes; ciertas materias filtrantes, por ejemplo, las sustancias minerales, las sustancias vegetales y los materiales cerámicos en partículas. y o 1.10 Proceso 458-1P-2019 Si a pesar de haber revisado las notas explicativas, la oficina nacional competente aún no puede ubicar el producto o servicio especie dentro de un género, puede proceder a revisar las “listas de productos y servicios por orden alfabético” (también de la Clasificación Internacional de Niza), las cuales —corno su nombre indica— ubican por orden alfabético una serie de productos y servicios e indican a qué clase pertenecen.

Por ejemplo: a los andamios metálicos, los angulares metálicos y las anillas metálicas para llaves, los ubica en la clase 6” Si lo anterior no fuera suficiente, la oficina nacional competente puede recurrir a las observaciones generales de la Clasificación Internacional Niza, las cuales contiene criterios que permiten ubicar a los productos o servicios especis*, en defecto de las notas explicativas y las listas alfabéticas. e] Esta clase no comprende en particular: - las resinas naturales en bruto (cl. 2), las resinas semielaboradas (cl. 17); - las preparaciones químicas para uso médico o veterinario (cl. 5); - los fungicidas, los herbicidas y las preparaciones para eliminar animales dañinos (cl. 5); - los adhesivos (oegementos) de papelería o para uso doméstico (cl. 18); - la sal para conservar alimentos (cl. 30); - el pajote (cobertura de humus) (cl. 31).* Disponible en: + download.odf?lana 2020). www. wipo.inUclassifications/nice/ncloub/es/fr/20190101/classheadings/podf- classheadingsádateinForce=20190101 (Consulta: 1 de octubre de 1 Disponible en: httos:/Awww.wipo.int/classifications/nice/ncloub/es/en/20190101/alphabetical/goods/A/?lang=eséme nulang=esépoagination=no (Consulta: 1 de octubre de 2020).

“Observaciones generales Las indicaciones de los productos o servicios que figuran en los títulos de las clases constituyen indicaciones generales relativas a los sectores a los que pertenecen en principio estos productos o semicios. Es por ello que resulta importante consultar la lista alfabética para asegurarse de la clasificación exacta de cada producto o servicio concreto.

PRODUCTOS Si un producto no puede clasificarse con ayuda de la lista de clases, de las notas explicativas o de la lista alfabética, las siguientes observaciones indican los criterios que conviene aplicar: a. un producto acabado se clasifica, en principio, según su función o su finalidad. Si la función o la finalidad d= un producto acabado no se menciona en ningún título de las clases, este producto se clasifica por analogía con otros productos acabados similares que figuren en la lista alfabética.

Si no existe ninguno, se aplican otros criterios tales como la materia de la que está hecho o su modo de funcionamiento; b. un preducto acabado con usos múltiples (como un radio-despertador) puede clasificarse en odas las clases que correspondan a cada una de sus funciones o de sus finalidades. Si estas funciones o finalidades no se mencionan en ningún título de las clases, se aplican los otros criterios mencionados en el apartado a); las materias primas, en bruto o semielaboradas, se clasifican, en principio, teniendo en cuenta la materia de la que están constituidas; los productos destinados a formar parte de otro producto se clasifican, en principio, en la misma clase que este último siempre que los productos de este género no puedan, 1.14 1.13 Proceso 458-1P-2019 Finalmente, dependiendo del caso en concreto, la autoridad nacional competente también puede recurrir a otras fuentes de información. A modo de ejemplo, y de manera reísrencial, podría recurrir a otros clasificadores como la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) y el TMclass?, Si en última instancia el signo se registrara como marca para proteger productos o servicios de una clase, pero podría haber sido mejor registrado para otra, esto no es causal de nulidad del registro, toda vez que el dato de la clase es meramente referencial.

Bajo esta lógica, podría ocurrir, por ejemplo, que se discuta si un helado a base de yogur debe catalogarse en la Clase 29 (junto con el yogur) o en la Clase 30 (junto con los helados cremosos). Sea que se opte por una clase o por otra, esto no condicionaría la validez del registro. En cualquier caso, si al registrar un signo como marca conforme a los criterios anteriores quedara alguna duda sobre si los preductos o servicios normalmente, tener otras aplicaciones.

En todos los demás casos, se aplica el criterio establecido en el apartado a); e. si un producto, acabado o no, que debe ser clasificado en función de la materia de la que está constituido está de hecho constituido por materias diferentes, la clasificación se hace, en principio, en función de la materia predominante; £ los estuches adaptados a los productos que van a contener se clasifican, en principio, en la misma clase que estos últimos.

SERVICIOS Si un servicio no puede clasificarse con ayuda de la lista de clases, las notas explicativas o la lista alfabética, las observaciones siguientes indican los criterios que conviene aplicar: a. los servicios se clasifican, en principio, según las ramas de las actividades definidas por los títulos de las clases de servicios y sus notas explicativas o, si no se especifican, por analogía con otros servicios similares que figuren en la lista alfabética; b. tocios los servicios de alquiler se clasifican, en principio, en las mismas clases en que se clasifican los servicios que se prestan mediante los objetos alquilados (cor ejemplo, el alquiler de teléfonos, que pertenece a la cl. 38).

Los servicios de arrendamiento son similares a los senicios de alquiler y por lo tanto deberán clasificarse de la misma manera. Sin embargo, el arrendamiento con opción de compra (leasing) se clasifica en la cl. 38, por tratarse de un servicio financiero. C. los servicios de asesoramiento, información o consultoría se clasifican, en principio, en la misma clase que los servicios sobre los que versa el asesoramiento, la información o la consultoría. Por ejemplo, consultoría sobre transporte (cl. 39), consultoría sobre dirección de negocios (cl. 35), consultoría financiera (cl. 36), consultoría sobre belleza (cl. 44).

La prestación de servicios de asesoramiento, información o consultoría por vía electrónica (por teléfono, por vía informática) no tiene efectos sobre la clasificación del servicio. d. en principio, los servicios prestados en el marco de las franquicias se clasifican en la misma clase que los servicios específicos que brinda el franquiciador (vor ejemplo, el asesoramiento comercial relacionado con las franquicias (cl. 35), los servicios financieros relacionados con las franquicias (cl. 36) y los servicios jurídicos relacionados con franquicias (cl. 45).” Disponible en: httos:/heaww.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/2n/20190101/general remarks/?lang=eséámenul ana=es (Consulta: 1 de octubre de 2020).

Eo) Y y —b ponible en: htto:/fímclass.tmdn.ora/ec2/?lang=8s (Consulta: 1 de octubre de 2020). 14 E a > [”” SECRETARIA JT o %, S Proceso 458-1P-2019 protegidos pertenecen a una clase o a otra, queda a discreción de la autoridad nacional de propiedad intelectual definirla. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N*11001032400020060005800, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido aprobada con el voto de los Magistrados Hernán Rodrigo Romero Zambrano, Luis Rafael Vergara Quintero, Hugo R. Gómez Apac y Gustavo García Brito en la sesión judicial de fecha 7 de octubre de 2020, conforme consta en el Acta 18- J-TJCA-2020.

Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Notifíquese al Consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.