TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de octubre de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del consultante: Referencia: Norma a ser interpretada: Tema objeto de interpretación: Magistrado ponente: VISTOS: 149-IP-2019 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia PCT/14-286223 11001032400020160003400 Solicitud fraccionaria o divisional respecto de la patente de invención "FORMULACIONES RECUBIERTAS ENTERICAS DE PANCRELIPASA, DE BAJA INTENSIDAD” Artículo 36 de la Decisión 486 La solicitud fraccionaria o divisional.

Características y oportunidad Gustavo García Brito El Oficio N* 1206 de fecha 5 de abril de 2019, recibido vía correo electrónico el día 8 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N* 11001032400020160003400.

El Auto de fecha 5 de diciembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A. B. C. il, Proceso 149-1P-2019 ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Aptalis Pharma Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es si la solicitud fraccionaria o divisional presentada por Aptalis Pharma Limited! respecto de la patente “FORMULACIONES RECUBIERTAS ENTÉRICAS DE PANCRELIPASA, DE BAJA INTENSIDAD” fue realizada oportunamente y si cumpliría con los requisitos previstos en el Artículo 36 de la Decisión 486.

NORMA A SER INTERPRETADA La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?. Procede la 1 El 3 de abril de 2013, Aptalis Pharma Limited presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la SIC la solicitud de patente de invención “FORMULACIONES RECUBIERTAS ENTÉRICAS DE PANCRELIPASA, DE BAJA INTENSIDAD” (quedando radicada bajo el expediente N* PCT/13- 086300).

Mediante Resolución N* 67299 de fecha 12 de noviembre de 2014, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC decidió negar la patente de invención por considerar que no cumplía con los requisitos de nivel inventivo y unidad de invención. Dicha decisión fue confirmada a través de Resolución N” 28611 del 29 de mayo de 2015. El 30 de diciembre de 2014, Aptalis Pharma Limited presentó una solicitud de división de la patente originalmente presentada “FORMULACIONES RECUBIERTAS ENTERICAS DE PANCRELIPASA, DE BAJA INTENSIDAD” (quedando radicada bajo el expediente N” PCT/14- 286223).

Dicha solicitud fue inadmitida por la SIC mediante Resolución N” 33290 del 30 de junio de 2015, por comprender materia ya definida y examinada en la solicitud parental. En consecuencia, según la oficina nacional competente no sería en realidad una solicitud divisional. Decisión 488 ds la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 36.- El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención. D. Es E ál ál. Proceso 149-1P-2019 interpretación solicitada por ser pertinente. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN La solicitud fraccionaria o divisional. Características y oportunidad.

ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN La solicitud fraccionaria o divisional. Características y oportunidad En el proceso interno Aptalis Pharma Limited presentó una solicitud divisional respecto de la solicitud parental “FORMULACIONES RECUBIERTAS ENTÉRICAS DE PANCRELIPASA, DE BAJA INTENSIDAD”. Dicha solicitud fue rechazada por la SIC presuntamente por no haber cumplido con los requisitos previstos en el Artículo 36 de la Decisión 486, específicamente por no haber sido presentada oportunamente; y, además, por corresponderse con una clara réplica de la materia ya examinada en el caso de la solicitud parental denegada a través de la Resolución N* 67299 de fecha 12 de noviembre de 2014, confirmada mediante Resolución N* 28611 de fecha 29 de mayo de 2015.

En atención a ello, resulta pertinente analizar el presente tema. 1.2. Este Tribunal ha señalado que la solicitud fraccionaria, regulada en el Artículo 38 de la Decisión 486, tiene las siguientes características?: a) Concepto: La solicitud fraccionaria es aquella solicitud que se desprende de otra ya presentada, con el objeto de que se tramite de manera independiente de la inicialmente radicada, generando con esto dos solicitudes diferentes con objetos y trámites distintos. b) Requisitos formales: Se debe presentar la solicitud correspondiente, pagando las tasas respectivas y adjuntando los documentos pertinentes para el trámite de la solicitud de patente, de conformidad con los parámetros que determine la oficina nacional pertinente. c) Limitaciones: Solo se puede fraccionar la solicitud inicial si no se genera una ampliación de la protección contenida en la divulgación En caso de haberse invocado prioridades múltiples o parciales, el solicitante o la oficina nacional competente, indicará la fecha o fechas de prioridad que corresponda a las materias que deberán queder cubiertas por cada una de las solicitudes fraccionarias.

A efectos de la división de una solicitud, el solicitante consignará los documentos que fuesen necesarios para formar las solicitudes fraccionarias correspondientes.” la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2420 del 28 de noviembre de 2014; y 74-1P- 5 de fecha 25 de septiembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 619 del 5 de noviembre de 2015.

Proceso 149-1P-2019 de la solicitud inicial. Si existiera una ampliación no encajaría en el supuesto de hecho para que opere la solicitud fraccionaria, lo que implicaría que se tramitará como una nueva solicitud sin beneficiarse de la fecha de presentación inicial. d) Ventajas: La solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial, o de la fecha de prioridad cuando se haya reivindicado en la solicitud inicial.

Si se reivindican varias fechas de prioridad, el solicitante deberá indicar claramente cuál de ellas corresponde a cada una de las materias de las solicitudes fraccionarias. e) Clases: Se podrían diferenciar dos clases de solicitudes fraccionarias, dependiendo de quién lo solicita: ¡) A iniciativa del solicitante: es aquella que nace de la propia decisión del solicitante; por su conveniencia decida fraccionar la solicitud; y, li) A iniciativa de la oficina de patentes: si una vez examinada la solicitud, la oficina considera que no se cumple el requisito de unidad de invención, podrá en cualquier momento del trámite solicitar que se presente una solicitud fraccionaria. f) Oportunidad: La norma comunitaria afirma que la solicitud fraccionaria se puede presentar en cualquier momento del trámite de patente hasta antes que se emita la Resolución que deje firme el mismo.

Esto quiere decir que mientras no sea firme el acto administrativo que concede o deniega la solicitud, el peticionario puede presentar su solicitud fraccionaria a fin de que la oficina competente le brinde el trámite correspondiente y pueda tramitarla. Si se presenta en el término para interponer recursos; es decir cuando el trámite no había concluido, la solicitud fue presentada oportunamente.

Es importante diferenciar la solicitud fraccionaria del recurso respectivo. En caso de que la solicitud fraccionaria se haya presentado cuando el acto administrativo ha quedado firme, dicha solicitud será tramitada de forma independiente. 1.3. En atención a lo expuesto, se deberá determinar si la solicitud divisional para “FORMULACIONES RECUBIERTAS ENTÉRICAS DE PANCRELIPASA, DE BAJA INTENSIDAD” fue presentada de conformidad con lo expresado en los párrafos precedentes.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno N” 11001032400020160003400, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo puesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de Proceso 149-1P-2019 El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Triounal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial fue aprobada con el voto de los Magistrados Hernán Rodrigo Romero Zambrano, Luis Rafael Vergara Quintero, Hugo R. Gómez Apac y Gustavo García Brito en la sesión judicial de fecha 7 de octubre de 2020, conforme consta en el Acta 13-J-TJCA-2020. f) F / / NÍ A i Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO | Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.