TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 07 de octubre de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación: Magistrado Ponente: VISTOS: 297-1P-2019 Interpretación Prejudicial Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha de la República del Ecuador 15-2623-AC-2S 17811-2017-00787 Cancelación por falta de uso de la marca ASTRON (denominativa) perteneciente a VITABEAUTY INTERNATIONAL S.A. Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 1.

Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento 2. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso 3. El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio Luis Rafael Vergara Quintero Proceso 297-1P-2019 de Quito, Provincia de Pichincha de la República del Ecuador, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165 al 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N9 17811-2017-00787;

El Auto de fecha 18 de julio de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: VITABEAUTY INTERNATIONAL S.A. Demandados: DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEP!- DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL ORGANISMO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EUROFARMA LABORATORIOS S.A. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

Si procede la cancelación del registro por falta de uso de la marca ASTRON (denominativa) perteneciente a la compañía VITABEAUTY INTERNATIONAL S.A. 2. Si la marca ASTRON (denominativa) perteneciente a compañía VITABEAUTY INTERNATIONAL S.A., fue utilizada en el mercado para identificar productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Si la compañía VITABEAUTY INTERNATIONAL S.A., presentó los medios probatorios que demuestran el uso de la marca ASTRON (denominativa) en el mercado. Proceso 297-IP-2019 C. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165 al 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Únicamente se interpretarán los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión citada! por ser pertinentes. No procede la Interpretación Prejudicial de los Artículos 168, 169 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no ser objeto de controversia el derecho preferente derivado de una acción de cancelación marcaria; ni la acción de cancelación de una marca porque su titular haya permitido su uso como designación común de los productos que distingue, así como tampoco el plazo establecido para presentar alegatos y pruebas en el trámite de una solicitud de cancelación de registro. ' Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.” “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que diñera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.” “Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. so de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o ficaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de ¡qa > A ercancías identificadas con la marca, entre otros.” | SECRETARIA > MO WO 53 y Y 7 py: XVI Proceso 297-1P-2019 D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación de un registro de marca por falta de uso.

Procedimiento. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso. El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio. v»= E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento 1.1. En vista que, en el proceso interno se solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca ASTRON (denominativa), es pertinente realizar el análisis del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.2.

La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente? 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.3 1.4.

El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva.* 1.5.

El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en AS pl DE JS Ver Interpretación Prejudicial N” 436-1P-2015 de fecha 2 de marzo de 2016, publicada en la Gaceta GS) N Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2729 del 22 de abril de 2016.

ES 9 E / 10 3 “(Ver Interpretación Prejudicial N? 495-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta le — Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2729 del 22 de abril de 2016. ¡| SECRETARIA > NO 4 idem. WO a NN Sl C O/ 4 NIICIDA 1.6. Proceso 297-1P-2019 que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tr-es años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso.

De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente:* a) Legitimación para iniciar el trámite. De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente.

Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. b) Oportunidad para iniciar el trámite. El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca después de tres años contados a partir de quedar firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de rnarca.

Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuara fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el inicio del cómputo para interponer la acción de cancelación es a partir de dicha notificación. c) Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso Debido a que, en el proceso interno, la compañía VITABEAUTY INTERNATIONAL S.A., alegó que presentó los medios probatorios que demuestran el uso de la marca ASTRON (denominativa), en ese sentido resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. a carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso Proceso 297-IP-2019 corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca. 2.3.

El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. 3.

El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio 3.1. Debido a que en el proceso interno se alegó que la marca ASTORN (denominativa) fue utilizada de manera efectiva en el mercado respecto a los productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta pertinente desarrollar el presente tema. 3.2.

La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. 3.3. Alrespecto, el Artículo 166 de la Decisión 486* plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla: a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.” Decisión 4838 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que sen exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. S SS ÁS ' Y Ss. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a 0 > A etalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro or falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca." SECRETARÍA si la Interpretación Prejudicial N* 191-IP-2016 de fecha 12 de junio de 2017, publicada en la 19] N 9 Ss) 6 NS, SS SW;

SI DAD Pe Proceso 297-1P-2019 b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. c) Eluso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. 3.4.

En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere —o quiso referirse— la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos. 3.5.

En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (1) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva. 3.6.

Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3083 del 7 de setiembre de 2017, el TICA manifestó que tratándose de las ventas, que es una de las modalidades para probar el uso de la marca, se tendrá en consideración la naturaleza de los productos, su forma de comercialización, las cantidades y el uso intermitente, de conformidad con lo siguiente: a) Bienes «le consumo masivo y uso permanente.

Si el titular de la marca es el fabricante, se deberá determinar si el producto se comercializó efectivamente, es decir, si fue identificado en el mercado en cualquier momento del periodo de evaluación. Las ventas intermitentes en grandes cantidades a los intermediarios y distribuidores deben necesariamente complementarse con pruebas que determinen que la marca efectivamente y de manera real diferenció los productos en el mercado.

Además de lo anterior, se deberá establecer si los productos son perecibles o no, ya que así se hayan vendido grandes cantidades a los distribuidores y comercializadores, no podrían mantener dicho stock durante un periodo amplio de tiempo. En este evento, se deben demostrar ventas a los distribuidores complementadas, como ya se dijo, con la puesta del producto en el mercado. b) Bienes de uso masivo y estacional.

Si el titular de la marca es el fabricante, en este evento, deberá evaluarse las ventas a los intermediarios, las que pueden darse en épocas próximas al periodo de consumo. En el caso de los árboles de navidad, por ejemplo, dichos intermediarios compran su stock durante todo el año para tenerlo listo en la época de navidad. Este tipo de ventas también se debe tener en cuenta para probar el uso, pero complementándolo necesariamente con la puesta del producto en el comercio.

Sy So c) Bienes suntuarios y de alto valor económico. Es muy común que para este tipo de bienes Y los intermediarios compren un gran stock para venderlos durante todo el año. Este tipo de (e) transacción se puede tener en cuenta para probar el uso, pero necesariamente se debe > demostrar que se puso a disposición del consumidor los productos identificados con las ” SECRETARIA eS Proceso 297-1P-2019 estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas. 3.7.

Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado —que ofreció a los consumidores— los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. 3.8.

Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 488 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados. 3.9.

Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. 3.10.

Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores. 3.11.En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca. 3.12.En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en LA DES el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece J3SA Y que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo ue normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del oducto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización p el mercado. 3:13, 3.14. 3.15. 3.16.

Proceso 297-1P-2019 Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión. ¿Puede haber pausas en la comercialización, incluso tratándose de ventas intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un “no” inflexible, pues ello significaría desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad.

Procesos inflacionarios, la introducción de nuevos impuestos, casos fortuitos o de fuerza mayor3, pueden alterar las condiciones de oferta y demanda, de modo que la autoridad debe analizar con prudencia caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisible es exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio.

En efecto, sería absurdo que el empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenario que le es adverso. Por tal razón, corresponde que la autoridad de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes y, sobre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana crítica, analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, l«: ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo usó la marca en los términos explicados anteriormente.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se Sobre el particular, en la Interpretación Prejudicial N” 34-1P-2016 de fecha 12 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 3111 del 20 de octubre 2017; el TICA estableció lo siguiente: Fuerza mayor. - Es aquel acontecimiento imprevisible e irresistible como la liquidación forzosa de una empresa, en el campo marcario puede estar determinado por el embargo de un título o certificado de marca. aso fortuito. - Es aquel acontecimiento imposible de evitar y ocasionado por un fenómeno de la aturaleza, como la destrucción de un local comercial que contenía sus identificaciones o enseñas omerciales por causa de un terremoto. | Proceso 297-IP-2019 deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de “valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno N* 17811-2017-00787, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial fue aprobada con el voto de los Magistrados Hernán Rodrigo Romero Zambrano, Luis Rafael Vergara Quintero, Hugo R. Gómez Apac y Gustavo García Brito en la sesión judicial de fecha 07 de octubre de 2020, conforme consta en el Acta 18-J-TJCA-2020.

Ñ Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Notifíquese al Tribunal consultante y lremítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 297-1P-2019 | 10