TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 07 de octubre de 2020 Proceso: 544-1P-2019 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente de origen: 10-115627 Expediente interno del consultante: 11001032400020100047600 Referencia: Signo controvertido DUCTWRAP (denominativo) Norma a ser interpretada: Artículo 82 Literales d) y e) de la Decisión 344 Temas objeto de 1.
Irregistrabilidad de un signo por estar interpretación: conformado por denominaciones descriptivas o de uso común Marcas evocativas Signos conformados por palabras en idioma extranjero o »N Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS: El Oficio N* 5165 de fecha 5 de diciembre de 2019, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia olicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 81 y 82, Literales a), d) y e) Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el o interno N* 11001032400020100047600; y, Proceso 544-1P-2019 El Auto de fecha 16 de julio de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: OWENS CORNING INTELLECTUAL CAPITAL LLC Demandada: SUPERINTENDENCIA. DE INDUSTRIA Y COMERCIO —SIC— DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Tercero Interesado: FIBERGLASS COLOMBIA S.A. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.
Si el signo DUCTWRAP (denominativo) sería descriptivo y de uso común respecto de los productos en la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. Si el signo DUCTWRAP (denominativo) sería evocativo para los productos de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza al establecerse al hacer alusión al recubrimiento de canales y conductos. 3.
La implicación de que el signo DUCTWRAP (denominativo) esté conformado por palabras en idioma extranjero. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 81 y 82 Literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena Únicamente se interpretará el Artículo 82 Literales d) y e) de la Decisión citada!, por ser pertinente.
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. — iculo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: nsistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda serviren el comercio para designar ra describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época / [(F SECRETARIA ol ES oy) > Proceso 544-1P-2019 No se interpretarán los Artículos 81 y 82 Literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por no ser objeto de controversia el concepto de marca.
D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de un signo por estar conformado por denominaciones descriptivas o de uso común. Marcas evocativas. Signos conformados por palabras en idioma extranjero. o y E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de un signo por estar conformado por denominaciones descriptivas o de uso común 1.1.
Dado que el demandante alego que el signo DUCTWRAP (denominativo) es de uso común y descriptivo respecto a los productos comprendidos en la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, corresponde analizar el tema propuesto. 1.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.
La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. 1.3. El Literal d) del Artículo 82 de la Decisión 344, dispone lo siguiente: “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; 1.4. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.
Proceso 544-IP-2019 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.? Por su parte, el Literal e) de la Decisión 344 establece lo siguiente: “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;
Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.? No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.* Como se ha señalado en los acápites anteriores, los términos técnicos, descriptivos o de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva.
El que un término sea técnico, descriptivo o de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que r Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-1P-2015 del 23 de junio de 2016. modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2018.
Proceso 544-1P-2019 analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es técnico, descriptivo o de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 1.10.En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado DUCTWRAP (deneminativo) está conformado por elementos descriptivos o de uso común en la correspondiente Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriorrmente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 2.
Marcas evocativas 2.1. En atención a que en el proceso interno se alegó que el signo DUCTWRAP (denominativo) alude al recubrimiento de conductos y canles, resulta pertinente analizar el presente tema. 2.2. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de menera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo.5 2.3.
Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado corno un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tenaría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.
Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.f 2.4. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.” Da modo referencial, ver Proceso 630-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016, publicado en la Gaceta ficial'del Acuerdo de Cartagena N” 2805 de 13 de septiembre de 2016.
A DE) << An 6 OS ¡[E SECRETARI 2.5. 3.1. 3.2. 3.4, 3.5. 3.6. Proceso 544-1P-2019 En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo' de la denominación DUCTWRAP y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. Signos conformados por palabras en idioma extranjero En atención a que el signo DUCTWRAP (denominativo) se encuentra conformado por denominaciones en inglés, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.
Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.
Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano. Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual.
Es más, determinadas palabras que en un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma. Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad.
En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales onsumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el Y 0 E pLDE y S ES SECRETARIA Proceso 544-1P-2019 3.7.
En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N” 11001032400020100047600, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto de! Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial fue aprobada con el voto de los Magistrados Hernán Rodrigo Romero Zambrano, Luis Rafael Vergara Quintero, Hugo R. Gómez Apac y Gustavo García Brito en la sesión judicial de fecha 07 de octubre de 2020, conforme consta en el Acta 18-J-TJCA- 2020.
Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO V | Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. |. PROCESO 544-1P-2019 | 9>