PROCESO 259-IP-2019 — Andean Community

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de octubre de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación: 259-1P-2019 Interpretación Prejudicial Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia 16-166385 1100131990012016663853 01 Infracción a los derechos de propiedad industrial y actos de competencia desleal Artículos 155 Literal d), 162, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1.

Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio 2. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena 3. Los contratos de licencia de uso de marcas.

El contrato de licencia exclusiva de marca 4. La diferencia entre infracción de Proceso 259-1P-2019 derechos marcarios y actos de competencia desleal. Las autoridades competentes. 5. De la Interpretación Prejudicial Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano VISTOS El Oficio N* C-02113 de fecha 28 de junio de 2019, recibido vía Courier el 01 de agosto del mismo año, mediante el cual, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Literal d) del Articulo 155, 162 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 110013199001201666385 01; y el oficio N* C-03299 de 25 de septiembre del 2019, mediante el cual la mencionada Sala consultante remite preguntas adicionales a ser contestadas por éste Tribunal.

El Auto de fecha 3 de diciembre de 2019, mediante el cual este Tribuna! admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Qw Health Colombia S.A. Demandados: Image Medical Group S.A.S. Juan Darío Uribe ASUNTOS CONTROVERTIDOS De ta revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: La presunta infracción por parte de Image Medical Group S.A.S. y Juan Darío Uribe, sobre los derechos de propiedad industrial de Qw Health Colombia S.A., por el uso indebido de su marca Cryo4Life.

Presuntos actos de competencia desleal por parte de Image Medical Group OS SS % ÉS AS. y Juan Darío Uribe. Ko) Y e éxiste contrato de licencia para el uso de la marca Cryo4Life. ” SECRETARIA: o j 2 O, S L / Proceso 259-1P-2019 NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Articulos 155 Literal d), 162 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, los cuales se interpretarán por ser pertinentes.

De oficio se interpretará el Artículo 258 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, dado que es parte de la controversia los actos TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial.

Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Los contratos de licencia de uso de marcas. El contrato de licencia Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se “Artículo 162.- El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno O más terceros para la explotación de la marca respectiva. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.” “Articulo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Cc. de competencia desleal.

D. 1. en el comercio. 2. 3. exclusiva de marca. 1 (-) presumirá que existe riesgo de confusión; (J otros, los siguientes: rtículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos". 1.1 1.2. 1.3, Proceso 259-1P-2019 La diferencia entre infracción de derechos marcarios y actos de competencia desleal.

Las autoridades competentes. De la interpretación Prejudicial. Respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio En atención a lo solicitado por el juez consultante y debido a que el demandante alegó la presunta infracción por parte de Image Medical Group S.A.S. y Juan Darío Uribe sobre los derechos de propiedad industrial de Qw Health Colombia S.A., por el presunto uso indebido de su marca Cryo4Life (denominativa); por lo cual resulta pertinente el desarrollo del presente tema.

El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto?, El Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

Cc) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; 3 Ver Interpretación Prejudicial N* 263-1P-2015 de fecha 25 febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficiat del Acuerdo de Cartagena N” 2718 del 20 de abril de 2016. a) Proceso 259-1P-2019 usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” 1.4.

Tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por parte de la demandante, resulta necesario analizar la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso. 1.5. Previam señalar ente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Artículos 238 al 244), y cuenta con las siguientes caracteristicas”: a) Sujetos activos: personas que pueden interponer la acción: (0 (il) El titular del derecho protegido.

El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la acción: DEI AS SS NO 2 y MN E SECRETARIA >| (i) XI lo] > Na S, Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad + Ver Interpretación Prejudicial N* 367-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2745 del 8 de junio de 2016, 16 Proceso 259-1P-2019 inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos.

El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan:5 Supuesto |: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, Supuesto l!: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.

Supuesto l!l: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, acondicionamientos de tales productos. envolturas, embalajes O Sujeto activo Sujeto pasivo Resumen del supuesto El titular de una Aplica o coloca la marca Marca protegida para DoS Ys | Supuesto lll S AySupuesto POSE acondicionamientos de productos. marca quejo signo idéntico o| productos aplicada O Ss distingue semejante directamente | colocada con una upuesto |: AO productos. sobre productos. marca o signo idéntico o semejante sobre productos.

Ver la Interpretación Prejudicial N* 359-1P-2017 de fecha 15 de marzo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 3266 del 2 de abril de 2018, roceso 259-1P-2019 1.7. Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma cómo los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercialización*.

Así, acondicionamiento es un término tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al público consumidor, como por ejemplo a través de las góndolas de los supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta. 1.8.

Posiblemente el acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento.

Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que ésta únicamente se consuma con el uso indebido de la marca en el comercio, con lo que la norma pretende otorgar la más amplia cobertura a la protección del bien juridico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilícito”. 1.9.

El Literal b) del Artículo 155 de la Decisión 486 es especifico para la supresión o modificación de la marca con fines comerciales, por lo que plantea los siguientes supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto |: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto ll suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado.

S REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la Lengua Española. Definición de acondicionar: “1. tr. Dar cierta condición o calidad. 2. tr. Disponer o preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas. 3. tr. climatizar. 4. tr. Méx. y Ven. Entrenar a un deportista. ==>, 5. tr. Ven. Adiestrar a un animal. ES DES 6. prnl. Adquirir cierta condición o calidad.” Disponible en: http-//dte rae.es/?id=0YQi8Fo (Consulta: pS > sn de noviembre de 2018). él Ea vo Arturo León y León Durán, Derecho de marcas en la Comunidad Andina.

Análisis y ntarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372, Proceso 259-1P-2019 - Supuesto lll: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. Suleto Sujeto pasivo Resumen del supuesto activo El titular de | Quien suprima oO| Marca protegida contra una marca | modifique la marca | supresiones o modificaciones que distingue | con fines comerciales | después de que hubiese sido Supuesto 1 productos. después de que se | aplicada o colocada sobre hubiese aplicado O | productos colocado directamente sobre productos El titular de | Quien suprima o|Marca protegida contra una marca | modifique la marca | supresiones o modificaciones que distingue | con fines comerciales | después de que hubiese sido servicios. después de que se | aplicada o colocada sobre hubiese aplicado O | productos vinculados a tos Supuesto ll o A colocado sobre | servicios que distingue la productos vinculados a | marca protegida. los servicios que distingue la marca protegida.

En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor. La supresión, modificación o alteración de la marca colocada en el producto o sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los valores inmateriales que están inmersos en ella (reputación, prestigio, goodwilh y su garantía de calidad que corresponden al titular de la marca, y también desorienta al consumidor respecto del origen de los productos para los cuales se ha registrado la marca o los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado?. 1.11 1.13. 1.14. 1.15.

Proceso 259-1P-2019 Del Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones:? - Que la marca del titular este “reproducida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. - Que la marca del titular esté “contenida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales..

El Literal c) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros.*0 La comercialización a que se refiere dicho literal no es la comercialización del producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada. 1! A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas vacías con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas, así como la comercialización de estos materiales, constituirian una clara infracción al Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486; no obstante, la comercialización del producto final (la botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraría contemplado en el supuesto anterior, sino en el Literal d) del mismo artículo. 1? La norma andina de referencia (el Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio.

En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final.13 «Asimismo, el Literal c) del Artículo 155 menciona que la marca debe estar reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre 9 10 Z, Ver Interpretación Prejudicial N” 179-1P-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3521 del 5 de febrero de 2019, Ibidem.

Ibidem. Proceso 259-1P-2019 contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado.!* 1.17. Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora.

Por lo tanto, proscribe los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, asi como las acciones de comercializar y detentar tales materiales. 15 1.18. Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber: 18 0) Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca.

(ii) Comercializar: incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales. (ii) Detentar: incurre en la conducta quien almacene dichos materiales. 1.19. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales.

Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc.*? 1.20. Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición!?, 1.21.

De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderán por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. a Ibídem. y Ibidem.

Interpretación Prejudicial N* 539-1P-2016 de fecha 11 de mayo de 2017, publicada en la Gaceta al del Acuerdo de Cartagena N” 3051 del 26 de junio de 2017. 10 Proceso 259-1P-2019 1.22.En atención a lo expuesto, el Literal c) está dirigido al responsable de fabricar etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como también a quien comercializa o detenta estos elementos o insumos.

La persona que fabrica los referidos elementos o insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto final.19 1.23.La autoridad nacional competente determinará si el producto adquirido de manera legal fue comercializado con empaques modificados, cambiados o adulterados, conforme a los medios probatorios allegados en el proceso interno, siguiendo los principios y reglas para la valoración probatoria consagrados en la legislación nacional. 1.24.

A su vez, en la valoración probatoria realizada por el juez podrá tener en cuenta las afirmaciones realizadas por el titular de la marca quien es el que conoce su producto y puede, a su vez, guiarlo en la verificación de la autenticidad o no del mismo. 1.25. Del Literal d) del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor?? con el titular de registro.

A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda > de bienes y servicios. Prevé una protección especial con relación al principio de y especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, ye Ver interpretación Prejudicial N* 179-1P-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3521 del 5 de febrero de 2019. o Ver Interpretación Prejudicial N* 346-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2725 del 22 de abril de 2016. 11 Proceso 259-1P-2019 sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada y pretende distinguir además productos o servicios idénticos a los identificados por dicha marca, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto, se debe presentar una doble identidad, vale decir que los signos como los productos o servicios que identifican deben ser exactamente iguales. 1.26.Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el tráfico económico y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión??.

Los plazos de prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial relacionados con los supuestos de infracción previstos en los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486 1.27. En ese sentido, en atención a los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo establecido en el Articulo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual prescribe lo siguiente: “Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez." 1.28.La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente, LDE A Í SS a Ver Interpretación Prejudicial N?” 101-1P-2013 de fecha 22 de mayo de 2013, publicada en la Gaceta ES y ON icial del Acuerdo de Cartagena N” 2230 del 26 de agosto de 2013. S % E Interpretación Prejudicial N” 205-1P-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018, publicada en la * SECRETA! ART A ya Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3391 del 3 de octubre de 2018 »] %, Ca 3) 12 Sy ay Dan po / Proceso 259-1P-2019 1.29.

Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica?, a saber:2* a) Infracción instantánea: Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa. Este único acto, a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente en el tiempo. b) Infracción continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada.

Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se los agrupa en una sola infracción debido que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad ¡jurídica de acción. c) Infracción permanente: Es un solo acto, solo que este acto es duradero en el tiempo. d) Infracción compleja: Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin. 1.30.Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme al Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.? 1.31.

Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja. En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad industrial tomó conocimiento de una infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrá prescrito la acción para denunciar o demandar la infracción a ese derecho el 11 de enero de 2018.26 Ed Al respecto, se sugiere revisar: Victor Sebastián Baca Oneto, La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General.

En: Revista “Derecho € Sociedad", editada por la Asociación Civil Derecho 4 Sociedad conformada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, N* 37, pp. 268 y 269. Ver Interpretación Prejudicial N* 205-1P-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018, publicada en la aceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3391 del 3 de octubre de 2018 13 Proceso 259-1P-2019 1.32.

En cambio, respecto del plazo de cinco años”, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos: - infracción instantánea: el plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único). - Infracción continuada: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción. - Infracción permanente: el plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo. - Infracción compleja: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción. 1.33.Los plazos de prescripción han sido establecidos para limitar en el tiempo el ejercicio del derecho de acción del titular del derecho de propiedad industrial para denunciar o demandar una presunta conducta constitutiva de infracción de su derecho de propiedad industrial.

Es por ello que el denunciado o demandado puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de la acción del titular del derecho de propiedad industrial. La institución de la prescripción (extintiva) de la acción lo que busca es generar certeza o seguridad jurídica en el mercado.” 1.34.El plazo de prescripción (extintiva) de dos años tiene como premisa el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho.

Él tiene dos años para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco años), cuya lógica es distinta. En efecto, el plazo de prescripción (extintiva) de cinco años no toma en consideración el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o cese de la infracción. 3 1.35.

Así las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de la referida conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción Estas reglas respecto del plazo de cinco años no son aplicables para el caso previsto en el Artículo 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina relativo a la imprescriptibilidad de las acciones de infracción de un signo notoriamente conocido cuando dichas acciones se hubieren iniciado de mala fe.

Ver Interpretación Prejudicial N” 205-1P-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018, publicada en la y Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3391 del 3 de octubre de 2018. 14 Proceso 259-1P-2019 (extintiva) de la acción, lo que genera la improcedencia de la denuncia o demanda, así como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al plazo de prescripción de cinco años.3! 1.36.En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción de un derecho de propiedad industrial no puede acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de cinco años si es que la infracción ocurrió, cesó o se consumó hace más de cinco años de presentada la denuncia o demanda correspondiente, según la naturaleza de cada infracción.?2 1.37.

El titular del derecho podría considerar que una determinada conducta califica como infracción permanente o continuada y como viene ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en cualquier momento. Sin embargo, si el denunciado o demandado acredita que dicho titular conocía de la referida conducta hace más de dos años, la acción por infracción del titular del derecho de propiedad intelectual habrá prescrito (extintivamente), debiéndose declarar improcedente su denuncia O demanda. 1.38.

En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. 34 1.39.

Si la coexistencia pacifica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción. Acción por infracción de la marca notoriamente conocida 1,40.

El Literal e) del Artículo 155 de la Decisión 486 se refiere estrictamente al uso no consentido de una marca notoriamente conocida. Establece que el uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de 31 nm 3 Yo, LS Ibidem. Ibidem. Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial N* 342-1P-2017 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta OS Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3415 del 5 de noviembre de 2018.

ANY ¿ar Interpretación Prejudicial N* 179-1P-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta ¡cial del Acuerdo de Cartagena N* 3521 del 5 de febrero de 2019. ” SECRETARIA d. o) Aa, Y U, Nin ap po y </ 15 Proceso 259-1P-2019 dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca. Respecto de la posibilidad de generar un daño económico o comercial al titular del registro, quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir,3 1.41.

En cuanto al riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca notoriamente conocida (e incluso con la renombrada), la doctrina ha manifestado lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia "*. 1.42.

En cuanto al riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el “aprovechamiento injusto” de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. 1.43.Por su parte, la disposición contenida en el Literal f) del Artículo 155 de la Decisión 486 extiende la protección de las marcas notorias frente al uso, aun para fines no comerciales, que realice un tercero de dicha marca sin autorización.3* 1.44, En efecto, acorde con lo señalado, basta que se configure el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida y que este uso sea susceptible de diluir su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio para proceder a sancionar dicha conducta.40 1.45.Así, tenemos que la causal contenida en el literal analizado no condiciona el uso del signo idéntico o similar a la marca notoriamente conocida para distinguir productos, servicios o actividades económicas que puedan originar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, a 36 y 35 Ver Interpretación Prejudicial N” 454-1P-2015 de fecha 18 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2759 del 12 de julio de 2016.

Montiano Monteagudo, La protección de la marca renombrada. Civitas, Madrid, 1995, p. 283. Ver Interpretación Prejudicial N” 454-JP-2015 de fecha 16 de junio de 2016, publicada en la Gaceta AA del Acuerdo de Cartagena N* 2759 del 12 de julio de 2016. (> “y r Interpretación Prejudicial N” 410-1P-2016 de fecha 9 de marzo de 2017, publicada en la Gaceta a jal del Acuerdo de Cartagena N* 3005 del 26 de abril de 2017. ”M 16 Proceso 259-1P-2019 efectos de configurar una infracción, sino que concede una protección de mayor amplitud, referido a un uso público de la referida marca que incluso puede alcanzar fines no comerciales.*! 4.46.El Artículo 156 de la Decisión 486 establece como uso de un signo en el comercio, a fin de lo dispuesto en los Literales e) y f) del Artículo 155 de la misma norma, entre otros:*? a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta O distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 1.47.

Consecuentemente, el uso con fines no comerciales de una marca notoriamente conocida no debe encontrarse dentro de aquellos supuestos ejemplificados en el párrafo anterior.* 1.48.En síntesis, podrá constituir infracción contra una marca notoriamente conocida su uso de forma idéntica o similar para cualquier actividad que se realice de manera pública (difundida a través de cualquier medio) y que pueda tener como consecuencia la dilución de su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio, en tanto que la conducta descrita si bien no atenta contra ta función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de productos o servicios, si vulnera otra de las funciones de la marca.*% 1.49.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del jus prohibendi no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 de ta Comisión de la Comunidad Andina establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma, o Ibidem. * Ibidem, r Interpretación Prejudicial N* 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Jreta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2725 del 22 de abril de 2016 " SECRETARIA >| Y 9, ES 17 Xu, Dan SS Proceso 259-1P-2019 1.50.

Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria"*, 1.51.

Para los casos específicos de infracción de un signo notoriamente conocido establecidos en los Literales e) y f) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo contemplado por el Artículo 232 de la Decisión 486 que establece que las infracciones a los derechos de propiedad industrial prescriben a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso.

“Artículo 232.- La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común.” 1.52.Para efectos de computar el término de cinco años consagrados en la norma, se deben tener en cuentas las reglas descritas en los párrafos 1.32 al 1.37 de la presente interpretación prejudicial. 1.53.Es importante destacar que las acciones de infracción contra un uso no autorizado de Un signo notoriamente conocido no prescribirán cuando las referidas acciones se hubieran iniciado de mala fe conforme lo dispone el Artículo 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.54.En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo notoriamente conocido utilizado sin autorización en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. 2.

Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena 2.1. El presente tema se agregue en atención a lo solicitado por el juez consultante y debido a que el demandante alegó que Image Medical Group FEB 8.A.S. y Juan Darío Uribe incurrieron en actos de competencia desleal en Sa ON modalidad de confusión y aprovechamiento indebido de la reputación Y y EN S Ed SS SE 36 Interpretación Prejudicial N* 37-1P-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta CRE íitlal del Acuerdo de Cartagena N” 2532 del 8 de julio de 2015., TARIA e) 18 e S í, S IZA n Ao; 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Proceso 259-1P-2019 ajena, por lo que resulta pertinente analizar el presente tema. Definición de competencia desleal Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena te empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo. Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor””.

Un empresario puede captar más clientes si ofrece en el mercado productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y/o de más fácil acceso, beneficios todos estos que pueden resumirse en un solo concepto: eficiencia económica. Esta eficiencia se logra mejorando la administración de la empresa; investigando e innovando; reduciendo los costos de producción; optimizando los canales de comercialización; contratando a los mejores trabajadores, proveedores y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa idóneos y oportunos, etc.

El esfuerzo empresarial legítimo, expresado como eficiencia económica, da como fruto la atracción de clientes y el incremento de las ventas. El daño concurrencial lícito ocurre precisamente cuando un empresario atrae una mayor clientela —lo que supone la pérdida de clientes de otro u otros empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en el mercado algo más atractivo de que lo que ofrecen sus competidores.

Y esta es la virtud del proceso competitivo: la presión existente en el mercado por ofrecer las mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en beneficio de los consumidores. Lo ilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), la denigración al competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la violación de secretos comerciales, entre otros similares, Sobre el particular, el Artículo 258 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “Artículo 258.-Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y Pspecto, ver interpretación Prejudicial N* 38-1P-98, de fecha 22 de enero de 1999, publicada en ceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 419, del 17 de marzo de 1999 19 2.7. 2.8. 2.9.

Proceso 259-1P-2019 De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales. Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.* En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor, * La doctrina jurídica señala que para que un acto pueda ser constitutivo de competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales: un acto de competencia (la finalidad concurrencial del acto), y que este acto de competencia sea calificable como desleal (el medio empleado para competir y atraer la clientela es desleal)%, Veamos en detalle ambos elementos: a) Es un acto de competencia porque la realiza un competidor en el mercado con ta finalidad de atraer clientes. b) Es desleal porque en lugar de atraer clientes sobre la base de la eficiencia económica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de métodos deshonestos, contrario a la buena fe empresarial, como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), el descrédito o denigración del competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la imitación sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros.

El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en el mercado, por lo que afecta (daño efectivo o daño potencial) al competidor o competidores, a los consumidores y al interés general. La competencia desleal afecta el normal desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe. 2.10.La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo.5* Actos de confusión AL DEL 0 SECRETARIA A 9% t, o e, Ver Interpretación Prejudicial N* 217-1P-2015 del 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2618 del 26 de octubre de 2015.

Ibidem. AS, EL 58 rge Jaeckel Kovács y Claudia Montoya Naranjo, La deslealtad en la competencia desleal. Qué es, no se establece en las normas, qué se debe probar y quién la debe probar. En: Rev. Derecho petencia, Bogotá, val.9, N* 9, enero-diciembre 2013, p. 143, lo ma 7) 20 E A Proceso 259-1P-2018 2.11.Al respecto, el Literal a) del Artículo 259 de la Decisión 486 regula los actos de competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión, vinculados a la propiedad industrial. 2.12.

Tales actos gozan de las siguientes características, de acuerdo con lo sostenido por este Tribunal:52 a) Nose trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. b) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio.

Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envio de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. c) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. 2.13.El análisis debe partir de “indicios razonables” que permitan llegar a la conclusión de que los actos realizados por la demandada podrian perjudicar a otro competidor en el mercado.

Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el acto se haya realizado con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal.$ Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena 2.14. Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito.

Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor.5* 2.15.A propósito de la marca notoriamente conocida que merece una protección PAR DEÁ tidem. Jaro E d+ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N* 67-1P-2015 del 13 de mayo de 2015, publicada ÁS en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2533 del 8 de julio de 2015, Pp > s Tibidem. 2] El E E > vi 21 2.1 Proceso 259-1P-2019 reforzada en el mercado, esto parte del mismo supuesto: el esfuerzo empresarial es un activo que se debe proteger para desarrollar adecuada y estructuralmente el desarrollo del mercado. 5.La mencionada conducta desleal no sólo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrian constituir la imagen de una empresa.% 2.17.

Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es en últimas permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado, 58 2.18.En este caso, es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar; es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial,5? 2.19.Por lo tanto, se deberá analizar si la actuación de la demandada configura 3.1. un supuesto de competencia desleal por confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena, de conformidad con lo previamente interpretado.

Los contratos de licencia de uso de marcas. El contrato de licencia exclusiva de marca En consideración a que la consultante ha requerido la interpretación del artículo 162 de la Decisión 486 y el demandado afirma que tiene autorización de la demandante para el uso de la marca Cryo4Life, se analizará en el presente acápite esta figura jurídica. 3.2.

El artículo 162 de la Decisión 486 enuncia que: “Artículo 162.- El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca MN respectiva. " SECRETARIA >| Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de y o; la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente ps 2 a terceros.

ES) AD P A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. Ss Ibidem. s9 Ibidem. $7 Ibidem. 22 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. Proceso 259-1P-2019 Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.” Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma.

Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la mismaí8, Las licencias tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios.

Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla39, La licencia de la marca se encuentra regulada en el Capítulo IV del Título VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último se obliga al pago de una remuneración: la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca?, El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con lo dispuesto en el articulo 162 de la Decisión 486.

Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros. Dentro del contrato de licencia intervienen tres elementos: a) El licenciante (titular de la marca); b) El licenciatario (al que se le confiere el derecho al uso) c) La marca licenciada que debe estar registrada o en trámite de registro. La licencia implica únicamente la autorización a utilizar la marca, reteniéndose el titular de esta los restantes derechos relativos al signo en cuestión**, En la licencia, una de las notas características es que el titular no se desprende, como en la cesión, de la exclusividad absoluta del derecho, sino más bien que se limita o se restringe al licenciatario ciertos derechos, ejerciendo el licenciante el control de la marca y los derechos no 58 59 pi 15) ES, “Y a. Proceso 100-1P-2013.

Ibidam. Ibidem EN Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, 'Derecho de Marcas, Editorial Heliasta S.R.L., toma Yed! ndo pag. 302. Al licenciatario se le conoce también en la doctrina como “usuario autorizado”. - SECRETARIA >| e] e) La SA am SY > y 23 Proceso 259-1P-2019 expresamente transmitidos%?, 3.10.Al constar por escrito el contrato de licencia, en dicho documento se deben incorporar los derechos y obligaciones del licenciatario, entre los cuales podría estar la defensa de los derechos de propiedad industrial; es decir, el titular podrá facultar expresamente al licenciatario para ejercer a su nombre y representación las acciones necesarias en contra de terceros que usen la marca sin autorización para que este a su vez pueda actuar en un proceso, caso contrario esta facultad es exclusiva del titular de la marca. 3.11.Resta señalar que la calidad de licenciatario no implica la facultad de impedir que terceros importen un producto original, ya que el momento en que el producto salió licitamente de la esfera de comercialización regular del titular, al ser un producto original no existe forma de que se configure una infracción de marca.

Contratos de exclusividad 3.12.La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia y tampoco se refiere a la cláusula de exclusividad que pudiera ser pactada entre las partes de dicho contrato, por lo que al existir un tema no regulado por la norma andina, se debe aplicar lo que corresponda en la normativa nacional, en aplicación del principio del complemento indispensable siempre teniendo en cuenta la prohibición expresa de la norma comunitaria respecto de las restricciones al comercio. 3.13.

En ese sentido, el artículo 163 de la Decisión 486 prohibe la existencia de contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Por tal razón, debe tenerse en cuenta que independientemente de la exclusividad de los contratos de licencia y de distribución, en ningún caso ello supone que este tipo de contratos puedan impedir importaciones paralelas. 4.

La diferencia entre infracción de derechos marcarios y actos de competencia desleal. Las autoridades competentes 4.1. De conformidad con lo establecido en los Artículos 155, 156 y 238 de la Decisión 486, que aprueba el Régimen Común de Propiedad Industrial en la Comunidad Andina, constituye una infracción a un derecho marcario el que un tercero, sin autorización o consentimiento del titular del registro de una marca, realice cualquiera de los actos tipificados en los seis literales del referido Articulo 155, teniendo en consideración los conceptos vertidos en el mencionado Artículo 156.

El titular del derecho marcario puede entablar acción por infracción, vía denuncia o demanda, contra dicho A agente económico en los términos mencionados en el Artículo 238 de la Farre PE y¿ecisión 486. Se MS Y en 24 Proceso 259-1P-2019 4.2. Por tanto, constituye una infracción marcaria el que un tercero, sin autorización o consentimiento del titular del registro marcario, realice cualesquiera de los siguientes actos: 4.3. a) d) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado;

(O sobre los envases, envolturas, embalajes O acondicionamientos de tales productos; suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos O servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Por su parte, el Artículo 258 de la Decisión 486 considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo.

Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que $ 2 actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se (e) 25 4.4. > a 4.6. 4.7. Proceso 259-1P-2019 producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor$3, Un empresario puede captar más clientes si ofrece en el mercado productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y/o de más fácil acceso, beneficios todos estos que pueden resumirse en un solo concepto: eficiencia económica.

Esta eficiencia se logra mejorando la administración de la empresa; investigando e innovando; reduciendo los costos de producción; optimizando los canales de comercialización; contratando a los mejores trabajadores, proveedores y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa idóneos y oportunos, etc.6* El esfuerzo empresarial legítimo, expresado como eficiencia económica, da como fruto la atracción de clientes y el incremento de las ventas.

El daño concurrencial lícito ocurre precisamente cuando un empresario atrae una mayor clientela —lo que supone la pérdida de clientes de otro u otros empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en el mercado algo más atractivo de que lo que ofrecen sus competidores. Y esta es la virtud del proceso competitivo: la presión existente en el mercado por ofrecer las mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en beneficio de los consumidores$5, Lo ilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), el descrédito o denigración del competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la imitación sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros similares*$.

El Artículo 259 de la Decisión 486 establece que constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre _otros, los siguientes: a. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; Vease, al respecto, la interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 38-1P-98.

Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 01-1P-2018 del 8 de febrero de 2018 Mm o Proceso 259-1P-2019 b. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, o, c. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. 4.8.

Adicionalmente, el Artículo 262 de la Decisión 486 establece que constituirá competencia desleal los siguientes actos realizados respecto de un secreto empresarial: a. explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral; b. comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el literal a) precedente con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor; c. adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos; d. explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en el literal c) precedente; e. explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor legitimo para comunicarlo; o, f comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial.

Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los Usos comerciales honestos cuando la adquisición resultara, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos actos. 4.9.

El Artículo 259 de la Decisión 486 admite la posibilidad de que existan otros supuestos de competencia desleal vinculados a los derechos de propiedad pz industrial, pues claramente menciona que los alli establecido son, entre Jar DEN otros. Dada esta situación con mayor razón pueden existir otros supuestos S ad (ie competencia desleal no vinculados a los derechos de propiedad El Anñdustrial.

Es así que los países miembros de la Comunidad Andina pueden E E E vI19 27 ho] [ra E S (90 WMoap Proceso 259-1P-2019 tener legislación nacional que tipifique supuestos de competencia desleal distintos a los establecidos en los Artículos 259 y 262 de la Decisión 486, tanto vinculados a los derechos de propiedad industrial como no vinculados a dichos derechos.%? 4.10.Algunos hechos tipificados como infracción marcaria eventualmente 4. 11. podrían constituir actos de competencia desleal.

Así, por ejemplo, lo señalado en el Literal d) del Artículo 155 (“usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos O servicios, cuanclo tal uso pudiera causar confusión o riesgo de asociación con el titular del registro”) podría ser similar a lo establecido en el Literal a) del Artículo 259 (“cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”).

Sin embargo, es necesario diferenciar la naturaleza de las infracciones marcarias de la de los actos de competencia desleal. La doctrina jurídica señala que para que un acto pueda ser constitutivo de competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales: un acto de competencia (la finalidad concurrencia! del acto), y que este acto de competencia sea calificable como desleal (el medio empleado para competir y atraer la clientela es desleal)ÉS, Veamos en detalle ambos elementos: c) Es un acto de competencia porque la realiza un competidor en el mercado con la finalidad de atraer clientes.

Es desleal porque en lugar de atraer clientes sobre la base de la eficiencia económica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de métodos deshonestos, contrario a la buena fe empresarial, como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), el descrédito o denigración del competidor (con información falsa), la explotación Y // indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la imitación SY sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros.

El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en el mercado, por lo que afecta (daño efectivo o daño potencial) al competidor o competidores, a los consumidores y al interés general. La competencia desleal afecta el normal desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe. 67 Es el caso, por ejemplo, de la Ley 258 de 1996 por la cual se dictan normas sobre competencia desleal (Colombia), del Decreto Legislativo 1044 - Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de la Competencia Desleal del 2008 (Perú) o de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado del 2011 (Ecuador) JAECKEL KOVÁCS, Jorge y MONTOYA NARANJO, Claudia.

La deslealtad en la competencia desleal. Qué es, cómo se establece en las normas, qué se debe probar y quién la debe probar. En: Rev. Derecho Competencia, Bogotá, vol.9, N* 9, enero-diciembre 2013, p. 143, 28 Proceso 259-1P-2019 4.12.La infracción marcaria se consuma con ta actividad, incluso de carácter preparatorio, de usar de una u otra forma un signo distinto idéntico o similar a una marca registrada o notoria (o renombrada), al punto que es posible que el infractor desconozca la existencia del titular de la marca y/o del registro marcario.

La infracción marcaría afecta un derecho de propiedad industrial en cabeza del titular del registro. Las autoridades competentes 4.13.Los Articulos 238 y 267 de la Decisión 486 se refieren a la "autoridad nacional competente” para el conocimiento de las acciones de infracción a derechos de propiedad industrial y acciones por competencia desleal, de modo que la legislación interna de cada pais miembro decide qué autoridad administrativa o jurisdiccional conocerá las acciones por infracciones marcarias y cuál las acciones por competencia desleal.

La legislación interna de cada país puede establecer que la misma autoridad conozca ambos tipos de acciones, o puede establecer que sean autoridades diferentes. Es más, puede establecer que determinados actos de competencia desleal (por ejemplo los vinculados a la afectación de derechos de propiedad industrial) sean conocidos por una autoridad y que otros actos de competencia desleal sean conocidos por otra autoridad. 01 De la Interpretación Prejudicial 5.1.

Se analiza el presente tema, con el fin de dar respuesta a las preguntas formuladas por la consultante. De la interpretación prejudicial del Ordenamiento Comunitario Andino 5.2. De las disposiciones previstas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se desprende que es de la competencia de este órgano jurisdiccional supranacional la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento ¡jurídico de la Comunidad Andina, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas válidamente al conocimiento de los Tribunales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, asi como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, corresponden a los Tribunales competentes de cada uno de dichos Estados. 5.3.

La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule == el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse Ja ediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el ntenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, tiva al caso concreto. > j 29 5.4. 5.5. 5.7. 5.8.

Proceso 259-1P-2019 De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. La Interpretación Prejudicial es: “El mecanismo procesal mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina explica el contenido y alcances de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino, así como orienta respecto de las instituciones jurídicas contenidas en tales normas, con la finalidad de asegurar la interpretación y aplicación uniforme de dicho ordenamiento en los Países Miembros de la Comunidad Andina'*.

Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que dicte, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro.

En efecto, por mandado del Artículo 33 del Tratado “( ) los jueces nacionales que conozcan en un proceso de alguna norma comunitaria que deba ser aplicada por ellos en un juicio interno, deben pedir al Tribunal Andino la interpretación de dicha norma ( )”.?0 La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal.

Conforme a lo señalado en el Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de interpretaciones prejudiciales, aprobado por este Tribunal mediante Acuerdo 08/2017, modificado por Acuerdo 04/2018 publicado el 14 de mayo de 2018 en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena: “La Interpretación Prejudicial es un instrumento procesal que orienta y vincula a la eutoridad administrativa, juez o árbitro respecto del contenido y alcances de la norma comunitaria andina a ser aplicada en el Artículo 2 literal a) del Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de interpretaciones prejudiciales, aprobado por este Tabunal mediante Acuerdo 08/2017. roceso 10-1P-94, publicada en la G.O.A.C. N* 177, de 20 de abril de 1993, criterio reiterado en el ceso 01-IP-2002, publicado en la G.O.A.C, N* 786, de 25 de abril de 2002 30 Proceso 259-1P-2019 caso concreto”.7* “La interpretación prejudicial constituye una solemnidad indispensable y necesaria que el juez macional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia, la que deberá, por otra parte, adoptar dicha interpretación. Esto consolida el principio de cooperación y colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario en la administración de justicia”??.

Al respecto cabe precisar, según se analizará en el desarrollo del siguiente punto, que la normativa comunitaria distingue entre consulta facultativa y consulta obligatoria, cuya distinción radica en el momento procesal en que ellas pueden o deben ser presentadas ante este tribunal, pues en todo proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento ¡jurídico de la comunidad andina, inevitablemente, el juez nacional deberá presentar la consulta de interpretación prejudicial ante el órgano jurisdiccional de la Comunidad, De la consulta facultativa y de la consulta obligatoria 5.9.

En el proceso interno se cuestiona la falta de solicitud de interpretación prejudicial en última instancia ordinaria, por lo tanto, el Tribunal considera importante referirse a la oportunidad en la que debe solicitarse la interpretación prejudicial. 5.10. Cualquier juez de un País Miembro puede, de oficio o a petición de parte, solicitar a este Tribunal de Justicia la interpretación de los principios y normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina — contenidas en el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; en el Tratado de Creación del Tribunal y sus Protocolos Modificatorios; en las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión; en las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad; y en los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros en el marco del proceso de integración andina—, en todos aquellos casos en que el citado ordenamiento deba ser aplicado o sea controvertido por las partes en un proceso interno. 1.La Consulta Facultativa: “Es la interpretación solicitada por órganos jurisdiccionales, así como por órganos administrativos que ejercen funciones jurisdiccionales, que conozcan un proceso o procedimiento en el que se controvierta una norma comunitaria andina, siempre que el acto administrativo, laudo o sentencia de que se trate sea susceptible de impugnación en el derecho interno “7 Artículo 3 del Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de interpretaciones prejudiciales, aprobado por este Tribunal mediante Acuerdo 08/2017.

Sentencia de 17 de marzo de 1993, Proceso 10-1P-94, publicado en la GOAC No. 177 de 20 de abril de 1993. 31 Proceso 259-1P-2019 De conformidad con lo establecido en el Proceso 458-1P-2018 de fecha 13 de junio de 2017, en el marco de una solicitud de interpretación facultativa, y de manera excepcional, el órgano administrativo O jurisdiccional correspondiente podrá suspender el procedimiento oO proceso de que se trate, siempre y cuando la legislación interna lo permita sobre la base del principio de complemento indispensable, y si considera pertinente y necesario aguardar el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina antes de emitir el correspondiente pronunciamiento de fondo”.”? Se conoce como consulta facultativa, aquella que podrán solicitar los órganos judiciales nacionales cuyas decisiones sean susceptibles de ulterior recurso en derecho interno, cuando en el proceso interno que están conociendo deba aplicarse o se controvierta una norma comunitaria.

Dicha solicitud podrá realizarse incluso cuando ya exista un pronunciamiento anterior del Tribunal Comunitario sobre la cuestión debatida en el proceso interno?*, En la consulta facultativa, acorde con lo dispuesto en el Artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal, si llegara la oportunidad de dictar sentencia, sin que el juez consultante hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. 5.12.La Consulta Obligatoria: “Es la interpretación solicitada por órganos jurisdiccionales de túnica O última instancia. En este sentido, cuando la sentencia o laudo no fuere susceptible de impugnación, el órgano jurisdiccional debe suspender el proceso y solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación de la norma comunitaria andina materia de la controversia”*.

La consulta obligatoria se da a propósito de la solicitud que deben realizar los órganos judiciales nacionales, al Tribunal Comunitario, dentro de un proceso interno donde deba aplicarse o se controvierta una norma comunitaria y la sentencia que lo resuelve sea de única o última instancia. El Tribunal ha expresado lo siguiente "En el caso de que la consulta prejudicial resulte obligatoria, de acuerdo con el artículo 29 del tratado, el juez nacional debe suspender el procedimiento en la etapa de la sentencia, debido a que no puede decidir la causa hasta no haber recibido a interpretación autorizada ”76 6.

Respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante Y Artículo 2 literal c) del Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de interpretaciones prejudiciales, aprobado por este Tribunal mediante Acuerdo 08/2017. qa Proceso 07- 1P-89, publicado en la G.O.A.C. N* 33, de 18 de diciembre de 1989. rtículo 2 literal b) del Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de QL erpretaciones prejudiciales, aprobado por este Tribunal mediante Acuerdo 08/2017. > e, 8 Pro eso 1-1P-87, sentencia publicada en la GOAC No. 28 de 15 de febrero de 1988.

SECRETARIA > >, ») a la ss NXYA. 9 Proceso 259-1P-2019 Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 6.1.

¿La presunción de que trata el literal d) del artículo 155 es susceptible de ser desvirtuada? De ser positiva la respuesta ¿Cómo puede serlo y a quien le corresponde? La respuesta a la pregunta se encuentra en el desarrollo del Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 6.2. Conforme al artículo 162, ¿Cuáles son los requisitos para que la autorización de una licencia tenga validez y sea oponible a terceros?, en ese orden, ¿Una autorización de licencia puede otorgarse vía correo electrónico? La respuesta a la pregunta se encuentra en el desarrollo del Tema 3 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial, 6.3.

¿A qué hace referencia esa norma -162- cuando refiere “surta efecto frente a terceros”? La respuesta a la pregunta se encuentra en el desarrollo del Tema 3 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 6.4. ¿Frente al artículo 259, a que hace alusión la expresión “las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”?.

La respuesta a la pregunta se encuentra en el desarrollo del Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. Preguntas adicionales requeridas a éste Tribunal mediante oficio N* C- 03299 de 25 de septiembre del 2019. 6.5. ¿La Decisión 486 es aplicable a los actos de competencia desleal? La respuesta a la pregunta se encuentra en el desarrollo del Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 6.6.

¿Cómo el titular del derecho puede demostrar los actos de competencia desleal? N PL DEL da respuesta a la pregunta se encuentra en el desarrollo del Tema 2 del » “Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. E om SECRETARIA P SÍ NG. S Proceso 259-1P-2019 6.7. ¿Qué norma es aplicable para actos de competencia desleal: la nacional o la andina? La respuesta a la pregunta se encuentra en el desarrollo del Tema 4 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 6.8.

¿El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para realizar interpretaciones prejudiciales sobre presuntos actos de competencia desleal efectuados en Colombia? De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 32 del Tratado de Creación de esta Corte Internacional, en concordancia con lo establecido en los Artículos 2, 4 y 121 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico comunitario andino, entre ellas las relacionadas a la competencia desleal (vinculadas a la propiedad industrial) reguladas en la Decisión 486.

El Tribunal no interpreta hechos, como tampoco califica si tales hechos constituyen o no actos de competencia desleal. Como se menciona en el párrafo precedente, el TJCA, en vía de interpretación prejudicial, analiza únicamente el contenido y alcance de ta norma comunitaria. 6.9. Cuando un tercero de buena fe tiene autorización por el titular de la marca, ¿qué norma se le debe aplicar: la nacional o la andina? La respuesta a la pregunta se encuentra en el desarrollo del Tema 4 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 6.10.Si en una demanda por competencia desleal presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, se invoca la Ley 258 de 1996, ¿qué rol cumple la normativa andina? Como se ha explicado en el desarrollo del Tema 2 del Apartado E de ta presente interpretación Prejudicial, los países miembros de la Comunidad Andina pueden tipificar como actos de competencia desleal supuestos diferentes a los previstos en la Decisión 486.

En tales casos, la autoridad nacional competente utilizará la norma nacional, y no la andina, para verificar si se cometió o no una infracción en materia de competencia desleal. 6.11. ¿Qué entidades judiciales, después del Consejo de Estado, tienen Ja competencia para solicitar interpretaciones prejudiciales? Todas las autoridades que ejercen función jurisdiccional y que van a aplicar una norma del derecho andino para resolver la controversia que tienen en sus manos, tienen competencia para solicitar interpretación prejudicial al === Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Tal como se ha explicado en ESTOS el Tema 5 del Apartado E de la presente providencia judicial, la Sy SoQhoterpretación Prejudicial puede ser facultativa u obligatoria. SI». 2 E (AN SECRETARIA >| Proceso 259-1P-2019 Tratándose de los jueces de un país miembro, la competencia para solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina radica Únicamente en que si deben aplicar o no una norma del derecho andino para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que están conociendo, y dado que el derecho andino abarca diversas materias (propiedad intelectual, libre competencia, telecomunicaciones, aduanero, tributario, etc.), no es posible restringir la referida competencia a una disciplina en particular, sino que habrá que atenerse a la conexión que existe entre la materia que aborda la norma andina y la especialización organizacional de! respectivo juez o tribunal.

Por otro lado, en lo atinente al grado o jerarquía del juez, el criterio aplicable es el de la diferencia entre interpretación facultativa y obligatoria tal como ha sido explicado en el Tema 5 del Apartado E de la presente providencia judicial. Finalmente, corresponde señalar que este Tribunal ha explicado que la noción de "juez nacional” abarca, además de a los jueces de la judicatura, a los árbitros y a las autoridades administrativas que ejercen función jurisdiccional, tal como se menciona en el Artículo 9 del Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de interpretaciones prejudiciales, aprobado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el TJCA) mediante Acuerdo 08/2017, modificado por Acuerdo 04/2018 publicado el 14 de mayo de 2018 en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 110013199001201666385 01, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial fue aprobada con el voto de los Magistrados Hernán Rodrigo Romero Zambrano, Luis Rafael Vergara Quintero, Hugo R. Gómez Apac y Gustavo García Brito en la sesión judicial de fecha 7 de octubre de 2020, conforme consta en el Acta 18-J-TJCA- 2020. 35 Proceso 259-IP-2019 us Luis Felipe di ¡lár Feijoó SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remitase To de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.