TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de octubre de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: 467-1P-2019 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 15177761 11001032400020170039500 Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos TR3S BON (mixto) / BON BON BUM (denominativos) BON BON BUM (mixtos/ BON BON BUM (mixto) Maracuyá, passion fruit (mixto BON BON BUM ATOMIC (mixto BON BON BUM BIO (mixto) BON BON BUM BIO PLANET (mixto BON BON BÚM CAMPEÓN —(denominativo/ BON BON BUM COOL (mixto! BON BON BUM DINAMITA (denominativo)/ BON BON BUM ECO (mixto BON BON BUM ECO PLANET (mixto)! BON BON BUM FRESSA INTENSA (mixto) BON BON BUM KOLA (mixto BON BON BUM MAGNETIC (mixto BON BON BUM PLANET (mixto) BON BON BUM TE MONTA DE (denominativo/ BON BON BUM TRANSFER (mixto)/ BON BON BUM ÚNICO COMO TU (denominativo)/ BON BON BUM YETRA (mixto)! BON BON BUM YIN YAN (mixto BON BON BUM ZORK (mixto) COLOMBINA BON BON BUM (mixto)/ COLOMBINA BON BON BUM Proceso 467-1P-2019 (mixto) Maracuyá, passion fruit, COLOMBINA BON BON BUM (TRICOLOR) (mixto/ BON BON BUM BLUE RAZZ FRAMBUESA (mixto) COLOMBINA BON BON BUM SANDIA PATILLA (mixto) Normas a ser Artículo 136 Literal a) y h), 151, 224, 228 y interpretadas: 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Temas objeto de 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad interpretación: o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual O ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2. Comparación entre signos mixtos 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos 4.

Signos conformados por denominaciones descriptivas y de uso común 5. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza 6. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano VISTOS El Oficio N* 4544 del 25 de octubre de 2019, recibido vía correo electrónico el 28 de octubre de 2019, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literales a), b) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N” 11001032400020170039500; y, El Auto del 15 de abril de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

Proceso 467-1P-2019 ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Colombina S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia Tercera Interesada: Sociedad Oleoflores S.A.S. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

La posible confusión entre el signo TR3S BON (mixto) que pretende distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo solicitante es Sociedad Oleoflores S.A.S., y las marcas registradas BON BON BUM (mixtas) BON BON BUM (denominativas) BON BON BUM (mixta) Maracuyá, passion fruit (mixta), BON BON BÚM ATOMIC (mixta) BON BON BUM BIO (mixta), BON BON BUM BIO PLANET (mixta), BON BON BUM CAMPEON (denominativa), BON BON BUM COOL (mixta), BON BON BUM DINAMITA (denominativa) BON BON BUM ECO (mixta), BON BON BUM ECO PLANET (mixta), BON BON BUM FRESSA INTENSA (mixta), BON BON BUM KOLA (mixta), BON BON BUM MAGNETIC (mixta), BON BON BUM PLANET (mixta), BON BON BUM TE MONTA DE (denominativa), BON BON BÚM TRANSFER (mixta) BON BON BÚM UNICO COMO TU (denominativa), BON BON BUM YETRA (mixta), BON BON BUM YIN YAN (mixta) BON BON BUM ZORK (mixta), COLOMBINA BON BON BUM (mixta), COLOMBINA BON BON BUM (mixta) Maracuyá, passion fruit COLOMBINA BON BON BUM (TRICOLOR) (mixta), BON BON BUM BLUE RAZZ FRAMBUESA (mixta) y COLOMBINA BON BON BUM SANDIA PATILLA (mixta) de titularidad de Colombina S.A., que protegen productos de las Clases 29, 30 y 32 de la citada clasificación internacional.

Si el término BON es de uso común para proteger productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y si el término TR3S es descriptivo para la Clase antes referida.. Si existe conexión entre los productos protegidos por los signos en conflicto. Proceso 467-1P-2019 4. Si el signo solicitado TR3S BON (mixto) sería confundible con la marca notoriamente conocida BON BON BUM (mixta) de titularidad de Colombina S.A. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literales a), b) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, procede la interpretación prejudiciat de Artículo136 Literales a) y h) por ser pertinentes.

No procede la interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal b) debido a que no es objeto de controversia en el proceso interno la causal de irregistrabilidad de una marca al ser confundible con un nombre, rótulo o en enseña comercial. De oficio se llevará a cabo la interpretación de los Artículos 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, con el fin de tratar el tema de la marca notoria.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio: afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(..) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

DRALN 1.1. Proceso 467-1P-2019 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos.

Comparación entre signos mixtos y denominativos. Signos conformados por denominaciones descriptivas y de uso común. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado TR3S BON (mixto) y las marcas registradas BON BON BUM (denominativas), BON BON BUM (mixtas) BON BON BUM (mixta) Maracuyá, passion fruit (mixta), BON BON BUM ATOMIC (mixta), BON BON BUM BIO (mixta), BON BON BUM BIO PLANET (mixta), BON BON BUM CAMPEÓN (denominativa), BON BON BUM COOL (mixta), BON BON BUM DINAMITA (denominativa), BON BON BUM ECO (mixta), BON BON BUM ECO PLANET (mixta), BON BON BUM e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial;

A) el volumen de pedidos de personas interesadas en oblener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, ) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; J) los aspectos del comercio intemacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” “Articulo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se: aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

O, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores." Proceso 467-IP-2019 FRESSA INTENSA (mixta), BON BON BUM KOLA (mixta), BON BON BUM MAGNETIC (mixta), BON BON BUM PLANET (mixta), BON BON BUM TE MONTA DE (denominativa), BON BON BUM TRANSFER (mixta) BON BON BUM UNICO COMO TU (denominativa), BON BON BUM YETRA (mixta), BON BON BUM YIN YAN (mixta), BON BON BUM ZORK (mixta), COLOMBINA BON BON BUM (mixta), COLOMBINA BON BON BUM (mixta) Maracuyá, passion fruit, COLOMBINA BON BON BUM (TRICOLOR) (mixta), BON BON BUM BLUE RAZZ FRAMBUESA (mixta) y COLOMBINA BON BON BUM SANDIA PATILLA (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( ) 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.* a) b) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

Proceso 467-1P-2019 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo 1.4 de c onfusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre a) d) dos signos puede ser:* Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto, La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:” a) b) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes Ibidem. ibidem. Proceso 467-1P-2019 c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (1) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos ylo servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii). Criterio del consumidor especializado: Se basa en un l consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017. Proceso 467-1P-2019 servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo TR3S BON (mixto) y las marcas BON BON BUM (mixtas), BON BON BUM (mixta) Maracuyá, passion fruit (mixta), BON BON BUM ATOMIC (mixta), BON BON BUM BIO (mixta), BON BON BUM BIO PLANET (mixta), BON BON BUM COOL (mixta), BON BON BUM ECO (mixta), BON BON BUM ECO PLANET (mixta), BON BON BUM FRESSA INTENSA (mixta), BON BON BUM KOLA (mixta), BON BON BUM MAGNETIC (mixta), BON BON BUM PLANET (mixta), BON BON BUM TRANSFER (mixta), BON BON BUM YETRA (mixta), BON BON BUM YIN YAN (mixta) BON BON BUM ZORK (mixta), COLOMBINA BON BON BUM (mixta), COLOMBINA BON BON BUM (mixta) Maracuyá, passion fruit, COLOMBINA BON BON BUM (TRICOLOR) (mixta), BON BON BUM BLUE RAZZ FRAMBUESA (mixta) y COLOMBINA BON BON BUM SANDIA PATILLA (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2.

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento — sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.” Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de 13 de junio de 2016. o y Proceso 467-IP-2019 2.3.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente?: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:? () Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario!*, Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 1! Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe E Ibidem E Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 10 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de lexema: “1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterráis.” Disponible en: http://dle.rae.es/?id=NCu16TD (Consulta: 18 de septiembre de 2020). mé REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de morfema: “1. m. Gram. Unidad minima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -S, -ero 3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural.” Disponible en: http://dle rae.es/?id=Polt8j2 (Consulta: 18 e septiembre de 2020). a) SECRETARIA ” a x o S e, RS) y) Vipao » 10 A Proceso 467-1P-2019 verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (1 Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso!?: (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. 12 En la Interpretación Prejudicial 524-1P-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones: El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. a Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente A ” 9 a Llar * Y, pr E, gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la S G combinación de cclores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podria generar S S E apacidad de diferenciación del signo solicitado a registro 11 2.4. 2.5. 2.6.

Proceso 467-1P-2019 (ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) Si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.*3 c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.!* Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado.!* Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. 6 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

Ver Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 de 27 de octubre de 2015 Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de 13 de junio de 2016. Ver Interpretación Prejudicial 106-1P-2015 de 20 de julio de 2015, ibidem. 12 3.2. SN 3.4. 3.5. Proceso 467-1P-2019 Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado TR3S BON (mixto) y las marcas BON BON BUM (denominativas), BON BON BUM CAMPEON (denominativa), BON BON BUM DINAMITA (denominativa), BON BON BUM TE MONTA DE (denominativa), BON BON BUM ÚNICO COMO TU (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.” Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.** Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.'* En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

Ver Interpretación Prejudicial 46-1P-2013 de 25 de abril de 2013, Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 13 3.6. 4.1. 4.3. Proceso 467-1P-2019 prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial?%, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos expuestas en el párrafo 2.3. de la presente Interpretación Prejudicial.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado.

Signos conformados por denominaciones descriptivas y de uso común Teniendo en cuenta que en el presente proceso el accionante argumentó que el término TR3S, es descriptivo y que no aporta distintividad al signo solicitado TR3S BON (mixto) y el demandado manifiesta que el término BON, es de uso común para productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza resulta pertinente desarrollar el alcance del presente tema.

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como su calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, y dicha pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus caracteristicas, cualidades o propiedades según se trate.

Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate. Ver Interpretación Prejudicial 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015. 14 4.4, 4.5. 4.6. 4.7.

Proceso 467-1P-2019 No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país?!; esos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios”, Los signos conformados exclusivamente por denominaciones descriptivas y comunes o usuales al estar combinadas con otras, puedan generar signos completamente distintivos.

El titular de una marca no puede impedir que las expresiones descriptivas y comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas, genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (descriptivas o de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.?* La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan, corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento descriptivo o de uso común, le corresponderá acreditarlo.

Ello sin perjuicio del examen ds registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa. El que un término sea descriptivo o de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá Gustavo Arturo León y León Durán, Derecho de Marcas en la Comunidad Andina — Análisis y comentarios, primera edición, Thomson Reuters - ECB Ediciones S.A.C., Lima, 2015, p. 170.

Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra, Manual de la Propiedad Industrial, segunda edición, Marcial Pons - Ediciones Juridicas y Sociales, S.A., Madrid, 2013, p. 575. Ver Interpretación Prejudicial N” 536-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oñicial del Acuerdo de Cartagena N* 3003 del 26 de abril de 2017.

De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N* 327-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2752 del 11 de julio de 2016, 15 Proceso 467-1P-2019 que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es descriptivo, genérico o de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 4.8.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 5.

Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza 5.1. Se alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar esta tema. 5.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486,25 5.3.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.? 5.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Iintemacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente ” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016 16 b) Proceso 467-1P-2019 El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí, En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el materia! de enseñanza. La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario, Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Proceso 467-1P-2019 5.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 5.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías O subcategorias disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva. - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.

Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterias) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos o servicios se dirigan a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 5.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad 18 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

Proceso 467-1P-2019 (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro Dado que en el proceso el accionante Colombina S.A., manifestó que la marca BON BON BUM (mixta), fue reconocida como notaria por la Superintendencia de Industria y Comercio, es necesario abordar el tema propuesto en virtud de determinar si el signo solicitado causaría confusión con la marca notoriamente reconocida, Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos.

En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente”. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los países miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique c) Los círcules empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 19 6.5. 6.6. 6.7. 6.8.

Proceso 467-1P-2019 La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique?.

Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente”. La marca notoria regulada en la Decisión 436, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero.

Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros. La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un pais miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean Usadas en ese pais miembro, Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance.

La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. 29 29 Artículo 230 de la Decisión 436, La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida Frácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro pais miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada. 20 6.9.

Proceso 467-1P-2019 La marca notoria regulada en la Decisión 488 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de: a) productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe conexión competitiva; b) aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro de! sector pertinente; y, c) cualquier tipo de producto o servicio cuyo uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación con el titular de la marca notoria o sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 6.10.Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 6.11. 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba.

La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”. Y es que los “hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba?*.

La marca notoria extracomunitaria2 no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo*3, 6.12. Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas. 31 3 En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por la autoridad de propiedad industrial.

Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su titular pruebe su notoriedad —en algún pais de la Comunidad Andina— en los terminos de lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina, La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un país miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia deslea) o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no odrá impedir el registro de un signo sobra la base, únicamente, de que la marca es notoria era del territorio comunitario andino. 21 Proceso 467-1P-2019 En relación con los diferentes riesgos en el mercado 6.13.Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: 6.13.1.

En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración O transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 6.13.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 6.13.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la aitisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 6.13.4.

En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 6.14. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo S solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad 22 Proceso 467-IP-2019 contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad 6.15.La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el juez o la oficina nacional competente, según sea el caso. 6.16.El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; a) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 1) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) elvalor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, )) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; 7) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y entigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 6.17.

En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable, 6.18.

El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo 23 Proceso 467-1P-2019 o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.

Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular, La notoriedad del signo solicitado a registro*% 6.19.Ds conformidad con lo establecido en el Literal a) del Artículo 229, no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el país miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo país miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 6.20.La Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.

Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. 6.21.Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc. 6.22.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el país miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la oficina nacional competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de En Ver Interpretación Prejudicial N* 460-1P-2015 de fecha 7 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagana N* 2781 del 19 de agosto de 2015 El desarrollo de este acápite ha sido tomado de la Interpretación Prejudicial N” 84-IP-2015 de fecha 4 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2712 del 18 de abril de 2016. 24 6.23. 6.24. 6.25. 6.26.

Proceso 467-1P-2019 conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el juez o la oficina nacional competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente con base en las pruebas presentadas.

La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada3é como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, así como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas.

Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486 son protegidas en un país miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas, pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios.

En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente, Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486.

Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación”. Que no se encuentra expresamente regulada en la Decisión 486.

Como afirma Gustavo León y León: “Aunque la normativa comunitaria andina no trae alguna disposición especifica que regule el asunto, de una interpretación sistemática y teleológica de la norma se puede concluir con meridiana clandad que la marca notoria está exceptuada de la carga de uso impuesta para el resto de los signos distintivos ” (Gustavo Arturo León y León Durán, Derecho de arcas en la Comunidad Andina.

Análisis y Comentarios. ECB Ediciones S.A.C. - Themson Reuters, Lima, 2015, p. 468.) El referido autor cita (Op. Cit, p. 489) a su vez a los siguientes dos autores, en la misma linea de pensamiento, “ Por otra parte, la calidad de notoria de la Marca no depende de su uso en el país, sino de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes.

Lo anterior daría pie para 25 Proceso 467-1P-2019 6.27. Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 488 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno NP” 11001032400020170039500, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial fue aprobada con el voto de los Magistrados Hernán Rodrigo Romero Zambrano, Luis Rafael Vergara Quintero, Hugo R. Gómez Apac y Gustavo García Brito en la sesión judicial de fecha 7 de octubre de 2020, conforme consta en el Acta 18-J-TJCA-2020. afirmar que su protección, que deriva de la calidad de notoria, estaria exenta de la carga de su uso en el país ( ) En este orden de ideas, puede considerarse que la marca notoria registrada no es objeto de cancelación por falta de uso, en virtud de la protección excepcional que le confiere la Decisión 486%." “540 Metke Mendez, Ricardo. 'El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, en Revista de Estudios Sociojurídicos, Bogotá, Colombia, 9 (2): 82-110, Julio a diciembre de 2007, pp. 106 y 107." “Si bien 2s suficiente para legitimar la intervención dentro de esta acción el presentar una solicitud de registro de una marca similar de la cual se pretende su cancelación, esta es una figura jurídica aplicable a las marcas comunes, mas no para las marcas notonas, pues de permitirlo la norma facultaría a que cualquier tercer interesado se aproveche indebidamente del prestigio y difusión que una marca ha ganado dentro de determinado mercado.

Siendo más especificos, quien se vería afectado con dicha conducta es el público consumidor, pues este está acostumbrado a obtener cierta aptitud y calidad del producto que adquiere y que está identificado con la marca de su preferencia?!” “541 Torres Salinas, Cantos. '¿Cabe la cancelación de registro por falta de uso respecto de una marca notoria? MANICHO, una historia digna de ser contada”, en Law Review, Revista de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, publicación Semestral, Enero de 2013, p.8." 26 Proceso 467-1P-2019 Luis Felipe lar Feijoó SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 27