[[F SECRETARIA ” ] a XT TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de octubre de 2020 Proceso: 126-1P-2020 Asunto: Interpretación prejurtisial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente de origen: 624141-2015/DSD Expediente interno del Consultante: 2190-2018-0-1801-JR-CA-26 Referencia: Oposición temeraria en contra del signo T QUALITÁ 1418 TODINNO CIOCCOLATO (mixto) Norma a ser interpretada: Tercer párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486 Tema objeto de interpretación: La oposición temeraria Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac VISTOS El Oficio N* 2190-2018-0-S-5*SECA-CSJLI-PJ del 10 de agosto de 2020, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó interpretación prejudicial del tercer párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 2190-2018-0-1801-JR-CA-26; y, El Auto del 24 de agosto de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. / Q l > [E SECRETARIA > Ñ O Y NO, 3 y XX SY Proceso 126-1P-2020 ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Pepsico do Brasil Ltda. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual —INDECOPi= de la República del Perú Corporación TDN S.A.C ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido consiste en determinar si la oposición formulada contra la solicitud de registro del signo T QUALITA 1418 TODINNO CIOCCOLATO (mixto) sería temeraria.

NORMA A SER INTERPRETADA La Sala consultante solicitó interpretación prejudicial del tercer párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN La oposición temeraria Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

(..-) Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. (..J" Proceso 126-1P-2020 E. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La oposición temeraria 1.1. Teniendo en cuenta que en el proceso interno se discute si la oposición formulada contra la solicitud de registro del signo T QUALITÁ 1418 TODINNO CIOCCOLATO (mixto) sería temeraria o no, se desarrollará. el presente tema. 1.2.

El tercer párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486 dispone que las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo establecen las normas nacionales. 1.3. Se entiende por oposición temeraria aquella en la que el opositor procede con manifiesta intención de entorpecer el procedimiento de registro y sin real fundamento que ampare su oposición. La oposición temeraria supone actuar con malicia y a sabiendas de la falta de razón que a uno le asiste y, por ello, se le identifica como un actuar de mala fe.? 1.4.

A modo de ejemplo, estaremos ante una oposición temeraria cuando: (i) sea manifiesta la carencia de fundamento jurídico de la oposición; (ii) a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; (iii) se utilice la oposición y el procedimiento contencioso iniciado como consecuencia de ella, para fines claramente ¡legales o con propósitos dolosos o fraudulentos; o, (iv) la oposición se ha formulado con evidente mala fe.3 1.5.

Por lo expuesto, se considera que la oposición temeraria será aquella basada en argumentos cuya única finalidad sea entorpecer y prolongar innecesariamente el procedimiento de registro de un signo, como parte de una conducta conscientemente maliciosa, y esta podrá ser sancionada solo si así lo dispone la legislación interna. 1.6. Conforme a lo expuesto, la Sala Consultante deberá determinar si dentro 2 “..Ni la normativa comunitaria andina ( ) contemplan una definición de "oposición temeraria”, aunque porel contexto en que desarrolla el concepto debe entenderse que se trataría de aquellas oposiciones en las que el opositor procede con manifiesta intención de entorpecer el procedimiento de registro y sin real fundamento que ampare su oposición. La “oposición temeraria” supone actuar con malicia y a sabiendas de la falta de razón que a uno le asiste y, por ello, se le identifica como un actuar de mala fe *.

Gustavo Arturo León y León Durán, Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y comentarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 325. “En este contexto, como casos típicos de oposición temeraria podríamos referirnos a los siguientes, haciendo notar que la lista es meramente ilustrativa: (i) cuando sea manifiesta la carencia de fundamento jurídico de la oposición;

(ii) cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; (iii) cuando se utilice la oposición y el procedimiento contencioso iniciado como consecuencia de ella, para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; o (iv) cuando la oposición se ha formulado con evidente mala fe. ( )”. Ibidem, pp. 325 - 326. Proceso 126-1P-2020 del proceso interno la oposición interpuesta es o no temeraria. 2.

Respuesta a la pregunta formulada por la Sala consultante Antes de dar respuesta a la pregunta formulada por la Sala consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 2.1.

¿Qué elementos se deben tener en cuenta para calificar como temeraria la actuación de la parte opositora a un registro de marca como temeraria? Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en Tema 1 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N* 2190-2018-0-1801-JR-CA- 26, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido aprobada con el voto de los Magistrados Hernán Rodrigo Romero Zambrano, Luis Rafael Vergara Quintero, Hugo R. Gómez Apac y Gustavo García Brito en la sesión judicial de fecha 7 de octubre de 2020, conforme consta en el Acta 18-J-TJCA-2020. // Si Y 5 AN Luis Felipe Aguilar Feijoó (E PAN SECRETARIO [[F SECRETARIA ” | | h <a S SY / 4 Proceso 126-1P-2020 Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.