TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de diciembre de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del consultante: Referencia: Norma a ser interpretada: Temas objeto de interpretación: Magistrado ponente: 176-IP-2019 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 13-215933 11001032400020150037300 Presunta irregistrabilidad del signo TRIDIMENSIONAL! por carecer de distintividad intrínseca y ser una forma usual respecto de los productos que pretende distinguir Literales b) y c) del Artículo 135 de la Decisión 486 1.

La marca tridimensional 2. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca 3. Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas tridimensionales Gustavo García Brito 9 Proceso 176-1P-2019 VISTOS: El Oficio N* 1406 de fecha 29 de abril de 2019, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó la Interpretación Prejudicial de los Literales b) y c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 11001032400020150037300, El Auto de fecha 5 de diciembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

Sielsigno TRIDIMENSIONAL solicitado a registro? por Société Des Produits Nestlé S.A. carecería de distintividad intrínseca para identificar los productos que pretende distinguir; y, además, permitir que el público consumidor pueda asociarlo a un origen empresarial determinado. 2. Sielsigno TRIDIMENSIONAL solicitado a registro por Société Des Produits Nestlé S.A. podría ser considerado como una forma usual de los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Literales b) y c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Rara distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.1. 1,2. 4.3. 1.4. Proceso 176-1P-2019 Andina?, Procede la interpretación solicitada por ser pertinente.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La marca tridimensional. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca. Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas tridimensionales. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La marca tridimensional En el proceso interno Société Des Produits Nestlé S.A. solicitó el registro de un signo TRIDIMENSIONAL para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; por tanto, es pertinente desarrollar el concepto de la marca tridimensional.

Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos ylo servicios en el mercado, pueden estar conformadas, entre otros, por los siguientes elementos: palabras o combinación de las mismas, imágenes, figuras, simbolos, gráficos, emblemas, envases o envolturas, números, letras, colores delimitados por una forma o una combinación de colores.* En consecuencia, pueden ser registrables los envases o envolturas, los mismos que pueden estar compuestos de fondo, ancho y altura; por consiguiente, se tratará de un signo tridimensional.5 Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves; asimismo, constituyen una clase de signos con caracteristicas tan peculiares que 9 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-) b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate, (-)> Ver Interpretación Prejudicia! N” 330-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2790 del 31 de agosto de 2016.

Ibidem. 1.5. 1.6. 2.1. 2.2. Proceso 176-1P-2019 ameriten su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos.£ Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir.

Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado.” Para resolver el proceso interno, se deberán aplicar los anteriores parámetros para establecer si el signo TRIDIMENSIONAL cumple con las reglas para su registro como marca tridimensional. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.

El origen empresarial de una marca En el proceso interno, la SIC alegó que no correspondía conceder el registro como marca del signo TRIDIMENSIONAL, toda vez que carecería de distintividad intrínseca para permitir que el público consumidor pueda identificarlo con los productos que pretende distinguir. Por tanto, es pertinente analizar el Articulo 135 de la Decisión 486, especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 135.- Mo podrán registrarse como marcas los signos que: (.) b) carezcan de distintividad;

(.)» La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione, Es considerada como característica esencial que debe reunir iodo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.$ Var Interpretacion Prejudicial N* 133-1P-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2730 del 31 de agosto de 2016.

Wer Interpretación Prejudicial N* 330-IP-2015 da fecha 23 de junio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2790 del 31 de agosto de 2016, ve Interpretación Prejudicial N* 242-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2579 del 4 de septiembre de 2015 2.3. 2.4, 5 26 2.7.

Proceso 1785-1P-2019 La distintividad tiene un doble aspecto:? a) Distintividad intrinseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrinseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.

Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan caracteristicas que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.

Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.' El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.

Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrinseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 435 de la Decisión 488, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.

En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486. t0 Ver Interpretación Prejudicial N* 388-1P-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Canagena N” 2726 del 22 de abril de 2016.

Ver Interpretación Prejudicial N” 242-4P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagana N* 2579 del 4 de septiembre de 2015, Proceso 176-1P-2019 El origen empresarial de una marca 2.9. Dentro del proceso interno Société Des Produits Nestlé S.A. afirmó que el signo solicitado sí se asocia a un origen empresarial determinado, por lo que sí cumple con la función diferenciadora propia de una marca, 2.10.

Para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de representación gráfica y ser distintivo; es decir, debe poder diferenciarse de otros signos en el mercado. 2.11. La distintividad está de la mano con el origen empresarial. El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio, presentación, entre otros, y a su vez está ligado al origen empresarial, toda vez que lo relaciona con su productor y origen. 2.12.

Por lo antes expuesto, el origen empresarial juega un papel importante pues para que el consumidor pueda slegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener en claro de quién proviene y asi evitar el rizsgo de asociación. 3. Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas tridimensionales 3.1.

En el proceso interno, la SIC hizo referencia a que el signo TRIDIMENSIOMAL solicitado por Société Des Produits Nestlé S.A. consiste en una forma usual de los productos que distingue; en ese sentido, es apropiado referirse a este tema. «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (.) c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio del que se trate; 3.2.

La norma trascrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envolturas de los productos.!* 3.3.

Las formas usuales o de Uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con y di Ver Interpretación Prejudicial N? 133-1P-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Olicial dei Acuerdo da Cartagena N” 2790 del 31 de agosto de 2015 3.4. 3.5 3.6. 3.7. 3.8. Proceso 176-1P-2019 determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios.

En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor especifico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.?*? Existen otro tipo de formas de productos qua la normativa andina ha clasificado en:!? a) Las formas impuestas por la naturaleza: son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto.

Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. V.g. el diseño de gafas. b) Las formas impuestas por la función del producto: son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sime el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional.

V.g. un sacacorchos. Ahora bien, el deraecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios.!* El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar.

Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos, puede no serlo para otros.*5 Si la mencionada marca estuviese compuesta por formas de uso común o necesarias en relación con los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, quiere decir que su titular tendría que soportar que otros empresarios en el mercado las utilicen.

Considerando lo señalado, es posible concluir lo siguiente: 2 15 Ver interpretación Prejudicial NM? 141-IP-2018 de fecha 13 de octubre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2869 del 10 de noviembre de 2018, Ibidem. Ver Interpretaciones Prejudiciales números 209-1P-2015 de fecha 21 de octubre de 2015 y 509-1P- 2015 de fecha 24 de abril de 2016, publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena números 2615 del 26 de noviembre de 2016 y 3047 del 25 de junio de 2017 Ibidem.

MO pa 2, arm VENDIARNA * Ip D] Proceso 176-1P-2019 (1) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios y además cuenta con elementos adicionales que no logran dotar de distintividad a dicha forma, esta se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(ii) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste exclusivamente en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, dicha forma se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(iii) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios pero cuenta con elementos adicionales que permitirán que el público consumidor les asigne un origen empresarial determinado, corresponderá acceder a su registro; sin embargo, el titular de la forma tridimensional no podrá impedir que terceros utilicen la misma.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N* 11001032400020150037300, la que deberá adopiarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Cemunidad Ancina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la prasante interpretación prejudicial ha sido aprobada por el Presidenie del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial da fecha 11 de diciembre de 2020, conforme consta en el Acta 21-J-TICA-2020.

SS SS 8 AD P Proceso 176-1P-2019 Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial de! Acuerdo de Cartagena. L o ViDaD PS 9