Quito, 11 de diciembre de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del consultante: Referencia: Norma a ser interpretada: Tema objeto de interpretación: Magistrado ponente: VISTOS: 94-1P-2020 Interpretación Prejudicial (consulta facultativa) Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual —INDECOPI— de la República del Perú 717238-2017 Oposición formulada por Nike Innovate C.V. en contra del registro del signo MERCURIO, solicitado por parte de Industria Procesadora del Plástico S.A.C. sobre la base de su marca MERCURIAL, la cual habria coexistido con la marca caducada MERCURIO cuyo titular era Creaciones Textil Mercurio S.A.C. Último párrafo del Artículo 146 da la Decisión 486 Oposiciones contra la solicitud de registro marcario regulada en el último párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486 Gustavo García Brito El Oficio N* 000018-2020-DSD/INDECOPI de fecha 11 de marzo de 2020, recibido via courier el día 16 del mismo mes y año, mediante el cual la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual —INDECOPI= de la República del Perú solicitó la Interoretación Prejudicial del último párrafo Proceso 94-1P-2020 del Artículo 148 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 717238-2017.

El Auto de fecha 26 de octubre de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Solicitante del registro marcario: Industria Procesadora del Plástico S.A.C. Opositor: Nix= innovate CV. B. ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Entidad consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es si procede la oposición formulada por Nike Innovate C.V. en contra del registro del signo MERCURIO solicitado por Industria Procesadora del Plástico S.A.C. sobre la base de la existencia previa de la marca MERCURIAL perteneciente a Nike Innovate C.V., la cual habría coexistido con la marca MERCURIO (caducada), y cuyo plazo de gracia para la renovación habría expirado el 3 de agosto de 2017.

C. NORMA A SER INTERPRETADA La Entidad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del último párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente. y Decisión 435 de la Comisión de la Comunidad Andina. - «Artículo 145.- Dentro del plazo de treinta dias siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desviriuar el registro de la marca.

A solicitud de parta, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.» (Enfasis agregado) Proceso 94-1P-2020 D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. — Oposiciones contra la solicitud de registro marcario regulada en el último párrafo del Artículo 148 de la Decisión 486. 2.

Respuesta a la pregunta formulada por la Entidad consultante. E. AMÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Oposiciones contra la solicitud de registro marcario regulada en el último párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486 1.1. En el procedimiento interno, el INDECOP! indicó que Nike Innovate Cm. formuló oposición? en contra del registro del signo MERCURIO, solicitado por Industria Procesadora del Plástico S.A.C. La oposición formulada se realizó sobre la base de la existencia previa de la marca MERCURIAL? perteneciente a Nike Innovate C.V.; la cual, habría coexistido con la marca MERCURIO? (caducada) que estuvo vigente hasta el 3 de febrero de 2017, y cuyo plazo de gracia para la renovación habría expirado el 3 de agosto de 2017.

En ese sentido, resulta pertinente desarrollar el presente tema. 1.2. Alrespecto, el cuarto y último párrato del Artículo 146 de la Decisión 486 dispone lo siguiente: «Artículo 1486.- ( ) (.) No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubisren coexistido con la solicitada.» (Énfasis agregado) 1.3.

Con relación al referido plazo de gracia, el primer párrafo del Artículo 153 de la Decisión 486 establece lo siguienta: «Artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional to Con base en las prohibiciones de registro establecidas en los Literales a) y h) del Articulo 136 de la Decisión +36 de la Comisión de la Comunidad Andina.

E El 18 de agosto de 2017, para distinguir productos comprendidos an la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Certificado de ragistro N? 4653, que distingue productos comprendidos en las Clases 25 y 28 de la Clasificación Internacional de Niza. Que distinguía productos comprendidos en las Clases 25 de la Clasificación Intemacional da Niza, y estaba registrada a favor de Creaciones Textil Mercurio S.A.C. (Certificado de registro N* 43341). 1.4.

Proceso 94-1P-2020 competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán _de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro. para solicitar su renovación » (Énfasis agregado) Como se puede advertir, el último párrafo del Artículo 146 de la Decisión 483 incorpora un periodo adicional de seis (6) meses contados a partir del vancimiento de los seis (8) meses del plazo de gracia previsto en el Artículo 153 de la misma norma comunitaria.

Lo anterior se puede apreciar mejor con el siguiente gráfico: Gráfico N* 04 » <> —- 2: ONO7Iota 0110912019 Qrro7rz019 0YCTIRO19 0201/2020 Z; % 5. Es ] 5 O 7 E. ban N ae Curarte este plaza no precederán epoacanes cena Plazo paras tarda conoración Eso Dd a la acic ud presentada, si tales opos cnnes se basen intra pisto marcado pro yn marcas que tubraran ccsxstdo con la solirtada Ñ 43 masas) (5 meses) | I ¿Anicuto 13 Decisión 186) (Último pérrafa del Articulo 146 Decisión 485) Fuente: elaboración propia.

Veamos el siguiente ejemplo hipotético. El registro marcario X estuvo vigente del 1 de enero de 2009 al 1 de enero de 2019. La marca X coexistió pacíficamente con las marcas XX, XY y XZ. Á era titular de la marca X, y B titular de las marcas XX, XY y XZ. Dentro de los seis (8) meses anteriores al vencimiento del registro de la marca X (desde el 1 de julio de 2018), A podía solicitar la renovación de su marca.

A partir de la fecha de vencimiento del registro, A contaba con un plazo de gracia de seis (6) mases para solicitar la renovación de la marca X; esto 25, del 1 de enero al 1 de julio de 2019. Dentro de dicho plazo A no solicitó la referida renovación y, en consecuencia, expiró el registro de la marca X. El 1 de setiembre de 2019, dentro de los seis (3) meses siguientes al vencimiento del periodo de gracia, A solicitó —nuevamente— el registro como marca del signo X. Una vez publicada la referida solicitud, se opuso B alegando la irregistrabilidad de X por la presunta confusión de esta con sus marcas XY, XX y XZ.

Proceso 94-1P-2020 De conformidad con lo dispuesto en el cuarto y último párrafo del Articulo 146 de la Decisión 486, no procedería la oposición formulada por B contra la solicitud presentada por A (realizada dentro de los 6 meses posteriores al vencimiento de gracia), pues esta se basó en marcas (XY, XX y XZ) que coexistieron con X durante el periodo en el cual estuvo vigente. 1.6.

El cuarto y último párrafo del Artículo 148 d= la Decisión 486, le otorga al titular que ha dejado caducar su marca por falta de renovación —o la de quien tuviere legítimo interés en solicitarla— la prerrogativa de que contra su nueva solicitud no procederán las oposiciones basadas en marcas que hubieran coexistido con la marca caducada (ahora, solicitada).é ? 1.7.

En consecuencia, para el análisis de las oposiciones presentadas contra las solicitudes de marcas realizadas conforme al último párraio del Artículo 148 de la Decisión 436, la oficina nacional competente deberá tomar en consideración los siguientes criterios: > Que la solicitud de registro sea presentada por el mismo titular del registro caducado o por quien tuviera legítimo interés. a Que el signo solicitado sea igual al del registro caducado y que pretenda distinguir los mismos productos o servicios. » Que la solicitud del registro del signo se presente dentro del periodo de seis (6) meses posterioras al vencimiento del plazo de gracia previsto en el Artículo 153 de la Decisión 489. 1.8.

Por lo tanto, se deberá verificar si la oposición planteada por Nixe innovate C.V. en el caso concreto, cumpla con los requisitos expuestos en el presente acápite. 10 Respuesta a la pregunta formulada por la Entidad consultante Antes de dar respuesta a la pregunta formulada por la Entidad consultante, es necesario precisar que este Trivunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial 18-1P-1998 de fecha 30 de marzo de 1993, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 340 del 13 de mayo da 1993, De mado referencial, ver la Interpretación Prejudicial 83-1P-2004 de fecha 30 de junio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1102 del 6 da agosto de 2004.

Q E 5 F SECRETARIA o Proceso 94-1P-2020 2.1. ¿Proceden las oposiciones interpuestas contra una solicitud de registro idéntica a una marca caduca, independientemente de quién solicite el registro, cuando la nueva solicitud ha sido presentada dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia para renovar el registro caduco y la oposición se basa en marcas que coexistieron con el registro referido? Para dar respuesta a esta pregunta la Entidad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial, En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el proceso interno N* 717238-2017, la que dederá adoptaria al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Articulo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo Garcia Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 11 de diciembre de 2020, conforme consta en el Acta 21-J-TJCA-2020.

T en? guilar Feijoó TARIO Luis Felipe SECR Notifíquese a la Entidad Consultante y remitase copia dea la presente Interpretación Projudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.