TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de diciembre de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación: Magistrado Ponente: VISTOS: 311-1P-2019 Interpretación Prejudicial Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia 162512 086/2015 La acreditación del legítimo interés en la oposición andina Artículos 136 Literal a), 147 y 161 de la Decisión 486 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos La oposición andina. El interés real en el mercado. La acreditación del interés legítimo del opositor Transferencia de marcas.

Requisitos y efectos Luis Rafael Vergara Quintero El Oficio S/N y S/F, recibido vía Courier el 19 de agosto de 2019, mediante el cual ta Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Proceso 311-1P-2019 Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó la Interpretación Prejudicial? de los Artículos 136 Literal a), 147, 154, 161 y 162 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 086/2015, y;

El Auto de 7 de octubre de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: FÁBRICA LA ESTRELLA S.R.L Demandado: SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL —SENADI— DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

Si la sociedad KELLOGG COMPANY logró acreditar un legítimo interés al momento de presentar oposición a la solicitud de registro del signo CHEEZ-IT (denominativo) llevada a cabo por la sociedad FABRICA LA ESTRELLA S.R.L. 2. Sila sociedad KELLOGG COMPANY era titular de la marca CHEEZ 17 (denominativa) en Colombia o en alguno de los Paises Miembros de la Comunidad Andina, con la cual se opuso al registro del signo CHEEZ-IT (denominativo) solicitado en Bolivia por la sociedad FÁBRICA LA ESTRELLA S.R.L. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal a), 147, 154, 161 y 162 de la Decisión 486 de la Comisión de e los documentos remitidos por la Sala consultante, se observa la existencia de dos Autos premos de fechas 24 de agosto de 2015 y 28 de agosto de 2015, los cuales contienen diferentes as a interpretar.

Proceso 311-1P-2019 la Comunidad Andina. Únicamente se interpretarán los Artículos 138 Literal a), 147, 161 de la Decisión antes mencionada? por ser pertinentes. No procede de la interpretación de los Artículos 154 y 182 por cuanto no es materia controvertida el derecho de uso exclusivo de una marca ni los contratos de licencia para la explotación de una marca.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. — Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2. La oposición andina. El interás real en el mercado.

La acreditación del interés legítimo del opositor. Transferencia de marcas. Requisitos y efectos. Respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante. 20 E Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(y “Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de tos Paises Miembros de conformidad con lo dispuesto en este articulo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.” “Articulo 161.- Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito. pl DE 97 Qp SS ualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina ional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión.” 1.1. 1.2.

Proceso 311-1P-2019 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos Tomando en consideración que la Sala consultante solicita la interpretación del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 y con la finalidad de dar respuesta a una de las preguntas formuladas, se procederá a desarrollar el presente tema.

“Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos O servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(-.J Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor,3 a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Proceso 311-1P-2019 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:* 1.4. a) b) d) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) b) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes, Proceso 311-1P-2019 c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criteriosf: () Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferancien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. Criterio_ del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las caracteristicas técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. Ver interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3063 del 21 de julio de 2017 1.5. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Proceso 311-1P-2019 Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, mo sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. La oposición andina. El interés real en el mercado. La acreditación del interés legítimo del opositor Teniendo en cuenta que, dentro del proceso interno se discute la acreditación del legítimo interés por parte de la sociedad KELLOGG COMPANY al formular oposición andina contra la solicitud de registro del signo CHEEZAT (denominativo), resulta necesario desarrollar el alcance de este tema.

La oposición andina Conforme al Artículo 146 de la Decisión 486, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de marca, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez oposición fundamentada contra dicha solicitud. En adición a ello, el Artículo 147 de la misma norma amplía el interés legitimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad en el derecho de marcas, a los titulares de registros de marcas en los países miembros de la Comunidad Andina.

A partir de ello, se habilita la posibilidad de presentar oposición a la inscripción de una marca en un país miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes (de registro) o registros de marcas concedidos en los demás países miembros. Esta figura se conoce con el nombre de “oposición andina”. Del enunciado del Artículo 147 de la Decisión 486 se desprende que, para el ejercicio de la oposición andina, es necesario que el opositor: (i) haya solicitado con anterioridad el registro del signo fundamento de su oposición en alguno de los países miembros; o, (ii) sea titular de una marca previamente registrada en alguno de los países miembros.

En efecto, tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás países miembros de la Comunidad Andina, tanto el solicitante como el Nular de una marca idéntica o similar para distinguir los mismos productos 2.6. 2.7. 2.8. NN 5 Proceso 311-1P-2019 y/o servicios, cuyo uso pueda inducir a error al público consumidor.” En cualquiera de los casos referidos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del país miembro en el que formula la oposición andina a través de la presentación de una solicitud de inscripción de marca?, respecto de la cual sea titular o solicitante previo en otro país miembro.

Para determinar los efectos de la oposición formulada sobre la base del registro de una marca o de solicitudes de registro en otros países miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones:? a) La oposición formulada sobre la base de una marca que previamente ha sido registrada en cualquiera de los países miembros tiene como efecto la posibilidad de impedir el registro del signo solicitado, en virtud del trámite previsto en los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486. b) La oposición formulada sobre la base de una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los paises miembros, además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto la suspensión del trámite de registro hasta que la oficina nacional del país miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud.

En consecuencia, sí se concede el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro país miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición puede, sobre la base de dicho registro, declarar fundada la oposición, de ser pertinente, y denegar el registro del signo solicitado.*? Por el contrario, si se deniega el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro país miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición debe continuar el trámite y decidir la concesión o denegación del signo solicitado.

Dicho examen ya no se regirá por lo dispuesto en el Articulo 147 de la Decisión 486, sino que se fundamentará en el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad.*! Ver Interpretación Prejudicial N* 374-1P-2015 de fecha 23 de junio de 20168, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2758 del 12 de julio de 2016. Ver interpretación Prejudicial N” 140-1P-2014 de fecha 20 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2460 del 4 de marzo de 2015.

Ver Interpretación Prejudicial N* 02-1P-2015 de 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oñcial del Acuerdo de Cartagena N* 2576 del 3 de setiembre de 2015. Ver Interpretación Prajudicial N* 374-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2753 del 12 de julio da 2016. Proceso 311-1P-2019 2.10.

De lo anterior, se puede deducir lo siguiente:12 a) El hecho de que se conceda el registro del signo previamente solicitado en otro país miembro, no quiere decir que se deba rechazar el signo opuesto, ya que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad siguiendo el trámite de los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486. b) El hecho de que se deniegue el registro del signo previamente solicitado en otro país miembro, no significa que se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la oficina nacional competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad. 2.11.Por otra parte, según lo enunciado en el primer párrafo del Artículo 147 de la Decisión 486, los sujetos legitimados para presentar una oposición andina son los siguientes:?*? a) El titular de una marca registrada con anterioridad en cualquiera de los otros paises miembros de la Comunidad Andina, idéntica o similar al signo que se pretende registrar en el país miembro donde se formula la oposición. Ello, siempre que este último pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del país miembro donde se formula la oposición (que se solicite el registro de la marca al momento de formular dicha oposición). b) Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros países miembros de la Comunidad Andina, el registro de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el país miembro en donde se plantea la oposición. Ello, siempre que dicho signo pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del pais miembro donde se formule la oposición. 2.12, Cuando el Artículo 147 de la Decisión 486 se refiere a “quien primero solicitó el registro de esa marca”, el sujeto legitimado debe ser entendido como aquel que haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros paises miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar en el país en donde formula la oposición.** 2.13.En consecuencia, es posible afirmar que existen dos requisitos para 5 Ibídem. a Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 152-1P-2012 del 6 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2189 del 7 de mayo de 2013. gn DE, ON Ver Interpretación Prejudicial N* 374-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta fictal del Acuerdo de Cartagena N? 2758 del 12 de julio de 2016. y: E Y Z e) S 9 y DI Proceso 311-1P-2019 formular una oposición andina:15 a) Contar con un derecho previamente adquirido o un derecho expectaticio en otro país miembro de la Comunidad Andina.

La persona que formule oposición debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos y/o servicios respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al público consumidor. b) Acreditar el interés real a través de la presentación de la solicitud de registro del signo previamente solicitado o registrado en otro país miembro de la Comunidad Andina.

La persona que formule oposición andina debe acreditar su interés real de ingresar en el mercado del país miembro de la Comunidad Andina mediante la presentación de una solicitud de registro del signo!8, El interés real en el mercado 15.14.Cabe indicar que uno de los cambios que introdujo el Artículo 147 de la Decisión 486 fue la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del país miembro en donde se plantea la oposición andina.

Ello se acredita a través de la presentación de la solicitud del registro de la marca opositora al momento de formular la oposición andina. De no cumplirse dicho requisito, se procedería al rechazo de la referida oposición andina por no haberse acreditado el interés real en el mercado. 2.15. La acreditación del interés real precitada tiene el objetivo de evitar el abuso del derecho de oposición, así como la indebida obstaculización del registro de signos en el mercado nacional bajo la justificación de la defensa de signos que no tendrian penetración clara en el mercado relevante.

La premisa es la siguiente: quien presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dicho país miembro realmente es de su interés. 2.16. Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca “idéntica” a la anteriormente solicitada o registrada en otro país miembro, sino que bastaría con presentar la solicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposición andina. 2.17.En efecto, el requisito relativo a la presentación de la solicitud para el registro de marca en el país miembro donde se formula oposición no hace referencia a que el signo solicitado sea necesariamente idéntico, sino que ys Ibidem.

Ver Interpretaciones Prajudiciales números 107-IP-2015 de fecha 20 de jutio de 2915, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2605 del 14 de octubra de 2015; y 202-1P-2014 del O de febraro de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2477 del 10 de:) 92 E pril ae 2015, SECRETARIA ” ? =, 10 % O) Ntro ap PS Proceso 311-1P-2019 basta con que conserve las caracteristicas esenciales y distintivas del signo solicitado o registrado en otro país miembro. 2.18.Los aspectos esenciales que debe preservar el signo con el cual se pretende acreditar el interés real no solo se limitan a la descripción de sus elementos distintivos, sino que también debe existir identidad respecto de los productos y/o servicios que se protegen; es decir, no solo deben pertenecer a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. 2.19.

En ese sentido, el hecho de que el signo con el cual se pretende acreditar el interés real sea presentado en una clase y para productos distintos a aquellos que distingue el signo solicitado o registrado base de la oposición andina constituye una modificación que involucra el cambio de aspectos sustantivos de los signos referidos. 2.20. Conforme a lo expuesto, se debe determinar si el signo solicitado para registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo previamente solicitado o registrado en otro país miembro, asi como en cuanto a los productos y/o servicios que pretende distinguir.

Todo ello, con la finalidad de establecer si efectivamente se cumple con el requisito de acreditación del interés real en el mercado del país miembro donde se interpone la oposición, materializado a través de la solicitud de registro presentada en el país miembro al momento de interponer la oposición. La acreditación del interés legítimo 2.21.

En el caso de la oposición andina regulada en el Artículo 147 de la Decisión 486, la acreditación del interés legitimo se encuentra condicionada a la demostración, por parte del opositor andino, del registro (o solicitud de registro previa) de una marca en un país miembro idéntica o similar a aquella que un tercero solicita a registro en otro. 2.22, Respecto de la oposición, autorizada doctrina sostiene que: * la oposición debe ser formulada exponiendo los argumentos que la sustentan y ofreciendo las pruebas necesarias destinadas a demostrar el legítimo interés del opositor en la formulación de su oposición.”*? 2.23.

Este Tribunal ya se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia en el sentido de que al derecho de propiedad industrial se le aplica el principio de primacía de la realidad'$, Gustavo Arturo León y León Durán, Derecho de marcas en la Comunidad Andina — Análisis y comentarios, ECB Ediciones S.A.C. — Thomson Reuters, Lima, 2015, p.317. El Var Interpretaciones Prejudiciales números 434-1P-2016 de fecha 13 de octubre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2955 del 8 de marzo de 2017; 471-1P-2016 de cha 11 de mayo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 3319 del 20 junio de 2013; y, 531-IP-2018 de fecha 26 de febrero de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del rdo de Cartagena N” 3632 del 16 de mayo de 2019.

“ Proceso 311-1P-2019 2.24. En virtud del principio de primacia de la realidad, la autoridad debe tomar en cuenta las situaciones y relaciones económicas que se pretendan, desarrollen o establezcan en la realidad. Esto es, se debe tomar en cuenta lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que formalmente aparezca de los documentos y actos jurídicost?, 2.25.

En efecto, en el caso del derecho de propiedad industrial, el principio de primacía de la realidad se operativiza cuando las oficinas de marcas y patentes analizan los criterios de registrabilidad, confundibilidad o asociación de los signos en conflicto privilegiando lo que realmente ocurre en el mercado. Por medio de la aplicación de este principio, por lo tanto, se pretende que las controversias se diriman en atención a la verdad de la realidad, a la verdad de los hechos, garantizando la justicia material,20 2.26.En esa linea, este Tribunal también ha reconocido la importancia de la aplicación del principio de verdad material en la etapa probatoria al momento de acreditar la veracidad de los hechos.

Así, por ejemplo, tratándose de la cancelación por falta de uso, el Tribunal ha señalado que, en efecto, es posible presentar pruebas nuevas en las etapas recursivas e incluso en recursos contencioso-administrativos?!, Esto se sustenta en la aplicación del principio de verdad material y en aras de garantizar el debido proceso y la justicia material. 2.27.Pues bien, si este beneficio probatorio se le ofrece a quien procura demostrar un hecho, como es el uso de su marca en el país miembro donde ha sido registrada, habida cuenta de la libertad probatoria que goza para demostrar su legítimo interés, con mayor razón este beneficio debe extenderse a quien sustenta una oposición andina en la pre existencia de un acto jurídico que confiere un derecho —registro de marca— o de una situación jurídica que genera derechos expectaticios —presentación de una solicitud de registro de marca—, más aun si se considera que en ambos casos intervino previamente una autoridad nacional competente de un país miembro de la Comunidad Andina. 2.28.

Efectivamente, los cuatro países miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) conforman un solo mercado, el mercado subregional! andino. Por ello, el titular de un registro marcario en un país miembro se encuentra legitimado para oponerse a la solicitud de registro presentada en otro país miembro si existiera riesgo de confusión entre el signo registrado en el primer país y el solicitado a registro en el iS Gustavo Arturo León y León Durán, Op. Cit., p. 809.

ES) Hugo R. Gómez Apac, El principio de primacía de la realidad en la jurisprudencia sobre propiedad industrial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En: The Trademarx Reporter - The Law Journal of the International Trademark Association”, Vol. 108, N* 3, May-Jun, 2018, p. 749. Ver Interpretaciones Prejudiciales números 2-IP-2017 de fecha 12 da junio de 2017, publicada en la aceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 3073 del 4 de agosto de 2017; y, 562-1P-2015 del á de io de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2302 del 12 de setiembre 2015. 12 2.29. 2.30. 159) 31.

Proceso 311-1P-2019 segundo. Sin embargo, deben considerarse las dificultades adicionales que implica el ejercicio de una acción de esta magnitud. Y puesto que se condiciona en mayor medida la legitimidad en la causa del opositor andino, en aplicación del principio general del in dubio pro actione, se debe garantizar la mayor flexibilidad probatoria en favor de la acreditación del interés legítimo del opositor, incluso por encima de las restricciones que pudieran plantearse formalmente en cada país. Lo que importa es conocer la verdad.

Los principios de primacía de la realidad y de verdad material son parte de un gran principio, aplicable a todos los procesos judiciales modernos, que es el principio de la justicia material. Sobre la base de la justicia material, lo que importa siempre es saber la verdad. Es inadmisible que por meros formalismos, la autoridad administrativa se niegue a reconocer la verdad de los hechos o la pre existencia de actos o situaciones jurídicas que sirven de sustento a una pretensión o configuran la base del ejercicio de un derecho, como en el caso de la oposición andina.

Por eso, las autoridades nacionales competentes deben tener en consideración las pruebas presentadas en las diferentes etapas impugnativas o recursivas en la vía administrativa. Los principios de primacía de la realidad, verdad material y justicia material apuntan no solo a privilegiar la verdad y justicia como elementos axiológicos que irradian todo proceso judicial, sino que, al mismo tiempo, coadyuvan con el fortalecimiento del debido proceso, el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva.

En consecuencia, los elementos probatorios que acrediten la existencia de un derecho o interés legítimo protegido por el ordenamiento jurídico comunitario andino, deben ser admitidos y merituados, en cualquiera de las instancias administrativas, incluyendo las etapas impugnativas o recursivas en la vía administrativa, siempre y cuando pertenezcan al período en que se alegó la existencia de dicho interés y, además, que dichas pruebas sean pertinentes.

Asimismo, debe asegurarse el principio de contradicción y las nuevas pruebas deben ser trasladadas a la otra parte, para que esta se pronuncie al respecto. Sobre el particular, corresponde señalar que la prueba tiene como finalidad formar la convicción de la autoridad administrativa o jurisdiccional en el momento de decidir, pero también está destinada a moldear el convencimiento de las partes sobre sus alegaciones.

Transferencia de marcas. Requisitos y efectos En observancia a que, dentro del proceso interno se argumentó acerca del momento en el cual surte efecto la transferencia de un registro marcario, se procederá a desarrollar el presente tema. na de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca, es la 13 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9.

Proceso 311-1P-2019 facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma”, El Artículo 161 del Capitulo IV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: “Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece”.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito?3, Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante. la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión?*, De conformidad con lo anterior, el titular de una marca concedida puede, mediante contrato escrito, transferir el derecho sobre un registro de marcas.

A efectos de su oponibilidad frente a terceros, dicha transferencia deberá ser inscrita ante la Oficina Nacional Competente”, La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de transferencia. Sin embargo, de lo cual lo que sí expresa que debe constar por escrito y registrarse ante la Oficina Nacional Competente, acarreando la falta de este requisito que no surta efecto frente a terceros.

Es del caso destacar que el contrato de transferencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina, se rige por la norma nacional pertinente de cada Pais Miembro, teniendo como base las limitaciones indicadas anteriormente. Por su parte, el Artículo 163 de la Decisión 486 señala lo siguiente: “La Autoridad Nacional Competente no registrará los contratos de licencia o transferencia de registro de marcas que no se ajusten a las disposiciones cel Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre 22 Ver la Interpretación Prejudicial racaida dentro del Proceso 71-IP-2009 de fecha 01 de julio de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1772 de 10 de noviembre de 2009.

Ibidem. Ibidem. 14 3.10 3.11. 3.12. 3.13, 3.14. Proceso 311-1P-2019 Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia”..Las disposiciones comunitarias sobre libre competencia se encuentran establecidas en la Decisión 608 de la Comisión de la Comunidad Andina “Normas para la protección y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina”?*, que sustituyó a la Decisión 285.

En el Artículo 47 de la Decisión 608 se establece que: “Las disposiciones sobre libre competencia contenidas en otras Decisiones o Resoluciones se adecuarán a lo previsto en la presente Decisión”?”. Cabe advertir que la transferencia puede ser respecto de todos los productos o servicios, o respecto de algunos en específico. En este sentido, la cesión o transferencia parcial del registro de una marca, en principio, es factible y procedente, siempre y cuando los productos o servicios que identifiquen con el mismo registro de marcas, a pesar de encontrarse en la misma clase, no tengan relación en lo que respecta a su naturaleza, caracteristicas, medios de comercialización y de distribución, y no se genere, en consecuencia, riesgo de confusión en el público consumidor?, Por lo anterior, en el trámite de una transferencia o cesión parcial de un registro de marcas, la Oficina Nacional Competente debe evitar que la coexistencia de las mismas pueda generar o inducir a error al consumidor, y prevenir que marcas idénticas pertenecientes a titulares diferentes identifiquen productos relacionados?”.

Así las cosas, si los productos y servicios tienen la misma naturaleza, finalidad y medios de comercialización, no se debe aceptar la transferencia o cesión parcial. De lo contrario se promovería tal como se indicó, la inducción a error del consumidor respecto de la procedencia empresarial del producto, además de su calidad y características?0, En el caso en concreto, se deberá verificar que la transferencia de la marca CHEEZ-IT (denominativa) se haya realizado de acuerdo con lo expuesto en este acápite. 26 21 La Decisión 608 fue dada en la ciudad de Lima, Perú, el 29 de marzo de 2005 y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 1180 de fecha 04 de abril de 2006.

Ver Interpretación Prejudicial recaida dentro del Proceso 219-1P-2013 fe fecha 12 de febrero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2313 de 11 de marzo de 2014. Ibidem. SECRETARIA ” e 5 15 o O A, Nvioao 5 Proceso 311-1P-2019 4. — Respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 4.1.

¿Qué elementos son determinantes y esenciales para la confusión de una marca con otra? Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante debe remitirse a lo señalado en el Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 4.2. ¿Cuándo el oponente al registro de una marca cuenta con el derecho subjetivo, será suficiente enunciar o la acreditación debe ser efectiva a momento de la demanda de oposición? Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante debe remitirse a lo señalado en el Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 4.3.

¿Será posible subsanar el interés real no acreditado en la demanda de oposición, durante el proceso administrativo o jurisdiccional? Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante debe remitirse a lo señalado en el Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. E ES ¿El no acreditar el interés real a momento de la demanda de oposición, sino durante el proceso administrativo y jurisdiccional, vulnera el principio del debido proceso, el principio de seguridad jurídica, de verdad material y de legalidad? Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante debe remilirse a lo señalado en el Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 4.5.

¿Cuál es la importancia de la transferencia de una marca y que elementos debe tomar en cuenta el nuevo dueño a efectos de hacer valer su derecho y a partir de qué momento es titular? Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante debe remitirse a lo señalado en el Tema 3 del Apartado E de la presente Interpretación rejudicial. ps SY, 16 » e) E, e) Nroap PS di Proceso 311-1P-2019 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N* 086/2015, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la Presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 11 de diciembre de 2020, conforme consta en el Acta 21-J-TJCA-2020.

Notifíquese a la Sala consultante y remít4se copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 311-1P-2019 | MID AD *_ 17