TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de diciembre de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación: 466-1P-2019 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 04-12474 11001032400020120036000 Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos RICOLOR (mixto) / TRICOLOR (denominativo) / LEMA COMERCIAL OLOR, SABOR Y COLOR TUS AMIGOS TRICOLOR Artículos 135 Literal b), 136 Literales a), c) y h), 151, 175, 177, 178, 179, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 1.

Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad 2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos 4.

Marca evocativa 5. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 6. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales Proceso 466-1P-2019 7. La marca notoriamente conocida. protección y su prueba Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS: El Oficio N* 4543 del 25 de octubre de 2019, recibido vía correo electrónico el 28 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 Literales a) y b), 136 Literales b) y h), 155, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 y 235 de la Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N” 11001032400020120036000, y;

El Auto de 7 de octubre de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial, A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: HUGO ORLANDO ACOSTA VELÁSQUEZ Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Terceros Interesados: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. QUALA S.A. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

Si el signo solicitado RICOLOR (mixto), solicitado por SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., ostenta de distintividad intrinseca respecto de los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. S, NESTLÉ S.A., para identificar productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza es confundible o no con la marca y Lar DEJO u 2, Si el signo RICOLOR (mixto), solicitado por SOCIÉTE DES PRODUITS AN O) SECRETARIA ” Y >) Ko OS DAD ” 5 2 SS Su Proceso 486-19-2019 y lema comercial TRICOLOR (denominativa), OLOR, SABOR Y COLOR TUS AMIGOS TRICOLOR de titularidad de HUGO ORLANDO ACOSTA VELÁSQUEZ las cuales amparan productos y servicios comprendidos en las Clases 3, 4, 14, 16, 18, 25, 29, 30, 31 32, 35, 36, 38, 41 y 43 de la clasificación antes mencionada. 3.

Si el signo solicitado a regisiro RICOLOR (mixto) evoca la idea de ser “rico en color” y la marca TRICOLOR (denominativa) evoca la idea de tratarse de “tres colores”. 4. Si existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos materia de discusión. 5. Si la marca TRICOLOR (denominativa) y el lema comercial OLOR, SABOR Y COLOR TUS AMIGOS TRICOLOR de titularidad de HUGO ORLANDO ACOSTA VELÁSQUEZ, constituyen signos cistintivos notoriamente conocidos.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 Literales a) y b), 136 Literales b) y h), 155, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 y 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se interpretarán los Artículos 135 Literal b), 136 Literal h), 224, 228 y 230 los cuales se interpretarán por ser pertinentes. ! Ú Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que ( ) b) carezcan de distintividad;

(.J" “Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero O con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamentz conocido el que fuese reconocido como ' tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientamenta de la manera o el medio a por el cual se hubiese hecho conocido.” A ríículo 223 - Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración 2 otros, los siguientes factores: Proceso 466-1P-2019 No procede la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 Literal a), 436 Literal b), 155, 226, 227, 229, 231, 232, 233, 234 y 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que no es objeto de controversia la definición de marca, la causal de irregistrabilidad relativa, la irregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre enseña o rotulo comercial, la infracción de derechos de propiedad industrial, el uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido, a la aplicación de los Artículos 136 Literal h) y 155 Litarales e) y f) en el título de los signos distintivos notoriamente conocidos, al reconocimiento de un signo notorio, la prohibición a un tercero de usar un signo notoriamente conocido, la prescripción de uso no autorizado de un signo notoriamente conocido, la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre da dominio o dirección de correo electrónico que contenga parte de un signo notoriamente conocido, la consideración por parte de la autoridad nacional competents sobre el uso de buena o mala fe de un signo notoriamente conocido y a la cancelación de un signo notoriamente conocido.

De oficio se llevará a cabo la interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal a) y c), 151, 175, 177, 178, 179 de la Decisión 488 de la Comisión a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección 1) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo 9) el valor contable del signo como activo empresanal h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado terntono, ) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección y) los aspectos del comercio internacional; o k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” “Artículo 230.- 38 considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los circulos empresariales que actúen en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aclique. efectos de reconocer la notoriadad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera sectores referidos en los literales anterioras.” Proceso 465-1P-2019 de la Comunidad Andina? con el fin de tratar los temas referentes a la irregistradilidad de signos idénticos a una marca solicitada a registro o registrada, la irregistrabilidad de signos idénticos O se asemejen a un lema comercial, la conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza y al lema comercial.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. 2. — Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 3.

Comparación entre signos mixtos y denominativos. 4. Marcas evocativas. 5. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación internacional de Niza. 5. Ellema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales. Decisión 435 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idánticos o se aserejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercera, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un nesgo de confusión o de asociación;

(..) c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (..) “Artículo 151.. Para clasificar los productos y les servicios a los cuales se aplican las marcas, tos Países Miembros utilizarán la Clasificación Intemaciona: de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1937, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación intemacional reterida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni ta disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” “Artículo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.” “Artículo 177.- Mo podrán registrarse lemas comercieles que contengan alusiones a productos O mercas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas." “Artículo 178.- Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamerte con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo.” “Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión.” =i 1.1. 1.3. 1.4.

Proceso 468-1P-2019 La marca notoriamente conccida. Su protección y su prueba. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad En tanto entre los alegatos de la demanda se aluds que el registro del signo RICOLOR (mixto) vulneraría lo contemplado en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 488, se procederá a desarrollar dicho tema.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-..) b) carezcan de distintividad; La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos O servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. 3 La distintividad tiene un doble aspecto:* a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo da diferenciarse de otros signos en el mercado.

La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exiga que no podrán registrarse como marcas los signos que carszcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.

Es decir, puede gozar de distintividad ab inifio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad Ver Interpratación Prejudicial N* 212-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, pt: licada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cariagena M? 2579 del 4 de septiembre de 2015. Ne Interpretación Prejudicial N” 382-1P-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta (y - ficial del Acuerdo de Cartagena N* 2726 del 22 de abril de 2015 1.6. 4.7. 1.3. 2.1. — “Y Proceso 468-1P-2019 adquirida.

La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionalas no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.* El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica.

En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto. Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.

En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado, En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado RICOLOR (mixto) registrado por la sociedad SOCIÉTÉ DES PRODUITS MESTLÉ S.A. y la marca TRICOLOR (denominativa) y el lema comercial OLOR, SABOR Y COLOR TUS AMIGOS TRICOLOR de titularidad de HUGO ORLANDO ACOSTA VELÁSQUEZ presuntamente notorios son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a), c) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a las causales de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo a uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en RN particular cuando: =) para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos O ES Y) XI ) 2) Sean idéniicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada, Ver Interpratación Prejudicial N* 242-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2579 del 4 de septiembre de 2015 NS E Proceso 466-12-2019 servicios, o para producios o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión O de asociación;

(..) c) sean idénticos O se esemejen a un lema comercial solicitado 0 regisirado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; Como s= desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos exirinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o rizsgo de asociación en el público consumidor.* a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad da que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.

Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad O semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:” a) Ortográfica: Se rañere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el pu. to de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conílicio, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Y, o Nono pS Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de facha 19 da mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oñicial del Acuerdo de Cartagena N" 2747 del 08 de junio de 2018; 486-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2754 del 11 de julio da 2018 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 del 11 de julio de 2018 bidam. 15 Proceso 466-17-2019 b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto, La determinación da tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entra los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se reñiera a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conílicio, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conílicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos qua conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo deba enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percapción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trata, bajo los siguientes criterios:* () Criterio del consumidor medio: Si estamos trente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis da confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de ibídem. Ver Interpretación Prejudicial número 42-1P-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo ds Cartagena N* 3083 el 21 de julio de 2017, Proceso 466-1P-2019 bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferancien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que pueda variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al compraí pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es Un consumidor que se ha instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de los productos O servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las caracteristicas técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiera, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 2.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al pen analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conílicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conílicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 10 Proceso 466-1P-2019 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos (99) pe Como la controversia radica en la prestnta confusión entre el signo solicitado a registro RICOLOR (mixto) y la marca TRICOLOR (denominativa) y el lema comercial OLOR, SABOR Y COLOR TUS AMIGOS TRICOLOR, es necesario que sa verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por slementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.

Y? 0) 55 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto qua va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.!! 23.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una O varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 3.4.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades d> cada caso.!? 3.5.

En consecuencia, al raalizar la comparación enire marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor infuencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Var Interpretaciones Prajudiciales númer)5 520-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oñicial del Acuerdo de Cartagena N* 2747 el 08 de junio de 2015; 456-1P-2015 de 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2754 de fecha 11 de julio.

E Var Interpretación Prejudicial número 46-1P-203 de fecha 25 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial dal Acuerdo de Caragana N* 2217 de fecha 168 de julio de 2013. A D > JA pi- E YE SÍ pS SN Var Interpretación Prejudicial número 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Y faceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2755 de fecha 11 julio de 2018.

SECRETARIA > AN 11 a DAD Pi 3,0. qa ma E SS 4.3, Proceso 468-1P-2019 a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ámbito comercial!3, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Sien la marca mixia predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos establecidas en el párrafo 3.3. del Tema 3 de la presente Interpretación Prejudicial.** Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro RICOLOR (mixto) y la marca TRICOLOR (denominativa) y el lema comercial OLOR, SABOR Y COLOR TUS AMIGOS TRICOLOR.

Marcas evocativas Como en el proceso interno se manifestó que el signo solicitado a registro RICOLOR (mixto) evoca la idea de ser “rico en color” y la marca TRICOLOR avoca la idea de tratarse de "tres colores”, resulta pertinente analizar el presente tema. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en sl consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas avocativas no sa refieren de manera directa a una especial característica O cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo. !* Los signos evocativos cumplen la función distintiva da la marca y, por tanto, son registrables.

No obstante, entrs mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su tituler tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se Ver Interpretación Prejudic:al número 129-19-2015 de facha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oñicial del Acuerdo de Canagena N? 2604 de fecha 14 de octubre de 2015 Ver Interpratación Prejudicial número 472-12-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagana N” 2755 de facha 11 julio de 2016.

De modo referencial, ver Interpratación Prejudicial N* 630-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016, ublicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo da Cartagena N* 2805 dal 13 de septiembre de 2016. 12 Proceso 486-1P-2019 asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o da uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. *$ 4.4.

Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretenda distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.*? 4.5. Enese sentido, se deberá establecer el grado evocativo del signo solicitado a registro RICOLOR (mixto) y la marca TRICOLOR (denominativa) y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. or Conexión entre productos ylo servicios de la Clasificación Internacional de Niza 3.1.

Dentro del proceso interno se alegó la existencia de conexión entre los productos que distingue el signo solicitado a registro con los amparados por las marcas en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. 5.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 486.18 am y Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en confílicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, asi como la ubicación de los productos 4 Ibidem.

Ibidem. 19 Decisión 435 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida par el Arreglo de Niza del 13 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. ia => Las clases de la Clasificación internacional refenda en el párrafo enteriorno determinarán la similitud ni la disimilitud de los preductos a senscios indicados expresamente” (y A Ku) 9 a Subrayado agragado) E E ” > SECRETARIA ar 4 Procaso 468-1P-2019 en clases distintas tampoco prueda que sean diferentes.*? Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entra productos yío servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeio de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: D) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entra los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina Una mayor demanda en el otro.

En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios enire ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (0 servicio) es competidor de otro producto (o servicio), da modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad, A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producio supons el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hito dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y UN producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicadas en ta Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2755 de fecha 11 julio de 2016. 14 Proceso 463-1P-2019 La posibilidad de considerar que los productos o servicios provianen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotsilada. 5.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existancia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 5.8. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: Y mn E > ” SECRETARIA 9 La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías O subcategorias disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Asi, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completameniz disímiles (v.g. candados € insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., Un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse 45 Proceso 466-1P-2019 conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 5.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, en el caso en concreto, se deberá analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. o El lema comercial.

Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales 6.1. En el proceso interno se discute el riesgo de confusión entre el lema comercial OLOR, SABOR Y COLOR TUS AMIGOS TRICOLOR registrado a favor de HUGO ORLANDO ACOSTA VELÁSQUEZ y el signo RICOLOR (mixto) solicitado por la sociedad SOCIÉTE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. en tal sentido, corresponda analizar en qué consiste un lema comercial, y cómo le es aplicable la normativa comunitaria sobre marcas. 6.2.

De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 175 de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca y está compuesto por una palabra, frase O leyenda utilizada como complemento de la misma. 6.3. De otro lado, respecto al lema comercial, el Tribunal en anteriores procesos? ha expresado lo siguiente: “Sa trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto O servicio que constituya su objeto.

Este Tribunal se ha referido al lema comercial como un signo distintizo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que ést» pueda ser inducido a error o confusión. Se trata da un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo qua, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarsa siempre la marca con la cual se usará.” 8.4.

En atención al carácter accesorio del lema comercial respecto de la marca, sl Tribunal ha señalado lo siguiente:?! Es] Ver Interpretaciones Prejudiciales números 9-1P-2013 de fecha 6 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena M* 2194 del 15 de mayo de 2013; 186-1P-2014 de fecha 40 da abril de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo ds Cariagena MN? 2514 del 9 de junio ci de 2015; y 02-1P-2014 de fecha 30 de abril de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de A S L DE IÓN Cartagena N* 2355 del 30 de junio de 201%, 7 El SN er Interpretación Prejudicial N* 150-1P-2011 da fecha 14 de marzo de 2012, publicada en la Gaceta a) bh WN cial del Acuerdo de Cartagena M* 2053 del 22 da mayo de 2012.

S SN SECRETARIA >] om m ml pS 72 7.3. Proceso 496-1P-2019 - Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe indicar la marca solicitada o registrada a la cual publicitará (Articulo 178 de la Decisión 488). - El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (Artículo 177 de la Decisión 486).

El Tribunal advierte que, de acuerdo con el Artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales. De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales, esto es, la distintividad, la susceptibilidad de representación gráfica, y a pesar de no mencionarse de manera expresa en la Decisión 486, también el requisito de la perceptibilidad.2 La marca notoriamente conocida.

Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro Corno en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado RICOLOR (mixto) reproduce la marca TRICOLOR (denominativa) y el lema comercial SABOR Y COLOR TUS AMIGOS TRICOLOR presuntamente notorios de titularidad de HUGO ORLANDO ACOSTA VELÁSQUEZ, se abordará el tema propuesto de conformidad con la linea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina la dedica al tema de los signos notoriamen:e conocidos un acápite especial distinguido en el Titulo XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientementa de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” er Interpretación Prejudicial N” 132-1P-20C4 de fecha 1 de diciembre de 2004, publicada en la aceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 11485 del 1 de diciembre de 2004. 47 Proceso 465-1P-2019 == 4 Da la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente”, b) Deba haber ganado notoriedad sn cualquiera de los Países Miembros. c) Lanotoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada, De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 436, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que s= aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique?*.

Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. =l Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 488 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá de! sector pertinente. La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e indepandientemente de si su titular es nacional o extranjero.

Basta que sea notoria en un pais miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. La marca cy Cl Arsiculo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinantes de referencia, a saber: 2) Los consumidores reales o potenciales dal tigo de productos o servicios a les que se aplique. raonas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de b) Las parsu uctos o servicios a los que se aplique. prod c) Los círculos amprasarialas que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aptigua. pa Artículo 230 de la Decisión 486.

La marca renorbrada (por ejemplo, Coca Cela, Foyota, Facebcok, Google, etc.) es conocida a prácticamenta per casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de SOeensumidores y proveedores, incluso per aquellos gue no consumen, ni fabrican, ni comercializan el > A roducta o sarvicio identificado por la marca renombraga.

Proceso 466-1P-2019 renombrada, por su parte, no se encuenira regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro Países miembros. Sl de La marca notoria regulada en la Decisión 488 y la marca renombrada rempen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese peís miembro”, Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. 7.8.

Lamarca renombrada rompe al principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. 7.9. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de: a) productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe conexión competitiva; b) aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente; y, c) cualquier tipo de producto o servicio cuyo uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación con el titular de la marca notoría o sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 7.10.

Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien la alegus da conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 488. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”.

Y es que los “hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto da prueba.?? 7.1.La marca notoria extracomunitaria?? no rompe los principios de ES Para recibir la protección, basta que la marca sea noleria en otro país miembra de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiscad industrial considere que la marca 25 renombrada. = En la medida que una marca renombrada es conccida por casi por todcs, también es conccida por la autoridad da prepiedad industrial.

Si la autoridad de propiedad industrial censidera que la marca no es renombrada, deberá permitir Mu que su titular pruece su notoriedad —en algún pais de la Comunidad Andina— en los términos de E en el Articulo 223 de la Decisión 480. $ S E ES » a es renombrada, sino Una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina. " SECRETARIA ” 2 XI 19 le 2 a,, Nono »/ Proceso 466-1P-2019 escecialidad, territorialidad, principio registra! y uso real y efectivo.? 7.12.

Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho regisiro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto da competencia desleal, situaciones que deberán estar devidamente probadas.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado 7.13. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestra la ccurrencia de alguno de los cuatro riesgos ¡encionados ds conformidad con lo siguiente: 7.13.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 7.132.

En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conílicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación aconómica. 7.13.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 7.13.4.

En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención de! público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrace están, de alguna manera, relacionados con la calidad y E) La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo.

Ahora bien, no por el hecho de considerar3s notoria una marca en su país de origen puede impedir el registra de una marca similar o idéntica en Un país miembro da la Comunidad Andina, ya que el, examinador andino, en aplicación da los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar yl caso en concreto y, a menos que axista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de 'ABhropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo E re la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. O s) Ñ Ne, NY 7.16.

Proceso 436-1P-2019 características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido. Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. !, Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado sa encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en sl Literal h) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad ¿La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El Articulo 228 de la Decisión 285 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente centro de cualquier País Miembro; b) laduración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; a) elvalor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingrasos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional corno en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 1) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; a) el valor contable del signo como activo empreserial; el volumen de pedidos de personas interesacias en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio;

Proceso 466-1P-2019 D la existencia de actividades significativas de fabricación, compras O almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; y) los aspectos del comercio internacional; O, Kk) la existencia y antiguedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero." 7.17.En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 8.

El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no raaliza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de idaas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.

Esto quiere decir que la notorizdad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particutar.30 La notoriedad del signo solicitado a registro* 7.19.De conformidad con lo establecido en el Literal a) del Artículo 229 de la Decisión 488, no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respactivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 7.20. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consacuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferante al examen que se haría de un signo ordinario.

Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro ds toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registradilidad que practica la oficina nacional competente. 30 Var Interpretación Prejudicial M” 480-1?-2015 de fecha 7 de julio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial N* 2731 del 13 de agosto de 2016.

JSP E YE Qs, El desarrollo de este acápiis ha sido tomado de la Interpretación Prejudicial recaída en el proceso y SN * 84-49-2015 de fecha 4 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de e E ” SECRETARIA e) Ez h" 9] Y Y 0 a dartagena N? 2712 del 18 de abril del 2016 Ñ 22 ES =>/ S/ Proceso 468-1P-2019 7.21.Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis da confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamenta conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretenda registrar, etc. 7.22.En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se aloga, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio, 7.29.

Es importaria tenar en cuenta que al reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente con base en las pruebas presentadas.

La cancelación por íalta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias 7.24. En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada?? como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, asi como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas. 7.25.Sila marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486 son protegidas en un país miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios.

En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los producios o servicios idénticos, similares y conexos y también respacto de aquellos productos o servicios c.ferentes que se encuentran dentro del sector partinente. —— 7.28.Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso > aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera Ap a e ze ANY Que expresamente no se ancuenira regulada en la Decisión 486. a ll 23 7.28.

Proceso 488-1P-2019 tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 436. Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina dende se pide su cancelación. * Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 488 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina.

En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca TRICOLOR (denomina'iva) y el lema comercial SABOR Y COLOR TUS AMIGOS TRICOLOR de titularidad de HUGO ORLANDO ACOSTA VELÁSQUEZ, era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo RICOLOR (mixto), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos daterminados en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala Como afirma Gustavo León y Lsón: “Aunque la normativa comunitana andina no trae alguna disposición especifica que regule el asunto, de una interpretación sistemática y teleológica de la norma se puede concluir con meridiana claridad que la marca notoria está exceptuada de la carga de uso impuesta para el resto de los signos distintivos.” (LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo Ariuro Derecho de Marcas en la Comunidad Andina.

Análisis y Comentarios. ECB Ediciones S.A.C. — Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 468.) El referido autor cita (Op. Cit., p. 469) a su vez a los siguientes dos autores, en la misma linea de pensamiento * Porotra parte, la calidad de notoria de la Marca no depende de su uso en el pais, sino de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes.

Lo anterior daría pie para afirmar que su protección, que deriva de la calidad de notoria, estaría exenta de la carga de su uso en el pais ( ) En este orden de ideas, puede considerarse que la marca notoria registrada no es objeto de cancelación por falta de uso, en virtud de la protección excepcional que la confiere la Decisión 483%, “540 Metke Mendez, Ricardo.

“El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina", en Revista de Estudios Sociojuridicos, Bogotá, Colombia, 9 (2): 82-110, Julio a diciembra de 2007, pp. 106 y 107? “Si bien es suñiciente para legitimar la intervención dentro de esta acción el presentar una solicitud de registro de una marca similar de la cual se pretende su cancelación, esta es una figura jurídica aplicable a las marcas comunes, mas no para las marcas notorias, pues de pemmitirlo la norma facultaría a que cualquier tercer interesado se aproveche indebidamente del prestigio y difusión que una marca ha ganado dentro de determinado mercado.

Siendo más especificos, quien se vería afectado con dicha conducta es el público consumidor, pues esto está acostumbrado a obiener cierta aptitud y calidad del producto que adquiere y que está identificado con la marca de su preferencia?**” Torres Salinas, Carlos. “¿Cabe la cancelación de registro por falta de uso respecto de una marca notoria? MANICHO, ura historia digna de ser contada”, en Law Review, Revista de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, publicación Semestral, enero de 2013, p.8.” rocaso 436-19-2019 consultante al resolver el proceso interno N” 11001032400020120036000, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunai de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secratario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio da la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal A del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 da abril de 2020, certifica que la Presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómaz Apac en la sesión judicial de fecha 11 de diciembre de 2020, conforme consta en el Acta 24-J-TICA-2020.

Luis Felipe Ahjuilar Feijoó SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remitáse copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 488-1P-2019 |