TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de diciembre de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación: 574-1P-2018 Interpretación Prejudicial Tribuna! Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha de la República del Ecuador 10-3159-RA-15 17811-2013-2135 Riesgo de confusión entre los signos? UNIVISA (mixto) / DISENO TRIDIMENSIONAL (ESFERA) y CLARO 8 DISEÑO TRIDIMENSIONAL Artículos 136 Literales a) y h), 224, 228 y 230 de la Decisión 486 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2. Comparación entre signos mixtos y marcas tridimensionales 3.La marca notoriamente conocida.
Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro 4. Conexión entre productos y/o servicios de la Proceso 574-1P-2018 Clasificación Internacional de Niza Magistrado ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano VISTOS El Oficio N* 3043-2018-S-TDCA-DMQ-AS de 22 de octubre del 2018, recibido fisicamente el 26 del mismo mes y año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha de la República de Ecuador, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literales a) y h), 155 literales a) y f), 224, 225, 226, 228, 230 y 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N* 17811-2013-2135.
El Auto del 05 de diciembre 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: América Móvil S.A.B. de CV. Demandados: Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) de la República del Ecuador Presidente del instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) de la República del Ecuador Procurador General del Estado de la República del Ecuador Tercero interesado: Univisa S.A. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los asuntos 3 Proceso 574-1P-2018 El posible riesgo da confusión entre el signo solicitado a registro UNIVISA (mixto) por Univisa S.A., dastinado a proteger los servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas tridimensionales DISEÑO TRIDIMENSIONAL (ESFERA) y CLARO e: DISEÑO TRIDIMENSIONAL de propiedad de América Móvil S.A.B. de CV. que protegen productos y servicios comprendidos en las Clases 9, 15, 25, 35, 38 y 41 de la misma Clasificación Internacional.
La presunta notoriedad de las marcas DISEÑO TRIDIMENSIONAL (ESFERA) y CLARO 2 DISENO TRIDIMENSIONAL perteneacientes a América Móvil S.A.3. de CV. Si existe conexión entre los servicios y los productos y servicios protegidos por los signos en conílicto. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los stículos 136 Literales a) y h), 155 Literales a) y f), 224, 225, 226, 2283, 230 y 295 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación de los Artículos 136 Literales a) y h), 224, 228 y 230 de la Decisión 486?, por ser pertinentes. Decisión 328 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un deracho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o 52 asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro O registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueca causar un riesgo de confusión O de asociación;
(-.) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualasquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un esgo de confusión o de asociación con ese tercero O con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” “artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fues2 reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, indepencientemente de ta manera o el medio por el cual se hubiese hecho conccido.” “Artículo 225.- Para detenminar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otras, los siguientes factores: el grado de su conccimiento entre los miembros del sector pertinente dentr3 de cualquier País Mierrbro; la curación, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquiar Pais Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera Us cuelquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se 3 NS Ea s Ve, 20 19] 1.1.
Proceso 574-19-2018 No se interpretarán los Artículos 155 Literales a) y ), 225, 226 ni 235 de la Decisión 486 al no estar en controversia la acción por infracción de una marca notoria, la protección contra su uso y registro no autorizado, ni la cancelación de una marca que fuese idéntica o similar a una notoriamente conocida. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de coníusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos y marcas tridimensionales. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. Conexión entre servicios y/o productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza.
AMÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en ? proceso interno se discute si el signo solicitado a registro UMNIVISA (mixto) y las marcas tridimensionales DISEÑO de a O! mn) qe 3 ECRETARIA > 52) aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el estaolecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
A el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como actiso empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; O, Y la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; 1) tos aspectos dal comercio intemacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el exiranjero.” “Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participen en los canales de distribución o comercialización del hipo de productos o servicios a los que se aplique; o, e) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al lipo de establecirmento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera d2 los sectores referidas en los literales anteriores.” Mb ap 7) Proceso 574-1P-2018 TRIDIMENSIONAL (ESFERA) y CLARO € DISEÑO TRIDIMENSIONAL. son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( ) Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.* a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto O servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá examinar si entre los signos conirontados existe identidad o semejanza, para luego de“erminar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:* a) Ortográfica: Se reficre a la semejanza de las letras de los signos Var Interpretaciones Prejudiciales números 470-1P-2015 de fecha 12 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oñicial dal Acuerdo de Canagena N? 2747 del 3 de junio de 2018; 468- 1P-2015 de fecna 10 de junio de 2918, publicada an la Gaceta Oficial dal Acuerdo de Cartagena M* 2754 dal 11 de julio da 2016; y 273-1P-2015 de fecha 10 de junic de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuardo de Cariagena N* 2753 del 11 de julio de 2018. 9) Proceso 574-1P-2018 en conflicto desde el punto da vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, O las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo da confusión sea más palpable u obvio.
Fonática: Se reñere a la semejanza de los sonidos de los signos an conflicto. La determinación de tal similitud dependa, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
Conceptual o ideológica: Sa configura entre signos que evocan una idza y/o valor idéntico y/o semajante. Gráfica o figurativa: Se roferc a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicio, tomando en cuenta los trazos del dibujo o al concepto que evocan. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes ruglas pera el cotejo de marcas:* ) c) La comparación debes efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en coniílicio; es decir, cada uno debe analizarse con ina visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
En la comparación se dab= emplear el método del cotejo analizar un signo y después el otro. No nálisis simultáneo, pues el consumidor sucesivo; esto es, se del es procedente realizar un a dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferantes. El análisis cormparativo deba enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es imporiant colocarse en el lugar del censumidor y su grado de perceoción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes eriterios*: Ibidem.
Var Interpretación Prejudicial N? 42-1P-2017 da facha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta 6 DN Proceso 574-1P-2018 (1) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporie del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.
El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido da que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual sa trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros especificos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las caracteríslicas y cualidad=s de los productos o servicios que desea adquirir.
Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publ citario, promociones, etc. (ii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobra las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, taniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que dessa adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes da los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarsa, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. TT ECRETARIA ” (> E ES z IS) ) moro »”s ficial del Acuerdo de Cartagena N” 3083 dei 21 de julio de 2017 y Proceso 574-1P-2018 1.5.
Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conilicio. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión especto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.
Comparación entre signos mixtos y marcas tridimensionales lo pS En el proceso interno, se solicitó el registro del signo UMIVISA (mixto) y contra dicho registro se opuso AMÉRICA MÓVIL S.A.B. de CV.,, titular de las marcas tridimensionales DISEÑO TRIDIMENSIONAL (ESFERA) y CLARO £ DISEÑO TRIDIMENSIONAL, por lo que este Tribunal considera necesario abordar el tema de la comparación entra signos mixtos y tridimensionales.
IN 5 Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias paiabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 2.3. Por su parte un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio; esto es, se trata de un cuerpo provisto de volumen.
Dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves. Constituye una clase de signo con características tan peculiares que ameritan su clasificación corno independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos.? (58) + Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraña no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir.
Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado.é 2.5. Al comparar un signo mixto con uno tridimensional se deben utilizar las siguientes reglas da comparación: a) Se dabe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o la forma del cuerpo provisto 7 Ver Interpratación Prejudicial NM” 133-19-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oñicial del Acuerdo de Cartagena N” 2604 del 6 de noviembre de 2015.
Ver Interpratación Prejudicial N” 330-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2790 del 31 de agosto de 2015. 3 [89 3.2 0 Dé 5 e S F SECRETARIA S Ta e) NS PS en Procaso 574-1P-2018 de volumen, sino también en la idea o concepto que el signo mixto o el tridimensional suscite en la mente de quien la observe. 0) Entre los elementos del signo, la parta conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, trazos o colores, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en riesgo de confusión. Dado que el aspecto denominativo del signo mixto puede evocar una idea o concepto, debe verificarsa si la idea o concepto del signo tridimensional es similar o no a la idea o concepto que evoca la parte denominativa del signo mixto, o dá) — Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro? e) Se deba excluir del cotejo las formas de uso común y necesarias en relación con los productos o servicios del signo tridimensional en conflicto.
Mo obstante, si la exclusión de dichos elementos llegara a reducir el signo tridimensional de tal manera que hace inoperante la comparación, el cotejo deberá realizarse sin dascemponer el conjunto marcario. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba En el proceso interno se argumentó que el signo UNIVISA (mixto) solicitado a registro, reproduce las marcas presuntamente notorias DISEÑO TRIDIMENSIONAL (ESFERA) y CLARO 8 DISEÑO TRIDIMENSIONAL, cuya titularidad pertenece a América Móvil S.A.B. de CV.
En consecuencia, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. Definición La Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XI!, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos.
En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 489 determina el Sar entendimiento que debe dars= al signo distintivo notoriamente conocido ”, 3.6. Proceso 574-1P-2018 en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintiva notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, indepencientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido." De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente!?, b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Paises Miembros. c) La notoriedad se pueda haber ganado por cualquier medio.
La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada De conformidad con lo establacido en el Artículo 224 de la Decisión 438, la marca notoria es conocida por el secior pertinente; esto ss, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique!?.
Dedo que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en oiros sectoras. Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la sagunda es conocida más allá del sector pertinente”, - SECRETARIA > 9 Ñ To, El Artículo 230 establece una lista no taxaliva de sacteres pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores raales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que sa aplique. b) Las personzs que cipan en les canales de distribución o comercialización del tipo de productes o servici s alos que se aplique. c) Los circulos empresaristes que actúan en giros relativos al tipo ds establecimiento, actividad, producios o servicios a los que se aplique.
Articulo 230 de la Decisión 486. La marca renombrada (por ejamplo, Coca Cola, Toyota, Facatocx, Googla, etc.) es conocida prácticamente por casi todo el pública en general, por diferentes tipos de segmentos de nsumidores y proveedcres, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni nercializan el producto o seriicio identificado por la marca renembrada. 10 Procaso 574-1P-2018 La marca notoria regulada en la Decisión 480, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extraniero.
Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres Países Miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 485, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro Países Mizmbros. el =Y La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un pais miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean Usadas en ese pais miembro!?, Ambas también rompen el principio de especialid:d, pero no con el mismo alcance. 3.8.
La marca renormbrada romve el principio de especialidad de mecdo absoluto, por lo que ss protegida respecto de todos los productos o servicios. ra “o La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de: a) productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe conexión competitiva; b) aquelios productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente, y, c) cualquier tipo de producto o servicio cuyo uso fuese susceptible de causar un riesgo da confusión o asociación con el titular de la marca notoria o sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 3.10.
Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedacl dete probarse por quien la aisegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría ceneral del proceso denomina un “necho notorio”.
Y es que los “hechos notorios” s2 conccen de oficio y no requisren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba! $9 Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro pais miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es ranombrada, o la medida que ura marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida rta autoridad de propiedad industrial. 41 Proceso 5744P-2018 3.11.La marca notora extracomunitaria'? no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registra! y uso real y efectivo?, 3.12.
Sin perjuicio de lo expuesto, dabe tenersa presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fa, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.
En celación con los diferentes riesgos en el mercado 3.13.Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguienta: 3.131. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, — imitación, — traducción, — transliteración O transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 3.13.2.
En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piensa que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienan una relación o vinculación económica. 3.13.3.
En relación con el rizsgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, raspecto da aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de Si la autoridad de propiedad industriai considera que la marca no es renomtrada, deberá permitir que su titular prueba su notoredad —en algún país de la Comunidad Andina— en los términos de lo establzcido en el Articulo 228 de la Decisión 486. 3 No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera da la Comunidad Andina.
La marca notoria extracomunitaña, al encontrarse fuera de la Comunidad Ancina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efeciivo. Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impecir el registro de una marca similar o idéntica en un pais miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinacor andino, en aplicacion de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en cencreto y, a menos que exista un eventual acto de comsetencia desleal o ánimo da apropiarse de un signo que era conocido por el solicitanta, no podrá impedir el recisiro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. 12 129) qa SNIO 3.10.
Proceso 574-1P-2018 confusión o de asociación. 3.13.4. En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel qua utiliza el prestigio d3 un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atonción dei público consumidor, o indicar que los productos y servicios qua ofrece están, de aiguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente cono: do.
Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. «Resulta pertinente mencionar que es necesario qua se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Prueba de la notoriedad La netoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil anie el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámatros para probar la notoriedad, a saber: a) el gredo de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la curación, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establacirniento o de la actividad e los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de vantas y ce ingresos de la empresa titular en lo que 13 Proceso 574-1P-2018 rescecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 8) el grado de distintividad innerente o adquirida del signo; a) elvalor contable del signo como activo empresarial;
A) el volumen de pedidos de persones interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; O, D la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; y) los aspectos del comercio internacional; o, x) la existencia y antiguedad de cualquier registro O solicitud de regisiro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero." 3.17.
En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 3.18.
El estatus de notorio pueda variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.
Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular!?, La notoriedad del signo solicitado a registro!? 3.49. De conformidad con lo establacido en sl Literal a) del Articulo 229 de la Decisión 486, no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.
Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notoria así no se encuentre registrado en el respectivo Pais Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos Var Interpretación Prejudicial N” <c0-1P-2015 de fecha 7 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial M” 2781 del 19 de agosto da 2015. El desarrollo de este acápite ha sido tomado da la Interpretación Prejucicial recaída en el “21 proceso N* 84-10-2015 de fecha 4 de febrero de 20168, publicada en la Gaceta Oficial del | Acuerdo de Cartagena N? 2712 del 18 de abril del 2016. 14 10] 150] NN 3.20, Proceso 574-1P-2018 que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.
La Decisión 488 da la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de regisirabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que Una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. 1.Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencia! y complejo, es decir, dete darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad dede ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por al otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la class de productos que se pretende registrar, etc..En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro dondz se solicita su protección, el analisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independienie, es decir, la Oficina Macional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, concedar o no el regisiro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio..Es imporiante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser provado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso.
El raeconocimianto de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente con base en las prusbas presentadas. La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renembrada!* como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, así como la prueba del uso, requieren una modulación imoortante en lo que respecta a dicha clase de marcas.
E" QA P SECRETARIA > Ñ Que expresamente no se encuentra regulada an la Decisión 486 3.25. Proceso 574-1P-2018 Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486 son protegidas en un país miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los product.:s o servicios.
En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto da los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente. ¿Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486.
Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación”, 27.Si bien la marca notoria regulada en la Derisión 486 no nscesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su Como afirma Gustavo León y León: “Aunque la normativa cormunitara andina no tras alguna disposición específica que regule el asunto, de una interpretación sistemática y teleológica de la norma se puede concluir con meridiana claridad que la marca notoria está exceptuada de la carga de uso impuesta para el resto de los signos distintivos.” (LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo Arturo.
Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios. ECB Ediciones S.A.C. — Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 468.) El referido autor cita (Op. Cit., p. 469) a 3u vez a los siguientes dos autores, en la misma linea de pensamiento “ Por otra parte, la calidad de notoria de la Marca no depende de su uso en el país, sino de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes.
Lo anterior daría pie para añrmar que su protección, que deriva de la calidad de notoria, estaria exenta de la carga de su uso en el país ( ) En este orden de ideas, pueda considerarse que la marca notoria registrada no es objeto de cencelación por falta de uso, en virtud de la protección excepcional que la confiera la Decisión 4860,” “540 Metke Mendez, Ricardo.
“El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, en Revista de Estudios Sociojurídicos, Bogotá, Colombia, 9 (2): 82-110, Julio a diciembre de 2007, po. 106 y 107.” “Si bien es suficiente para legitimar la intervención dentro de esta acción el presentar una solicitud de registro de una marca similar de la cual se pretende su cancelación, esta es una figura jurídica aplicable a las marcas comunes, mas no para las marcas notorias, pues de permitio la norma facultaría a que cualquier tercer interesado se aproveche indebidamente del prestigio y difusión que una marca ha ganado dentro de determinado mercado.
Siendo más específicos, quien se vería afectado con dicha conducta es el público consumidor, pues este está ecosiumbrado a oblener cierta aptitud y calidad del producto que adquiera y que está identificado con la marca de su preferencia3*!." “541 Torres Salinas, Carlos. “¿Cabe la cancelación de regisiro por falta de uso respecto de una marca nctoria? MANICHO, una historia digna de ser contada”, en Law Review, Revista de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, publicación Semestral, enero de 2013, p.8.” 16 Proceso 574-1P-2018 cancelación, su titular si debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina. 3.28.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si las marcas tridimensionales DISEÑO TRIDIMENSIONAL y CLARO 3 DISEÑO TRIDIMENSIONAL cuyo titular es AMÉRICA MÓVIL S.A.B. de CV,, eran notoriamente conocidas en la Comunidad Andina al memento de la solicitud del signo UNIVISA (mixto), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso interno, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia, 4.
Conexión «ntre servicios y/o productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza 41. Se alegó que existe conexión entre los servicios y/o productos y servicios que distinguen les signos en conílicto, por lo que corresponde analizar este tema. 4.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 485,?! 4.3.
Es por ello que se deba matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma s= pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se deb2 analizar la naturaleza o uso de los productos ideniificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los producics en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.? 2.4.
Para determinar si exisie vinculación, conexión o relación entre productos y/a servicios corresponde tomar en consideración el grado a Decisión 485 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Articulo 151.. Para clasificar los productos y los servicios a los cuales s2 aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Intemacional de Productos y Servicios para el Registro de las arcas, evtablacida per el Arreglo de Niza del 13 Ce junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la sificación Internacional referida en el sárrafo aniarior no determinarán la similitud ni la disimilitud de tes productos e servicios indicados excresamente.” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 y 473A1P-2015 da 10 de junio de 2018, | publicadas en la Gacata Oficial del Acuerdo de Cartagena MN? 2755 del 11 de julio de 2016. vw Proceso 574-17-2018 de similitud de los signos cbjato de análisis y cualquiera de los siguientas tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los praductos o sarvicios Existe conexión cuando los productos (o semíicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad al hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor pueda optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí, La cormplementariedad entre sí de los productos o servicios Exista conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso dal otro.
Esta complementariedad ss puede presentar también entía productos y servicios. Asi, por ejemolo, la crema o pasta dental o de dientes (dantífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hito dental. Un ejemplo dz complementarizdad entre un servicio y Un producto pueda sar el servicio educativo con el material de enseñanza. La posibilidad de considerar que los productos o servicios prowenen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considarando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o semnvicios en cuestión provienen del mismo empresario.
Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica 18 Proceso 574-1P-2018 csrveza también expende agua embotellada. 4.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre produrtos y/o servicios. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tiznen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: a - La pertenencia a tina misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorias O subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión compeiitiva.
SN Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Asi, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.
Dos productos completamente disimiies (v.g., candados e insecticidas) puedan tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios $ deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para I[* SECRETARIA observar la existencia da conexión competitiva. 1 Ño ¿) o % o o NO, 3/ Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios Gps pS y diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
¡DAD 4.7. Por tal razón, para esiablecer la existencia de relación, vinculación o 19 Proceso 574-1P-2018 conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno N* 17811-2013-2133, la que deberá adoptar al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia pravista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal A del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretación orejudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Harnán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 11 de diciembre de 2020, conforme consta en el Acta 21-J-TJCA-2020 k O eS Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Motifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial dal Acuerdo de Cartagena.