| 1 a y NO > 3) Le, RS ? 4 DAD Pp TRIBUMAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD AMDINA Quito, 11 de diciembre de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: feforencia: Normas a ser interpretadas: Tema objeto de interpretación: Magistrado Ponente: VISTOS 610-1P-2019 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 06/75273 110010324000201400296 00 Cancelación del registro de la marca ANEXOS (mixta) por presunta similitud con las marcas notorias NEXXOS NXS STUDIO (mixta) y NEXXOS (mixta) Artículos 224, 230 y 235 de la Decisión 486 1.

Cancelación por notoriedad de una marca 2. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba Hernán Rodrigo Romero Zambrano El Oficio N* 5472 del 19 de diciembre de 2019, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colembia solicitó Interorstación Prejudicial de los Articulos 224, 230 y 235 de la Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 110010324000201400298 00; y, Proceso 610-1P-2019 El Auto del 12 de agosto de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Preiudicial.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Dernandanta: Naxxos Studio NXS S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia Tercaro Interesado: Germán Zuluaga Jiménez 2, ASUNTO CONTROVERTIDO Da la revisión da los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es si proceda la cancelación del registro de la marca ANEXOS (mixta) por ser presuntamente similar con las marcas notorias MEXCCOS MXS STUDIO (mixta) y NEXXOS (mixta).

CG. MORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 224, 230 y 235 da la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, Procede la interpretación solicitada por ser pertinente. D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación por notoriedad de una marca. La marca notoriamente conocida.

Su protección y su prueba] 19 => Ducisión 428 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamenta conocido el que fuese reconccido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conccido.” “Articulo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de reierzncia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del lipo de productos o servicios a los que se aplique, O, €) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de estabizcimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.” “Artículo 235.- Sin perjuicio de! ejerzicio da las causales de cencelación previstas en los artículos 165 y 169, en ceso que les nermas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente sx, cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuanco ésta sea idéntica O similar Na una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legisiación vigente, al momento le solicitarse el regisiro.” Proceso 610-1P-2019 E. AMÁLISIS DE LOS TEMAS OSJZTO DE INTERPRETACIÓN 4.

Cancelación por notoriedad de una marca 4.1. La sociedad Nexxos Studio NXS S.A.S. interpuso la acción de cancelación en conira de la marca ANEXOS (mixta) con fundamenta en la presunta similitud con sus marcas notorias NEXXO3 NXS STUDIO (mixta) y NEXXOS (mixtas). En atención a ello, se desarrollará el presente tema. a IN Ss deba iniciar enunciando que de acuerdo con lo establecido en el Articulo 235 de la Decisión 486, la cancelación por notoriedad de un signo procede si asi lo dispone la legislación nacional. 1.3.

Por su parta, el trámits a seguirse será el contemplado en el Artículo 170 de la Decisión 480. “Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que, dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del regisiro d2 la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución”. 1.4. Para que opere la acción de cancelación por notoriedad, se deben curnplir con los siguientes requisitos: 2) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido. b) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria. c) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación, haya sido notoriamente conocida, de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. 2) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido 1.5.

En consideración a que en el proceso interno la compañía actora afirma que sus marcas MEXXOS NAS STUDIO y NEXXOS (mixtas) son notorias para productos de la Clase 25 de la Clasificación de Niza, y que se concedió el registro de la marca AMEXOS (mixta) para servicios de la Clase 35 de la referida Clasificación Internacional, la cual sería confundible con sus marcas notorias, se deberá analizar en primer lugar la eventual confusión que puedas existir entre los signos en conflicto.

Fa? 1SDento de una acción de cancelación por notori: dad, sl signo que se SS SN NATA e e: /9 0 > hretende cancelar dabe ser idéntico o similar a la marca notoriamente E “eqnocida, por lo que se deberá analizar los signos en conílicto utilizando E Proceso 610-1P-2019 los parámetros de comparación adogtados por esta Tribunal. 1.7. En primer lugar, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luzgo determinar si ello es capaz de generar riosgo de confusión (directa O indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniando en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos pueda ser: 4.7.1.

Fonática: Se reñera a la semejanza de los sonidos de ¡os signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada casc concreto. 1.7.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conílicto desd< el punto de vista de su configuración, asto es, tornarido en cuenta la impresión visual de los signos en conílicto. 1.7.3.

Figurativa o gráfica: Se rañere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conñicio, tomando en cuenta los trazos del dibujo o ei concepto que evocan. 4.7.4. Conceptual o ideológica: Se configura entra signos que avocan r... una idea y/o valor idéntico y!o semejante?, 1.8. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conílicto, sa deben observar las siguientes reglas para el cotejo antre signos distintivos?; 1.8.1.

La comparación debe efeciuarsa sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, caca uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2. Zn la compareción se debs emplear el rastodo del cotelo sucesivo; esto es, se dabe analizar un signo y después cl otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tizmpo, sino que lo herá en momentos diferantes. a 1.2.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues an éstas es donda se puede parcibir el iasgo do confusión o de asociación. a Ibidam, o a Estes reglas hon sido adoptadas por e! Tribuna! de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples a O providencias, entra las cuales 53 destacan las siguientes: Interpretación Prejucicial de 19 de Ja DE > octubre de 2005, cedida er el marco del Preceso 148-1P-2005 publicada en la Gaceta Oñcial dal SS S guerdo de Cariagana N* 1271 de 2 de diciembre de 2005, e Interpretación Prejudicial de 28 de Re2) 02) vo de 2309, expedida en el marzo del Proceso 24-1P-2009 publicada en la Gaceta oñicial del erdo de Carisgena N? 173 de 22 da julio de 2009.

SECRETARIA T s %, 2 NES o/ Proceso 610-1P-2019 18.1 Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consscuancialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesco de confusión o de asociación. 1.8.5.

De acuerdo con las máximas de la expeñencia, al consumidor medio se le presume nommamente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo val deba tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor da los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional d2 Niza que identifican las marcas en conilicto. +49.

En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar ol caso concrato determine las similitudes de los signos en conficio desde los distintos Upos de semejanza que pueden prosentarsa, para de esta mansra establecar si el consumidor podría incurrir en riesgo de coniusión y/o de asociación. 1) Quala neción de cancetoción la solicito al legítimo ¡dtular de la marca notoria 10.De acuerdo con el Artículo 236 de la Decisión 486, se encuentra legitimado para interponer acción de cancelación por notoriedad de una marca, quien ostante la calidad de legítimo titular del signo. 1 11A lo largo de la existencia da una marca, pueden existir transierencias, sean por contrato da cesión celebrado enira las partes, o en su defecto por transmisión por causa «a muerte. 1,12.En el caso las cuales conocidas. sa debe verificar que las marcas sobre la base de la acción de cancelación sean nctoriamente o) Que ala fecha te la solciuud de registro de la marca que se pretende caneetar, la marca aus sollciia la cancelación, haya sido notoriamente conocida, di acuerdo a la lagistación vigente al momento de solicitarso el registro eS _ o) El primordial requisito para que la acción de cancelación por notoriedad tenga eficacia juridica, es el hecho de que la marca respecto de la cual sa sogorta la acción, haya sido notoriamente conocida a la fecha en que sa solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar. pL DE IE: La Decisión 485 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema SS de los signos notoriamente conocidos Un acápite especial.

En efecto, en el Es (8) Witulo XI, artículos 224 a 238, establece la regulación de los signos Za Q Sl 7 SECRETARIA >] O 3 roro s/ IDao PL eS íám Proceso 810-1P-2013 notoriamente conocidos. En dicho Título no sclo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación atodos los signos notoriamente conocidos”. 4.15.Si bien la Decisión 344 no contemplaba en concepto de marca notoria, el Artículo 224 de la Decisión 435 si lo hace, dal cual se pueden desprender las siguientes caracterisiicas: 115.1.

Para qu un signo sa consider3 como notorio debe ser conocido por el sactor pertinante. El Articulo 230 de la Decisión 488 ostableca qué se debe entender por sector pertinente: “Se considararán como sectores períinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; +) las personas que particioan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

O, c) los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo da establecimienio, actividad, productos o servicios a los que sa aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cuelquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”. 1152. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 115.3.

La notoriedad se puedo haber ganado por cualquier medio. o que ocurre con la acción da cancelación por falta de uso, en donda el titular de la marca as sobre quien recas la carga de la prueta, en la acción da cancelación por notoriedad, es el titular de la marca notoria, quien deve provar ante la eutoridad que su marca era notoriamente conocida a la fecha en que s2 solicitó el regisira de la marca que se prstende cancelar, en el presente caso al 29 de octubre de 1999, y de acuerdo a la legislación vigenis, que en el caso en concreto es la Decisión 4.17.Por lo tanto, para que opera la acción de cancelación por notoriedad, el titular de las marcas MEDC(OS MXS STUDIO y NEXOS (mixtas) deberá E eS ocaso 23-1P-2013 ouolicado en ta Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartegera N* 2229 de 20 de agesto E =-d3 2013.

SECRETARIA ” o q/ o >/ 6 SS Ne, SÍ mM PJ IN o 2. IN 105 tr 3. Proceso 610-1P-2019 incorporar los documentos necesarños que prueben que fueron notorias a la tacha en que se solicitó el registro ds la massa AHEXOS (mixta). Lamarca notoriamente conocida, Su protección y 5u prueta <n el proceso interno se argumentó que la marca ANEXOS (mixta), reproducia las marcas notorias MEICIOS MX STUDIO y NEXOS (mixtas), cuya titularidad pertenaca 2 Nexxcs Studio NXS S.A.S. En consecuencia, se abordará el tema proguasto de conformidad con la linea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

Definición La Decisión 426 de la Comisión de la Cornunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en sl Título XI!, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 488 determina el entendimiento cue debe darse ul signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entienda por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente do la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” De la antedior definición s23 puedan desprender las siguientes acterísticas: 2) Para aue un signo se considera como notorio debe ser conecido por el sector pertinente”. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. co) Lanotoriedad se puedo habar ganado por cualquier medio.

La marca notoria y su relación con los principios da espacialidac, territorialidad, rogistral y uso real y efectivo, así como St nciación con la meores renoisbrada De conformidad con lo establacido en el Articulo 224 de la Decisión 486, la marca notoria a3 conocida por el secior pertinente, esto Es, por los El Articulo 230 estazicce una lista no taxativa de sectores pertinentes de relerencia, a satar a) Los constiridorz3 re aplique. ciclos del tipo de productos o semicios a les que se Las perseros qua participan en y r productos e sariicios e los que los canales de distribución o comercialización del tipo de qua, Los circulos empresariales que actividad, productos o servicios a los iden en giros relativos zi tipo dz establecimiento, que se aplique. a] AN por » LY o: z Ñ SECRETARIA Y a o Se, ln Si to ce Proceso 510-1P-2019 consumidores reales o potenciales del tipo ds producios o servicios a los que se apliqua; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los circulos empresariales qus actían en giros relativos al tipo de >stablecimiento, actividad, productes o servicios a los que se apliquef.

Dedo que las marcas notorias són conocidas en el sector pertinente, nudiaran no tenor una gran presencia en otros sectores. Cabe distinguir entra la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá ce! sector pertinente”. La merca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoría en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero.

Basta que sea notoría en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero per sí naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros. La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país insiembro de la Comunidad Andina asi no estén registradas ni sean usadas en es2 país miembro.

Ambas también rompen el principio de especialidad, paro no con el misino alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad d2 modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos O servicios. La merca notoñía regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relsiiva, da modo que es protegida respecto de: a) productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe conexión competitiva; b) aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente; y, e) cualquier tipo de producto o samnicio cuyo uso fuese susceptible de Ñ Articulo 230 de la Vecisión 4£3.

La marca ranormorada (por ejersplo, Cues Cola, Teyota, Facebook, Geogla, etc.) es conocida prácticamente por casi toda si púbico 35 general, por diferentes tipos de segmantos de consumidores y provsadores, incluso cor aat:elios que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por tamaica renombrada. Us N 2 ¿para recibir la protección, basta que la merca sea notoria en otro pris miembro de la Comunidad Q =- ndina o que la autoridad ds propiedad incustr al considere que la marca 25 renombrada. pe Proceso 610-¡P-2919 causar un riesgo da confusión o asociación con el titular de la marca notoria o sus productos o semvicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio; o la dilución da su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 2.10,Una segunda diferencia entra la marca notoria regulada en la Decisión 488 y la marca renombrada es lo rafarido a su prueba.

La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en tl Añrículo 223 de la Decisión +86. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”. Y es que los “hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueda?, po lla marca notoria extracomunitaria!? no rompe los principios de asgecialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo", 2.12.

Sia perjuicio de lo expuesto, deba tenerse presente que en ningún caso sa otorgará el registro marcario de un signo distintivo si al solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a 3u solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.

En relación son los diferentes riesgos en el mercado IN w «Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad cen lo siguiente: 2:13:41. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido, 2.13.2, En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación En la medida que una marca renembrada es conecida por casi por todos, también es conocida por la autoridad de propiedad industrial.

Si la autoridad de propisdac industrial considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su titular pruebe su notoriedad —en algún pais de la Comunidad Andina— en los términos de lo establecido en el Artículo 223 de la Decisión 436. Mo es renombrada, sino una marca netora pero fuera de la Cornunidad Andina. bs La marca notoria exitacomunitara, al encentrarsa fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de tesritorialidac, especialidad, principio registral y de uso real y efoctivo.

Ahera bien, no por sel hacho de considerarse notcria una marca en su país de origen puede impacir = el registro de una merce similar o idéntica en un pais mismbra de la Comunidad Andina, ya que el exarinader andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar ¡ caso en concreto y, a manos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de Popropiarse da un signo que era conccido por el solicitante, no pocrá impedir el registro de un signo >] / br Cidbre la base, únicaments, de que la marca es neloría fuera del torritorio comunitario andino. ho SECRETARIA ” 9] Y c No S 9 Ns 3 Y, VD AD PS Proceso 610-1P-2019 se presenta en estos cascs cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piansa que el generador o creador de dicho producto y la emoresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una rs'ación o vinculación económica. 2.3.3 Ga relación con 2l riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, causa el debilitemienio de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conacido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o semicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 19 [093 E En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamenta dal prestigio da los signos notoriamente conocidos.

El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicas que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y caracteristicas de los productos O servicios que ampara un signo notoriaments conocido.

Pera calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que ganera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la ari ri posición empres añal. 2.14. Resulta pertinente mencionar que 83 necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuenira incurso en la causal de irregistrabilidad contenid. en el Literal h) del Artículo 138 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Prueba de la notori 0) a La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil anto el Juez o la Oficina Nacional Competente, sagún sea el caso. mm o El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para provar la noteriedad, a saber: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, emplituc y extensión goográñica da su utilización, dentro o fusra de cualquier País Miembro;

(7 SECRETARIA íS) Y NS 3 Na, SS) iDAD D +0 Proceso 5310-17-20 13 c) la duración, amplituc y axtonsión geográfica de su promoción, centro o fuera da cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presenteción en ferias, exposiciones u otros eventos de los producios o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efeciuada para promoverlo, o para rormover el establecirmient», ectividad, producios O servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecte el signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como an sl del País Miembro en el que se pretende la protección; 1) el grado de distintividad inharenta o adquirida del signo; a) elvalor contable del signo como ecilvo empresarial; 7 el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una frenquic'a o licencia del signo en determinado territorio;

O, 1) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras 0 almacenamiento por cl titular del signo en el País Miembro en que 53 busca protección, 1) los asgactos del comercio internacional; O, Mx) la existencia y antiguedad dea cuelquier registro o solicitud da registro del signo distiniivo en el País Miembro o en el extranjero.” 2.17.

En consscuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, daben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio da complemento indispensable. 2.03.

El estatus de notorio pueda variar con el tiempo, 25 decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puedo perder dicho estatus si su titular no recliza acciones conducantss a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro ciros. En ests orden de ideas, para provar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial conde se haya reconocido dicna condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para dernostrar el carácter de notorio caso a caso.

Esto quiara decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es vélida para dicho caso particular!?, Api DE - - ESA. nieroratación Prejudicial N? 460-19-2043 Ca fecha 7 de julio do 2043, publicada en la Gaceta ¡D 05 al? 2781 dal 15 de agosto de 2015 E SECRETARIA Ne Proceso 610-19-2019 La notoriedad dol signo solicitado a registro! 2.19.De conformidad con lo establecido an el Literal a) del Artículo 229 de la Decisión 488, no sa negará la calidad ds notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentra registrado o en trámite de registro en al Pais Miembro o en el extranjero.

Por lo tanta, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácier de notorios, aungue no se encuentren registrados en el territorio detarminado. 2.20.La Desisión 438 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria ro registrada y, en consacuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.

Lo anterior no quiere decir que una marca por sef notoría tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya qua el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. 2.21.Lo que so está añrmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, daba darse atendiendo al hecho de que la marca noteria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y per el otro, muy ijuroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc. > En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarsa esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. 2.23.

Es importantz tene; en cuenta que el reconocimiento d= la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hibil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea ei caso. El reconccimiento de dicha notoriedad corresponda otorgarlo a la Autoridad Nacional Comberente con base en las pruebas presentadas. po Y an O NA desarrollo de 2:12 acapte ha sido tomado ds la Interpretacion Prejudicial recaída en el proceso A Pp pi a Q We 81-1P-2015 de jecra 4 de febraro de 2018, publicada en la Gaczta Oficial del Acuerdo de le ártagena N? 2712 del 13 de abril del 2016.

E SECRETARIA ”| a x/ 2 Ñ lo) S 12 "Ne, O Mio ao ” Procas50 610-1P-2019 La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias.En acápites anteriores sa ha mencionado que tanto la marca renombrada! como la marca notoria regulada en la Decisión 4868 rompen el principio de uso rsal y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, así como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas.

Sila marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486 ton protegidas en un pals miemoro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registrada3 pero no son usadas en el referido pais. La diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respacto de todos los producios o se¡vicios.

En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 436, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y Conexos y también respecto de aquellos productos y samvicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente. ¿Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aolicada a las marcas ordinarias, no pusde operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486.

Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponda dasestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 188) no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donda se pide su cancelación!*. Que expresamente no se encuentra rogulada en la Decisión 436.

Como afirma Guatavo León y Liuén: “Aunque la normativa comunitaria andina no tras alguna disposición especifica que regule el asunto, de una interpretación sistemática y teleológica de la norma se puede cenciuis con meridiane claridad que la marca notoria está exceptuada de la carga de uso impuesta para el resto de los signos distintivos.” LEÓN Y LEÓM DURÁN, Gustavo Arturo, Derecho de Marcas en la Contunidad Antina.

Análisis y Comentarios. £38 Ediciones S.A.C. — YThomscn Reuters, Lima, 2015, p 433.) El referido auter cita (Op. Cit., p. 469) a su vez a los siguientes dos autoras, en la misma linea de pensamiento. “..Por otra parta, la calidad de notoria de la Marca no dependa ce su uso en el país, sino de su conocimiento por parte ce jos sectores perinentes.

Lo anterior daría pie para afirmar gue su protección, que derisa de la calidad de notoria, estaria exenta de la carga do su uso en el país ( ) En este order de ideas, puede consilerarse que la marca nctoria registrada no es objeto ds cancelación por falta de uso, en virtud de la protección excepcional que le conñera la Decisión 433" “540 Melka iMencez, Ricardo.

“El uso otligatorio de la marca bajo la Decisión 426 de la Comisión de la Comuridad Arcina”, en Revista de Estudios Sociojuridicos, Bogotá, 2, 9 (2): 62-119, Julio a diciembre de 2007, pp. 108 y 107. *Si bien es iento para legitimar la intervención dentro de esta acción el presentar una solicitud de registro de una marca similar de la cual se pretende su cancelación, esta es una Wigura juridica aplicable a las marcas comunes, mas no para las marcas notorias, pues de ermitilo la norna facultaria a que cualquier tercer interesado se aproveche indebidamente l presiigio y difusión que una marca ha ganaco dentro de dsterminado mercado.

Siendo ás especificos, quien se vería afectado con dicha conducta es el público consumidor, ues este está acostumbrace a obtener cierta aptitud y calidad dal producto que adquiere y 13 Proceso 810-1P-2019 2.27.Si bien la marca no:oña regulada en la Decisión +88 no necesita ser usada en el país miembro donda, estando registrada, se pide su cancelación, su lituler sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los iros paises miembros de la Comunidad Andina. 15 1] co “En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si las marcas NECIOS MXS STUDIO y NEXXOS (mixtas cuyo titular es Nexxos Studio MXS S.A.S., era notoriamente conocidas en la Cornunidad Andina al mornento de la solicitud de la marca ANEXOS (mixta), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Jusiicia de ta Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso inierno N* 110010324000201400298 00, la que deberá adoptar al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, on concordancia con el Artículo 1283 párrafo tercero de su Estciuto.

Sl suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal e) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril da 2020, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido aprobada por el Presidanta del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romera Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafasl Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 11 de diciembre de 2020, conforme consta en el Acta 21-3-TJCA-2020. ya * iguilar Feijoó ZTARIO Mo'ifiquese a la Sala consuliante y rerfítase copia de la presents Interpreiación Prejudicial Secretaría General de la Cormunidad Amcdina para su publicación en ta Gaceta Oficial del Act de Cariagena. que está iventifizado ccn la marca de su preferanciaó!” “s4] Torres Salines, Cartas.

“¿Cade la cancelación de registro por falla de uso respecto de una marca notoria? MANICHO, una histoda digna de ser contada”, en Law Revieva, Ravista de la Universidad San Francisco (42 Quito, Ecuador, publicación Semestral, enero de 2013, p.8.”