RIA >| Ls 3) Sy >> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de diciembre de 2020 Proceso: 614-1P-2019 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente de origen: 14-43708 Expediente interno del Consultante: 11001032400020160035800 Reterencia: Riesgo de confusión entre los signos CONTINENTAL SINCE 1871 (mixto) CONTINENTAL.
(denominativo)/ LIBRERIA CONTINENTAL (denominativo) ¡CONTINENTAL (denominativo) lormas a ser interpretadas: Artículos 136 Literal a) y 151 de la Decisión 486 Temas objeto de interpretación: 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual 0 ideológica y gráfica O figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos 3. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza Marca derivada. 5. Signos conformados por denominaciones de uso común Eh Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano Proceso 614-1P-2019 VISTOS El Oficio N* 5478 del 19 de diciembre de 2019, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 488 da la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 11001032400020160033300; y, El Auto del 12 de agosto del 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Parios en el proceso interno Demandanta: Continental Reifen Deutschland Gmbh. emandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia Tercoros Interesados: Joy Giobal Conveyors Inc. Jorge Alberto Vega Bravo. Productora Tabacalera de Colombia S.A.S ASUNTOS CONTROVERTIDOS to De la revisión de los documentos remitidos por la Sata consultante, respecio del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.
La posibls confusión entre el signo solicitado a registro CONTINENTAL SIMCE 1871 (mixto) que pretende distinguir productos y semicios de las Clases 07, 18, 23 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo solicitante es Continental Reifen Deutschland Gmbnh y las marcas COMTINENTAL (denominawvo) que protege productos de la Clase 07 de la Clasificación Internacional de Niza de titularidad de Joy Global Conveyors Inc., LIBRERÍA CONTIMENTAL (denominativo) que protege productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza de titularidad de Jorge Alberto Vega Bravo, CONTINENTAL (denominativo) gua protege productos da la Clase 13 de la Clasificación Internacional de Niza de titularidad de Productora Tabacalera de Colombia S.A.S. NS EJ Si exista conexión entre los productos y ser/icios que pretende SN proteger el signo solicitado CONTINENTAL SINCE 1871 (mixto), Si Clases 07, 16, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza y las | ' Eo, SECRETARIA > 2 Proceso 614-19-2019 marcas CONTIMENTAL (denominativo)/ LIBRERÍA CONTINENTAL (denominativo) ¡CONTINENTAL (denominativo)/ CONTINENTAL DEL TEXTILES (mixto), que protegen productos de las Clases 07, 16 y 18 de la citada Clasificación Internacional. 3.
Siel signo solicitado COMTINENTAL SINCE 1871 (mixto) solicitado por Coniinental Reifen Deutschland Gmbh, es una marca derivada. A Siel término CONTINENTAL, es débil por ser de uso común dentro de las Clases 07, 16, y 35 Clasificación Internacional de Niza. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Articulo 138 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, el cual se interpretará por ser pertinente.
De oíicio so interpretará el Artículo 151 de la Decisión 488?, a fin de analizar la conexión entre productos y servicios que protegen los signos en conílicto TEMAS OBJETO DE MTERPRETACIÓN irregistrabilidad da signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, concepiual o ideo'ógica y gráfica O figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. Marca derivada. Signos conforrmacos gor denominaciones de uso común. (0 1. 2. 3. 1 ISS Y 6 SEC Decisión 486 de la Comisión da la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derscho de tercero, en perticular cuendo: a) sean idénticos o se asemejen, a na marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cueies el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
Decisión 433 da la Comisión de la Comunidad Andina, - “Arrículo 131.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países idiembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las arcas, estabiecida per el Arreglo (2 Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones igentas.
Ls clases de le Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la > RETARIA Dosnilitud ni la disimiitud de los productos o servicios indicados expi esemente”. an) Proceso 614-1P-2019 AMÁUISIS DE LOS TEMAS OBJETO DI IN TERPRETACIÓN irregistrabilidad do signos por identidad o similitud. Riesgo «2 enntusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, jonática, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Reglas para isafizar ol cotejo de signos distintivos Za vista de que en el proceso interno s3 discuta si el signo solicitado a gisto COMTIMENTAL SINCE 1871 (mixto) y las marcas CONTINENTAL (denominativa), LIBRERÍA CONTIMENTAL (danominativa), CONTINENTAL (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión da la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particuler cuando: Sean idénticos o se asemejan, a una merca anteriormente solicitada para regisiro O registrada por un tercero, para los mismos croductos O servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso da la marca cueda causer un riesgo 2 confusión o de asociación;
Como se desprande da esta disposición, no es registrable un signo que esa idéntico o similar a otro signo registrado O solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signes no son cistinivos extrínsacamente cuando puedan generar fesgo de confusión (direcio O indirecto) y/o fesgo de asociación en el público consurnidor.* 0] 5) a) El riesgo de confusión puede ser direcio e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad d2 que el consumidor al adcuirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riasgo de coniusión indirecto, se presanta cuando €l consumidor atribuye a dicho producto, en contra da la realidad de los hechos, un origen empresarial diferenia ul que resimenta poses. 1023 o (9) op) El riesgo da asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidar, aunque diferencia las marcas en conílicto y el origen empresarial del producto, al adquirido piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Var Interprataciones Prejudici ' «padidas en 'os Precasos 470-1P-2015 de fecha 12 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta al d<l Acuerdo de Caracena MN" 2747 Cal 03 de junio de 20168,:69-1P-2015 de fecha 10 da junio de 2010, publicada en ta Gac Qáicial del Acuerdo de artagena N* 2747 del 08 de junio da 2016 y 473-1P-2015 de fecha 10 da junio de 2018, publicada ia Gaceta Oficial del Acuerdo de Caracena N? 2753 del 11 de julio de 2016. 1.3.
Proceso 614-1P-2019 Sa deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es Capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenia en esta valoración que la similitud entre dos signos puece ser:* a) 5) Cc) Ortográfica: Se refers a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud dependa, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real ds confusión entre los signos confrontados.
Concepiual y ideológica: S2 configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica o figurativa: Se refare a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conílicio, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. igualmente, al reelizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá abservar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:* b) o) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conílicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuente su unidad fonética, ortecráfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
En la comparación sa deve emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedenis realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparaivo debe enfalizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en les que se puede percibir el riesgo d= confusión o asociación. un Proceso 614-1P-2019 d) Al realizar la comparación es imporante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que £2 trate, bajo los siguientes criterios”: (Y Criterio del consumidor media: Si estamos frente a productos ylo serricios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser e: soporia del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con les máximas de la experiencia, a! consumidor medio se la presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bisn2s O productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de Consumo masivo, bajo el entendido de que puedo variar o graduarse según el tipo de producto del cual sa traia, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
(ii) Criterio del consumidor salectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que s2 ha instruido claramente de las características y cualidades de los praductos o saricios que desea adquirir.
Sabe detalles astéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manajo pudlicitario, promociones, etc. Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales O prácticas de los productos o semvicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado da instrucción técnica O profesional.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad rizcional compeienta al realizar el respectivo análisis de coníundibilidad. 1.5. Una vaz señaladas las reglas y pautas expuestas, es impor nte que al el caso concreto se daterminen las similitudes de los signos en conlicio desde los distfirics pos ds semejanza que pueden presantarse, $ Var Interpretación Prejudicial emitida en el Sroceso +2-1P-2017, de 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial dal Acuardo de Cartagena 2»? 3083 del 21 da julio da 2017. 6 Proceso 61+4-1P-2019 para de esta manera ostablecar si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 4.5.
Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes O semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis deba comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.
Coraparación entra signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado COMTINENTAL SINCE 1871 (mixto) y las marcas COMTINENTAL (denominativa), LIBRERÍA CONTINENTAL (Jenominativa) y CONTINENTAL (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por alementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.? 2.2, Los signos e¿-nominativos, llamados también nominales o verbales, vúlizan expresiones acústicas O fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunio O Un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones dal producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entra su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos alementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidar una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.? 2.3.
Los signos mixtos sa componen de un elemento denominativo (una O varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elzmentos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los damás existentes en el mercado. 2.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las patabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominanta no sea esis, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan 0 Y Var Interpretaciones Prejudiciales 5291P-2015 de 19 de mayo de 2018, publicada en la Gaceta a Oficial del Acuerdo de Cartegena 3? 2747 dal 08 de junio de 2018 y 450-1P-2015 de 10 de junio de 2013, publicada en la Gaceta Oíñcial del Acuerdo de Cartagena MN? 2734 del 11 de juñio de 2013 Wear Interpretación Prejucicial 48-1P-2013 de 25 de abril de 2013, publicada =n la Gaceta Oficial del cuerdo de Cartagena 1? 2217 cal 16 de julio de 20 13, 7 Procaso 814-1P-2019 causar un mayor impacto en el consumidor, de ecuzrdo con las particularidades de cada Caso. w'D Ur AD eS 2.5.
En consccusncia, al realizar la comparación enire marcas denominativas y mixtas, s2 deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayer influencia en la menta del consumidor, si el danominativo o el gráfico. ay Sial realizar la comparación se datormina que en las marcas mixtas predemina el elsmenio gráfico frente al denecminativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamenta en el ámbito comercia!!?, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurir en riesgo de confusión. e) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad can las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos*?: () Sa debe analizar cada signo en su conjunto; 25 decir, sin descomponer su unidad fon£tiza.
Sin embargo, es importante toner en cuenta las letras, les sfiabas O las palabras que poseen ina función diterenciadora en el conjunto, dabico a que esto ayudaría a entendar cómo el signo es percibido en el mercado. (1) Sa deve ssiadlezer si los signos en conflicto comparten Un nismo laxema. Una palabra puede estar constituida por laxemes y moríemas.
Los primeros son la tase y el elemento qua no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir da ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario”. Como ejemplo tenemos el lexema dspor: en: deport-a, daport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 13 il Ver Interpratación Prejudicial A79AP-2015 de 10 de junio de 2918, publicada en la Gaceta Oficial ¿sl Acuerdo do Cartagena N* 2753 del 11 de julio Ca 2016 da Var Interpretación Prejudicial 129-1P-20 45 da 20 de julio de 2015, pubienda en la Gaceta Oficial del Acuerdo da Cartegana N? 2504 del 14 de octubra da 2015.
As Ve: Interpretación Prejudicial 472-19-2015 de 19 de junio de 2918, public: en la Gaceta Oficial dal Acuerdo de Cartagena Mi? 2755 dal 11 de julio de 2013. S, pr DE IN REAL ACACIA ESPAÑOLA (BAD. Diccionario de la RAS. Definición de 2: “1, m. Ling. GS SN Unidad minima con significado léxico que no presenta Imornemes gramaticsios; p. ej., ScÍ, O que, 12 > 2N poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ah, ten, en enterráis.
E om isponibls en: hto//clz.rae es/?id-NCu16TO (Consulia: 25 de noviembre de 2029). E SECRETARÍA P pea ACADZIMA ESPAÑOLA (RAZ) Diccionario de la RAE. Definición da mariana: le) x) ó DS 7 3.1. Proceso 614-1P-2019 Si los signos en conflicto comparten un lexema O raiz léxica, se dabe tener en cuanta lo siguiante: a Por lo general el lexema es el elemeno que más impacta en la mente dal consumidor, lo qua se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conílicto.: Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. » Si los signos en conílicto comparten un lexema, podría generarse mesgo de confusión ideclógica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos an conílicio. (ii) Sa deba tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la sernejanza entre los signos podría ser evidente.
(bd) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (uv) Sa debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conilicio de conformidad con los criterios señatados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/. asociación que pudiara existir entre el signo solicitado CONTINENTAL SINCE 1871 (mixto) y les marcas CONTINENTAL (denominativa), LIBRERÍA CONTINENTAL (denominativa), COMTIMENTAL (denominativa).
Conexión ontre productos yo servicios «e la Clasificación Internacional! de Niza Sa alegó que existe conecón entra los producios y servicios que ADE 1 de ES le) e) ua " SECRETARIA ” | o +1. m. Gram. Unidad mínima aislatle 31 el arálisis moríclógico. La pelabra mujeres contiene dos morfamas: mujer y -23. 2. m. Gram. Por oposición a iexemna, moriama gramatical, p. ej, de, no, yo, el, -af, -S, -er0. 3, m. Gram.
Unidad mínima de significado. La terminación verbal -1n0S contiene dos morfemas: Verona primera, y número, plural” Disponitle en: hun/ídle ras as/?id=Polt3i2 (Consulta: 26 de Ifoviembre ce 2020). Ta, O) Y / SO AD > Proceso 614-1P-2019 distinguen los signos en conflicio, por lo que corresponde analizar este tema. [63] 5) Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como sa indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 483.1 3.3.
Es por ello qua se dabo maizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de asta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debo analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia da varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.!* 3.4.
Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o sarvicios corresponde tomar en consideración el grado ce similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: Y. El grado ae sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Exisia conexión cuando los producios (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir ecquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambicbles entra sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y caractarisinas de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, Decisión 485 de la Comisión de l2 Comunidad Andina. - “Articulo 151.- Para clesifcar los productos y los servicios a los cuales s2 aglican las marces, los Países Miembros uniz la ClasuIcación internacional da Productos y Servicios para el Registro de las arcas, establecida por el Arrecio de Niza dal 15 da junio de 1957, con sus modificaciones vigentas.
Las clases de la Clasiñcación tatemaciona! reforida en el osvraío antorior no determinarán la siroilitud ri ta di. lle tos productos o serdicios indio ros expresamente. ” Sybrayado agregado Y gra A 10 de junio da 2013, publicadas SECRETARIA julio COS ? 10 Vel nterpretacionas Prejuciciates 472-1 enla Gacata Oñcicl del Acuerdo de Car | | | a) r9y) Proceso 514-17-2019 desde la perspectiva del consurnidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o semicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejarmplo, traíándosa de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, al cocrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre si. 5 La complemontariadad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad da consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se pueda presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasia dental o de dientes (dentifrico) se complementa con el cepillo dantal y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entra un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. e) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen cal mismo 2mi resario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad dei mercado, pedría asumir como razonable que los productos 0 servicios en cuestión provienen del mismo empresario.
Asi, por ejamplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expends agua emboteilada, Les criterios de sustituibilidad (intercambiabitidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculacién o conexión entre productos y/o servicios. iquientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para ¡tar relación, vinculación o conexión entra productos y/o servicios, pues estos necesariamenis iienen que sel analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:. 0] _ a partenencia 2 una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Hiza La inclusión de productos a semicios en una misma clase no resulta determinanie para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o semicios objeto da análisis.
En eíecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos semicios pertenecientes a categorías O subcategorías disímiles, ¡a Ed: o ba le paí entes a U i a ¡ ? [E SECRETARIA > a: usa ntas a una misma clase de la Clasificación A o <] internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado NO, Zz / 41 Proceso 514-1P-2019 de manera complamen conexión competitiva. la para daierminar la existencia de ES Los canales de aprovisionamianto, distribución 0 da comercialización; los medios do publicidad empleados; la tecnología empleada; la inalidac o unción; el mismo género; o la misraa naturaleza do los productos o semvicics Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.
Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los nroductoras de uno no sen los productoras del otro, no habrá conexión competitiva entra ollos. Dos producios completamente — disímiles (v.q., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio da publicidad (v.g., UN panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión compatitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deven analizarse conjuntamenta con los criterios intrínsecos para observar la exisiencia da conaxión competitiva. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. so MS Por tal razón, para establecer la existencia da relación, vinculación O conexión entra productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entra ellos exista sustituibitidar (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable da provenir del mismo empresario.
A PES Worca dorivo da Dado que la demandante alega que ya €s titular de la marca CONTIMENTAL. (mixta) para proteger semicios de la Clase %5 de la Clasificación Internacional de Niza y que el signo solicitado sería unz merca derivada, cormesponds abordar este tama. 9 Razuita pertinente diferenciar a la ¿um as marzas Cari/adas, La familia de marero cdas aque entra las marcas que coniciman la familia existan variaciones significalivas, pero siempra daten consarrar un slemento común. cue es aquel que constitu, 2 dicha familia.
Les marcas que conferman la familia puedsa s.f registrados para Cistinguir producios o servicios en Cisúrizs clasos. A dl DE ¿La marca derivada dao? disi Sl A ciones no SuSsian mismes productos o servicios que la marca registirac cto de la marca registrada, la 0% Sa 'arimigeniamente o, en toa croductos o servicios que preienda distinguir deten es E incluidos en aqueios.
Ma censtituiria una marca derivada si es que 32 solicita para produciocs lr Atintos a les que protogs ta marca primigenia, aunque sezn Core0s. EL pra > SECRETARI/ 42 Ma) XI z ÑO > o a, ES SDAD_>- 44 Proceso 614-1P-2019 La Decisién 38 no consagra la figura de la marca derivada; sin embargo, atendiendo al manejo que en la práctica se da a dicho fenómeno, el Tribunal ha adoptado criterios dostrinarios sobre el tema y ha reconocido la figura en nuestro régimen normativo,” En congruercia con lo señaludo en el párrafo precedente, las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el stular de una marca enteriormanie registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en al que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan!3, Cabe señalar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer ci el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos da registrabilidad y, además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. 19 Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero antendiéndosa que los obstáculos que se opongan al registro de ellas, sclo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al estar este ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión.?0 Sobra le base da los criterios expuestos se establecerá si un signo solicitado a registro constituya o no una variación de las marcas previamente inscritas, teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los productos relvindicados en la solicitud correspondan a los productos amparados por las marcas ya registradas.
Asimismo, cabe recalcar que la solicitud de regisiro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el deracho indefectible a que se le OS E SON AN SECRETARIA ” y XI] o 2) ch, ES) A e, ) nao P- De modo raleranciol, ver Procasos 439-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficiel del Acuerdo d2 Cartagena MH? 2747 del 08 de junio de 2016 y 140-1P-2007 del 4 de dicismbre de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo da Cartagena N* 2747 del 08 de junio de 2016 Al respecto, ver los procesos 59-1P-2012 dol 18 de octubre del 2012, publicada en la Gaceta Oficial dal Acuerdo de Cariagana MN" 2151 del 18 de febrero de 2013, 90-1P-2012 del 24 de octubre del 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2152 del 21 de ¡ebrero oe 2013 198-1P-2013 del 22 de enero dal 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena NM? 2309 del 27 de febrero de 2014, 12-1P-2914 dal 14 de marzo de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo ds Cartagena N* 23:) de 12 de junio de 2014,156-19-2015 del 20 de julio dal 2915, publicada en la Gaceta Oficial dal Acuerdo de Cartagena NO 2587 del 02 de octubre de 2015, 4314P-2015, dal 7 de dicierore dei 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2702 del 23 de marzo del 2018 y 439-1P-2013 de 7 de diciembre del 2015, publicada en la Gaceta Oficial dal Acuerdo da Cartagena MN? 2703 321 23 de marzo de 2019. 2015 dol 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta De modo referencial, var Proceso 43912 2747 del 03 de junio de 2018.
Ofñcial del Acuerdo de Cervagena N? Mascareñas, Carlos. Mueva Enciclopedia Jurídica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p, 908, citado en el Procaso 439-19-2015 del Y de diciemora de 2015. 13 Proceso 614-1P-2019 conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro de marca se encuenira sujeia el análisis de registrabilidad que corresponde realizar a la autoridad competente.
Signos conformados pos denominaciones de uso común 51 Teniendo en cuenta que en el presente proceso Continental Relíen Deutschland Gmbh, argumentó qua el término CONTINENTAL, es débil por ser de uso común para las Clases 07, 183, 25 y 35 de la Clasificación internacional de Niza, resulta pertinente desarrollar los alcances del oresentz tema, F io ).
Se entiende por signo común e usual aquel que se encuentra integrado xclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en | lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los roductos o servicios de que se trate. E e E p Mo es posible aceptar como marca regisirable aquellos signos que se hudieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corrienie o en la usanza del pais?!; esos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, aquellos signos qus se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos O seníicios”, S.0.
Las signos contormados exclusivamente por denominaciones comunes o usuales al estar combinadas con otras, puedan generar signos completamenis distintivos. El títular de una marca no puede impedir que las exprasionas comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, signiñca que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las particulas descriptivas, genéricas o de uso común sa ceba excluir del cotejo de la marca. 5.1 No obostenia, si la exciusión da los componentes de esas características (de uso común) llegara a raducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividaci débil, en cuyo escenario se decerá analizar los signos en su conjunto, la al Gustavo Arturo León y León Durán Deracho de Marcas en la Comunidad Andina — Análisis y comentarios, primera edición, Thomsen Reuters - ECB Ediciones S.A.C., Lima, 2015, p. 170. y. Cados Fernande=-Mórca, Jocá Manucl Otora Lasiras y Manuel Botana Agra, Manual de la PC) a Propiedad Indusirial, segunda dicón, Marcial Pons - Eciciones Juridicas y Sociales, S.A., Madrid, Gpe OE eo, p. 575.
SS] > SN,P YQ “1 LV Interpretaci ón Prejudicial N? 328-4-2015 de facha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta a gi jal del Acuerdo de Cartagena N? 3003 del 25 de abril de 2017. H SECRETARIA NN o ! 14 SN Se De) e, SY XN, PS DAD Proceso 614-1P-2019 percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.?* ah Q La carga de la prueba de la voracidad de los hechos que se alegan, corresponda a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento da uso común, le corresponderá acreditario.
Ello sin perjuicio del sxamen de regisirabilidad que efectúa la autoridad administrativa. a o Ej que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturalaza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producio o servicio de una clase también lo es para el producto O servicio de otra clase. 5./.
En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso cemún en la correspondiente clasa de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácier distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo exciuyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registra de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
En los términos expuestos, el Tribural de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpratación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno M” 11001032400020160035800, la que deberá adoptar al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación de! Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de 3u Estatuto.
El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal A del Articulo Primero do la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la preserte interpretzción prejudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal da Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así corno por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafas! Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 11 de diciembre de 2020, conforme consta en el Acta 21-4-TJCA-2020 mado referencial, var licada en la Gaceta Oña “erpretación Prejudicial N* 327-1P-2015 da fecha 19 de mayo de 2018, del Acuardo de Cartagena MN” 2752 del 11 de julio de 2016. 15 Proceso 514-17-2019 Luis Felipa Aguilal PSijoó SECRETARIO Notifiquesa a la Sala consultante y rernitase cbpíia de la presente Interpretación rajudicial a la Secretaría General do la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Curiagena.