TRIBUNAL. DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de diciembre de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación: 31-1P-2019 Interpretación Prejudicial Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador 08-718-RVM-RR 17811-2013-3201 Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos GEA GROUP / GEA ECUADOR y LOGOTIPO (mixtos) GEA ECUADOR (denominativos) y el nombre comercial GEA ECUADOR Artículos 136 Literales a) y b), 151, 190, 191, 193, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos Comparación entre signos denominativos. Comparación entre signos mixtos y denominativos 4.
El nombre comercial. Caracteristicas y su protección 5. Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza 6.La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro ES Magistrado Ponente: VISTOS: Proceso 31-1P-2019 7. Principio de territorialidad Luis Rafael Vergara Quintero El Oficio N* 00233-2019-S-TDCA-DMQ-DCH del 31 de enero de 2019, recibido físicamente el 07 de febrero del mismo año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 Literal a), 135 Literales a) y b) y el párrafo final del mismo Artículo, 136 Literal a) y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 17811-2013-3201, y;
El Auto de 8 de octubre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES o Ne, VibaD < ES p? Partes en el proceso interno Demandante: Demandados: Tercero interesado: GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL — !EPI — DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - ¡EPI — DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ASISTENCIA ESPECIALIZADA DEL ECUADOR GEAECUADOR S.A. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: Si el signo GEA GROUP (denominativo) solicitado a registro por la sociedad GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT para identificar Proceso 31-1P-2019 servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza es confundible o no con las marcas GEA ECUADOR y LOGOTIPO (mixtas), GEA ECUADOR (denominativas) y el nombre comercial GEA ECUADOR de titularidad de la sociedad ASISTENCIA ESPECIALIZADA DEL ECUADOR GEAECUADOR S.A. los cuales amparan servicios comprendidos en las Clases 37, 39, 41,42, 44 y 45 de la Clasificación antes mencionada. 150] Si existe conexión entre los servicios y las actividades que identifican los signos materia de controversia. 3.
Si el signo GEA GROUP (denominativo) ostentaría la calidad de notoriamente conocido. 4. Si el IEPI ostenta de autonomía en la realización del examen de registrabilidad del signo GEA GROUP (denominativo). NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 Literal a), 135 inciso final y los Literales a) y b), 136 Literal a) y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Únicamente se interpretarán los Artículos 136 Literal a) y 151 de la Decisión antes mencionada! por ser pertinentes. No procede la interpretación de los Artículos 134 Literal a) y 135 Literales a), b) y el párrafo final del mismo artículo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por cuanto no es materia controvertida el concepto de marca, las causales de irregistrabilidad absoluta de un signo ni la distintividad adquirida.
De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial de los Articulos 136 Literal b), 191, 193, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 136.- No pcdrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
“Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1937, con sus modificaciones vigentes. clases de la Clasificación Intemacional referida en el párrafo antarior no determinarán la similitud” lisimilitud de los productos o servicios indicados expresaments.” Proceso 31-1P-2019 la Comunidad Andina? con el fin de tratar los temas referentes al nombre comercial y el signo notoriamente conocido, Decisión 433 de la Comisión de la Comunidad Andina, — “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso an el comercio afectará indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando.
(.) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, O, de ser el caso, a un rólulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera onginar un nesgo de confusión o de asociación; (y “Articulo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actindad aconémica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.
Una emprasa o establecimiento podrá tener más de un nombra comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.” “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombra comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.” “Artículo 193.- Conforme a la legislación intema de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositario ante la oficina nacional competente.
El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su usa exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el articulo 191.” “Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la ectividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; gy) el valer contable del signo como activo empresanñal;
H) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; O, la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” SS a) 1.1.
Proceso 31-17-2019 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos denominativos. Comparación entre signos mixtos y deanominativos.
El nombre comercial. Caracteristicas y su protección. Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro. Principio de territorialidad. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro GEA GROUP (denominativo) y las marcas GEA ECUADOR y LOGOTIPO (mixtas) GEA ECUADOR (denominativas) y el nombre comercial GEA ECUADOR son confundibles o no, es pertinente analizar los Literales a) y b) del Artículo 138 de la Decisión 486 de la Comisión de ta Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
“Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potanciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distibución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
O, c) los circulos empresarales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. ara efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera los sectores refendos en los literales anteriores.” — to 1.3. Proceso 31-1P-2019 b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
Como se desprande de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.3 a) El riesgo de confusión pueda ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:* a) b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
Fonética: Sa refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 da fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2747 del 08 de junio de 2016; 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2754 del 11 de julio de 2016 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta 107] 1.4 Proceso 31-1P-2019 las raices o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en coníticto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo deba enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarsa en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criteriosf: Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporie del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe sar analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. lbidam. Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial dal Acuerdo de Canagena N* 3083 del 21 de julio de 2017 1.5. 1.6.
Proceso 31-1P-2019 El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por via de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros especificos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de los productos O servicios que desea adquirir.
Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija dal bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad, Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conílicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. Comparación entre signos denominativos entro dal proceso interno se discute la presunta confusión entra el signo licitado a registro GEA GROUP (denominativo) y las marcas GEA UADOR (denominativas) es necesario que se verifique la comparación 2.3.
Proceso 31-1P-2019 teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.” Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienan una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que la permite diferenciario de otros existentes en el mercado.? En consecuencia, al réalizar la comparación entre marcas denominativas sa deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas? a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario*?. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport- e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.*! Var Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2013 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2747 del 08 de junio de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 da jurio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2754 del 11 de julio de 2018.
Ibidem. Ibidem REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de lexema: *1. m, Ling Unidad mínima con significado léxico que no presenta moríemas gramaticales; p. ej, sel, o que poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación: p. ej. terr, en enterráis” isgenible en: htto//dle.rae es/?id=NCut6TO (Consulta: 28 de septiembre de 2020), AL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).
Diccicnario de la RAE. Definición de morfema: Proceso 31-1P-2019 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. a Por lo general en el laxema está ubicada la sílaba tónica. > Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Sa debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si sa encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el marcado. 2.4.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro GEA GROUP (denominativo) y las marcas GEA ECUADOR (denominativas) 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1.
Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro GEA GROUP (denominativo) y las marcas GEA ECUADOR Y LOGOTIPO (mixtas), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos “1, m. Gram. Unidad mirima aistabla en el análisis morfolégico. La palabra mujeres contiene dos PS morfamas: mujer y -eS.
UN AS 2. m. Gram. Por oposición a lexema, moríema gramatical; p. ej. d2, NO, yo, el, -ar, -5, -ero, 3, m. Gram. Unidad minima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: rsona, primera, y número, plural” Disconitie en: htoJfdla ras.es/?id=PoltSi2 (Consulta: 28 de tiembre de 2020) 10 Proceso 31-1P-2019 denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.* 3.2.
Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un toda pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.!3 3.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobra el signo que le permite diferenc'arlo de los demás existentes en el mercado. 3.4.
Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.!* 3.5.
En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizar la comparación se datermina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ámbito comercial**, salvo que puedan suscitar Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2747 del 08 de junio de 2015 y 486-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2754 del 11 de julio de 20165 13 Ver Irterpratación Prejudicial 45-1P-2013 de fecha 25 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial dal Acuerdo de Cartagena N* 2217 del 16 de julio de 2013.
¿QÍ DE Var Interpratación Prajudicial 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 201£, publicada en la Gaceta S Pp YY Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2735 del 11 de julio de 2018 Y 99 > r Interpretación Prajudicial 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial det Qe erdo de Cartagena N” 2604 del 14 de octubre de 2015. SECRETARI Ko Ne, 11 4.1. 4.2. 4.3. 4% Proceso 31-1P-2019 una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. pb) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas establecidas en el Literal b) del párrafo 2.3 de la presente Interpretación Prejudicial.**: Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá dsterminar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en contlicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro GEA GROUP (denominativo) y las marcas GEA ECUADOR y LOGOTIPO (mixtas).
El nombre comercial. Características y su protección En el presente caso se argumentó el uso del nombre comercial GEA ECUADOR de manera previa a la solicitud de registro del signo GEA GROUP (denominativo), por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial. El Literal b) del Articulo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 438 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercia!.!? El Artículo 190 de la Decisión 488 entiende al nombre comercial como “ cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.” El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado.
No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.
Ver Interpratación Prejudicial 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gacela Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2753 del 11 de julio de 2010. o O 17 Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 40-4P-2013 del 9 de junio de 2013, publicada en E acera Oficial del Acuerdo de Cartagana N* 2249 de fecha 13 de noviembre de 2013.
SECRETARIA > o Ñ Z,, 12 Proceso 31-1P-2019 Características del nombre comercial de Cu Las principales características del nombre comercial son las siguientes!?: - El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. - El nombra comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. - El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.
Protección del nombre comercial 4.6. Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 438 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El Articulo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial.
Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 488 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. 4.7. El Tribunal sa ha pronunciado sobre la protección del nombra comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesicad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.*? 4.8.
Este Tribunal también ha manifestado que: Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso S6-1P-2009 dal 12 de noviembre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagana N* 1796 de fecha 18 de enero de 2010, r Interpratación Prejudicial recaída en el Proceso 45-1P-98 de fecha 31 de mayo de 2000, lícada en la Gaceta Oficial N* 581 del 12 de julio da 2C0C0. a y A 3S Y, S 13 ISS Proceso 31-1P-2019 4( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro ( ).
Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”.?2 4.9. Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior dal nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ).
La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistama de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario” 21 4.10.La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro.
Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, O certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 4.11.
Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobra publicidad que fuesen aplicables. 4.12.Respecto a la prueba del uso constante del nombra comercial debamos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero si que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el r Interpratación Prejucicial recaída en el Proceso 3-1P-98 del 11 de marzo de 1988, publicada en aceta Oficial dal Acuerdo de Cartagena M* 338 de fecha 11 da mayo de 1998.
Proceso 31-1P-2019 mercado, debiendo ser un uso real y efactivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo. 4.13. Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial. 35.
Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza 5.1. Se alego que existe conexión entre los servicios que distinguen los signos en confílicio, por lo que corresponda analizar este tema. 5.2. Se dabe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrato del Artículo 151 de la Decisión 486.22 5.3.
Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, es decir, se dede analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.2 5.4.
Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos ylo servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: 2 Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Intemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establacida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1937, con sus modificaciones vigent=s. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el oárrafo anterior no determinarán la similitud ni ta disímilitud de los oroductos o servicios indicados exoresamente.” A DE (Subrayado agregado) (er Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 y 473-17-2015 de fecha 10 de junio de 2015, blicadas en la Gaceta Oñicial del Acuerdo de Cartagena N? 2735 al 11 de julio de 2013, Proceso 31-1P-2019 a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competentz tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad parmite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anis, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se complementa con el cepillo dantal y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podria asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica carvaz también expende agua embotellada.
E A 5.5. Lo (77) criterios de sustituidilidad (intercambiabilidad), complementariedad y tna o Proceso 31-1P-2019 razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 5.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tras criterios sustanciales antes referidos: S La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorias disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva. - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.
Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) puedan tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión compatitiva. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 5.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, en el caso en concreto, se deberá analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo 17 Proceso 31-1P-2019 8.
La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro 6.1. Debido a que en el proceso interno se argumentó por parte del demandante que el signo solicitado a registro GEA GROUP (denominativo) sería notoriamente conocido, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudancial que sl Tribunal ha trazado sobre la materia.
Definición 6.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XIl, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. 6.3. En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 488 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, indsependientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” 6.4.
De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo sa considare como notorio debe ser conocido por el sector pertinente.?* b) Daba haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. c) La notoriadad se puede haber ganado por cualquier medio. La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada 6.5.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los 24 El Articulo 230 establace una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los censumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique.
Li DE t) Las personas que particioan en los canales de distribución o comercialización del tipo de SS ve, productos o servicios a los que se aplique. 0) ON Los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tico de establecimiento, actividad, LY b, productos o servicios a los que se aplique. £ a SECRETARIA > e SS [e =// to x// 13 o iS o o 6.7. 6.8. 6.9.
Proceso 31-1P-2019 que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique”. Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.
Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 da la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá dal sector pertinente.% La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier pais miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero.
Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros. La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un pais miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro”.
Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de: a) productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe conexión competitiva; b) aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente; y, ZA DE => pao OS Q Qu 27 Sa 1d ” SECRETARIA Articulo 230 de la Decisión 486.
La marca renombrada (por ejemplo, Ccca Cola, Toyota, Facebook, Gcogle, etc.) es conccida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos da segmentos de consumidores y provescores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada. ra recibir la protección, basta que la marca sea notcria en otro pais miembro de la Comunidad ina o que la autoridad de propiedad industrial considera que la marca es renombrada.
DN a > Proceso 31-1P-2019 c) cualquier tipo de producto o servicio cuyo uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación con el titular de la marca notoria o sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio de! signo notorio; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 6.10.
Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 436. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoria general del proceso denomina un “hecho notorio”.
Y es que los "hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba.?$ 6.11.La marca notoria extracomunitaria?? no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. o a po «Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.
En relación con los diferentes riesgos en el mercado 6.13. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestra la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: 5.13.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido.
E) En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por la autoridad de propiedad industrial. Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su titular pruebe su notoriedad —en algún país de la Comunidad Andina— en los términos de lo establecido en el Arriculo 228 de la Decisión 486. 2 No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina.
Es La marca notoria axtracomunitaria, al encontrarse fuera da la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo, Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su pais de origan puede impedir el registro de una marca similar o idéntica an un país miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de ropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impecir el registro de un signo bra la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera de! territorio comunitario andino Proceso 31-1P-2019 6.13.2.
En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 6.13.3.
En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocida ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 6.13.4.
En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de les signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto ganera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 6.14. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Articulo 138 de la Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Prueba de la notoriedad 6.15.La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 5.16.El Artículo 228 de la Decisión 488 estableca una lista no taxativa de parámetros para probar la notorisdad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre les miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro O fuera de cualquier País Miembro;
Proceso 31-1P-2019 c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; a) el valor de toda inversión efectuada para promoverto, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; iD) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 6.17.En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entra otros, los anteriores factores, como asi lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, da conformidad con el principio de complemento indispensable. 6.18.
E! estatus dea notorio pueda variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.
Esto quiere dacir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular. 3 La notoriedad del signo solicitado a registro? 6.19.De conformidad con lo establecido en el Literal a) del Artículo 229 de la Ver Interpretación Prejudicial N* 460-1F-2015 de fecha 7 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial WN? 2731 dal 19 de agosto da 2018. | desarrollo de este acápite ha sido tomado de la Interpretación Prejudicial recaida en el proceso 84-1P-2015 de fecha 4 de febrero de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de agena N? 2712 del 13 de abril del 2016, Proceso 31-1P-2019 Decisión 486, no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite ds registro en el País Miembro o en el extranjero.
Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio asi no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 6.20. La Decisión 483 d= la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.
Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. 6.21.Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis da confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las caracteristicas de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc. 6.22.En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. 6.23.
Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o ta Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente con base en las pruebas presentadas.
La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias 6.24. En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada? y tomo la marca notoria regulada en la Decisión 438 rompen el principio de expresamente no se encuentra regulada en la Decisión 436, 23 Proceso 31-1P-2019 uso real y efectivo, por lo que la figura da la cancelación por falta de uso, así como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase da marcas. 5.25.
Sila marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 488 son protegidas en un país miembro asi no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben sar protegidas si han sido registradas pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios.
En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente. o in a.Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486.
Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 488) no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pida su cancelación. Sl Como afirma Gustavo León y León: “Aunque la normativa comunitaria andina no trae alguna disposición especifica que regule el asunto, da una interpretación sistemática y teleológica de la norma se pueda concluir con meridiana claridad que la marca notoria está exceptuada de la carga de uso impuesta para el resto de los signos distintivos.” (LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo Arturo.
Deracho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios. ECB Ediciones S.A.C. — Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 463.) El referido autor cita (Op. Cit., p. 459) a su vez a los siguientes dos autores, en la misma linea de pensamiento. “ Por otra para, la calidad de notoria de la Marca no depende de su uso en el país, sino de su conocimiento por parta de los sectores pertinentes.
Lo anterior daria pie para afirmar que su protección, que deriva de la calidad de notona, estaría exenta de la carga d= su uso en el país ( ) En este orden de ideas, puede considerarse que la marca notoria registrada no 25 objeto de cancelación per falta de uso, en virtud de la protección excepcional que le confiera la Decisión 135507 “540 Malke Méndez, Ricardo.
“El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisién de la Comunidad Andina”, en Revista de Estudios Sociojuridicos, Bogotá, Colombia, 9 (2): 82-110, Julio a diciembre de 2007, pp. 106 y 107." “Si bien es suficiente para legitimar la intervención dentro de esta acción el presentar una solicitud de registro de una marca similar de la cual se pretende su cancelación, esta es una figura jurídica aplicable a las marcas comunes, mas no para las marcas notorias, pues de permititlo la norma facultaría a que cualquier tercer interesado se aproveche indebidamente del prestigio y difusión que una marca ha ganado dentro de determinado mercado.
Siendo más específicos, quien se varía afectado con dicha conducta es el público consumidor, pues este está acostumbrado a obtener cieria aplitud y calidad del producto que adquiere y que está identificado con la marca de su preferanciad*!* *Sf Torres Salinas, Carlos. “¿Cate la cancelación de registro por falta de uso respecto de una marca notoria? MANICHO, una historia digna de ser contada”, en Law Revies, Revista de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuadcr, publicación Semestral, MN q Proceso 31-1P-2019 6.27.
Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 438 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pida su cancelación, su titular sí dabe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina. 6.28.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si el signo GEA GROUP (denominativo) pretendido por la sociedad GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT, era notoriaments conocido en la Comunidad Andina al momento de ser solicitado ante la autoridad nacional competente, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso. 7.
Principio de territorialidad? =t = Tomando en cuenta que la sociedad demandante ha alegado que tendría un derecho preferente para registrar el signo GEA GROUP (denominativo), este Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. 7.2. El territorio es un limitante natural del ámbito de protección de la marca registrada.
El registro de una marca no implica el otorgamiento de un derecho que pueda ser oponible de manera universal porque, en principio, no se trata de un derecho que se pueda oponer erga omnes en cualquier parte del mundo. 7.3. El público consumidor es un sujeto pasivo que se encuentra en un territorio, por lo que los efectos jurídicos que emanan da una marca siempre están limitados a un territorio determinado.
El registro de una marca consolida el darscho sobre ella en el territorio del país en donde se registró. En consecuencia, en líneas generales, el derecho al uso exclusivo de la marca se circunscribe al ámbito territorial, “El valor de la marca, el derecho exclusivo que su registro otorga, se circunscribe al ámbito territorial ( ). Ni_la marca registrada tiene esa exclusividad más allá de las fronteras de nuestro país. ni las _marcas registradas en el extraniero gozan de ese derecho en nuestro país. La cuestión no ofrece dudas y ya fue decidida hace muchos años por la Corte Suprema (1048).
El titular de la marca en nuestro pais, diferente del titular de la misma marca en el extranjero, puede impedir su ingreso en nuestro enero de 2913, p.3." Ver Interpratación Preludicial recaida en el Proceso 05-1P-2013 del 17 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2222 del 31 de julio de 2013 Proceso 31-1P-2919 territorio.
El producto foráneo podrá ser "original" en el extranjero, pero no lo será en nuestro país (1049). Y no podrá ser vendido aquí. Aunque puede suceder también que el titular de la marca registrada localmente autorice su utilización a un tercero, o bien permitirle sólo a él que importe productos del extranjero con dicha marca. Éste es el derecho del titular de la marca registrada en nuestro país, que podrá ejercer como cualquier otro titular” Ss 7.5.
Siguiendo la misma línea, el autor Ricardo Metxe Méndez ha señalado que: “Los derechos de propiedad industrial nacen a la vida jurídica, por regla general, mediante un acto concesional de la autoridad administrativa competente en el país de que se trate, que en el caso colombiano es la Superintendencia de Industria y Comercio. Al constituirse tal derecho, la ley le brinda protección a su titular y lo faculta además para ejercer las potestades propias de ese derecho.
La protección juridica y el ejercicio del derecho se encuentran limitados al territorio del país en que se otorga la concesión. Sus efectos no pueden provectarse más allá de las fronteras del respectivo Estado_entre otras razones. por cuanto el acto administrativo de concesión cel derecho. vor haber sido expedido por una autoridad nacional, está restringido al territorio en que es comoetente dicha autoridad.
Se dice entonces que los derechos de propiedad industrial se rigen por el principio de la territorialidad".?* a 7.5. No obstante lo anterior, un registro marcario válidamente concedido en un País Miembro de la Comunidad Andina podrá ser usado en otro cualquiera da los países que integran dicha Comunidad como fundamento de una Oposición Andina o si se trata de una marca notoria, al ser excepciones al principio de territorialidad.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultanta al resolver el proceso interno N” 17811-2013-3201, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 123 párrafo tercero de su Estatuto.
El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) dal Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 ds abril de 2020, certifica que la Presenta Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por el Presidante del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Harnán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en rdo Metke Méndez, Lecciones de propiedad industrial, Raisbeck, Lara, Rodriguez y Rueda er 8.
McKenzie), Editorial Dixé, Medellin, 2001, p.28. 1] Or Proceso 31-1P-2019 la sesión judicial de fecha 11 de diciembre de 2020, conforme consta en el Acta 21-J-TICA-2020. A Luis Felipe Aguitar Feijoó SECRETARIO Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secrataría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo da Cartagena. |.
PROCESO 33-19-2019 |