TRIBUMAL DZ JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de diciembre de 2020 Procezo: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Mormas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación: 368-1P-2019 Interpretación Prejudicial Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador 09-2443-RA-RR-25 17811-2016-01035 Signos involucrados FREEZETONE (denominativo) / FREEZETONE (denominativo) y FREEZETONE MAS GRÁFICA (mixto) Artículos 136 Literal a), 137, 150, 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos Comparación entre signos denominativos. Comparación entre signos mixtos y denominativos 4. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza 5.
Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia des'sal 6. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro. Examen da registrabilidad y debida motivación de los actos > =i Proceso 368-1P-2019 Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS: El Oñicio M* 2691-2019-TDCA-Q-VAR de fecha 24 de septiembre de 2019, recibido físicamente el 27 del mismo mes y año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador solicitó la Interpratación Prejudicial de los Artículos 134, 136, 137, 147, 150 y 224 de la Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el procaso interno N* 17811-2016-01035, y: El Auto de 7 de octubre de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: COLOMBIA INDUSTRIAL 4 AUTOMOTRIZ S.A.S. Demandados: DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL —I£P] — DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL INSTITUTO. ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL —IEPI— DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR VOCALES DE LA SEGUNDA SALA DEL COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL —IEPI— DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR FREEZETONE PRODUCTS INC. _B.
ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultan:e especto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas ntrovertidos son los siguientes: mM 7 Proceso 368-1P-2019 1. — Siel signo solicitado a registro FREEZETONE (denominativo) por la sociedad COLOMBIA INDUSTRIAL 8 AUTOMOTRIZ S.A.S. para identificar productos comprendidos en la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza es confundible o no con las solicitudes de registro de los signos FREEZETONE (denominativo) y FREEZETONE MÁS GRÁFICA (mixto) pretendidas por la sociedad FREEZETONE PRODUCTS INC. para reconocer productos comprendidos en la Clase 1 de la clasificación antes mencionada. 2.
Si existe conexión entre los productos que distinguen los signos materia de controversia. 3. Si la solicitud de registro del signo FREEZETONE (denominativo) pretendida por la sociedad COLOMBIA INDUSTRIAL 4 AUTOMOTRIZ S.A.S., se realizó con la presunta intención de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. 2. Silos signos solicitados a registro FREEZETONE (denominativo) y FREEZETONE MÁS GRÁFICA (mixto) por parte de la sociedad FREEZETONE PRODUCTS INC. ostentarian la calidad de notoriamente conocidos. 5.
Siel lEPH llevó a cabo un correcto análisis de registradilidad del signo FREEZETONE (denominativo). NORMAS A SER INTERPRETADAS La Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 138, 137, 147, 150 y 224 de la Decisión 486 da la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se interpretarán los Artículos 136 limitándolo a! Literal a), 137, 150 y 224 de la Decisión antas mencionada! por ser pertinentes.
Decisión 485 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comerzio afeciara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean identicos o se asemejen, a una marca anteriormente sclicitada para registro o registrada por un tercaro, pera los mismos producios o servicios, o pera procuctos o servicios respecto de los cuzles el uso de la marca pueda causar un nesgo de confusión o de asociación;
(Jj “Artículo 137.- Cuenco la oficina nacional competenta tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro” “Artículo 180.- Vancido el plazo establecido en el artículo 143, o si nc se hubiesen presentado posiciones, la oficina nacional competente procedera a realizar el examen de registrabilidad.
En so se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobra as y sobre la concesión o denegatona del regisiro de la marca meciante resolución.” Proceso 368-1P-2019 No se llevará a cabo la interpretación de los Artículos 134, 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dabido a que no es materia controvertida el concepto de marca ni la oposición andina De oficio se interpretarán los Articulos 151, 228 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? con el fin de tratar los temas de conexión entre productos y la notoriedad.
“Artículo 224.- Se entienda por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconccido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinenia, independientementa de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” m Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los sarvicios a les cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conccimiento entra los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión gecgráfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) les cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 1) el grado da distintividad inherente o adquirida dal signo; g) el valor contabla del signo como activo empresanal; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado terntorio; o, 1) la existencia da actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; 1) tos aspectos cel comercio internacional; o, k) fa existencia y antiguedad de cualquiar registro o sclicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” “Articulo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriezad de un signo cistiniivo, entre oiros, los siguientes: a) los consumidores reales o potancialas del tivo da oraductos o servicios a los que se aplique; b) las persenes que participan en los cenales de distibución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
O,: c) les circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera sectores referdos en los literales anteriores.” = 1.1. Proceso 368-1P-2019 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entra signos denominativos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza.
Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal. La merca notoriamente conocida. Su protección y su prusba. La notoriedad del signo solicitado a registro. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro FREEZETONE (denominativo) por COLOMBIA INDUSTRIAL «€ AUTOMOTRIZ S.A.S. y las solicitudes de registro de los signos FREEZETONE (denominativo) y FREEZETONE MÁS GRÁFICA (mixto) pratendidas por FREEZETONE PRODUCTS INC., son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 135.- No pocirán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asernejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos O servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 1.2.
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los =signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo Proceso 368-1P-2019 de cenfusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.* a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencia las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de coníusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:* a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conílicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conilicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin da determinar si existe la posibilidad real da confusión entre los signos confrontacos. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2013 de fecha 19 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oñicial del Acuerdo de Cartagena N* 2747 dal 08 de junio de 2016; 436-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2754 del 11 de julio de 2016 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2015, publicada an la Gaceta ficial del Acuerdo de Cartagena N? 2755 dal 11 de julio de 2018. 1.4. d) Proceso 368-1P-2019 Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conílicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 5 a) d) La comparación debe efectuarsa sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conílicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedenie realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:* (1) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y poncerado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trat=, pues por vía da ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas. loidem Ver Interoretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-4P-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gacata Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 3063 del 21 de julio de 2017 =i 15] O Proceso 368-1P-2019 (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus.
Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos oO servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
(ii), Criterio_del consumidor especializado: Sa basa en un consumidor absolutemente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.
Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desda los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de coniusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En ese santido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, ds acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. Comparación entra signos denominativos Tomando en consideración que dentro del proceso interno se discute la denegación del signo solicitado a registro FREEZETOME (denominativo) pretendido por COLOMBIA INDUSTRIAL € AUTOMOTRIZ S.A.S. por la solicitud de registro del signo FREEZETONE (danominativo) llevada a cabo por FREEZETONE PRODUCTS INC., es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados Únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.” Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gacela íal del Acuerdo de Cartagana N* 2747 del 03 de junio de 2016 y 485-1P-2015 de fecha 10 de 2.2. 2.3.
Proceso 358-1P-2019 Los signos danominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una O varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entra su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.3 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:? a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conílicio comparien un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfernas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario'?. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport- e, deport-ivo, deport-istas, dzport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar Un significado y que unido a un lexema modifica su definición.?! junio da 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2752 del 11 de julio de 2016. lvidem loidem.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de lexema: *1. m. Ling Unided minima con significado léxico que no presenta morfamas gramalicalas: p. ej. sol, o que, poseyéncolos, prescinde de elles por un proceso de segmentación; p. ej, tarr, en enterráis." Disponiola en: htto//dle ras. as/?id=NCutáaTD (Consulta: 18 de sept embre de 2020).
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de morfema: “1. m. Gram. Unidad minima aisable en zl análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfamas: mujer y -es. 2. m. Gram. Per oposición a lexema, morfsma gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -S, -250. 3. m. Gram. Unidad minima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos moríemas: ersona, primera, y número, plural” Disponible en: h*o:/dle.rae as/?id=Poli812 (Consulta: 18 de “aáhmtiemore de 2020). 3.1 Proceso 368-1P-2019 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: s Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
“ Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. a Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente, 4 d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la senoridad de la denominación. e) Sea debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el marcado.
En congruencia con el desarrollo de esta interpratación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro FREEZETONE (denominativo) pretendido por COLOMBIA INDUSTRIAL 8 AUTOMOTRIZ S.A.S. y la solicitud de registro del signo FREEZETONE (denominativo) llevada a cado por FREEZETONE PRODUCTS INC. Comparación entre signos mixtos y denominativos En vista de que dentro se discute la denegación del signo solicitado a registro FREEZETONE (denominativo) por la solicitud de registro del signo FREEZETONE MÁS GRÁFICA (mixto), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.!? terpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta dal Acuerdo de Cartagena N* 2747 del 08 de junio de 2016 y 466-1P-2015 de fecha 10 de 10 Proceso 368-1P-2019 3.2.
Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una O varias letras, palabras o números, individual o conjuntaments estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.?? 3.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una O varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 3.4.
Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mante del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.** 3.5.
En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sialraalizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al danominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en al ámbito comercial'?, saivo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. junio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena M? 2754 del 11 de julio de 2018 a Ver Interpretación Prejudicial 46-1P-2013 de fecha 25 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena M? 2217 del 16 de julio de 2013. z 2 Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de fecha 10 de junio ds 2018, publicada en la Gaceta pa DE ye > Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2753 del 11 da jutio da 2016.
Interpretación Prejudicial 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del erdo de Cartagena N* 2504 del 14 de octubre da 2013. 11 310 Proceso 368-1P-2019 b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas establacidas en el Literal b) del párrafo 2.3 de la presente Interpretación Prejudicial:15 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá daterminar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin da establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro FREEZETONE (denominativo) y la solicitud dz registro del signo FREEZETONE MÁS GRÁFICA (mixto).
Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza Tomando en consideración que dentro del proceso interno se discute la posible conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. Se analizará este tema. Se dete tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto da análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del articulo 151 de la Decisión 486,17 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenancia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 1% Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de fecha 10 de junio da 2016, pubiicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 del 11 de julio de 2018 Decisión 483 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuelas se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Intemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida per el Arreglo de Niza dal 15 de junio de 1937, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el várrafo anteriorno determinarán la similitud ni la cisimilitud de los oreductos o servicios indicados expresamente ” (Subrayado agragado) er Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 y 473-1P-2015 ds fecha 10 de junio de 2016, ¡blicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2755 del 11 de julio de 2018. 12 Proceso 368-1P-2019 4.4.
Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tras criterios sustanciales: F SECRETARIA a) b) A Ed a > El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamianto o de disiribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor pueda optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad entre sí da los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Asi, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material dle enseñanza. La posibilidad de considarar que los productos O servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. 13 Proceso 368-1P-2019 Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 4.5.
Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 4.6. Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: SS La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse sl caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional da Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.
S Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productoras del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.
Dos productos completamente disímiles (v.g., candados € insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un pane! publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse | conjuntamasnte con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva. / Asimismo, si los productos o servicios se dirigan a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión compatitiva. 14 ar para Diz. 5.3.
Ot or v DL Proceso 363-1P-2019 conexión entre productos, en el caso en concreto, se deberá analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal En vista que en el presente caso se discute, si la solicitud de registro del signo FREEZETONE (denominativo) habria sido llevada a cabo con la intención de consolidar un acto de competencia desleal, razón por la cual se procederá analizar este tema.
El Artículo 137 de la Decisión 438 dispone que: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro,” Definición d2 competencia desleal Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo.
Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.*? Un empresario puede captar más clientes si ofrece en el mercado productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y/o de más fácil acceso, todos estos beneficios que pueden resumirse en un solo concepto: eficiencia económica.
Esta eficiencia se logra mejorando la administración de la empresa; investigando e innovando: reduciendo los costos de producción; optimizando los canales de comercialización; contratando a los mejores trabajadores, proveedoras y distribuidores; ofrsciendo servicios de postventa idóneos y oportunos, etc. El esfuerzo empresarial legítimo, expresado como aficiencia económica, da como fruto la atracción de clientes y el incremento de las ventas.
El daño concurrencial lícito ocurre pracisamente cuando un empresario atrae una mayor clientela —lo que supone la pérdida de clientes de otro u otros empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en el mercado algo más atractivo de que lo que ofrecen sus competidores. Y esta es la virtud del proceso competitivo: la presión existente en el mercado por ofrecer las mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) an beneficio de los consumidores.
Í, GO » 19 Al respecto, ver el Proceso 33-1P-98 de facha 06 de noviembre de 1598, publicado en la Gaceta rr o 1 ficial del Acuerdo de Cartagena N? 418, de 15 de marzo de 1999 SECRETARIA ” 15 Proceso 368-1P-2019 5.6. Lo ilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legitimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés ganeral, tales como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), la denigración al competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la violación de secretos comerciales, entre otros similares. 5.7.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Según lo establecido en el Literal a) del Artículo 259 de la norma comunitaria, constituyen actos de competancia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros;
"cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, resgesto del establecimiento, los productos o la actividad industrial O comercial de un competidor." 5.8. Delo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales. Será desleal todo acto vinculado a la propisdad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.?% 5.9.
En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.? 5.10.El concepto de usos honestos parie de lo que se denomina buena fe comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalacar entre los comerciantes y que responde a una práctica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad.22 5.11.
La doctrina jurídica señala que para que un acto pueda ser constitutivo de competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales: un acto de competencia (la finalidad concurrencial dal acto), y que este acto de competencia sea calificable como desleal (81 medio empleado para Es] De modo referenciai, ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 217-1P-2015 del 24 de agosto d2 2015, publicada en la Gacata Oficial del Azuerdo de Cartagena N” 2616 de fecha 26 de octubre de 2015.
DE A pA Ss) Ibidem. SS S Q y» 2 ÉS JAECKEL KOVAKS, Jorge. Apuntes sobra Competencia Desleal. Sarsinarios 8. Centro de Estudios 11 -di Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Bogotá, 1986, p. 45 16 5:12 5.13. 5.14. Proceso 368-1P-2019 competir y atraer la clientela es desleal)”. Veamos en detalle ambos elementos: a) Es un acto de competencia porque la realiza un competidor en el mercado con la finalidad de atraer clientes. b) Es desleal porque en lugar de atraer clientes sobre la base de la eficiencia económica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de métodos deshonestos, contrario a la buena fe empresarial, como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), el descrédito o denigración del competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la imitación sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros.
El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en el merzado, por lo que afecta (daño efectivo o daño potencial) al compstidor o competidores, a los consumidores y al interés general. La competencia desleal afecta el normal desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe. «La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo.?* En el Artículo 259 de la Decisión 486 se consideran los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual que, como ya se dijo, no configuran una lista taxativa los siguientes: “a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad inclustrial o comercial de un competidor;
Sub) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de Ñ desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial ce un competidor; o, x c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.” Los actos de competencia des!szal por confusión, recogidos en el Literal a) JAECKEL KOVÁCS, Jorge y MONTOYA NARANJO, Claudia.
La deslealtad en la competencia desleal. Qué es, cómo se establece en las normas, qué se debe probar y quién la debe probar. En: Rev. Derecho Competencia, Bogotá, vol.9, M* 9, enero-diciemora 2013, p. 143. Ibidem. 17 Proceso 368-1P-2019 previamente citado, gozan de las siguientes caracteristicas?5: (1) No se reñere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.
No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tama regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
(ii) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión resp=cio de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc.
En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos es considerada como una práctica desleal. (ñi) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que, sino hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.
En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido => en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores O empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.
( ) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desviriúen el sistema competitivo en si ( )”. (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”; Pontificia Universidad Católica clal Perú, Lima, 2002, p. 115%.* 23 Ver a modo referencial la interpretación Preludicial expedida an el Proceso 110-1P-2010 de fecha 11 de noviembre de 2010, publicada an la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1922 de 31 de enero de 2011, a De modo referencial, var la interpretación Prejudicial racaída en el Proceso 118-1P-2004 de fecha 18 5,15. 5,16. 5.18. 5.19. 05 Proceso 368-1P-2019 El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: “En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, tina posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios licitos ( )”.*? La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores. «La disciplina da estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo, Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.
En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del Artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para verpetrar, facilitar o consolidar un acto de comentencia desleal. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro Dentro del proceso interno se argumentó que el signo solicitado a registro FREEZETONE (denominativo) pretendido por FREEZETONE PRODUCTS INC. sería notoriamente conocido, se abordará el tema propuesto de 13 de enero de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1172 de 07 de marzo de 2005. er a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida an el Proceso 110-1P-2010 de fecha 11 noviembre de 2010, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1922 de 31 de ero de 2011. 5.2. 5.3, [0] JE 6.5.
Proceso 368-1P-2019 conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XIl, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos.
En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 488 datermina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” De la anterior definición se pusden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pariinente?, b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. c) Lanotorisdad se puede haber ganado por cualquier medio.
La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y Uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 485, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos emprasariales que actúan en giros relativos al tipo de 23 El Artículo 230 estaolecs una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a seber: a) Los consumidoras reales o potenciales dal tipo de productos o servicios a los que se aplique.
Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. Los círzulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 20 6.8. 5.7. 6.8. 6.9. Proceso 368-1P-2019 establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique? Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores, Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada.
La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del secior pertinente, La marca notoria regulada en la Decisión 488, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero. Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tras países miembros.
La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 480, paro por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro paisas miembros. La marca notoria regulada en la Decisión 436 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efactivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no están registradas ni sean usadas en ese pais miembro, Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance.
La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos O servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio da especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de: a) productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe conexión competitiva; b) aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente; y, c) cualquier tipo de producto o servicio cuyo USO fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación con el titular de la marca notoria o sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del 2 AS US Y gn Y ” SECRETARIA % %, ES Q > a Articulo 230 de la Decisión 486.
La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cota, Toyota, Faceboox, Gcogle, etc.) es conocida prácticamente por casi tcdo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de cor3umidores y proveedoras, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada. ara recibir la protección, basta qua la marca sea notoria an otro pais miembro de la Comunidad idina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la merca es renombrada. 21 3.10.
Proceso 368-1P-2019 prestigio del signo notorio; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 488 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 223 des la Decisión 486.
La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un "hecho notorio”. Y es que los “hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probalione), no son objeto de prueba.*2 La marca notoria extracomunitaria3B no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo + Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenarse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.
En relación con los diferentes riesgos en el mercado «Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: 6.13.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conccido. 6.13.2.
En relación con el riesgo de asociación: el riesgo da asociación Y. se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del En la medida que una marca renombrada es conccida por casi por todos, también es conocida por la autoridad da propiedad industrial. Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su titular prueze su notoriedad —en algún país de la Comunidad Andina— en los términos de lo establecido en el Articulo 228 de la Decisión 485 No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina.
La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo. Ahora bien, no per el hecho de considerarse notoria una marca en su pais de origan pueda impedir el registro de una marca similar o idéntica an un pais miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de ropiarse de un signo qua era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo re la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. 22 6.14. 6.15. 6,16.
Proceso 368-1P-2019 producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 6.13.3. En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 6.13.4.
En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención da! público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrace están, de alguna manera, relacionados con la calidad y caracteristicas de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es dacir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 135 da la Decisión 435 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que deb= sar probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El Artículo 228 de la Decisión 488 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cuaiquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la 23 6.17. 6.18.
Proceso 368-1P-2019 presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos O servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; a) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos ce personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio;
Y la existencia de actividades significativas de fabricación, compres O almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; O, Kk) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado poz la normativa procesal interna, dea conformidad con el principio de complemento indispensable.
El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumsn de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para damostrar el carácter de notorio caso a caso.
Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular*, La notoriedad del signo solicitado a registro3% De conformidad con lo establecido en el Literal a) del Artículo 229 de la Ver Interpretación Prejudicial N* 450-IP-2015 de fecha 7 de julio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial M? 2781 del 19 de agosto de 2015.
Sl desarrollo de este acápite ha sido tomado de la Interpretación Prejudicial recaida en el proceso e 84-1P-2015 de fecha 4 de febrero de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo da 'agena N? 2712 del 18 de abril del 2016. / 24 Proceso 368-1P-2019 Decisión 188, no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.
Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo Pais Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no sa encuentren registrados en el territorio determinado. 6.20. La Decisión 433 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.
Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente, 6.21.Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de coníundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, stc. 5.22.En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga cierios efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Naciona! Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir; en dicho estudio. 6.23.
Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente con base en las pruebas prasentadas.
La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias 5.24. En acápites anteriores se ha mencionado que tanio la marca renombrada?” LS DE como la marca notoria regulada en la Decisión 488 rompen el principio de ZA “OS uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, AN y, y Que expresamente no se encuenira regulada en la Decisión 486.
SECRETARIA >” ES, S 25 % PS Mb ap 7 6.26. Proceso 368-1P-2019 así como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas. ¿Sila marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 488 son protegidas en un país miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas pero no son usadas en el referido pais.
La diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios. En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 483, la protección opera respecto de los productos O servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente.
Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no pueda operar de la misma manera tratándose de la rarca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486. Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación.38 Como afirma Gustavo León y León: “Aunque la normativa comunitaña andina no trae alguna disposición específica que regule el asunto, de una interpretación sistemática y teleológica de la norma se puede concluir con meridiana claridad que la marca notoria está exceptuada de la carga de uso impuesta para el resto de los signos distintivos.” (LzÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo Arturo.
Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios. ECB Ediciones S.A.C. — Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 458.) El referido autor cita (Op. Cit, p. 469) a su vez a los siguientes dos autores, en la misma linea de pensamiento, *..Porotra parte, la calidad de notoria de la Marca no depende de su uso en el país, sino de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes.
Lo anterior daría pie para afirmar que su protecciór, que deriva de la calidad de nctoria, estaría exenta de la carga de su uso en el país ( ) En este orden de ideas, puede considerarsa que la marca notoria registrada no es objeto de cancelación por falta de uso, en virtud de la protección excepcional que le confiere la Decisión 430%" “540 Matke Méndez, Ricardo.
“El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, en Revista de Estudios Sociojurídicos, Bogotá, Colombia, 9 (2): 82-110, Julio a diciembre de 2007, pp. 106 y 107.” “Si bien es suficiente para legitimar la inter/ención dentro da esta ección el presentar una solicitud de registro de una merca similar de la cual se pretende su cancelación, esta es una ficura juridica aplicable a las marcas comunes, mas no pera las marcas notorias, pues de permitirlo la norma facultaría a que cualquier tercer interesado se aproveche indebidamante del prestigio y difusión que una marca ha ganado dentro de determinado mercado.
Siendo más especificos, quien se vería afectado con dicha conducta es el público consumidor, pues este está acostumbrado a obtener ciería aptitud y calidad del producto que adquiere y que está identificado con la marca de su preferencia?*!.” “s.11 Torros Salinas, Carlos. “¿Cabe la cancelación de registro por faita de uso respecto de una marca noioria? MANICHO, una historia digna de sar contada”, en Law Review, Revisia de la Universicad 3an Francisco de Quito, Ecuador, publicación Semestral, enero de 2013, p.5.” Proceso 368-1P-2019 6.27.
Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros paisas miembros de la Comunidad Andina. 6.28.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si el signo solicitado a registro FREEZETONE (denominativo) pretendido por FREEZETONE PRODUCTS INC., era notoriamente conocido en la Comunidad Andina al momento de la solicitud de ragistro del signo FREEZETONE (denominativo) por parte de la sociedad COLOMBIA INDUSTRIAL € AUTOMOTRIZ S.A.S., da conformidad con las pruebas obrantes en el proceso para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro por la sociedad antes mencionada configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. <= Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos 7.1.
En el presente caso, se ha alegado que la autoridad nacional competente no habría realizado un correcto examen de registrabilidad entre los signos bajo análisis, por lo que supuestamente se habría vulnerado el Artículo 150 de la Decisión 486. 7.2. El Artículo 159 de la Decisión 486 determina lo siguiente: “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el Articulo 148, O si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesan presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre estas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” 7.3. A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y dabe llevarse a cabo aun cuando no se presenten oposiciones.
La autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 150 de la referida Decisión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el Articulo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones de los Artículos 135 y 138 de la Decisión 486.3 7.4.
El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, tácnico y pormenorizado de todos los elementos y > S + er Interpretación Prejudicial 242-1P-2013 de 20 de febrero de 2014, publicada an la Gaceta Oficial LY wN Acuerdo de Cartagena N” 2323 de fecha € de abril de 2014. ax 27 Proceso 368-1P-2019 reglas que le sirvisron de base para tomar su decisión. El iuncionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.
La aplicación que de estas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a los signos en conflicto. mu Su La oficina nacional competente raaliza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina.
Esto en razón a que se debe realizar el examen da registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similaras. Lo señalado no supone que la oficina no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran an cada trámite. nm o La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos en los que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y además la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados.%% ul U En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas.
Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia ds la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno N* 17811-20186-01035, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación dal Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f del Articulo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 A DE SN de 2020, certifica que la Presente Interpretación Prejudicial ha sido EN >) al e » 0 oem.
SECRETARIA ” 28 Proceso 368-1P-2019 aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial da fecha 11 de diciembre de 2020, conforme consta en el Acta 21-J-TJCA-2020.
DNA Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Notifíquese al Tribunal consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 368-1P-2019 | 29