TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de diciembre de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación: Magistrado ponente: 329-1P-2019 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 07-78908 11001032400020090033600 Presunta irregistrabilidad del signo FIGURATIVO! por no cumplir con los requisitos para ser registrado como marca, carecer de distintividad intrínseca, consistir en una forma usual en la que se identifican los servicios que pretende distinguir, y por consistir exclusivamente en un elemento gráfico genérico y descriptivo respecto de los servicios que pretende identificar Artículo 134 y Literales a), b), c), e) y f) del Artículo 135 de la Decisión 486 1.

Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas 2. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad El origen empresarial de una marca 3. Formas usuales de los productos o de sus envases, formas oO características impuestas por la naturaleza o la función del producto o del servicio en la conformación de signos 4. Elemento gráfico genérico y descriptivo 5.

Marcas evocativas Gustavo García Brito Dd | e yl Proceso 329-1P-2019 VISTOS: El Oficio N* 3539 de fecha 27 de agosto de 2019, recibido vía correo electrónico el día 30 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó la Interpretación Prejudicial de los Literales a), b), c) y f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 11001032400020090033600.

El Auto de fecha 5 de diciembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Lloreda S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia Terceros interesados: Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite —FEDEPALMA— B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

Si el signo FIGURATIVO solicitado a registro por FEDEPALMA para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza?, cumpliria con los requisitos para ser registrado como marca. 2. Si el signo FIGURATIVO solicitado a registro carecería de distintividad intrínseca para identificar servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, y además no podría ser asociado a ningún origen empresarial. 3.

Si el signo FIGURATIVO solicitado a registro sería o no una forma impuesta por la función de los servicios que pretende distinguir, === comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 7% D = Jae S 4 DP 2 ercados, promoción de ventas para terceros y publicidad, todo aquello en relación con la 'omercialización de aceites y grasas comestibles. 2 Proceso 329-1P-2019 4.

Si el signo FIGURATIVO solicitado a registro estaria constituido por un elemento gráfico genérico o técnico y descriptivo para distinguir los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 5. Si el signo FIGURATIVO solicitado a registro sería un signo evocativo. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Literales a), b), c) y f) del Artículo 135 de la Decisión 485 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada por ser pertinente. De oficio se realizará la interpretación del Artículo 134 y del Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486*, a fin de desarrollar los temas sobre el concepto de marca y sus requisitos, y la irregistrabilidad del elemento Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; 2) consistan exclusivamente en formas usuales de tos productos o de sus envases, o en formas O caracteristicas impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

(-) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; L. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, - «Artículo 134.. A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) lasimágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; d la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.» «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas tas expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

Proceso 329-1P-2019 gráfico descriptivo. D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN pz Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. 2. — Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca. 3. Formas usuales de los productos o de sus envases, formas 0 características impuestas por la naturaleza o la función del producto o del servicio en la conformación de signos. 4.

Elemento gráfico genérico y descriptivo. 5. Marcas evocativas. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas 1.1. Teniendo en consideración que se solicitó el registro del signo FIGURATIVO como marca y que entre los alegatos de la demanda se alude que el registro de dicha marca vulnera lo contemplado en el Literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, y por ende no podria constituirse como marca conforme a lo contemplado en el Artículo 134 de la Decisión 486, por lo tanto, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

Concepto de marca 1.2. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. 1.3. El Artículo 134 de la Decisión 486 ofrece una definición general de marca: «( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado». 1.4. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. 1.5.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: a) Diferencia los productos o servicios que se ofertan. b) Esindicadora de la procedencia empresarial. poe NO Indica la calidad del producto o servicio que identifica. S Y L Y 2 E Concentra el goodwill del titular de la marca. ” SECRETARIA %] Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. a X 4 O SS) S, S Narrioan SA Dan L- 1.6. 1,7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.

Proceso 329-1P-2019 Las marcas como medio de protección al consumidor cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantia de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no existiría el signo marcario. Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.

El Artículo 134 de la Decisión 486, en siete literales consagra una enumeración no texativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras, las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Requisitos para el registro de marcas Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que este es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de estos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de D >| RETARIA >] 5 =) IR A AE Qa 1.13, 1.14. 1.15. 1.16. 1.17.

Proceso 329-1P-2019 los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. b) Lasusceptibilidad de representación gráfica es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el Artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

Es importante advertir que el Literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Artículo 134 de la misma normativa; es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Literal b) del Artículo 135. La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y ii) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.

El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad.

Se deberá analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486, Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresaria! de una marca En el proceso interno, el demandante alegó que no correspondía conceder el registro como marca del signo FIGURATIVO, toda vez que el mismo “carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de SECRETARIA %al Decisión 486, especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en S/ Ñ a o) Nm >x/ nan 2.2. 2.3. 2.4.

Proceso 329-1P-2019 su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-) b) carezcan de distintividad; (..)» La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.? La distintividad tiene un doble aspecto:? a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.

Es decir, puede gozar de distintividad ab inifio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan caracteristicas que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.

Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.” El análisis de este tipo de distintividad -intrinseca- se encuentra ligado al tipo e, Ver Interpretación Prejudicial N* 242-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena MN” 2579 del 4 de septiembre de 2015. ficial del Acuerdo de Cartagena N” 2726 del 22 de abril de 2016.

Li S 0 EN Ver Interpretación Prejudicial N” 388-1P-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta da y O el TAR er Interpretación Prejudicial N* 242-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta SsEÉcr 3 ARÍA icial del Acuerdo de Cartagena N” 2579 del 4 de septiembre de 2015. 9) SÍ 7 No, Proceso 329-1P-2019 de producto o servicio que el signo identifica.

En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto. 2.7. Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Articulo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.

En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. 2.8. En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.

El origen empresarial de una marca 2.9. Dentro del proceso interno el demandante afirmó que el signo solicitado no puede ser asociado a un origen empresarial en particular, por lo que no cumple con la función diferenciadora propia de una marca. 2.10. Para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de representación gráfica y ser distintivo; es decir, debe poder diferenciarse de otros signos en el mercado. 2.11.

La distintividad está de la mano con el origen empresarial. El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio, presentación, entre otros, y a su vez está ligado al origen empresarial, toda vez que lo relaciona con su productor y origen. 2.12. Por lo antes expuesto, el origen empresarial juega un papel importante pues para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener en claro de quién proviene y así evitar el riesgo de asociación. 3.

Formas usuales de los productos o de sus envases, formas oO características impuestas por la naturaleza o la función del producto o del servicio en la conformación de signos 3.1. En el proceso interno, el demandante alegó que el signo FIGURATIVO solicitado a registro consiste en «una forma usual en la que los competidores identifican y comercializan el producto “aceite y grasas A a comestibles” proveniente de la palma de aceite en el mercado, y no los e y —z. xsenvicios que se pretenden distinguir con el signo en cuestión».

En ese Ka) Q- á ntido, es apropiado referirse a este tema. Ud = " SECDETARIA > «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: 19) 8 %, ES ) NX NY SV AD Pp 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Proceso 329-1P-2019 (3 c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio del que se trate;

¡7 (Subrayado agregado) La norma trascrita prohibe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas usuales o de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio del que se trate, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases O envolturas de los productos.? Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios.

En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.? Existen otro tipo de formas qus la normativa andina ha clasificado en:*? a) Las formas o características impuestas por la naturaleza: son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto oO servicio.

Son formas que obligatoriamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos o servicios. V.g. el diseño de gafas. b) Las formas o caracteristicas impuestas por la función del producto o servicio: son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto o servicio. Habria que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional.

V.g. un sacacorchos. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que las formas usuales o de uso común de los productos o de sus envases, y las formas impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio del que se trate, de sus envases o envoltorios, puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el Da mado referencial, ver Interpretación Prejudicial N* 133-1P-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2604 del 14 de octubre de 2015 3.6. 3.7. ca 5 Proceso 329-1P-2019 mercado los sigan utilizando.

Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrian oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios por parte de otros titulares.1! E! Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar.

Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos y/o servicios, puede no serlo para otros.!? Si la mencionada marca estuviese compuesta por formas de uso común o necesarias en relación con los productos o servicios de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, quiere decir que su titular tendría que soportar que otros empresarios en el mercado las utilicen.

Considerando lo señalado, es posible concluir lo siguiente: (i) Si la forma que conforma el signo solicitado a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios y además cuenta con elementos adicionales que no logran dotar de distintividad a dicha forma, esta se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(ii) Si la forma que conforma ei signo solicitado a registro consiste exclusivamente en una forma usual o de uso común de los productos o de sus envases, o en una forma impuesta por la naturaleza o la función del producto o servicio que pretenda distinguir, dicha forma se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(iii) Si la forma que conforma el signo solicitado a registro consiste en una forma usual o de uso común de los productos o de sus envases, o en una forma impuesta por la naturaleza o la función del producto o servicio que pretenda distinguir, pero cuenta con elementos adicionales que permitirán que el público consumidor les asigne un origen empresarial determinado, corresponderá acceder a su registro; sin embargo, el titular de la forma que conforma el signo no podrá impedir que terceros utilicen la misma.

De manera referencial, ver Interpretaciones Prejudiciales números 209-1P-2015 de fecha 21 de octubre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2615 del 26 de octubre de 2015, y N* 509-1P-2015 de fecha 24 de abril de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 3047 del 26 de junio de 2017. Ibidem. 10 Proceso 329-1P-2019 4.

Elemento gráfico genérico y descriptivo 4.1. En el proceso interno, el demandante señaló que la figura de una palma de aceite que conforma el signo FIGURATIVO solicitado a registro sería genérico y descriptivo para identificar los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. De esta manera, resulta pertinente que el Tribunal aborde el tema de los signos y elementos gráficos genéricos y descriptivos en la conformación de signos marcarios'3, 4.2.

Al momento de elaborarse una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como palabras o gráficos que pueden estimarse como genéricos, técnicos y/o descriptivos en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 4.3. Los Literales e) y f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina disponen lo siguiente: «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(..) 13) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; (> 4.4. Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones genéricas, técnicas y/o descriptivas, esta prohibición no debe restringirse a los elementos denominativos, ya que los gráficos también pueden ser de genéricos, técnicos y/o descriptivos.

Sin embargo, si están estos combinados con otros elementos pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 4.5. Es claro que el titular de una marca que lleve incluida un elemento figurativo de tal naturaleza _no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado para impedir que terceros puedan utilizar dicho gráfico en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear confusión. Al realizarse la comparación entre marcas que se encuentren conformadas JA? YU por elementos gráficos genéricos, técnicos y/o descriptivos, estos no deben A figial del Acuerdo de Cartagena N* 2321 del 7 de abril de 2014 9 o > NY, O) a AS 15 > Interpretación Prejudicial N* 213-1P-2013 de fecha 12 de febrero de 2014, publicada en la Gaceta SECRETARIA Y di Q 41 Proceso 329-1P-2019 ser considerados a efecto de determinar si existe confusión, siendo esta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes y, en consecuencia, en el caso de marcas figurativas conformadas por elementos de genéricos, técnicos y/o descriptivos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. 4.7.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que elementos genéricos, técnicos y/o descriptivos; y, por lo tanto, pertenecientes al dominio público puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos elementos de empleo común en relación con los productos o servicios de que se trate, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. 4.8.

En ese sentido, la Sala consultante deberá determinar si la figura de una palma de aceite que conforma el signo solicitado a registro es genérico, técnico y/o descriptivo y, por lo tanto, no apropiables por ninguna persona. 5. Marcas evocativas 5.1. En el proceso interno, la SIC señaló que el signo FIGURATIVO solicitado a registro es evocativo o sugestivo por cuanto el consumidor pensaría que los servicios que pretende identificar recaen sobre negocios relacionados con productos que son de procedencia natural, quedando clara la información, característica o cualidad del servicio o producto, en consecuencia, no se confunde el producto con el servicio, En ese sentido, resulta pertinente analizar el presente tema. 5.2.

Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo!**. 5.3.

Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 15 Ofidjal del Acuerdo de Cartagena N” 2805 de 13 de septiembre de 2016. 13 r m. SECRETARIA Y 42 - Ú, O/ > aaa referencial, ver Proceso 630-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016, publicado en la Gaceta | Proceso 329-1P-2019 5.4.

Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.!6 5.5. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo del signo FIGURATIVO solicitado a registro, y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N” 11001032400020090033600, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo Garcia Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 11 de diciembre de 2020, conforme consta en el Acta 21-J-TICA-2020.

¿AA UE Y po 2 SECRETARIA >] Da ÓN l. a E %, 3 Luis Felipe Aguilar Feijoó NOA SS SECRETARIO X/DAD PY Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. ls Ibidem, 13