TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de diciembre de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de Origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: 521-1P-2019 Interpretación Prejudicial Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con Sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador 09-2932-RA-1S 17811-2013-15345 Riesgo de confusión entre los signos VITALES (denominativo) / VITA (denominativo), VITA SOYA (denominativo), VITA CREMA DE LECHE Y ETIQUETA (mixto), VITAPAN (denominativo) VITA NATA (denominativo), VITAGUR (denominativo), VITASHAKE (denominativo), VITA CRECIMIENTO (denominativo), VITA LIGHT (denominativo), VITALIFE (denominativo), VITA SOYA (denominativo), VITA SWEET (denominativo), VITA CAFETTO (denominativo), VITA VITAL (denominativo), VITA ULTRA FRESCA (denominativo), VITA FRUT (denominativo), VITA FRUTAL (denominativo), VITA FOODS (denominativo), VITA CHEESE (denominativo), VITA ¡CE (denominativo), VITA COCOA (denominativo), FULLVITA (denominativo), VITA-VIDA (denominativo), VITA VAINILLA + ETIQUETA (mixto), VITA FRUTILLA + ETIQUETA (mixto), VITA FRESA (denominativo), VITA KIDS (denominativo) VITA JUNIOR NARANJA Y ETIQUETA (mixto), VITA Y ETIQUETA (mixto), VITA Y ETIQUETA (CHOCOLATE) (mixto), VITA JUNIOR FRUTILLA Y Proceso 521-1P-2019 ETIQUETA (mixto), VITA JUNIOR CHOCOLATE Y ETIQUETA (mixto), VITA JUNIOR VAINILLA Y ETIQUETA (mixto), VITALECHE (denominativo), VITAQUESO (denominativo), VITA LECHE y diseño (mixto), VITA HELADO (denominativo), VITAMANTEQUILLA (denominativo), VITA CREMA DE LECHE UHT (denominativo), VITA LECHE DESCREMADA CON FIBRA (denominativo), VITA LECHE ENTERA LARGA VIDA (denominativo), VITA LECHE SEMIDESCREMADA PARCIALMENTE DESLACTOSADA (denominativo) Normas a ser interpretadas: Artículos 136 Literales a) y h), 224, 228 y 230 de la Decisión 486 Temas objeto de interpretación: 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2. Comparación entre signos denominativos 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos 4.

Signos conformados por denominaciones de uso común 5. La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad 6. La marca notoriamente conocida. Su protección y su pruebe. La notoriedad del signo solicitado a registro Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano VISTOS El Oficio N*” 3254-2019-S-TDCA-DMQ-AS del 22 de noviembre de 2019, recibido vía correo electrónico el 29 del mismo mes y año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con Sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha de la República del Ecuador, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 Literal b) e ¡), 135 Literal b) e i) y del 138 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 17811-2013-15345; y, AN =El Auto de! 15 de abril de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite Ja - A sente Interpretación Prejudicial.

Z >» ” SECPETARIA a >| Proceso 521-1P-2019 A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Pasteurizadora Quito S.A. Demandados: Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) de la República del Ecuador Procurador General del Estado Tercero interesado: Industrias Ales C.A. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante, respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

La posible confusión entre el signo VITALES (denominativo) que pretende distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, cuya solicitante es Industrias Ales C.A., y las marcas VITA (denominativo), VITA SOYA (denominativo) VITA CREMA DE LECHE Y ETIQUETA (mixto), VITAPAN (denominativo) VITA NATA (denominativo), VITAGUR (denominativo), VITASHAKE (denominativo), VITA CRECIMIENTO (denominativo), VITA LIGHT (denominativo), VITALIFE (denominativo), VITA SOYA (denominativo), VITA SWEET (denominativo), VITA CAFETTO (denominativo), VITA VITAL (denominativo), VITA ULTRA FRESCA (denominativo), VITA FRUT (denominativo), VITA FRUTAL (denominativo), VITA FOODS (denominativo), VITA CHEESE (denominativo), VITA ICE (denominativo), VITA COCOA (denominativo), FULLVITA (denominativo), VITA -VIDA (denominativo), VITA VAINILLA + ETIQUETA (mixto), VITA FRUTILLA + ETIQUETA (mixto), VITA FRESA (denominativo), VITA KIDS (denominativo), VITA JUNIOR NARANJA Y ETIQUETA (mixto), VITA Y ETIQUETA (mixto), VITA Y ETIQUETA (CHOCOLATE) (mixto), VITA JUNIOR FRUTILLA Y ETIQUETA (mixto), VITA JUNIOR CHOCOLATE Y ETIQUETA (mixto), VITA JUNIOR VAINILLA Y ETIQUETA (mixto), VITALECHE (denominativo), VITAQUESO (denominativo), VITA LECHE y diseño (mixto) VITA HELADO (denominativo), VITAMANTEQUILLA (denominativo), VITA CREMA DE LECHE UHT (denominativo), VITA LECHE DESCREMADA CON FIBRA (denominativo), VITA LECHE ENTERA LARGA VIDA (denominativo), VITA LECHE SEMIDESCREMADA PARCIALMENTE ESLACTOSADA (denominativo) de titularidad de Pasteurizadora uito S.A., que protegen los productos de las Clases 29, 30 y 32 de la Proceso 521-1P-2019 citada Clasificación Internacional de Niza. 2.

Si los términos VIT y VITA al ser términos conformados por denominaciones de uso común son débiles para proteger productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. Si el signo solictado a registro carece de distintividad para ser considerado como marca. 1. Siles marcas VITA de titularidad de Pasteurizadora Quito S.A., son notoriamente conocidas NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 Literal b) e i), 135 Literal b) e i) y del 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretarán los Artículos 135 Literal b) y 136 Literal a) da la misma Decisión!, por ser pertinente.

No se interpretarán los Artículos 134 Literales b) e 1)?, 135 Literal ¡), por no ser temas de controversia el concepto de marca y sus requisitos, tampoco sobre el engaño a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedancia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

De oficio se interpretarán los Artículos 136 Literal h), 224, 228 y 230 de la Decisión 486%, a fin de analizar la notoriedad de la marca. Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 135.- No podrán registrarsa como marcas los signos que b) cerezcan de distintividad;” “Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente un derecho de tercero, en particular cuendo: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada par un tercaro, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales al uso da la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(Y Dentro de los literales dei Articulo 134 no existe el Literal 1) Decisión 485 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en al comercio afectará indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando Proceso 521-1P-2019 D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 4. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo da confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Raglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2. Comparación entre signos denominativos, 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos. 4. Signos conformados por denominaciones de uso común. 5.

La irragistrabilidad de signos por falta de distintividad. 6. Lamarca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese suscertole da causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios, un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, O la dilución de su fusrza distintiva o de su velor comercial o publicitario () “Artículo 224.- Se entianda por signo distintivo notoriamente conocido al que fuese reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por el sactor pertinente, indevendientemente de la manera o el medio por el cuel 55 hubiese hecho conccido.” “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros cel sector pettinenta dentro de cualquier País Miembro; b) le duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera da cualquier País Miembro;

Cc) la curación, amplitud y axtensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos da los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) les cifras de ventas y de ingresos da la empresa titular en lo que respecta el signo cuya notorisdad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección: D elgrado de distintividad inherente o adquirida del sigro; g) el valor contable del signo como activo empresarial;

A) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, ) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almaceramiento por el títular de! signo en el Peís Miembro en que se busca protección; D los aspectos dal comercio intemacional, o, K) la existencia y antiguedad de cualquier registro o solicitud de registro dal signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” “Articulo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia pare determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientas: a) les consumidoras reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que particioan en los canalas de distribución o comercialización dal tipo de ===. productos o servicios alos que sa aplique, o, os De = €) los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, y Sol ES roductos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo tará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectoras referidos en los literales anteriores.” Proceso 521-1P-2019 ds! signo solicitado a registro E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado VITALES (denominativo) y las marcas registradas VITA (denominativo), VITA SOYA (denominativo), VITA CREMA DE LECHE Y ETIQUETA (mixto), VITAPAN (denominativo) VITA NATA (denominativo), VITAGUR (denominativo), VITASHAKE (denominativo), VITA CRECIMIENTO (denominativo), VITA LIGHT (denominativo), VITALIFE (denominativo), VITA SOYA (denominativo) VITA SWEET (denominativo), VITA CAFETTO (denominativo), VITA VITAL (denominativo), VITA ULTRA FRESCA (denominativo), VITA FRUT (denominativo), VITA FRUTAL (denominativo), VITA FOODS (denominativo), VITA CHEESE (denominativo), VITA ICE (denominativo), VITA COCOA (denominativo), FULLVITA (denominativo), VITA-VIDA (denominativo), VITA VAINILLA + ETIQUETA (mixto), VITA FRUTILLA + ETIQUETA (mixto), VITA FRESA (denominativo), VITA KIDS (denominativo), VITA JUNIOR NARANJA Y ETIQUETA (mixto), VITA Y ETIQUETA (mixto), VITA Y ETIQUETA (CHOCOLATE) (mixto), VITA JUNIOR FRUTILLA Y ETIQUETA (mixto), VITA JUNIOR CHOCOLATE Y ETIQUETA (mixto) VITA JUNIOR VAINILLA Y ETIQUETA (mixto), VITALECHE — (denominativo), VITAQUESO (denominativo), VITA LECHE y diseño (mixto), VITA HELADO (denominativo), VITAMANTEQUILLA (denominativo), VITA CREMA DE LECHE UHT (denominativo), VITA LECHE DESCREMADA CON FIBRA (denominativo), VITA LECHE ENTERA LARGA VIDA (denominativo), VITA LECHE SEMIDESCREMADA PARCIALMENTE DESLACTOSADA (denominativo) de titularidad de Pasteurizadora Quito S.A., que contienen la palabra VITA son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: W a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad 1.3.

Proceso 521-1P-2019 por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. * a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.

Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:* a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conílicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, O las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Ss refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Sa configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 20168, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2747 del 08 de junio de 2018, 468-1P-2015 de fecha 10 de junio del 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2754 del 11 de julio de 2018 y 473-17-2915 de fecha 10 da junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 del 11 de julic de 2016 3) Proceso 521-1P-2019 Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conílicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:5 a) 9) ae EN Y ON Pa Q SECRETARIA > le] (9) SJ RS Ny SS e DAD po, 1 La comparación deba efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

En la comparación se dabe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un enálisis simultáneo, pues el consumidor dificimente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes El anélisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocars= en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios”: i Criterio del consumidor media: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos a Ibidem. y Var Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3063 del 21 de julio de 2017 Proceso 521-1P-2019 que al comprar pasabocas para fiestas. ii Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus.

Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. iii.

Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las caracteristicas técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alio grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad..

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto ss determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobra los productos amparados por los signos en conílicto.

En ese sentido, sa deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. Comparación entra signos denominativos. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado VITALES (denominativo) y las marcas registradas VITA (denominativa), VITA SOYA (denominativa), VITAPAM (danominativo) VITA MATA (denominativa), VITAGUR (denominaiiva) VITASHAKE (denominativa), VITA CRECIMIENTO (denominativa), VITA LIGHT “QNITA SWEET (denominativa), WTA CAFETTO (denominativa), VITA NA SWEET VITALIFE (denominativa), VITA SOYA (denominativa), AL (denominativa), VITA ULTRA FRESCA (denominativa), VITA y N Proceso 521-1P-2019 FRUT (denominativa), VITA FRUTAL (denominativa), VITA FOODS (denominativa), VITA CHEESE (denominativa), VITA ICE (denominativa), VITA COCOA (danominativa), FULLVITA (denominativa), VITA-VIDA (danominativa), VITA FRESA (denominativa), VITA KIDS (denominativa), VITALECHE (denominativa), VWITAQUESO (denominativa), VITA HELADO (denominativa), VITAMANTEQUILLA (denominativa), VITA CREMA UE LECHE UHT (denominativa), VITA LECHE DESCREMADA CON FIBRA (denominativa), VITA LECHE ENTERA LARGA VIDA (denominativa) y VITA LECHE SEMIDESCREMADA PARCIALMENTE DESLACTOSADA (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cualas están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.? Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan exprasiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias lotras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un cenjunto o un todo oronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una cennotación conceptual que avoca ciertas cualidades o funciones del producio identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos alementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.? En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:!0 a) Se debe enalizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenia las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender cómo el signo es percibido en el marcado, b) Ss dabe esteblecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexama. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dantro da la palabra cuando ss hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se 19 Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2013 de 19 de mayo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial dal Acuerdo de Cartagena N* 2747 del 03 de junio de 2018 y 463-15-2013 de 10 de junio de 2015 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2734 ael 11 de julio de 2016.

AL Ibidem q Los “NS $ Ibidem Proceso 521-1P-2019 encuenta en el diccionario! Como ejemplo tememos el exema deport en: deport-e, depori-ivo, deportistas, deport-ólcgo. Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un significado y aus unido a un lexema modifica su definición. *? Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tenar en cuenta lo siguiente: > Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conílicto. > Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. » Si los signos en conflicto comparten un lexama, podría generarsa riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio idcológico debe estar complementado con otros criterios para daterminar el riesgo de confusión en los signos en conílicio. c) Sa debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observer el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Sa debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraria cómo es captada la marca en el mercado. 5) la En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo da confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado VITALES (denominativo) y las 1 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE, Definición de lexema. "1. m. Ling, Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej, sol, o que, posayóndolos, prescirde de ellos por un pracaso «> segmantación; p. ej. terr, en entarráis.” Disponible en. http //dle rze.2s/Pig=NCu13TO (Consulta: 24 de novismbre de 2020) 2 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RE. Definición de moriema +1 m Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiana dos morfemas; mujar y -8S, 2 m Gram Per oposición a lexema, morferia gramatical; p aj, de, no, yo, el, -ar, -s, -ero. m Gram. Unidad mínima de significado. La terminación versal -mos contiene dos morfamas: sona, grimara, y número, plural” Disponiola en: htio://dle. rae 2s/Pid=Polt8i2 (Consulta. 24 de embre de 2020) 11 3.1. 3.2. 3.4.

Proceso 521-1P-2019 marcas denominativas registradas a nombre de Pasteurizadora Quito S.A. Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado VITALES (denominativo) y las marcas registradas VITA CREMA DE LECHE Y ETIQUETA (mixta), VITA VAINILLA + ETIQUETA (mixta), VITA FRUTILLA + ETIQUETA (mixta), VITA JUNIOR NARANJA Y ETIQUETA (mixta), VITA Y ETIQUETA (mixta), VITA Y ETIQUETA (CHOCOLATE) (mixta), VITA JUMIOR FRUTILLA Y ETIQUETA (mixta), VITA JUNIOR CHOCOLATE Y ETIQUETA (mixta), VITA JUNIOR VAINILLA Y ETIQUETA (mixta) y VITA LECHE y diseño (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. !* Los signos denominativos, llamados también nominales O verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un toda pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. !* Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una O varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobra el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las Ver Interprateciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2747 del 11 de julio de 2016 y 488-1P-2915 de 10 de junio de 2018, publicada an la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2754 del 11 de julio de 2016, DN Var Interpretación Prejucicial 43-19-2013 de 25 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del uerdo de Cartagena N* 2217 del 15 de julio de 2013 12 Proceso 521-1P-2019 particularidades de cada caso. * 3.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mante del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ámbito comercial!S, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas expuestas en el párrafo 2.3. de la presente Interpratación Prejudicial. 3.5.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado VITALES (denominativo) y las marcas registradas VITA CREMA DE LECHE Y ETIQUETA (mixta), VITA VAINILLA + ETIQUETA (mixta), VITA FRUTILLA + ETIQUETA (mixta) VITA JUNIOR NARANJA Y ETIQUETA (mixta), VITA Y ETIQUETA (mixta), VITA Y ETIQUETA (CHOCOLATE) (mixta), VITA JUNIOR FRUTILLA Y ETIQUETA (mixta), VITA JUNIOR CHOCOLATE Y ETIQUETA (mixta), VITA JUNIOR VAINILLA Y ETIQUETA (mixta) y VITA LECHE y diseño (mixta). 4.

Signos conformados por denominaciones de uso común 2.1. En el presente caso el accionante ha señalado que los términos VIT y VITA son términos de uso común para proteger productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil.

AS Se entiende por signo común o usual! aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los producios o servicios de que se trate. Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 del 11 de julio de 2015 (er Interpretación Prejudicial 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial | Acuerdo de Cartagena N* 2604 del 14 de octubre de 2015 13 4.4. 4.6.

Proceso 521-1P-2019 No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto O servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais!?; esos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios!8, Los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes O usuales al ester combinadas con otras, puedan generar signos completamente distintivos.

El titular de una marca no puede impedir que las expresiones descriptivas, genéricas y comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de cposición, ya que las partículas descriptivas, genéricas o de uso común sa deben excluir del cotejo Ce la marca. 19 No obstante, si la exclusión da los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se d«berá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.?2 La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan, corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento de uso común, le corresponderá acreditarlo.

Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa. El que un término 3ea de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serio para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y caracteristicas de los productos o servicios involucrados, lo que es descriptivo, genérico o de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es Gustavo Arturo León y León Durán, Derecho de Marcas en la Comunidad Andina — Análisis y cementarios, primera ecición, Thomson Reuters - ECB Ediciones SA.C, Lima, 2015, p. 170.

Carlos Fermández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra, Manual de la Propiedad Industrial, segunda edición, Marcial Pons - Ediciones Juridicas y Sociales, S.A., Madrid, 2043, p. 573. Ver Interpratación Prejucicial N* 536-19-2015 de fecha 23 de junio de 20168, publicada en la Gaceta Wiíicial del Acuerdo de Cartagena N” 3003 221 25 de abril de 2017 le mode referencial, ver Interpretación Prejudicial N* 327-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, ¿blicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2752 del 11 de julio de 2018. 14 ur a a 5.2. a w Proceso 521-1P-2019 para el producto o servicio de otra clase.

En tal santido, se debe determinar si los signos presentan elemantos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Intemacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro da la denominación en caso que el conjunto dal signo se halle provisto de otros elementos que lo dotan de distintividad suficiente.

La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad En tanto entra los alegatos de la demanda se alude que el registro del signo VITALES (denominativo) vulneraría lo contemplado en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 436, se procederá a desarrollar dicho tema. “Artículo 138.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; $ Las La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.?!.22 La distintividad tiene un doble aspecio: a) Distintividad intrínseca o en abstracto, medianta la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el merzado, b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de ciferenciarsa de otros signos en el mercado, Ver Interoratación Prejucicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oñicial del Acuerda de Cartagena N* 2579 de 4 de septiembre de 2015 5.4.

SN 5.8. Proceso 521-1P-2019 La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 488, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.

Es decir, puede gozar de distintividad 2b initio, o puede habería adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles da proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de senvir para indicar la procedencia empresarial de un producto.

Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.* El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo da producto o servicio que al signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.

Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 435 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamenta de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vaz permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.

En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distiniiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser suscentible de representación gráfica, deberá tener canacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo estaolecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.

La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba, La no:oriedad del signo solicitado a registro En el proceso interno se argumentó que el signo VITALES (denominativo) solicitado a registro, reproduce a las presuntas marcas notorias de titularidad de Pasteurizadora Quito S.A., En consscuencia, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudancial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. r Interpretación Prejudicial 242-/P-2015 dal 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial Acuerdo de Cartagena N* 2579 de 4 de septiembre ce 2015 16 Proceso 521-1P-2019 Definición 6.2.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acáolte especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. 8.3. En efocto, el Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que deta darse al signo distintivo notoriamente conocido an los siguientes tárminos: “Se entiende por signo distintwo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” 5.4.

De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente?” b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. c) Lanotorisdad se puede haber ganado por cualquier medio. La marca notoria y su relación con los principios de especialidac, territorialidad, registral y uso real y efectivo, asi como su diferenciación con la marca renombrada 6.5.

De conformidad con lo establecido en el Articulo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de estabiecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique”.

Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. El Artículo 230 establ=ce una lista no taxatiya de sectores pertinentes de referancia, a saber: a) Los consumidores reales o poterciales dal tipo de productos o servicios a los que se aplique b) Las persenas aus participen en los canales de distribución o comercialización del tipo dea productos o servicios a los que se aplique c) Los círculos empresañales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, Jn PEN actividad, productos o servicios a los que se aplique E) EN TOA Ficulo 230 de la Decisión 486 47 o y Er, RS XtDaD P Proceso 521-1P-2019 6.6.

Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en al sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente”, La marca notoria regulada en la Dacisión 486, a la que podamos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, < independientemente de si su titular es nacional o extranjero.

Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 488, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros. 8.7. La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio regisiral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de lea Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro”, Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. 6.3.

La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos O servicios. 6.9. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de: a) productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe conexión competitiva; b) aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sactor pertinenia; y, c) cualquier tipo de producto o servicio cuyo uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación con el titular de la marca noloriz o sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 8.10.Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 488 y la marca renombrada es lo referido a su prueba.

La notoriedad debe 3 La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida prácticamente por casi todo el público =n general, por diferentes tipus ds segmentos ce A consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan =. el producto o senicio identificado por la marca renombrada, ca recivir la orotección, basta que la ma:ca sea notoria en otro pa's miembro de la Comunidad nina o qua la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renembrada 18 5.12. 6.13, Proceso 521-1P-2019 probarse por quien la slegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486.

La marca renombrada, en cambio, no Necesita ser probada, pues ss trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”. Y es que los “hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren eciividad probatoria (netoria non egent probatione), no son objeto de prueba*,.La marca notoria extracomunitaris?% no rompe los principios da especialicad, territorialidad, principio registra! y uso real y efectivo, Sin perjuicio da lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se olorgerá el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa ds mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.

En relación con ¡os diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea orotegida, es nscesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: 6.13.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 6.13.2.

En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicio y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 3.13.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la En la mecida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por la autoridad de propizdad industrial, Sila autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que sy titular pruebs su notoriedad —en algún país de la Comunidad Andina— en los términos de lo estaslecido en el Articulo 223 de la Decis.ón 486.

No es renombrada, sino una merca notoria cero fuera de la Comunidad Andina. La marca notoría extracomunitaria, al ercontrarse fusra de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, espsctalidad, oñincipio registral y de uso real y efectivo. Añora bien, ne por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir at regisiro de una marca similar o idéntica en un país miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los pancipios de territorialidad y especialidad deberá analizar caso en concrsto y, a manos que exista un eventual acto de competencia cesteal o ánimo de plopiarsa da un signo que era conocido por el solicitante, no pocrá impedir el registro de un signo e la base, únicamente, de que la marca es notona fuera del termtorio comunitario andino. 19 6.14. 6.18.

Proceso 521-1P-2019 posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecio de aquellos bienes o servicios relacionados O conexos que generan la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación, 8134.

En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posioilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitaño es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrace están, de alguna manera, relacionados con la cal vad y caracteristicas de los producios o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción ds aprovechar, es decir, de utilizar en su bensficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecsr que el signo solicitado sa encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad ¿La notoriedad es un hecho que debe ser probado vor quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso, El Artículo 228 de la Decisión 488 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el crado de su conccimiento enira los miemaros del sector pertinente dentro da cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográf, o fuara ds cualquier País Miembro; 2 de su utilización, dontro la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, daniro o fuera dle cuelquiar País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de le actividad a los que se apliqua; 29 6.17. 6.18.

Proceso 521-1P-2019 a) el velor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aglique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional ccmo en el del País Miembro en el que se pretende la protección; hi) el grado día distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen da pedidos de personas interesadas en obtenar una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, )) la existencia de aciividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; $ los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigicdad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero." En consecuencia, para determinar la notorisdad de un signo distintivo, deban tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable, El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hey se repute notoriamente conocido puedas perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros.

En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios d> prueva pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular**.

La notoriedad del signo solicitado a registro?. De conformidad con lo establscido en el Literal a) del Artículo 229 de la Decisión 488, no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en Ver Interpretación Prejudicial N? 450-1P-2015 de fecha 7 de julio de 2016, publicada en la Gaceta 6.21 [es] NN 159] o NN (95) Proceso 521-1P-2019 el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentra registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen ue registrabilidad ds un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.

Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, sún en el caso de ser notoria, deberá atender a! respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente Lo que se está afirmando es qua dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendizndo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta al gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en sl público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el Dais Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo snálisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notorizmente conocida que se alega, da conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. 3.

Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente con base en las pruebas presentadas.

La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias 4.En ecápites anteriores se ha mencienado que tanto la marca 2nombradaW como la marca notoria regulada en la Decisión 488 rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación 22 $) NN cn Dm (9) NS] 10) 27. Proceso 521-1P-2019 por falta de uso, así como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas.

¿Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486 son protegidas en un país miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios.

En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 483, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y consxos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente,.Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplic.da 2 les marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 438.

Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y sísctivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada /o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación”*. Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser Como afirma Gustavo León y León: “Aunque la normativa comunitaria andina no trae alguna disposición espezífica que regule el asunto, de una interpretación sistemática y teleológica de la nerme se puede concluir con meridiana claridad que la marca notoria está exceptuada de la carga de uso impuesta para el resto de los signos distintivos.” (LEÓN Y LEÓN DURAN, Gustavo Arturo.

Derecho de iarcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios. ECB Ediciones SA.C. — Thomsor Reuters, Lima, 2015, p. 468.) El referido autor cita (Op. Cit, p. 469) a su vez a los siguientes dos autores, en la misma linea de pensamiento * Por otra parte, la calidad de notoria de la Marca no dspende de su uso en el país, sino de su conocimiento por part= de los sectoras pertinentas.

Lo anterior daría pie para afirmar que su protección, que deriva de la calidad de notcria, estaría exenta de la carga de su uso en el país ( ) En este orden de ideas, pueda considerarse que la marca notoria registrada no es objeto de cancelación por falta de uso, en virtud da la protección excepcional que le confiero la Decisión 485%," "530 Matke Mendez, Ricardo, “El uso obligatorio de la marza bajo la Dacisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, en Revista da Estudios Sociojurícicos, Bogotá, Colombia, 9 (2): 82-110, Julio a diciembre de 2007, pp. 105 y 107." “Si bien es suficiente para legitimar la intervención dentro de esta acción el presentar una solicitud de registro de una marce similar de la cual se pretende su cancelación, esta es una figura jurídica aplicable a les mercas comunes, mas no pera les marcas notorias, pues da permitido la norma facultarla a que cualquier tercer interesado sa aproveche indebidamenta del prestigio y diñisión que una merca he ganado dantro de determinado mercado Siendo más específicos, quien se vería afectado con dicha conducta es el público consumidor, pues este está acostumbrado a oblensr cierta aptitud y calidad dal producto que adquiere y que está identificado con la marca da su preferencia”"*” it Torres Salines, Carlos.

“¿Cabe la cancelación de registro por falta de uso respecto de una marsa notoría? MANICHO, una historia digna de ser contada", en Law Review, Revista de la Universidad San Francisco da Quito, Ecuador, publicación Semestral, enero de 2013, p.8" Proceso 521-1P-2019 usada en el país miembro donds, estando ragistrada, se pide su cancelación, su tiular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina 8.23.

En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si las marcas de titular de Pesteurizadora Quito S.A., era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo VITALES (denominativo), de conformidad con las pruecas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno da los riesgos daterminados en la presente providancia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno N* 17811-2013-15345, la que deberá adoptaria al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia da la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presenta interpretación prajudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal da Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como par los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de facha 11 de diciembre de 2020, conforme consta en el Acta 21-3-TICA-2020 y Pol pi > Sy “> a RETARIA > y | dm K o y Luts Felipe Agdilar Fejjoó o SECRITARIO Notifíquese a! Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejucicial a la Secretaría General da la Comunidad Andina para su publicación an la Gaceta Oficial dal Acuerdo de Cartagana 24