Quito, 11 de diciembre de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Norma a ser interpretada: Tema objeto de interpretación: Magistrado Ponente: VISTOS: 577 1P-2019 interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia PCT/13-194929 11001032400020150023400 Solicitud de divisional de la patente "PROCESO PARA PREPARAR UNA FORMA DE DOSIFICACIÓN FARMACEUTICA RESISTENTE A LA EXTRACCIÓN, QUE CONTIENE UN ANALGÉSICO OPIOIDE, PARA EVITAR SU USO ILÍCITO" Artículo 36 de la Decisión 486 La solicitud fraccionaria o divisional.

Caracteristicas y oportunidad Luis Rafael Vergara Quintero El Oficio N* 5455 del 18 de diciembre de 2019, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado da la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 14, 28, 30, 36 y 45 de la Decisión 486 de ta Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 11001032400020150023400, y;

Proceso 577-1P-2019 El Auto de 7 de octubre de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: PURDUE PHARMA L.P. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Tercero Interesado: PROCAPS S.A. B. ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido consiste en daterminar si la solicitud divisional interpuesta por la sociedad PURDUE PHARMA L.P. objeto de análisis en el proceso interno cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 36 de la Decisión 486 C. NORMA A SER INTERPRETADA La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 14, 28, 30, 36 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Únicamente se interpretará el Artículo 36 de la Decisión antes mencionada! por ser pertinente. gl Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 36.- El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos O más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

La oficina nacional competente pocrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención. Cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial. En caso de haberse invocado prioridades múltiples o parciales, el solicitante O la oficina nacional competente, indicará la fecha O fechas de prioridad que corresponda a las materias que deberán quedar cubiertas por cada una de las solicitudes fraccionañias.” 1.1. 1,2.

Proceso 577-1P-2019 No procede la interpretación de los Artículos 14, 28, 30 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina debido a que no es materia controvertida los requisitos de patentabilidad, la descripción de la patente, la claridad en las reivindicaciones, ni el examen y notificación de informes técnicos. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN La solicitud fraccionaria o divisional.

Características y oportunidad. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN La solicitud fraccionaria o divisional. Características y oportunidad Dentro del proceso interno se discute si la solicitud divisional interpuesta dentro del proceso interno por la sociedad PURDUE PHARMA L.P., cumple con lo establecido en el Artículo 36 de la Decisión 486.

Este Tribunal ha señalado que la solicitud fraccionaria, regulada en el Artículo 36 de la Decisión 486, tiene las siguientes características:? a) Concepto: La solicitud fraccionaria es aquella solicitud que se desprende de otra ya presentada, con el objeto de que se tramite de manera independiente de la inicialmente radicada, generando con esto dos solicitudes diferentes con objetos y trámites distintos. b) Requisitos formales: Se debe presentar la solicitud correspondiente, pagando las tasas respectivas y adjuntando los documentos pertinentes para el trámite de la solicitud de patente, de conformidad con los parámetros que determine la oficina nacional pertinente. c) Limitaciones: Solo se puede fraccionar la solicitud inicial si no se genera una ampliación de la protección contenida en la divulgación de la solicitud inicial.

Si existiera una ampliación no encajaría en el supuesto de hecho para que opere la solicitud fraccionaria, lo que implicaría que se tramitará como una nueva solicitud sin beneficiarse de la fecha de presentación inicial. d) Ventajas: La solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial, o de la fecha de prioridad cuando se haya reivindicado en la solicitud inicial.

Si sa reivindican varias Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 102-1P-2014 de 8 de octubre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2420 de fecha 23 de noviembre de 2014 74-1P-2015 de 25 de septiembre de 2015, publicada en la Gaceta Oñicial del Acuerdo de Cartagena * 2619 de fecha 05 de noviembre de 2015.

" SECRETARIA 9 Vo Ap PS Proceso 577-1P-2019 fechas de prioridad, el solicitante deberá indicar claramente cuál de ellas corresponde a cada una de las materias de las solicitudes fraccionarias. e) Clases: Se podrian diferenciar dos clases de solicitudes fraccionarias, dependiendo de quién lo solicita: i) A iniciativa del solicitante: es aquella que nace de la propia decisión del solicitante; por su conveniencia decida fraccionar la solicitud; y, li) A iniciativa de la oficina de patentes: si una vez examinada la solicitud, la oficina considera que no se cumple el requisito de unidad de invención, podrá en cualquier momento del trámite solicitar que se presente una solicitud fraccionaria. f Oportunidad: La norma comunitaria afirma que la solicitud fraccionaria se puede presentar en cualquier momento del trámite de patente hasta antes que se emita la Resolución que deje firme el mismo.

Esto quiere decir que mientras no sea firme el acto administrativo que concede o deniega la solicitud, el peticionario puede presentar su solicitud fraccionaria a fin de que la oficina competente le brinde el trámite correspondiente y pueda tramitarla. Si se presenta en el tármino para interponer recursos; es decir cuando el trámite no habia concluido, la solicitud fue presentada oportunamente.

Es importante diferenciar la solicitud fraccionaria del recurso respectivo. En caso de que la solicitud fraccionaria se haya presentado cuando el acto administrativo ha quedado firme, dicha solicitud será tramitada de forma independiente. 1.3. En atención a lo expuesto, se deberá determinar si la solicitud divisional pretendida dentro del proceso interno fue presentada de conformidad con lo expresado en los párrafos precedentes.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N” 11001032400020150023400, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribuna! de Justicia de la Comunided Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la Presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, gistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados avo Garcia Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en fal > SÍ 4 S Proceso 577-1P-2019 la sesión judicial de fecha 11 de diciembre de 2020, conforme consta en el Acta 21-J-TICA-2020.

INS Luis Felipe Agu AO Feijoó SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. |. PROCESO 577-1P-2019 | un