PROCESO 77-IP-2020 — Andean Community

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de diciembre de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente Interno Referencia: Norma a ser interpretada: Temas objeto de interpretación: Magistrado Ponente: 77AP-2020 Interpretación Prejudicial Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia 68/2017 Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos IWATCH (denominativo) / SWATCH (denominativo) Artículos 136 Literal a) y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1.

Signos conformados por denominaciones genéricas y de uso común 7. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 8. Respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante Hernán Rodrigo Romero Zambrano Proceso 77-1P-2020 VISTOS El Oficio S/N, recibido vía Courier el 06 de marzo del 2020, mediante el cual la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 1368 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 68/2017; y, El Auto del 12 de agosto de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

ANTECEDENTES Demandante: Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.) Demandado: Servicio Nacional de Propiedad intelectual (SENAPI del Estado Plurinacional de Bolivia Tercero interesado: Apple Inc. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

La posible confusión entre el signo solicitado a registro IWATCH (denominativo) que pretende distinguir productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo solicitante es Apple Inc., y la marca registada SWATCH (denominativa), cuyo titular es Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.), que protege productos de la Clase 14 de la referida Clasificación Internacional. 2.

La relevancia jurídica de que Apple Inc. sea titular de una familia de marcas, cuyo elemento común es la letra “¡”. 3. Si la solicitud de registro del signo IWATCH (denominativo), corresponde a una marca derivada. 4. La relevancia jurídica de que los signos en conflicto estén compuestos por palabras en idioma extranjero que se traducirían en "WATCH" como reloj..

Si el término WATCH, es un término genérico para proteger NONAU0N co Proceso 77-1P-2020 productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza. 6. Si existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, el mismo que se interpretará por ser pertinente.

De oficio este Tribunal interpretará el Artículo 151 de La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, ya que se encuentra en discusión la conexión entre productos. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo d= signos distintivos. Comparación entre signos denominativos. Familia de marcas. Marca derivada. Signos conformados por palabras en idioma extranjero. Signos conformados por denominaciones genéricas y de uso común. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. Respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante.

Decisión 436 da la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando, a) sean idérticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o ragistreda por un tercero, pera los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, f.-.)5" Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Articulo 151 - Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1937, con sus modificaciones vigentes Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la imilitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” Proceso 77-1P-2020 E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro IWATCH (denominativo) y la marca registrada SWATCH (denominativo), son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, ( )” 1,2.

Como se desprende de esta disposición, no es ragistrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, 3 a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al edquirir un producto oO servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empreserial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.

Se debará examinar si entre los signos confrontados existe identidad o Proceso 77-1P-2020 semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo da confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre a) d) dos signos puede ser:* Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conílicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conílicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede 3 Proceso 77-1P-2020 percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criteriosó: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente, El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarss según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se preste el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que dessa adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al clients, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3083 del 21 de julio de 2017 e] lo) %, VIDAD 1.5. 1.6. 2.1. 2.2. 2.3.

Proceso 77-1P-2020 respectivo análisis de confundibilidad. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobra los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, da acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. Comparación entre signos denominativos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro IWATCH (denominativo) y la marca registrada SWATCH (denominativo), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronmunciables dotadas o no de un significado o concepto.? Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: suasstivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobra el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado,ó En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes q ES oy) S Ver Interpretaciones Prejudiciales 520-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2747 del 08 de junio de 2016 y 4E6-1P-2015 de 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2754 del 11 de julio de 2015. lbidam Proceso 77-1P-2020 raglas:? a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario" Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-s, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo. Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.!* Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. > Si tos signos en conflicio comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos an conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a E) Ibidem. BO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de lexema: “1. m. Ling Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej, terr, en enterráis.” Disponible en: hito://dl>.rae.es/%id=NCu18TD (Consulta: 08 de noviembre de 2020), du REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE, Definición de morfema: “1. m. Gram. Unidad mínima aisfable en el enálisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos moríemas: mujer y -8s. 2. m. Gram. Por ovosición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -2r0 m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos moriemas: sona, primera, y número, plural” Disponitle en: híto://dle.rae es/?id=Polt8i2 (Consulta: 08 oviermnbre de 2020). 2.4. 3.1. o ln Proceso 77-1P-2020 comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. s) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro INATCH (denominativo) y la marca registrada SWATCH (denominativa). Familia de marcas De acuerdo con lo alegado por Apple Inc., ésta sería titular de una familia de marcas que presenta como elemento preponderante y común es la letra |, como por ejemplo las marcas: iTunes, iPhone, ¡Cloud, por lo que se desarrollará el presente tema.

Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. *? En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.

El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vt DEJA “IA E E a le) Ny Resulta pertinente diferenciar a la familia da marcas de las marcas derivadas La ¿jamilia de marcas admite que entre las marcas que conforman ta familia existan variaciones significativas, pero siempre deben conservar un elemento común, que es aquel que constituye dicha familia.

Las marcas que conforman la familia pueden ser registradas para distinguir productos o servicios en distintas clases. Las marcas derivadas solo admiten variaciones no sustanciales respecio de la marca registrada. La marca derivada debe distinguir los mismos productos o servicios que la marca registrada primigeniamente o, en todo caso, tos productos o servicios que pretenda distinguir deben estar incluidos en aquellos.

No consttuiria una marca derivada sí es que se solicita para 07 a productos distintos a los que protege la marca primigenia, aunque sean conexos. = SECRETARIA ” A 4 £ IDAD x/ | 3.4 315. Proceso 77-1P-2020 vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un crigen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donda figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determineda familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso da corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. !3 El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula d= uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí pued2 impedir que el rasgo distintivo común, que no es genárico o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que esta elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.!* A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente s2 han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos conírontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antss que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origan empresarial o de uno vinculado.

Marca derivada Dado que Swatch AG (Swaten SA) (Swatch Ltd.), alegó que el signo solicitado a regisiro es una marca derivada, corresponde abordar este tema.!5 Ver Interpretación Prejucicial racaída en el Proceso:432-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2702 del 23 de marzo de 2018 Ibidem.

Resulta pertinente diferenciar a la familia de marcas de las marcas derivadas La familia de marcas admite que entra las marcas que conforman la familia existan variaciones significalivas, pero siempre deben conservar un elemento común, que es aquel que 10 4.3. 4,5. Proceso 77-1P-2020 La Decisión 486 no consagra la figura de la marca derivada; sin embargo, atendiendo al manejo que en la práctica ss da a dicho fenómeno, el Tribunal ha adoptado criterios doctrinarios sobre el tema y ha reconocido la figura en nuestro régimen normativo. !$ En congruencia con lo señalado en el párrafo precedente, las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan'”.

Cabe señalar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se ragistre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. !? Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de ellas, solo podrán referirse a los elementos accidentales 0 complementarios añadidos y no al distintivo principal, al estar este ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión.!? 17 constituye dicha familia.

Las marcas que conforman la familia pueden ser registradas para distinguir productos o servicios en distintas clases, Las marcas derivadas solo admiten variaciones no sustanciales respecto de la marca registrada. La marca derivada debe distinguir les mismos productos o servicios que la marca registrada primigeniamente o, en todo caso, los productos o servicios que pretenda distinguir deben estar incluidos en aquellos.

No constituiría una marca derivada sí es que se solicita para productos distintos a los que protege la marca primigenia, aunque sean conexos De mcdo referencial, ver Procesos 435-1?-2015 del 7 de diciembre de 2015 y 140-1P-2007 del 4 de diciembre de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2579 del 04 de septiembre de 2013.

Al respecto, ver los procescs 59-1P-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2151 del 15 de febrero de 2013, 90-12-2012 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2152 del 21 de febrero de 2013, 198-1P-2013 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N% 2309 del 27 de febrero de 2014, 12-1P-2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2579 del 04 de septiembre de 2015, 156-1P- 2015 publicada en la Gacata Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2587 del 02 de octubre de 2015, 431-1P-2015 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2702 del 23 da marzo de 2018 y 439-1P-2015 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2579 del 04 de septiemora de 2015.

De modo referencial, ver Proceso 439-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficia! del Acuerdo de Cartagena N? 2579 del 04 de sepúiembra de 2015 Mascareñas, Carles. Nueva Enciclopedia Jurídica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p 908, citado en el Proceso 439-1P-2015 del 7 de ciciembre de 2015. 11 Proceso 77-1P-2020 4.6.

Sobre la base de los criterios expuestos se establecerá si un signo solicitado a registro constituye o no una variación de las marcas previamente inscritas, teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los productos amparados por las marcas ya registradas.

Asimismo, cabe recalcar que la solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro de marca se encuentra sujeta al análisis de registrabilidad que corresponde realizar a la autoridad competente. 5.

Signos conformados por palabras en idioma extranjero 5.1. En atención a que el SENAPI alegó que el término WATCH está compuesto por una palabra en idioma extranjero que se traduciría en "WATCH" como "reloj", y paralelamente Swaich AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.) alegó que dicho significado no es del conocimiento público para el consumidor boliviano; por lo tanto, debería ser considerado como un término de fantasía, resulta necesario tratar el tema de los signos conformados por palabras en idioma extranjero. 5.2.

Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 5.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se preiande identificar, dichos signos no serán registrables. 5,4.

Añora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se expres. en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del pais en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano 5.5.

Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual. Es más, eterminadas palabras que en un momento eran extranjerismos luego 12 5,6. 5.7. 6.1. 6.2. 6.3.

Proceso 77-IP-2020 forman parta del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las regles propias de este idioma. Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad.

En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idicma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que s= encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. Signos conformados por denominaciones genéricas y de uso común A fin de dar respuesta les preguntas formuladas por la Sala consultante? y teniendo en cuenta que en el presente proceso se argumentó que el término WATCH es genérico para proteger productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta pertinen:e desarrollar los alcances del presente tema.

La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede ctorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

El aspecto ganérico de un signo debe ser apraciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate.? La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué ss? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denomineción genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario Ver las preguntas 3 1 y. 8.6 de la presente Intareretación Prejudicial.

Var Interpretación Prejudicial N* 110-19-2013 de fecha 25 de setiembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2524 del 6 de noviembre de 2015 13 Proceso 77-1P-2020 utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí mismo pueda servir para identificarlo.?2 6.4.

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicia o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresién que se utiliza.23 6.5. Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate.

No es posible aceptar como marca ragistrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país? esos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es cecir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios”, 6.6.

Los signos conformados exclusivamente por denominaciones genéricas y comunes o usuales al estar combinadas con otras, puedan generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones genéricas y comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotajo de la marca.2 6.7.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características ( genéricas o de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendria un 2 Ibidem. es) Ibídem E) Gustavo Arturo León y León Durán, Derecho da Maerces en la Comunidad Ancina — Análisis y comentaros, primera acición, Thomson Reuters - ECB Ediciones S.A.C., Lima, 2015, p. 170.

Carlos Fernándaz-Nóvoa, José Manusl Otero Lastres y Manuel Botana Agra, Manual de la Propiedad Industrial segunda edición, Marcial Pons - Ediciones Juridicas y Socialas, SA, Madrid, 2013, p. 575 Ver Interpretación Prejucicial N* 53€-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo da Cartagana N” 3003 del 25 de abril de 2017 14 Proceso 77-1P-2020 grado de distiniividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor oO cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.?” 6.2.

La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan, corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento genérico o de uso común, le corresponderá acreditarlo. Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa. 6.9. El que un término sea genérico o de uso común para un producto O servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clese si es que entre ellos hay conexión competitiva.

Tendrá que analizarss caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y Características de los productos o servicios involucrados, lo que es genérico o de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 6.10. En tal sentido, se deba determinar si los signos presentan elementos genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Intemacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 7.

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 7.1. A fin de dar respuesta a una de las preguntas formuladas por la Sala consultante?3 y tomando en consideración que el SENAPI en su contestación de la damanda alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conílicio, corresponde analizar este tema. 7.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486,2 E De modo referencial, ver Interoretación Prejucicial M” 327-1P-2015 de fecha 19 de mayo da 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagana N” 2752 del 11 de julio de 2016 a al Je DE YUS Var la pregunta 8,3 da la presenta Interpretación Prejucicial, 5 QA 2 Decisión 438 de la Comisión de la Comunidad Andina, - > a 5 > SECRETARIA ] a x 15 Q = to, o Q, > ON 7.3. 7.4.

Proceso 77-1P-2020 Es por sllo que se dee matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los producios identificados cor las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra sú semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.30 Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entra los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de pracios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de disirioución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro produzto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar par uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser “Artículo 151.- Pera clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arraglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las cleses de la Clasificación 1 similitud ni la cisimilitud de los 077: ="nacional referida en el párrato anterior no determinarán la cos o sarvicios indicados exeresamente” (Subrayado agregado) Ver Interoretaciones Prajudiciales números 472-1P-2015 ce fecha 10 de junio de 2018, S publicada an la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena M* 2755 del 11 da julio de 2018; y Q Ny pus 1P-2015 da 10 de junio de 2918, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1N? 2739 del 11 de julio de 2015 e a: > SA 16 y] Si) le) L, XT S/ b) Proceso 77-1P-2020 productos sustitutos entre sí, La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entra productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 7.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementarizdad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de ralación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 7.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías O subcategorías disímiles, eunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

Los canales de aprovisionamiento, distribución o de 17 Proceso 77-1P-2020 comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados zisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.

Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entra ellos. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) puedan tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferraterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia da conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deden analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia da conexión competitiva. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entra productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.

Respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante Antas de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necasario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y sicance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

¿Si existe contradicción en la Resolución Jerárquica impugnada respecto de la marca “SWATCH AG” de la firma (SWATCH SA) (SWATCH LTD.) (oponente)? Este Tribunal se abstiene de responder esta pregunta ya que eso lo decidirá la Autoridad Competente, al momento de resolver el presente recurso, Al ser propietarios de la marca “IWATCH”, se ha solicitado y registrado en tiempo en la Clase 14, entonces ¿La firma “SWATCH Ñ AG” (SWATCH SA) (SWATCH LTD.), cuenta con el derecho 18 3.3. 8.6. 8.7. 3.8.

Proceso 77-1P-2020 prioritario de registro en los productos Clase 14 Internacional? La resouesta a esta pregunta se encuentra desarrollada en el Tema 4 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. ¿De acuerdo con la Clasificación de Niza, existe la posibilidad que la marca sea confundida? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el desarrollo de los Temas 1 y 7, del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

¿Es posible negar el uso de palabras que se encuentran con registro o solicitud de registro en varias marcas, como en el presente caso donde el común denominador es el término WATCH por una empresa que alega que se trata del derecho a su marca? La respuesta a esta pregunta ss encuentra en el desarrollo del Tema 6, del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

¿Si en el plano gráfico se puede evidenciar que la marca de la firma APPLE INC., que se intenta registrar “WATCH” tiene la similitud con “SWATCH”, (SWATCH SA) (SWATCH LTDA)? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el desarrollo de los Temas 1 y 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial, por tratarse de marcas denominativas.

¿Si el Fenómeno de la femilia de marcas tiene diferencias entre las marcas conformadas por una partícula de uso común para la identificación de cierta clase de productos? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el dasarrollo de los Temas 3 y 6, del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. ¿Es suficiente el registro de una marca en lea Oficina Nacional Competente, para convertirse en dueño de denominaciones aún sean estas genéricas? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el desarrollo del Tema 6, deal Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

¿Qué se entiende por identidad de marca? La respuesta a esta pregunta se encuentra en al desarrollo del Tema 1, del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. ¿Prevalece sl derecho alegado por el dueño de la marca o el derecho del consumidor respetando su capacidad de 19 Proceso 77-1P-2020 entendimiento, compresión y elección? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el desarrollo del Tema 1, del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N* 63/2017, la que deberá adoptar al emitir el corespondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en al Artículo 35 del Tratado de Creación del Triounal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 123 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 dal Estatuto del Tribunal y en el Literal F del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magisirados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 11 de diciembre de 2020, cenforme consta en el Acta 21-J-TJCA-2020 ole Luis Felipe Aguil: a SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y femitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gacata Oficial del Acuerdo de Cartagena. 20