PROCESO 134-IP-2020 — Andean Community

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de diciembre de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación: 134-IP-2020 Interpretación prejudicial Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia 2018-129151 11001319900120182915104 Infracción a los derechos de propiedad industrial por el presunto uso indebido de la marca STIHL (mixta) y diseño industrial! Artículos 113, 115, 129 y 155 de la Decisión 486 1.

Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio 2. Definición y naturaleza del diseño industrial. Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección 3. Cotejo entre diseños industriales.

Los elementos de uso común y las diferencias | Proceso 134-IP-2020 secundarias Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac VISTO El Oficio N* C-362 del 31 de agosto de 2020, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá República de Colombia solicitó interpretación prejudicial de los Artículos 129, 138, 154 y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 11001319900120182915104; y, El Auto del 9 de noviembre de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Andreas Stihl AG. 8 CO. KG. Demandados: Comercializadora y Distribuidora Sierra S.A.S. B. ASUNTO CONTROVERTIDO | | De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante a respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es la presunta infracción por parte de Comercializadora y | Distribuidora Sierra S.A.S. sobre los derechos de propiedad industrial de Andreas Stihl AG. 8 CO.

KG. mediante el uso sin autorización de su | marca STIHL (mixta) en las motosierras que comercializa y el diseño A industrial MS381 registrado N* 8570 vigente hasta el 15 de marzo de, 2025, el cual sería presuntamente confundible y similar al solo presentar ¡ diferencias secundarias con la motosierra “VWVSA TOOLS 52CC YD-HY- | 58B ORANGE CHAIN SAW que comercializa. | | C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.

La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 129, 138, 154 y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Unicamente se realizará la interpretación de los Artículos 129 y Proceso 134-1P-2020 155 de la Decisión 486?, por ser pertinente. No procede realizar la interpretación de los Artículos 154 y 138 de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia el derecho de uso exclusivo de una marca ni los requisitos que requiere la solicitud de registro de una marca.

De oficio se llevará a cabo la interpretación del Artículo 113 y 115 de la Decisión 486%, para desarrollar el tema de la definición y requisitos del Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- «Artículo 129.- El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.

El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.» «Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; 1) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio» Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- «Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.» «Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos.

Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad, risas invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, "mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. ÑO AN xa SS IU NW; VIDA a ma AD 1.1. 1.2 1.3. Proceso 134-IP-2020 diseño industrial.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio. Definición y naturaleza del diseño industrial. Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección. Cotejo entre diseños industriales.

Los elementos de uso común y las diferencias secundarias. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio En el proceso interno, Andreas Stihl AG. 8, CO.

KG. alegó la infracción de sus derechos de propiedad industrial por parte de Comercializadora y Distribuidora Sierra S.A.S., por el presunto uso sin autorización de su marca STIHL (mixta) en las motosierras que comercializa, puesto que este uso puede causar riesgo de confusión y asociación, por lo cual resulta pertinente el desarrollo del presente tema.

El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto”.

El Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: «Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: - GRCRETAT Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.» Ver Interpretación Prejudicial N” 263-1P-2015 de fecha 25 febrero de 2016, publicada en la aceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2718 del 20 de abril de 2016. b) Proceso 134-1P-2020 aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.» 1.4.

Tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por parte de la demandante, resulta necesario analizar la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso. 1.5. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Artículos 238 al 244), y cuenta con las siguientes características': a) Sujetos activos: personas que pueden interponer la acción: (1) El titular del derecho protegido.

El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. r Interpretación Prejudicial N” 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la; teta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2745 del 8 de junio de 2016. b) z a i A Proceso 134-1P-2020 (ii) El Estado.

Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la acción: (1) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial.

Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 1.6. El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan:? Supuesto |: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.

Supuesto ll: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado. Supuesto lll: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. Sujeto Resumen del activo Sujeto pasivo supuesto El titular de | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para una marca|o signo idéntico o | productos aplicada o que distingue | semejante directamente | colocada con una 7 | A productos. sobre productos. marca o signo idéntico o 7 semejante sobre: productos. | El titular de | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para una marca|o signo idéntico o |servicios aplicada o Ss que distingue | semejante sobre | colocada con una upuesto ll má - A id servicios. productos vinculados a | marca o signo idéntico o los servicios que | semejante sobre productos vinculados a AN S S Ver la Interpretación Prejudicial N* 359-1P-2017 de fecha 15 de marzo de 2018, publicada en la “¿AGaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 3266 del 2 de abril de 2018.

Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma cómo los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar O preparar un producto para “su comercialización”. Así, acondicionamiento es un término tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al público consumidor, como por ejemplo a través de las góndolas de los supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta.

Posiblemente el acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento.

Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que ésta únicamente se consuma con el uso indebido de la marca en el comercio, con lo que la norma pretende otorgar la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilícito, El Literal b) del Artículo 155 de la Decisión 486 es específico para la supresión o modificación de la marca con fines comerciales, por lo que REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la Lengua Española. Definición de acondicionar: «1. tr. Dar cierta condición o calidad. 2. tr. Disponer o preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas. 3. tr. climatizar. 4. tr. Méx. y Ven. Entrenar a un deportista. 5. tr. Ven. Adiestrar a un animal. 6. prnl. Adquirir cierta condición o calidad. Disponible en: http://dle.rae.es/?id=0Y0i8Fo (Consulta: 1 de noviembre de 2020).» Gustavo Arturo León y León Durán, Derecho de marcas en la Comunidad Andina.

Análisis y Comentarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372. Proceso 134-1P-2020 plantea los siguientes supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto I: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto Il: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado. - Supuesto lil: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. ñ ñ.

El titular de | Quien suprima o | Marca protegida contra Una marca que | modifique la marca con | supresiones (o) distingue fines comerciales | modificaciones después productos O |después de que se|de que hubiese sido servicios. hubiese aplicado o | aplicada o colocada Supuesto Il colocado sobre | sobre envases, envases, envolturas, | envolturas, embalajes o embalajes O | acondicionamientos de acondicionamientos de | tales productos. tales productos. 1.10, En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor.

La supresión, modificación o alteración de la marca colocada en el producto o sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los valores inmateriales que están inmersos en ella (reputación, prestigio, goodwill) y su garantía de calidad que corresponden al titular de la marca, y también desorienta al consumidor respecto del origen de los | | 1.11 1.12. 1.13. 1.14. 1.15, Proceso 134-1P-2020 productos para los cuales se ha registrado la marca o los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado?..

Del Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones:10 - Que la marca del titular esté “reproducida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. - Que la marca del titular esté “contenida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales.

El Literal c) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros.*! La comercialización a que se refiere dicho literal no es la comercialización del producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada.*?2 A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas vacías con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas, así como la comercialización de estos materiales, constituirían una clara infracción al Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486; no obstante, la comercialización del producto final (la botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraría contemplado en el supuesto anterior, sino en el Literal d) del mismo artículo. *3 La norma andina de referencia (el Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio.

En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final.** 10 1 12 13 Ibídem. Ver Interpretación Prejudicial N” 179-1P-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3521 del 5 de febrero de 2019.

Ibídem. Ibídem. Ibídem. Ibídem. Proceso 134-1P-2020 1.16. Asimismo, el Literal c) del Artículo 155 menciona que la marca debe estar LT. 1.18. 1.19. 1.20. reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado.!* Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora.

Por lo tanto, proscribe los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales. 18 Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber:1” (1 Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca.

(ii) Comercializar: incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales. (ii) Detentar: incurre en la conducta quien almacene dichos materiales. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales.

Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc.?8 Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición!*.

Ibídem. Ibídem. Ibidem. Ibídem. Ver Interpretación Prejudicial N” 539-1P-2016 de fecha 11 de mayo de 2017, publicada en la celta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3051 del 26 de junio de 2017. Proceso 134-IP-2020 1.21. De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio.

En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderán por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. 1.22. En atención a lo expuesto, el Literal c) está dirigido al responsable de fabricar etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como también a quien comercializa o detenta estos elementos o insumos.

La persona que fabrica los referidos elementos o insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto final.2 1.23.La autoridad nacional competente determinará si el producto adquirido de manera legal fue comercializado con empaques modificados, cambiados o adulterados, conforme a los medios probatorios allegados en el proceso interno, siguiendo los principios y reglas para la valoración probatoria consagrados en la legislación nacional. | 1.24.A su vez, en la valoración probatoria realizada por el juez podrá tener en | cuenta las afirmaciones realizadas por el titular de la marca quien es el | que conoce su producto y puede, a su vez, guiarlo en la verificación de la autenticidad o no del mismo. 1.25.

Del Literal d) del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor?! | con el titular de registro.

A continuación, se detallan los elementos para | calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. zn Ver Interpretación Prejudicial N* 179-1P-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3521 del 5 de febrero de 2019.

Ver Interpretación Prejudicial N” 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la WN Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2725 del 22 de abril de 2016. Proceso 134-IP-2020 La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios.

Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada y pretende distinguir además productos o servicios idénticos a los identificados | por dicha marca, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto, se | debe presentar una doble identidad, vale decir que los signos como | los productos o servicios que identifican deben ser exactamente iguales. 1.26.Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el tráfico | económico y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión??.

Los plazos de prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial relacionados con los supuestos de infracción previstos en los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486 1.27. En ese sentido, en atención a los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual prescribe lo siguiente: «Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la ¿Yer Interpretación Prejudicial N* 101-1P-2013 de fecha 22 de mayo de 2013, publicada en la “¡Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2230 del 26 de agosto de 2013. 12 Proceso 134-1P-2020 infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.» 1.28.

La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente.? 1.29. Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica?*, a saber:25 a) Infracción instantánea: Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa.

Este único acto, a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente en el tiempo. b) Infracción continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se los agrupa en una sola infracción debido que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción. c) Infracción permanente: Es un solo acto, solo que este acto es duradero en el tiempo. d) Infracción compleja: Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin. 1.30.Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme al Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.?8 28 Ver Interpretación Prejudicial N* 205-IP-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3391 del 3 de octubre de 2018. 24 Al respecto, se sugiere revisar: Víctor Sebastián Baca Oneto, La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General.

En: Revista “Derecho 8 Sociedad”, editada por la Asociación Civil Derecho 8 Sociedad conformada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, N* 37, pp. 268 y 269. 2 Ver Interpretación Prejudicial N* 205-IP-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3391 del 3 de octubre de 2018. 13 Proceso 134-1P-2020 1.31.Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja.

En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad industrial tomó conocimiento de una infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrá prescrito la acción para denunciar o demandar la infracción a ese derecho el 11 de enero de 2018.2" 1.32. En cambio, respecto del plazo de cinco años*, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos:?2 - Infracción instantánea: el plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único). - Infracción continuada: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción. - Infracción permanente: el plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo. - Infracción compleja: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción. 1.33.Los plazos de prescripción han sido establecidos para limitar en el tiempo el ejercicio del derecho de acción del titular del derecho de propiedad industrial para denunciar o demandar una presunta conducta constitutiva de infracción de su derecho de propiedad industrial.

Es por ello que el denunciado o demandado puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de la acción del titular del derecho de propiedad industrial. La institución de la prescripción (extintiva) de la acción lo que busca es generar certeza o seguridad jurídica en el mercado.30 27 28 30 Ibídem. Estas reglas respecto del plazo de cinco años no son aplicables para el caso previsto en el Artículo 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina relativo a la imprescriptibilidad de las acciones de infracción de un signo notoriamente conocido cuando dichas acciones se hubieren iniciado de mala fe.

Ver Interpretación Prejudicial N* 205-IP-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3391 del 3 de octubre de 2018. Ibídem. 14 Proceso 134-1P-2020 1.34. El plazo de prescripción (extintiva) de dos años tiene como premisa el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho.

Él tiene dos años para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco años), cuya lógica es distinta. En efecto, el plazo de prescripción (extintiva) de cinco años no toma en consideración el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o cese de la infracción.3* 1.35.

Así las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de la referida conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción (extintiva) de la acción, lo que genera la improcedencia de la denuncia o demanda, así como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al plazo de prescripción de cinco años.?2 1.36.

En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción de un derecho de propiedad industrial no puede acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de cinco años si es que la infracción ocurrió, cesó o se consumó hace más de cinco años de presentada la denuncia o demanda correspondiente, según la naturaleza de cada infracción, 93 1.37.El titular del derecho podría considerar que una determinada conducta califica como infracción permanente o continuada y como viene ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en cualquier momento.

Sin embargo, si el denunciado o demandado acredita que dicho titular conocía de la referida conducta hace más de dos años, la acción por infracción del titular del derecho de propiedad intelectual habrá prescrito (extintivamente), debiéndose declarar improcedente su denuncia o demanda.?* 1.38. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado. con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción 31 Ibídem.

Ibídem. Ibídem. Wibídem. 15 Proceso 134-1P-2020 establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. 1.39. Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción.38 Acción por infracción de la marca notoriamente conocida 1.40.

El Literal e) del Artículo 155 de la Decisión 486 se refiere estrictamente al uso no consentido de una marca notoriamente conocida. Establece que el uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca.

Respecto de la posibilidad de generar un daño económico o comercial al titular del registro, quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir.37 1.41. En cuanto al riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca notoriamente conocida (e incluso con la renombrada), la doctrina ha manifestado lo siguiente: «En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia »98, 1.42.En cuanto al riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el “aprovechamiento injusto” de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen.

Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un 35 Ver Interpretación Prejudicial N* 342-1P-2017 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 3415 del 5 de noviembre de 2018. 28 Ver Interpretación Prejudicial N” 179-1P-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 3521 del 5 de febrero de 2019. << Ver Interpretación Prejudicial N* 454-IP-2015 de fecha 16 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2759 del 12 de julio de 2016. s¿Q Montiano Monteagudo, La protección de la marca renombrada.

Civitas, Madrid, 1995, p. 283. > A + Le T] / 16 1.43.Por su parte, la disposición contenida en el Literal f) del Artículo 155 de 1.44. En efecto, acorde con lo señalado, basta que se configure el uso público 1.45.Así, tenemos que la causal contenida en el literal analizado no Proceso 134-IP-2020 debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.?* la Decisión 486 extiende la protección de las marcas notorias frente al uso, aun para fines no comerciales, que realice un tercero de dicha marca sin autorización.“ de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida y que este uso sea susceptible de diluir su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio para proceder a sancionar dicha conducta.*! condiciona el uso del signo idéntico o similar a la marca notoriamente conocida para distinguir productos, servicios o actividades económicas que puedan originar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, a efectos de configurar una infracción, sino que concede una protección de mayor amplitud, referido a un uso público de la referida marca que incluso puede alcanzar fines no comerciales.*2 1.46.El Artículo 156 de la Decisión 486 establece como uso de un signo en el | comercio, a fin de lo dispuesto en los Literales e) y f) del Artículo 155 de la misma norma, entre otros: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales (o) comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 39 40 41 Ver Interpretación Prejudicial N* 454-IP-2015 de fecha 16 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2759 del 12 de julio de 2016.

Ver Interpretación Prejudicial N* 410-IP-2016 de fecha 9 de marzo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 3005 del 26 de abril de 2017. Ibídem. Ss, Ibídem. E y Nbídem. di? | Proceso 134-1P-2020 1.47. Consecuentemente, el uso con fines no comerciales de una marca notoriamente conocida no debe encontrarse dentro de aquellos supuestos ejemplificados en el párrafo anterior.** 1.48.En síntesis, podrá constituir infracción contra una marca notoriamente conocida su uso de forma idéntica o similar para cualquier actividad que se realice de manera pública (difundida a través de cualquier medio) y que pueda tener como consecuencia la dilución de su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio, en tanto que la conducta descrita si bien no atenta contra la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de productos o servicios, sí vulnera otra de las funciones de la marca.“ 1.49.Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ¡us prohíbendi no es ilimitado.

La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma**. 1.50.Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso 1.51. en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.

Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que «su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria»*., Para los casos específicos de infracción de un signo notoriamente conocido establecidos en los Literales e) y f) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo contemplado por el Artículo 232 de la Decisión 486 que establece que las infracciones a los derechos de propiedad industrial prescriben a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso. «Artículo 232.-.La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá 44 45 46 ( Ibídem.

Ibídem. Ver Interpretación Prejudicial N” 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2725 del 22 de abril de 2016. «Ver Interpretación Prejudicial N” 37-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2532 del 8 de julio de 2015. 18 1.52. 1.53. 1.54. 2.1. 2.2. 2.3.

Proceso 134-IP-2020 la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común.» Para efectos de computar el término de cinco años consagrados en la norma, se deben tener en cuentas las reglas descritas en los párrafos 1.32 al 1.37 de la presente interpretación prejudicial. Es importante destacar que las acciones de infracción contra un uso no autorizado de un signo notoriamente conocido no prescribirán cuando las referidas acciones se hubieran iniciado de mala fe conforme lo dispone el Artículo 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo notoriamente conocido utilizado sin autorización en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. Definición y naturaleza del diseño industrial.

Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección El Tribunal interpretará el presente tema, en virtud de que en el proceso interno Andreas Stihl AG. 8 CO. KG. interpuso demanda por infracción de derechos de propiedad industrial en contra de la Comercializadora y Distribuidora Sierra S.A.S. sobre la base del diseño industrial registrado a su favor.

El Artículo 113 de la Decisión 486, define al diseño industrial de la siguiente manera: «Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.» La jurisprudencia del Tribunal ha manifestado que: «La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos.

En este sentido, el diseño industrial consiste 19 Proceso 134-IP-2020 en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos.»* 2.4. En tal sentido, tomando el concepto del Artículo 113 de la Decisión 486, 2.5. 2.6. 2Ro encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, solo deberán poseer una finalidad estética, dado que, si la innovación se realiza respecto de la “finalidad” del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial, sino del modelo de utilidad.

En este sentido, serán solo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) define a los diseños industriales como «el derecho garantizado ( ) para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad del diseño».* Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial solo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario; es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética.

A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso; es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial; es decir, a un producto con utilidad industrial.50 De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal la esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la propiedad industrial.

En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo.5* 48 49 50 Sh Ver Interpretación Prejudicial N* 71-1P-2005 de fecha 6 de julio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1235 del 23 de agosto de 2005.

Diseño Industrial en Propiedad Intelectual, Material de Lectura, en Doc. WIPO, Publication N* 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229. Ver Interpretación Prejudicial N” 140-IP-2013 de fecha 21 de agosto de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2257 del 26 de noviembre de 2013. Ver Interpretación Prejudicial N* 55-IP-2002 de fecha 17 de julio de 2002, publicada en la Gaceta =>.

Oficial del Acuerdo de Cartagena N”* 821 del 1 de agosto de 2002. 20 2.8, 2.9. 2.10 Proceso 134-I1P-2020 Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el Artículo 129 de la Decisión 486: «Artículo 129.- El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtua, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.

El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.» El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad”?. Sobre la base del Artículo 115, el Tribunal entiende que un diseño industrial será nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada no se hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio.

Igualmente, un diseño industrial no será considerado nuevo cuando se sustenta en diferencias secundarias con otros diseños industriales. Cuando la norma se refiere a cualquier lugar, se está refiriendo al conocimiento del diseño industrial en cualquier parte del mundo y no solo al del país miembro en el que se solicitó el registro del diseño (criterio de novedad absoluta).53.Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en el cual se sostiene que existen una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber: (1) Finalidad estética (apariencia especial).

La finalidad del diseño industrial es claramente estética; es decir, busca proteger la forma externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su 52 53 El TJCA, en la Interpretación Prejudicial N” 486-IP-2015 de fecha 28 de noviembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2961 del 10 de marzo de 2017, estableció los siguientes criterios para determinar la novedad: 1.

Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento; 2. Considerar como nuevo lo que no se ha copiado; y 3. Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en determinado momento. Ver Interpretación Prejudicial N* 486-1P-2015 de fecha 28 de noviembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2961 del 10 de marzo de 2017.

Con motivo de la Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de N Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, octubre, 2002. 21 3.1, 2.11. Proceso 134-IP-2020 finalidad o su utilidad práctica. Dicha apariencia estética puede estar representada por cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, que le den al diseño unos rasgos propios y singulares.*? (ii) Visibilidad.

Debe ser percibido visualmente por el usuario durante el uso normal del producto. Se debe entender por uso normal el que realiza el consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. (iii) Recae sobre aspectos no técnicos. Las características exteriores que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos constituyen el objeto protegible por el diseño industrial.

(iv) Incorporación en un artículo utilitario. Aunque la finalidad del diseño industrial es estética, deben estar plasmados sobre artículos utilitarios para que cumpla su verdadera función; es decir, servir de elemento de atracción de los consumidores en la elección de los productos. Esto quiere decir que el diseño industrial debe tener aplicación industrial; en esto se diferencia de las obras de arte.

En concordancia con lo antes expuesto, el registro de un diseño industrial no solo faculta a su titular el derecho a su uso exclusivo, sino también a impedir que terceros utilicen en el comercio productos que incorporen o reproduzcan o comercialicen el diseño industrial sin su consentimiento. Del mismo modo, podrá impedir la utilización de diseños industriales cuya apariencia sea igual o presente diferencias secundarias en relación con el diseño previamente registrado.5 2.12.En ese sentido, el titular de un derecho protegido podrá entablar contra los terceros una acción por infracción a los derechos de propiedad industrial en los términos del Artículo 238 y siguientes de la Decisión 486.

Cotejo entre diseños industriales. Los elementos de uso común y las diferencias secundarias En el proceso interno se discute si el diseño industrial MS381 registrado N* 8570 vigente hasta el 15 de marzo de 2025, es presuntamente confundible y similar al solo presentar diferencias secundarias con la motosierra “"WSA TOOLS 52CC YD-HY-58B ORANGE CHAIN SAW”, 55 Ver la Interpretación Prejudicial N* 71-1P-2005 de fecha 6 de julio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1235 del 23 de agosto de 2005.

“a Ver Interpretación Prejudicial N* 382-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la É Ngaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2698 del 22 de marzo de 2016. 22 Proceso 134-IP-2020 por lo cual corresponde tratar el tema del cotejo entre diseños industriales. Como bien hemos señalado el registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño solo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado.

Las diferencias secundarias solo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, el diseño deberá conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales.

En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado. Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio.

Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes; sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales?” Una vez que se ubique en la posición del consumidor y, de esta manera, establezca las diferencias secundarias entre los diseños en conflicto, deberá hacer la comparación utilizando las siguientes reglas: a) Se debe excluir del cotejo los elementos secundarios de los diseños comparados, de conformidad con lo anotado anteriormente. b) La comparación entre diseños industriales deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan la apariencia especial en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el diseño que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado y, de esta manera, evitar así el error en el público consumidor. 3.6. 4.1. 4.2. 4.3.

Proceso 134-IP-2020 c) Silos diseños comparados contienen elementos de uso común, estos no deben ser tomados en cuenta al momento de realizar el análisis respectivo. En el caso materia de análisis la comparación señalada en los párrafos precedentes se deberá efectuar entre el diseño protegido y el diseño utilizado, en virtud de lo cual, corresponderá determinar si las diferencias existentes entre los diseños son sustanciales o secundarias.

Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. «¿El derecho de excluir a terceros de la explotación de un diseño industrial y de actuar contra quien comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias respecto al diseño, consagrado en el artículo 129 de la Decisión 486 de 2000, es absoluto?» La respuesta es no. «¿Cuáles son los criterios para establecer las diferencias secundarias respecto al diseño industrial a que hace referencia el artículo 129 de la Decisión 486 de 2000?» Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 3 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial. «¿El derecho al uso exclusivo de una marca prohíbe que terceros comercialicen los productos que la contienen a pesar de ser esa su actividad comercial?» La respuesta es sí, a menos que se demuestre que se tiene autorización del titular del derecho de propiedad industrial de usar la marca en la comercialización de dichos productos.

La Sala consultante puede tomar en consideración los siguientes parámetros, extraídos de la línea jurisprudencial reiterada de este Tribunal respecto del Artículo 154 de la Decisión 486 que establece lo siguiente: «Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional 24 ! 4.4.

Proceso 134-1P-2020 competente.» La precitada disposición establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas. Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En ese sentido se debe tener en cuenta lo siguiente:*8 a) Se hace referencia al derecho exclusivo, en la medida que una vez registrada la marca, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. b) De conformidad con lo anterior, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:.

Facultad positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.. Facultad negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado: (i) En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible.

(ii) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio una marca idéntica o similar en relación con cualquier producto o servicio, siempre que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Ese derecho nace a partir del registro de la marca. «¿Todo comerciante de una clase de productos debe tener autorización del titular de cada una de las marcas que comercializa?» La respuesta es sí. 58 Ver Interpretación Prejudicial N* 555-IP-2015 de fecha 18 de agosto de 2016, publicada en la y Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2818 del 5 de octubre de 2016. 25 Proceso 134-1P-2020 4.5. «¿Cuáles son los criterios para establecer la identidad, similitud y diferencias sobre productos para los cuales se ha registrado una marca, y cuándo tal uso puede causar confusión o riesgo de asociación con el del titular del registro?» «¿Qué parámetros se deben tener en cuenta para determinar si el uso de un signo es idéntico o similar respecto de la marca cuya protección se reclama?» Para dar respuesta a las preguntas que anteceden, la Sala consultante puede tomar en consideración los siguientes parámetros, extraídos de la línea jurisprudencial reiterada de este Tribunal, los cuales son meramente orientativos y no exhaustivos.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:59 a) b) d) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:*, Ibídem.

A Ibídem. 26 __ A —>—_7IAA A _E EE >Á5Á E zEEPz'XDM'N b) d) Proceso 134-IP-2020 La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios?!: (1) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de 61 Ver Interpretación Prejudicial N* 42-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 3063 del 21 de julio de 2017. 27 Proceso 134-1P-2020 restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos O servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. 4.7. «¿Los actos endilgados a la demandada es posible catalogarlos como manifiestos e inminentes de una posible infracción?» Al tratarse de una pregunta que resuelve directamente el caso, no le corresponde a este Tribunal pronunciarse al respecto.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N* 11001319900120182915104, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ¡Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados “Ly Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac em sesión judicial de fecha 11 de diciembre de 2020, conforme consta en el 28 Proceso 134-1P-2020 Acta 21-J-TJCA-2020.

Y N SS E Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y |remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 29