PROCESO 264-IP-2019 — Andean Community

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 4 de marzo de 2021 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del consultante: Referencia: Normas a interpretar: Temas objeto de interpretación: Magistrado ponente: 264-1P-2019 Interpretación Prejudicial Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia SP 230091/2013 229/2016-CA Requisitos de patentabilidad del trámite de solicitud de la patente de invención «JUNTA ROSCADA PARA CAÑOS» Artículos 9, 14,16 y 17 de la Decisión 486 1.

Concepto de invención y requisitos de patentabilidad 2. La novedad: el estado de la técnica y la reivindicación de prioridad 3. La novedad respecto de otra solicitud en trámite 4. Las divulgaciones inocuas en el marco del procedimiento de registro de una patente 5. Derecho de Prioridad Luis Rafael Vergara Quintero Q> Proceso 264-IP-2019 VISTO: El Oficio N* 224/2019 de fecha 26 de junio de 2019, recibido vía courier el 12 de julio del mismo año, mediante el cual la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 9, 14, 16 y 17 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 229/2016-CA.

El Auto de 12 de enero de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: TENARIS CONNECTION B.V. Demandado: SERVICIO: NACIONAL— DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA -SENAPI- ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

Si la solicitud de la patente de invención «JUNTA ROSCADA PARA CAÑOS» presentada ante el SENAPI por TENARIS CONNECTION B.V., cumpliría con los requisitos de patentabilidad, en específico con el de la novedad. 2. Si la solicitud de patente de invención «JUNTA ROSCADA PARA CANÑOS»* presentada ante el SENAPI por TENARIS CONNECTION B.V. estaría o no comprendida en el estado de la técnica por presuntamente haber sido divulgada fuera del plazo previsto en el Artículo 17 de la Decisión 486, con respecto de la solicitud de patente de invención «THREADED PIPE JOINT» presentada con anterioridad? por el mismo solicitante, quien presuntamente no habría reivindicado el derecho de prioridad. 2 Presentada en Bolivia el 7 de mayo de 2003.

Presentada en Italia el 30 de abril de 2002. Proceso 264-1P-2019 NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 9, 14, 16 y 17 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - «Artículo 9.- La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia.

El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial. El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo País Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo.

En tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas. Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida a trámite conforme a lo previsto en los Artículos 33, 119 y 140 de la presente Decisión, o en los tratados que resulten aplicables.

Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca: a) doce meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad; y, b) seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas.» «Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.» «Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.» «Artículo 17.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el País Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de: a) el inventor o su causahabiente; b)“ una. oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique 'el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o SN 0 1d 1:2. 1.3.

Proceso 264-IP-2019 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de invención y requisitos de patentabilidad. La novedad: el estado de la técnica y la reivindicación de prioridad. La novedad respecto de otra solicitud Las divulgaciones inocuas en el marco del procedimiento de registro de una patente. Derecho de Prioridad. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de invención y requisitos de patentabilidad En el proceso interno, se discute si la patente de invención «JUNTA ROSCADA PARA CANOS» solicitada por TENARIS CONNECTION B.V., cumpliría con los requisitos de patentabilidad necesarios para su otorgamiento; por lo tanto, se procede al análisis e interpretación del Artículo 14 de la Decisión 486, que establece lo siguiente: «Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.» Es importante que consideremos la definición de invención como aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implica un avance técnico.

Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.* * c) un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.» La novedad de la invención. - Es el atributo que toda solicitud de invención debe poseer, la misma que está determinada por la ausencia de la tecnología reivindicada en el estado de la técnica; es decir, que esta tecnología no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la presentación de una solicitud o prioridad reconocida.

En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial (Proceso 580-IP-2015 de 18 de agosto de 2016). Nivel inventivo. - Una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito, ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, | 1 Proceso 264-1P-2019 1.4. Se deberá considerar que toda solicitud de invención debe cumplir con 252: 2.3. los requisitos de novedad, nivel inventivo y la aplicación industrial, los cuales constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. La novedad: el estado de la técnica y la reivindicación de prioridad Dado que en el presente caso la SENAPI alegó que mediante un informe técnico se identificó un documento que afectaría la novedad de la invención, corresponde desarrollar el tema propuesto.

Conforme a lo dispuesto por el Artículo 14 de la Decisión 486$, los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones? (de producto o de procedimiento) siempre que cumplan con los siguientes tres requisitos: ser novedosa, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. En esa línea, el Artículo 16 de la Decisión 486” dispone que una invención para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente, En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica (Proceso 580-1P-2015 de 18 de agosto de 2016).

Aplicación industrial. - Significa que un invento pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios. Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica (Proceso 583-IP-2015 de 9 de septiembre de 2016).

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. «Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.» Aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, suponen un avance técnico.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. «Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Proceso 264-1P-2019 será considerada nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que esta no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio con anterioridad a la presentación de una determinada solicitud de patente o prioridad reconocida.

El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina define al estado de la técnica en los siguientes términos: « el estado de la técnica comprende el conjunto de las informaciones que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiere sido accesible al público por cualquier medio.»? En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica debe ser absoluta o universal; esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial?.

En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención?, La fecha de presentación de la solicitud de patente determina el momento que la oficina nacional competente debe tener en cuenta para apreciar la novedad, en el sentido de que tal fecha constituye un término ad-quem, o sea, un momento hasta el cual la divulgación del invento afecta el derecho a obtener el privilegio de la patente.

Si el invento que se desea patentar se hizo accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud, la oficina nacional competente no puede otorgar la patente ya que el invento carecería de novedad. Adicionalmente, la fecha de presentación de la solicitud de patente no solo contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.» Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 9-IP-2014 del 13 de mayo de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 2391 de 15 de septiembre de 2014. 2.9. 3. 3.2. 3.3. Proceso 264-1P-2019 se refiere a la que constare en la solicitud, sino también a la de la prioridad reconocida por el Artículo 9 de la Decisión 486.

La oficina nacional competente tiene la obligación de determinar en primera instancia la fecha a partir de la cual se podrá realizar el análisis comparativo de la invención con el estado de la técnica existente. El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior, válidamente presentada ante la oficina competente siempre y cuando en esa solicitud no se haya invocado un derecho de prioridad previo.

En caso de presentarse este supuesto, la presentación de la solicitud posterior implicará el abandono de la solicitud anterior respecto a la materia común de ambas solicitudes. La novedad respecto de otra solicitud en trámite Dado que la autoridad nacional ha negado la concesión de la patente «JUNTA ROSCADA PARA CAÑOS» solicitada por TENARIS CONNECTION B.V., alegando la existencia de una solicitud previa que afectaría la novedad del invento, corresponde analizar el presente tema.

El último párrafo del Artículo 16 de la Decisión 486 establece lo siguiente: «Artículo 16.- ( ) Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.» Sobre el particular, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala que: « El propósito de esta provisión es evitar que se patente dos veces el mismo objeto.

El inventor que ha presentado la solicitud primero tiene derecho a la protección más amplia, mientras que el solicitante que presenta la solicitud posterior, aunque no tenía conocimiento de la existencia de la primera pues ésta no había sido publicada en el momento de presentar su solicitud, tiene que recortar sus reivindicaciones y eliminar la materia descrita en la primera solicitud (y no solo la materia reivindicada).

Se utiliza el criterio de novedad para llevar a cabo esta delimitación y por ello se considera que la primera solicitud forma parte del estado de la técnica para la segunda. Una vez que la novedad ha sido 3.4. 81D: 41 4.1. 4.2. Proceso 264-1P-2019 restablecida, no se puede utilizar la primera solicitud para argumentar la falta de nivel inventivo de la segunda».*! En efecto, si durante un examen de patentabilidad, el examinador determina que existe una solicitud anterior en trámite, se considerará que la primera solicitud forma parte del estado de la técnica de la segunda.

En este punto, y de conformidad con lo explicado en el Tema 2, si estamos ante una solicitud que reivindica prioridad, sólo podrá formar parte del estado de la técnica cualquier información previa a la fecha de solicitud reivindicada. Finalmente, resulta pertinente resaltar que la referida norma tiene por objeto evitar que se patente dos veces una misma invención. Las divulgaciones inocuas en el marco del procedimiento de registro de una patente Dado que en el presente caso se discute si la divulgación de la solicitud de patente solicitada anterioridad a la solicitud de patente «JUNTA ROSCADA PARA CAÑOS» realizada por TENARIS CONNECTION B.V., es o no una divulgación comprendida dentro de las excepciones contempladas en el Artículo 17 de la Decisión 486, corresponde desarrollar el tema propuesto.

Conforme a lo dispuesto por el Artículo 14 de la Decisión 486*?, los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones*? (de producto o de procedimiento) siempre que cumplan con los siguientes tres requisitos: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. En esa línea, el Artículo 16 de la Decisión 486** dispone que una 14 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.

Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Segunda edición, editorial Abya Yala, Quito, 2004, p. 74. Disponible en: http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201 166165925libro_patentes.pdf. (Consulta: 25 de diciembre de 2020). Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. «Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.» Aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, suponen un avance técnico.» Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. «Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. 4.3. 4.4, 4.5.

Proceso 264-1P-2019 invención será considerada nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que esta no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio con anterioridad a la presentación de una determinada solicitud de patente o prioridad reconocida.

El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina define al estado de la técnica en los siguientes términos: « el estado de la técnica comprende el conjunto de las informaciones que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiere sido accesible al público por cualquier medio».** En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica debe ser absoluta o universal; esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial.18 En consecuencia, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite, presentada ante cualquier oficina nacional competente —en cualquier lugar o idioma—.

En efecto, en virtud del carácter absoluto o universal de la novedad requerida, se debe tener en cuenta toda divulgación realizada con anterioridad a la solicitud objeto de examen.1” 17 El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el Artículo 40.» Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.

Al respecto, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala que: «Divulgación implica la posibilidad de que el público se informe, por cualquier medio y en cualquier lugar, del contenido de una divulgación aun cuando éste no se hubiere enterado efectivamente del contenido.» Ver nota a pie de página 11 de la presente interpretación prejudicial. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.11.

Proceso 264-1P-2019 Sin embargo, el Artículo 17 de la Decisión 486 establece las siguientes tres excepciones o también denominadas «divulgaciones inocuas»: (i) Cuando la divulgación hubiese provenido del inventor o su causahabiente; (ii) Cuando la divulgación se efectúe mediante la publicación, por parte de una oficina nacional competente, en contravención de la norma que rige la materia, del contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o, (iii) Cuando la divulgación provenga de un tercero que obtuvo la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.

La primera excepción hace referencia a cuando la divulgación hubiese provenido directamente del inventor o su causahabiente y la tercera excepción a cuando hubiese provenido de un tercero que la obtuvo de los primeros (directa o indirectamente). Por su parte, la segunda excepción hace referencia a cuando la divulgación hubiese provenido de una oficina nacional competente pero en contravención de la norma que rige la materia.1? La publicación del contenido de una solicitud de patente en trámite por parte de una oficina nacional competente será considerada como una divulgación inocua únicamente si se efectuó «en contravención de la norma que rige la materia».*? 4.10.A contrario sensu, si la referida publicación se realizó sin vulnerar la norma aplicable, dicha divulgación será considerada dentro del estado de la técnica a efectos de examinar la novedad de la invención que se pretende patentar.

A diferencia de lo que ocurre en otras legislaciones, como el caso de Estados Unidos de América que de manera expresa incluye como divulgación inocua las publicaciones de solicitudes de patentes hechas Una lectura integral del Artículo 17 de la Decisión 486 permite afirmar que no cabe interpretar que la publicación por parte de una oficina nacional competente se encuentre comprendida en los Literales a) o c) del referido Artículo, pues resulta claro que al incorporar el Literal b), la intención del legislador ha sido dejar en claro que solo será considerada como divulgación inocua la publicación efectuada por parte de una oficina nacional competente en contravención de la norma que rige la materia.

Así por ejemplo, si la oficina nacional competente publica una solicitud de patente antes de que se cumpla el plazo establecido por la morma correspondiente, dicha publicación estaría enmarcada dentro del segundo supuesto de excepción del Artículo 17 de la Decisión 486, pues se habría realizado por la referida oficina en contravención de la norma (antes de que se cumpla el plazo para su publicación). 10 Proceso 264-IP-2019 por las oficinas de patentes de otros países, la legislación andina se adhiere a la posición que descarta como inocuas a tales publicaciones, a menos que provengan de un error o contravención de la norma, posición que es compartida por las legislaciones de México, Guatemala y Honduras.? 4.12.

El texto del Artículo 17 de la Decisión 486 sugiere una intención clara de proteger al inventor de las divulgaciones accidentales?”!, incluyendo la publicación de su solicitud de patente pero en la medida que ésta se haya realizado en contravención de la norma que rige la materia. Las publicaciones realizadas como parte de un procedimiento anterior de registro —en el extranjero— de la patente de invención únicamente serán consideradas como divulgaciones inocuas en la medida que hayan sido llevadas a cabo en contravención de la normativa aplicable; es decir, que sean accidentales. 4.13.

De otro lado, es importante destacar que la normativa comunitaria andina (Artículo 9 de la Decisión 486), de conformidad con lo establecido en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, consagra el denominado derecho de prioridad; esto es, establece el derecho de reivindicar prioridad en una solicitud posterior si esta es presentada dentro de los doce meses siguientes a la fecha de la solicitud 20 Las legislaciones de México, Guatemala y Honduras se encuentran en la misma línea del Artículo 17 de la Decisión 486, tal y como se puede apreciar a continuación: Ley de la Propiedad Industrial, México (1991).- «Artículo 18.- ( ) La publicación de una invención contenida en una solicitud de patente o en una patente concedida por una oficina extranjera, no se considerará incluida dentro de los supuestos a que se refiere este artículo.» Ley de Propiedad Industrial aprobada por Decreto 57-2000, Guatemala (2000).- «94, ( ) Para determinar el estado de la técnica ( ) Tampoco se tomará en cuenta la divulgación resultante de una publicación hecha por una oficina de propiedad industrial en el extranjero, a raíz de un procedimiento de concesión de una patente; si la solicitud objeto de esa publicación hubiese sido presentada por quien no tenía derecho a obtener la patente; o que la publicación se hubiese hecho por un error imputable a esa oficina de propiedad industrial.» Ley de Propiedad Industrial aprobada por Decreto 12-99-E, Honduras (1999).- «Artículo 9.- ( ) La divulgación resultante de una publicación hecha por una Oficina de Propiedad Industrial dentro del procedimiento de concesión de una patente no queda comprendida en la excepción del párrafo precedente, salvo que la solicitud se hubiese presentado por quien no tenía derecho a la patente o que la publicación se hubiese hecho indebidamente por la Oficina de Propiedad Industrial.» Como aquellas realizadas en un evento (científico, académico u oficial) o en el marco de la negociación de la invención. 11 Proceso 264-IP-2019 prioritaria.22 4.14.

En esa línea, de la redacción del Artículo 17 de la Decisión 486 no se deriva una interpretación que permita concluir que la intención del legislador haya sido la de permitir a quien ya inició un proceso de patente, subsanar por la vía del periodo de gracia un posible error en la reivindicación o acreditación del derecho de prioridad. Todo lo contrario, la redacción de dicha norma sugiere una intención clara de proteger al inventor única y exclusivamente de «divulgaciones accidentales»— incluyendo la publicación de solicitudes de patentes, pero solo en la medida que esta haya sido realizada en «contravención de la norma que rige la materia»—. 4.15.

La redacción del Artículo 17 de la Decisión 486 sugiere la intención clara de proteger al inventor única y exclusivamente de «divulgaciones accidentales», incluyendo la publicación de solicitudes de patentes, pero solo en la medida que esta haya sido realizada en contravención de la norma que rige la materia. Las publicaciones inocuas son publicaciones accidentales." 4.16.Es así como debe considerarse que los supuestos previstos en los Literales a), b) y c) del Artículo 17 de la Decisión 486 son «divulgaciones accidentales».

El inventor o su causahabiente debe haber divulgado la patente por accidente (supuesto del Literal a); la publicación proviene del trámite de una solicitud de patente en el que la oficina nacional competente ha contravenido la norma que rige la materia (supuesto del Literal b); y una divulgación efectuada por accidente por parte de un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente (supuesto del Literal c).24 4.17.Como se ha señalado anteriormente, las publicaciones realizadas como parte de un procedimiento anterior de registro (en el extranjero) de la patente de invención únicamente serán consideradas como divulgaciones inocuas en la medida que hayan sido llevadas a cabo en contravención de la normativa aplicable.

Si no hay contravención alguna, no hay «divulgación accidental»; y si no hay divulgación accidental, no hay divulgación inocua.?6 22 23 24 25 La protección que logra el inventor por la vía del reconocimiento del derecho de prioridad es lo suficientemente amplia, ya que la prioridad blinda a la solicitud contra todo hecho ocurrido en el intervalo de tiempo, entre ellos, las publicaciones de solicitudes de patentes realizadas por otras oficinas.

Ver Interpretación Prejudicial N* 203-1P-2019 de fecha 26 de julio de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3751 del 5 de septiembre de 2019. Ibídem. Ibídem. 12 Proceso 264-IP-2019 4.18.Por tanto, si se trata de la publicación de la patente efectuada en el marco del trámite normal de una solicitud de patente, e independientemente de si es la oficina nacional competente, o el solicitante previa autorización de la oficina nacional competente, el que entrega la publicación al diario o gaceta oficial, no estamos ante la presencia de una publicación inocua, pues no es una «divulgación accidental» y por tanto no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el Artículo 17 de la Decisión 486.28 4.19.

Toda publicación efectuada en el marco de un procedimiento de solicitud de patente parte de la premisa de que dicho procedimiento fue iniciado de manera voluntaria por el solicitante de la patente. Pero esto no significa que se trate del supuesto a) del Artículo 17 de la Decisión 486, como tampoco del supuesto c) de dicho Artículo. No se puede argumentar que como el solicitante inició el trámite, la divulgación la hizo el inventor o su causahabiente; como tampoco se puede alegar que como el diario o gaceta oficial efectuó la publicación, la divulgación la hizo un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.?27 4.20.Para estar en el ámbito del supuesto b) del Artículo 17, son dos los requisitos:28 a) Que la publicación se efectúe en el marco del procedimiento de solicitud de obtención de patente, e independientemente de si quien envía la publicación al diario o gaceta oficial es el solicitante O la oficina nacional competente. b) Que haya una contravención a la norma que rige la materia. 4.21.

En ese sentido, si la publicación se efectúa en marco del trámite de una solicitud de patente, y no hay contravención a la norma que rige la materia, no estamos ante la presencia de una divulgación inocua.?2 4.22.Por lo expuesto, en el proceso interno, la autoridad consultante deberá determinar si la publicación efectuada como parte del procedimiento de registro de la patente de invención (solicitud extranjera) se efectuó en contravención o no de la norma a efectos de determinar si constituye o no una divulgación inocua.

Para ello, deberá aplicar el Literal b) del Artículo 17 de la Decisión 486, de conformidad con los criterios indicados en la presente Interpretación Prejudicial. 26 27 28 29 Ibídem. Ibídem. Ibídem. Ibídem. 13 5.1. 5,2: 5.3. 5.4. Proceso 264-IP-2019 Derecho de Prioridad En atención a que, en el proceso interno el SENAPI manifestó que TENARIS CONNECTION B.V. no reivindicó su derecho de prioridad respecto de la patente «JUNTA ROSCADA PARA CAÑOS» y, por lo tanto, habría sido presentada fuera del plazo previsto en la norma andina; y, que la Sala consultante formuló preguntas relacionadas al presente tema%, resulta pertinente desarrollar los alcances del derecho de prioridad en el ámbito de patentes de acuerdo con lo previsto en el Artículo 9 de la Decisión 486.

En virtud del derecho de prioridad, frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes (de obtención de derechos de propiedad industrial) simultáneas o en la presentación de observaciones, la doctrina y las normas comunitarias han desarrollado la institución de la «prioridad», que significa conceder prevalencia a la solicitud presentada en primer lugar, aplicando el principio «primero en el tiempo, mejor en derecho» (prior tempore, potior ¡ure).

Sobre el particular, el Artículo 9 de la Decisión 486 dispone lo siguiente: «Artículo 9.- La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia.

El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial. ( )» (Subrayado agregado). El Artículo 9 remite la reivindicación de prioridad a lo dispuesto en el Convenio de París*!. Es decir, «comunitariza» las normas pertinentes 30 31 Ver párrafos 6.1, 6.2 y 6.3 del presente acápite.

El Convenio de París, en su Artículo 4 establece lo siguiente: «1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente. 2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión. 14 310. 5.6. 7 6.1.

Proceso 264-IP-2019 del Convenio de París en relación con dicho tema al establecer que «El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial».32 Los cuatro Países Miembros de la Comunidad Andina son parte del Convenio de París y, por lo tanto, se aplican sus previsiones, ya que encaja claramente dentro del supuesto de hecho del Artículo 9 de la Decisión 486 cuando la relación se da con otro país signatario del Convenio de París.33 El Artículo 10 de la Decisión 486 dispone los pasos que han de observarse cuando se invoque la prioridad de conformidad con el Artículo 9.

Establece, entre otros requisitos, que deberá presentarse una declaración con la documentación pertinente, en la que se invoque la prioridad de la solicitud anterior indicando la fecha de su presentación y la oficina ante la cual se presentó. Además, indica que deberá acompañarse copia de la solicitud cuya prioridad se invoca certificada por la autoridad que la expidió, un certificado de la fecha de presentación de esa solicitud expedida por la misma autoridad y, de ser el caso, el comprobante de pago de la tasa establecida.

De conformidad con lo expuesto, para establecer si existe el derecho de prioridad, la Sala consultante deberá de tener en cuenta que los Artículos 9 y 10 de la Decisión 486 establecen el alcance y los efectos del derecho de prioridad extracomunitario, adoptando para ello los parámetros previstos en el Convenio de París, de conformidad con lo anteriormente mencionado.

Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

¿Cuándo procede el derecho de prioridad en los registros de 32 33 3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud». Ver Interpretación Prejudicial N” 193-1P-2013 de fecha 27 de noviembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2309 del 27 de febrero de 2014, Ibídem.

Ibídem. 15 MARA CCA A — 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6: Proceso 264-IP-2019 patentes de invenciones? Para dar respuesta a esta pregunta, la Sala consultante deberá remitirse a los criterios desarrollados en el Tema 5 del Acápite E de la presente Interpretación Prejudicial. ¿Señalar qué elementos determinan el preciso alcance y los efectos del derecho de prioridad en materia de patentes de invenciones? Para dar respuesta a esta pregunta, la Sala consultante deberá remitirse a los criterios desarrollados en el Tema 5 del Acápite E de la presente Interpretación Prejudicial.

¿De conformidad con lo dispuesto por el Literal a) del Artículo 9 de la Decisión 486, vencido el plazo establecido en dicha disposición legal, procedería el beneficio del derecho de prioridad? ¿Cómo se computa dicho plazo en materia de patentes de invención? Para dar respuesta a esta pregunta, la Sala consultante deberá remitirse a los criterios desarrollados en el Tema 5 del Acápite E de la presente Interpretación Prejudicial, y en relación con el cómputo deberá considerar que el Artículo 9 de la Decisión 486 establece lo siguiente: Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca: a) doce meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad; y, b) seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas.» ¿Explicar en las patentes para las invenciones, cuáles son los parámetros que establecen un nivel inventivo y que sean nuevos? Para dar respuesta a esta pregunta, la Sala consultante deberá remitirse a los criterios desarrollados en los Temas 1, 2 y 3 del Acápite E de la presente Interpretación Prejudicial.

¿Cuáles son los requisitos que deben considerarse para que proceda la novedad en el registro de patentes de invenciones? Para dar respuesta a esta pregunta, la Sala consultante deberá remitirse a los criterios desarrollados en los Temas 2 y 3 del Acápite E de la presente Interpretación Prejudicial. ¿Cuándo se puede entender que una solicitud de registro de patente de invención carece de novedad y como se precautelaría la 16 6.7. 6.8. 6.9.

Proceso 264-1P-2019 novedad de una primera solicitud a nivel nacional e internacional? Para dar respuesta a esta pregunta, la Sala consultante deberá remitirse a los criterios desarrollados en los Temas 2 y 3 del Acápite E de la presente Interpretación Prejudicial. ¿Qué se entiende por «estado de la técnica» y el término de «patentabilidad» en el presente caso? Para dar respuesta a esta pregunta, la Sala consultante deberá remitirse a los criterios desarrollados en los Temas 1 y 2 del Acápite E de la presente Interpretación Prejudicial.

¿Procedería el registro de patente de invención cuando ya existió una divulgación al público por parte del titular de la invención al momento de ser presentado y recepcionado en otro país o que acontecería en tal situación? La respuesta de esta pregunta resuelve el caso, por lo cual este Tribunal se limita a señalar que la Sala consultante deberá remitirse a los criterios desarrollados en el Tema 2 y 3 del Acápite E de la presente Interpretación Prejudicial.

¿Qué ocurre si en una solicitud de registro de patente de invención existe previamente la misma descripción y reivindicaciones presentadas con referencia a dicha solicitud patente de invención que se solicita su registro? La respuesta de esta pregunta resuelve el caso, por lo cual este Tribunal se limita a señalar que la Sala consultante deberá remitirse a los criterios desarrollados en el Tema 2 y 3 del Acápite E de la presente Interpretación Prejudicial. 6.10.

¿Conforme la pregunta anterior, tal situación afectaría a la novedad que debe tener un registro de patente de invención? La respuesta de esta pregunta resuelve el caso, por lo cual este Tribunal se limita a señalar que la Sala consultante deberá remitirse a los criterios desarrollados en el Tema 2 y 3 del Acápite E de la presente Interpretación Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N* 229/2016-CA, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su ME Proceso 264-1P-2019 Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial fue aprobada con el voto de los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la Sesión Judicial de fecha 4 de joa de 2021, conforme consta en el Acta 5-J-TJCA-2021. il r Feljó6 SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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