CQ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 4 de marzo de 2021 Proceso: 533-1P-2019 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente de origen: 595869-2014/DSD Expediente interno del Consultante: 08137-2017-0-1801-JR-CA-24 Referencia: Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos denominación E y logotipo (mixto) / TUENTI (mixtos) / TU (mixto) Norma a ser Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 interpretada: Temas objeto de 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o interpretación: similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2. Comparación entre signos mixtos 3. Elemento gráfico de uso común. 4. Marcas evocativas 5.

Marcas de fantasía Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTO pi PEEv Oficio N* 8137-2017-0-S-5'2 SECA-CSJLI-PJ del 05 de diciembre de 2019, ¡ON ds > ía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Quinta Sala AAN Proceso 533-1P-2019 Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 08137-2017-0-1801-JR-CA-24, y;

El Auto de 12 de enero de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -INDECOPI- DE LA REPÚBLICA DEL PERU Tercera interesada: TUENTI TECHNOLOGIES, S.L. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

Si el signo denominación E y logotipo (mixto)! solicitado a registro por la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A., para identificar servicios comprendidos en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza es confundible o no con las marcas previamente registradas TUENTI (mixtas)? cuya titularidad corresponde a la sociedad TUENTI TECHNOLOGIES S.L., las cuales amparan servicios comprendidos en las Clases 9, 35, 38 y 42 de la Clasificación de Niza y la marca TU (mixta)? cuya titularidad corresponde a la TELEFÓNICA DIGITAL ESPAÑA S.L.U., que ampara servicios en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. | | 2. 3. 4. 5. 1.1.

Proceso 533-1P-2019 2. Sielelemento gráfico (cara o diseño de guiño) sería de uso común; y, por ende, débil para identificar los servicios comprendidos en la Clase 38 de la Clasificación Intemacional de Niza. 3. Sielelemento gráfico del signo solicitado, y la denominación TUENTI serían elementos evocativos. 4. Sila letra E del signo solicitado al no evocar ningún concepto sería un elemento de fantasía. NORMA A SER INTERPRETADA La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, el cual se interpretará por ser pertinente.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual O ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. Elemento gráfico de uso común. Marcas evocativas.

Marcas de fantasía. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso intemo se discute si el signo denominación E y logotipo (mixto) solicitado a registro por la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. y las marcas TUENTI (mixtas) cuya Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de..

Jos cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 1,2 1.3. Proceso 533-1P-2019 titularidad corresponde a la sociedad TUENTI TECHNOLOGIES S.L. y TU (mixto) cuya titularidad corresponde a la TELEFÓNICA DIGITAL ESPAÑA S.L.U., son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )» Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.* a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2747 del 08 de junio de 2016; 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2754 del 11 de julio de 2016 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 del 11 de julio de 2016 1.4.

Proceso 533-1P-2019 a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:” a) Lacomparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:8 A Ibídem. r Interpretación Prejudicial número 42-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta ial del Acuerdo de Cartagena N” 3063 el 21 de julio de 2017. bl R PS 9 ón Y as (ii) Proceso 533-1P-2019 Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. Criterio_ del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, "(pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, IN Proceso 533-1P-2019 incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo denominación E y logotipo (mixto) solicitado a registro por la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. y las marcas TUENTI (mixtas) cuya titularidad corresponde a la sociedad TUENTI TECHNOLOGIES S.L. y TU (mixto) cuya titularidad corresponde a la TELEFÓNICA DIGITAL ESPAÑA S.L.U., es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2.

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento —sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.* 2.3.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente:*0 a) Sien los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 1! (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas 3 Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 de 11 julio de 2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2754 de 11 de julio de 2016.

Ibídem. ¡Net Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta “Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 de 11 julio de 2016 2 Proceso 533-1P-2019 y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario*?.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 13 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: o Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al. hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. e Porlo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. e Silos signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de lexema: «1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterráis.» Disponible en: http://dle.rae.es/?id=NCu16TD (Consulta: 26 de febrero de 2021). REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de morfema: «1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es. 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero. 3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: 4 ¿persona, primera, y número, plural.» Disponible en: http://dle.rae.es/?id=Polt8j2 (Consulta: 26 de DS febrero de 2021).

Proceso 533-1P-2019 b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso:1! (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. I (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.* Cc) Sial realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. ** 2.4.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. En la Interpretación Prejudicial 524-1P-2016 de 12 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3071 de fecha 4 de agosto de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones: El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. Ver Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 de 27 de octubre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2656 de fecha 25 de enero de 2016. + Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta h ¿Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 de 11 julio de 2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de,2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2754 de 11 de julio de 2016.

Ñ a Proceso 533-1P-2019 Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. 1” 2.5. Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. 18 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de, los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 3.

Elemento gráfico de uso común 3.1. En virtud de que en el proceso interno, se discute si el elemento gráfico (cara o diseño de guiño) sería de uso común; y, por ende, débil para identificar los servicios comprendidos en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta pertinente que el Tribunal aborde el tema de los signos y elementos gráficos de uso común en la conformación de signos marcarios'?, 3.2.

Al momento de elaborarse una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como palabras o gráficos que pueden estimarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 3.3. El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone lo siguiente: «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en te Ver Interpretación Prejudicial 106-IP-2015 de 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de Acuerdo de Cartagena N* 2606 de fecha 14 de octubre de 2015.

Ibídem. Y Duerratón Prejudicial recaída en el Proceso 211-IP-2013 del 12 de febrero de 2014 y 53-1P- 015 del 19 de agosto de 2015. OM 10 3.4. 3.5. 3.6. 3. 3.8. 4.1. ¿2 Proceso 533-1P-2019 el lenguaje corriente o en la usanza del país; Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, esta prohibición no debe restringirse a los elementos denominativos, ya que los gráficos también pueden ser de uso común. Sin embargo, si están estos combinados con otros elementos pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

Es claro que el titular de una marca que lleve incluida un elemento figurativo de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado para impedir que terceros puedan utilizar dicho gráfico en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear confusión. Al realizarse la comparación entre marcas que se encuentren conformadas por elementos gráficos de uso común, estos no deben ser considerados a efecto de determinar si existe confusión, siendo esta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes y, en consecuencia, en el caso de marcas figurativas conformadas por elementos de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que elementos usuales y, por lo tanto, pertenecientes al dominio público puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos elementos de empleo común en relación con los productos o servicios de que se trate, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

En ese sentido, la Entidad consultante deberá determinar si el elemento (figura de flama de fuego) que componen la parte gráfica de los signos en conflicto son de uso común y, por lo tanto, no apropiables por ninguna persona, o por el contrario si es elemento distintivo de una marca ya registrada que no pueden ser utilizado por un tercero al crear confusión en el público consumidor.

Marcas evocativas Como en el proceso interno, se discutió si el elemento gráfico del signo solicitado, así como si la denominación TUENTI son elementos evocativos, resulta pertinente analizar el presente tema. _Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir;¿Ingirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio y AN 51 4.3. 4.4, 4.5. 5.1. 5:2. 5.3.

Proceso 533-1P-2019 que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo?, Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables.

No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.?! Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir.

En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.22 En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo el elemento gráfico del signo solicitado, así como si la denominación TUENTI y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

Marcas de fantasía En el proceso interno se señaló que la letra E del signo solicitado, al no evocar ningún concepto, sería un elemento de fantasía, por lo que es pertinente abordar el tema planteado. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio, pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos y/o servicios que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes. 20 Ver Interpretación Prejudicial N* 630-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2805 del 13 de septiembre de 2016.

Ibidem. oAlbidem. relación Prejudicial recaída en el Proceso 425-IP-2015 del 19 de mayo de 2016. 12 A A E AAA«<> A A q _—_ _— == A 2 — — Proceso 533-1P-2019 En ese sentido, se deberá establecer la letra E es o no de fantasía con relación a los servicios que identifica. 6. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 6.1.

¿Cómo debe realizarse o interpretarse el riesgo de confusión entre marcás que distinguen servicios de la misma clase, y que comparten signos idénticos o semejantes, conforme al inciso a) del Artículo 136 de la Decisión 486? Para dar respuesta a esta pregunta, la Sala consultante deberá remitirse a los criterios desarrollados en el Tema 1 del Acápite E de la presente Interpretación Prejudicial. 6.2.

¿Cómo se determina un signo cuando es de uso común o no, siendo que dicho signo es utilizado en las comunicaciones de mensajería de texto y/o chat? Para dar respuesta a esta pregunta, la Sala consultante deberá remitirse a los criterios desarrollados en el Tema 3 del Acápite E de la presente Interpretación Prejudicial. 6.3. ¿Existe riesgo de confusión entre dos signos, cuyo elemento relevante similar es de uso común, pero que cuenta con características adicionales que les confiere distintividad? Para dar respuesta a esta pregunta, la Sala consultante deberá remitirse a los criterios desarrollados en los Temas 1 y 3 del Acápite E de la presente Interpretación Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N” 08137-2017-0-1801-JR-CA-24, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 5 El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en i ¿po PE ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto $ 13 Proceso 533-1P-2019 del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial fue aprobada con el voto de los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la Sesión Judicial de fecha 4 de marzo de 2021 conforme consta en el Acta 5-J- TJCA-2021. >) $ Luis Felipe Aguilar Feijoó” SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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