TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de agosto de 2021 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del consultante: Referencia: Norma a ser interpretada: Tema objeto de interpretación: Magistrado ponente: VISTOS 19-IP-2021 Interpretación Prejudicial Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con Sede en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador 15-2629-AC-2S 09802-2019-01238 Legitimación para solicitar el procedimiento de cancelación por falta de uso del registro de la marca SUMESA ORIENTAL (denominativa) perteneciente a la Compañía SUMESA S.A. Artículo 165 de la Decisión 486 Cancelación de un registro de marca por falta de uso.

Procedimiento Hernán Rodrigo Romero Zambrano El Oficio N* 0001-TDCAG-2021-09802-2019-01238-6 de fecha 1 de febrero de 2021, recibido vía Courier el 2 del mismo mes y año, mediante el cual el Tribunal _——— Distrital de lo Contencioso Administrativo con Sede en la ciudad de Guayaquil, VAS DE ública del Ecuador, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165 pr O de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de z QQ KN A. Proceso 19-IP-2021 resolver el Proceso Interno N* 09802-2019-01238.

El Auto de fecha 20 de mayo de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Sumesa S.A. Demandados: Director General del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales — SENADI — de la República del Ecuador Miembros de la Segunda Sala del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del SENADI Procurador General del Estado de la República del Ecuador Tercero interesado: Oriental Industria Alimenticia O.I.A. CIA. LTDA. ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es, si Oriental Industria Alimenticia O.I.A. CIA. LTDA., tenía interés legítimo para solicitar la cancelación por falta de uso de la marca SUMESA ORIENTAL (denominativa) registrada a favor de la Compañía Sumesa S.A. NORMA A SER INTERPRETADA La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165 al 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales únicamente se interpretará el Artículo 165 de la Decisión 4861, por ser pertinente. >) Xx 9) e) SN ES 1% Qe A yd ” SECRETARIA Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - «Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el rocedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. s/ NS, SY Map SS 1.3. 1.4. 1.1. 1.2. Proceso 19-1P-2021 No se interpretarán los Artículos 166, 167, 168, 169 y 170, de la Decisión 486, por cuanto no se discute la carga de la prueba ni el derecho preferente, ni cuestiones del trámite de la cancelación. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación de un registro de marca por falta de uso.

Procedimiento. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento En vista de que en el proceso interno se solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca SUMESA ORIENTAL (denominativa), es pertinente realizar el análisis del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que incluye en su contenido el procedimiento de la cancelación de una marca por falta de uso, así como la legitimación activa del solicitante.

La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente.? Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.? El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.» Ver Interpretación Prejudicial N* 436-1P-2015 de fecha 2 de marzo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2729 del 22 de abril de 2016. Ver Interpretación Prejudicial N* 495-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Y 1.5. 1.6.

Proceso 19-IP-2021 medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva.1 El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso.

De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente:? a) Legitimación para iniciar el trámite. De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente.

Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. b) Oportunidad para iniciar el trámite. El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca después de tres años contados a partir de quedar firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca.

Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuara fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el inicio del cómputo para interponer la acción de cancelación es a partir de dicha notificación. c) Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de Proceso 19-1P-2021 cancelación. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno N” 09802-2019-01238, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 de 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la Sesión Judicial de fecha 25 de apasto de 2021, conforme consta en el Acta 19- J-TJCA-2021. ' Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARI Notifíquese a la autoridad consultante y ets copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.