SECRETARIA > NX AD Pp TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de agosto de 2021 Proceso: 64-IP-2021 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente de origen: 647131-2016 Expediente interno del Consultante: 3812-2018-0-1801-JR-CA-25 Referencia: Irregistrabilidad por falta de distintividad del signo ULTRAFLEX (denominativo) Norma a ser interpretada: — Artículos 135 Literales b) y e) de la Decisión 486 Temas objeto de interpretación: 1.

La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad 2. Signos conformados por denominaciones descriptivas 3. Marcas evocativas 4. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano VISTOS: «E DE DS Oficio N* 3812-2018-0-S-5*SECA-CSJLI-PJ del 29 de marzo de 2021, ibido vía correo electrónico el mismo día, mes y año, mediante el cual la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con o 2) y / Proceso 64-IP-2021 Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 3812-2018-0-1801-JR-CA-25, y, El Auto del 5 de julio de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Intradevco Industrial S.A. Demandadas: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- de la República del Perú Artecola Perú S.A. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

Siel signo solicitado a registro ULTRAFLEX (denominativo) por Artecola Perú S.A., es suficientemente distintivo para ser considerado como marca. 2. Siel signo solicitado a registro ULTRAFLEX (denominativo), es descriptivo para proteger productos de la Clase 01 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. Silos términos ULTRA y FLEX que conforman el signo solicitado a registro evocarían los conceptos de «exceso, más allá a o al otro lado de algo» y «flexibilidad».

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literal e)? de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad á Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - = DE nn «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: i Y E Y SN 3 S Y ) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir = > A Ñ la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u == Cy otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha SECRETARIA > x/ 2 > E Proceso 64-IP-2021 Andina, mismo que será interpretado por ser pertinente.

De oficio se interpretará el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486? de la Comisión de la Comunidad Andina. D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Lairregistrabilidad de signos por falta de distintividad. 2. Signos conformados por denominaciones descriptivas. 3. Marcas evocativas. 4. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante.

E. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Lairregistrabilidad de signos por falta de distintividad 1.1. Entanto entre los alegatos de la demanda se alude que el registro del signo ULTRAFLEX (denominativo) vulneraría lo contemplado en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se procederá a desarrollar dicho tema. «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (+.-) b) carezcan de distintividad;

(e) 1.2. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.* de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; » 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad;

(..)8 So E 3 eS N Ver Interpretación Prejudicial N” 242-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta - ON ¿Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2579 del 04 de septiembre del 2015. 2N al Ma TARIA >| U, ENS) NViDAD po e La, 1.4. Lo. 1.6. e 1.8. Proceso 64-IP-2021 La distintividad tiene un doble aspecto:* a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.

Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.

Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.* El análisis de este tipo de distintividad -intrinseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.

Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.

En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. En conclusión, para que un signo sea registtado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486. 4 SECRETARI a? Ver Interpretación Prejudicial N” 388-1P-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicada la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2726 de 22 de abril del 2016.

Proceso 64-IP-2021 Signos conformados por denominaciones descriptivas. En el presente caso el accionante señaló que el signo solicitado a registro ULTRAFLEX (denominativo) es descriptivo respecto de los productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. En tal sentido, es pertinente analizar este tema. Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.£ El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (_-) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

( )» Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.

El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil”. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier 2.

ZA: PAYA 2: 2.4. 2.5; mas == ae DE S> os e: E '" SECRETARIA 2 z 10) => NE O) De modo referencial, ver Proceso N” 336-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo del Cartagena N* 2724 de 22 de abril del 2016. 'e modo referencial, ver Proceso N* 110-IP-2015 del 25 septiembre de 2015, publicada en la Gaceta A a ficial del Acuerdo del Cartagena N? 2624 de 06 de noviembre del 2015. > Proceso 64-IP-2021 circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.8 Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos.

Marcas evocativas Como en el proceso interno, el INDECOPI señaló que los términos ULTRA y FLEX que conforman el signo solicitado a registro evocarían los conceptos de «exceso, más allá a o al otro lado de algo» y «flexibilidad», resulta pertinente analizar el presente tema. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo”.

Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.!? Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.1! En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de las denominaciones «ULTRA y FLEX» y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. ” SECRETARIA O Y, S VIDAD LS De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso N* 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo del Cartagena N” 2752 de 11 de julio del 2016.

Ver Interpretación Prejudicial N” 630-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2805 del 13 de septiembre de 2016. Ibídem. Ibídem. Proceso 64-IP-2021 4. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante Antes de dar respuesta a la pregunta formulada por la Autoridad Consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 4.1.«¿Es necesariamente descriptivo un signo que se encuentra constituido por dos términos que son de uso común en la clase en la que pretende ser inscrito?» Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante puede remitirse al Acápite E del Tema 2. 4.2. «¿Cuándo se considera que un signo es descriptivo o evocativo respecto de los productos o servicios que distingue?» Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante puede remitirse al Acápite E, Temas 2 y 3 de la presente Interpretación Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno N” 3812-2018-0-1801-JR- CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 25 de a sto de 2021, conforme consta en el Acta 19-J- TJCA-2021.

A El Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Notifíquese a la autoridad consultante remítase copia de la presente erpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para