Quito, 25 de agosto de 2021 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Norma a ser interpretada: Temas objeto de interpretación: Magistrado Ponente: VISTO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 86-IP-2021 Interpretación prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia SD2018/0045789 11001032400020200021100 Irregistrabilidad por falta de distintividad del signo PROTECCIÓN SMART: INTELIGENCIA ARTIFICIAL.
AL SERVICIO DE TUS INVERSIONES (denominativo) Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 1. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca 2. Familia de marcas Hugo R. Gómez Apac El Oficio N* 0800 del 22 de abril de 2021, recibido vía correo electrónico el 26 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó interpretación prejudicial del Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 E Fo o ——RETARIA e) L, EN DAD po ——- de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N pS DS,. 01032400020200021100; y, del 10 de mayo de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite Proceso 86-IP-2021 la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC- de la República de Colombia ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los asuntos controvertidos son los siguientes: 1.
Si el signo PROTECCIÓN SMART: INTELIGENCIA ARTIFICIAL AL SERVICIO DE TUS INVERSIONES (denominativo) para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza solicitado a registro por Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., carecería de distintividad para ser registrado como marca al presuntamente no ser apto para identificar los productos que pretende distinguir ni ser posible determinar su origen empresarial.
La relevancia de la existencia de una familia de marcas constituida por el término PROTECCIÓN, cuyo titular sería Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. NORMA A SER INTERPRETADA La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede su interpretación por ser pertinente ?. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: carezcan de distintividad; ¡ Proceso 86-1P-2021 2.
Familia de marcas. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca 1.1. En el proceso la demandante alegó que no corresponde conceder el registro como marca del signo PROTECCIÓN SMART: INTELIGENCIA ARTIFICIAL AL SERVICIO DE TUS INVERSIONES (denominativo), toda vez que el mismo carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad; 1.2.
La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como h marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su ! función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del ¡ producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.? 1.3.
La distintividad tiene un doble aspecto:? a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.4.
La falta de distintividad intrínseca está contemplada en elLiteral b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. 1.5. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.
Es Ver Interpretación Prejudicial N* 242-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta pil DE Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2579 del 4 de septiembre de 2015. G NI nm ? Ss nterpretación Prejudicial N* 388-1P-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta WES jal del Acuerdo de Cartagena N* 2726 del 22 de abril de 2016.
SECRETARIA >” 3 Sl 3) S/ Proceso 86-IP-2021 decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.
Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.* 1.6. El análisis de este tipo de distintividad -intrinseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto. 1.7.
Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.
En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.8. En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.
El origen empresarial de una marca 1.9. Dentro del proceso interno, se afirmó que el signo solicitado no podría ser asociado a un origen empresarial en particular, por lo que no cumple con la función diferenciadora propia de una marca. 1.10. Para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de | representación gráfica y ser distintivo; es decir, debe poder diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.11.
La distintividad está de la mano con el origen empresarial. El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio, presentación, entre otros, y a su vez está ligado al origen empresarial, toda vez que lo relaciona con su productor y origen. 1.12.Por lo antes expuesto, el origen empresarial juega un papel importante pues para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener en claro de quién proviene y así evitar el riesgo de asociación. ¿AY 4 Ver+nterpretación Prejudicial N? 242-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta SECRETAR] gñdtal del Acuerdo de Cartagena N* 2579 del 4 de septiembre de 2015. j x/ 4 X) O'/ Proceso 86-IP-2021 2.
Familia de marcas 2.1. De acuerdo a lo alegado por Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. sería titular de una familia de marcas que presenta como elemento preponderante y común el término PROTECCIÓN y ello resultaría relevante para la concesión del registro del signo solicitado, por lo que se desarrollara dicho tema. 2.2.
Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. * 2.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.
El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.* 2.4.
Elfenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas a conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, 3 Resulta pertinente diferenciar a la familia de marcas de las marcas derivadas.
La familia de marcas admite que entre las marcas que conforman la familia existan variaciones significativas, pero siempre deben conservar un elemento común, que es aquel que constituye dicha familia. Las marcas que conforman la familia pueden ser registradas para distinguir productos o servicios en distintas clases. Las marcas derivadas solo admiten variaciones no sustanciales respecto de la marca registrada.
La marca derivada debe distinguir los mismos productos o servicios que la marca registrada primigeniamente o, en todo caso, los productos o servicios que pretenda distinguir deben estar incluidos en aquellos. No constituiría una marca derivada si es que se solicita para productos istintos a los que protege la marca primigenia, aunque sean conexos. interpretación Prejudicial N” 433-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la ta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2702 del 23 de marzo de 2016.
Proceso 86-IP-2021 genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.” 2.5. A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno N* 11001032400020200021100, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 25 de agosto de 2021, conforme consta en el Acta 19-J- TJCA-2021. / |, UN ) Luis Felipe o ijoó - SECRETARIO Notifíquese a la autoridad consultante y lremítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.