(0 IN — SECRET TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2022 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación: Magistrado Ponente: VISTO 276-1P-2021 Interpretación prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia SD2018/0013007 11001032400020200033300 Irregistrabilidad por falta de distintividad del signo AMBIENTAR (denominativo) Artículos 135 (Literales b y e), 175 y 176 de la Decisión 486 1.
El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales 2. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca 3. Signos conformados por denominaciones descriptivas 4. Marcas evocativas Hugo R. Gómez Apac El Oficio N* 2055 del 20 de octubre de 2021, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Proceso 276-1P-2021 Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 135 (Literal b), 175 y 176 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 11001032400020200033300; y, El Auto del 16 de febrero de 2022, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Celsia S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC-— de la República de Colombia B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.
Si el lema comercial AMBIENTAR (denominativo) para identificar productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza solicitado a registro por Celsia S.A., carecería de distintividad para ser registrado como marca al presuntamente no ser apto para identificar los productos que pretende distinguir ni ser posible determinar su origen empresarial. 2.
Si el lema comercial AMBIENTAR (denominativo) solicitado a registro por Celsia S.A. sería descriptivo para los productos que pretende distinguir. 3. Si el lema comercial AMBIENTAR (denominativo) solicitado a registro por Celsia S.A. sería evocativo de “productos que permitirán ambientar un espacio”. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 135 (Literal b), 175 y 176 de la Decisión 486 de la Decisión 486 JPL DEJO > SS e 97 Q Je SECRETARIA ” 2 o XT O S % o Gs 9/ Proceso 276-IP-2021 de la Comisión de la Comunidad Andina!.
Procede su interpretación por ser pertinente. De oficio se llevará a cabo la interpretación del Artículo 135 (Literal e) de la Decisión 486?, para tratar el tema de signos conformados por denominaciones descriptivas. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales.
Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca. Signos conformados por denominaciones descriptivas. Marcas evocativas. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales En el proceso interno se discute la registrabilidad del lema comercial AMBIENTAR (denominativo) solicitado a registro, en tal sentido, corresponde analizar en qué consiste un lema comercial, y cómo le es aplicable la normativa comunitaria sobre marcas.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..-) b) carezcan de distintividad; (..)» SECRETARIA «Artículo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.» «Artículo 176.- La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará.» Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; 1.2; 1.3. 1.4. 1.5.
Proceso 276-1P-2021 De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 175 de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma. De otro lado, respecto al lema comercial, el Tribunal en anteriores procesos? ha expresado lo siguiente: «Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto.
Este Tribunal se ha referido al lema comercial como un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará.» En atención al carácter accesorio del lema comercial respecto de la marca, el Tribunal ha señalado lo siguiente?: - Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe indicar la marca solicitada o registrada a la cual publicitará (Artículo 176 de la Decisión 486). - El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado.
Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (Artículo 177 de la Decisión 486). El Tribunal advierte que, de acuerdo con el Artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, Fi 1.6. son aplicables abregistro de temas comerciales.
De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales, esto es, la distintividad, la susceptibilidad de representación gráfica, y a pesar de no mencionarse Ver Interpretaciones Prejudiciales números 9-IP-2013 del 6 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2194 del 15 de mayo de 2013; 186-IP-2014 del 10 de abril de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2514 del 9 de junio de 2015; y, 02-1P-2014 del 30 de abril de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2355 del 30 de junio de 2014.
Ver Interpretación Prejudicial N* 160-IP-2011 del 14 de marzo de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2053 del 22 de mayo de 2012. Proceso 276-1P-2021 de manera expresa en la Decisión 486, también el requisito de la perceptibilidad'. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca En el proceso la demandante alegó que corresponde conceder el registro como lema comercial del signo AMBIENTAR (denominativo), toda vez que el mismo carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..-) b) carezcan de distintividad;
La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.* La distintividad tiene un doble aspecto:” a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Ver Interpretación Prejudicial N* 132-IP-2004 del 27 de octubre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1146 del 1 de diciembre de 2004.
Ver Interpretación Prejudicial N” 242-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2579 del 4 de septiembre de 2015. Ver Interpretación Prejudicial N” 388-IP-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2726 del 22 de abril de 2016. Proceso 276-IP-2021 2.5.
Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.
Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.8 2.6. El análisis de este tipo de distintividad -intrinseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto. 2.7.
Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.
En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. 2.8. En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.
El origen empresarial de una marca 2.9. Dentro del proceso interno, se afirmó que el signo solicitado no podría ser asociado a un origen empresarial en particular, por lo que no cumple 2.10.Para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de representación gráfica y ser distintivo; es decir, debe poder diferenciarse de otros signos en el mercado. 2.11.
La distintividad está de la mano con el origen empresarial. El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio, presentación, entre otros, y a su vez está ligado al origen empresarial, toda vez que lo relaciona con su productor y origen. 2.12. Por lo antes expuesto, el origen empresarial juega un papel importante pues para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio VAT IS a Us Ver Interpretación Prejudicial N” 242-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la ES Qe A Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2579 del 4 de septiembre de 2015.
P y a 6 SECRETARIA ” 3) e) S o, o) Winap > Proceso 276-IP-2021 respecto de otro, debe tener en claro de quién proviene y así evitar el riesgo de asociación. 3. Signos conformados por denominaciones descriptivas 3.1. En el presente caso, la SIC señaló que el signo AMBIENTAR (denominativo) es descriptivo respecto de los productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.
En tal sentido, es pertinente analizar este tema. 3.2. Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo E concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.? 3.3.
El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
( )»> 3.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones O indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o x_— e más vocablos descriptivos —o-—con— elementos gráficos —ofigurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil!0. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. 3.5. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características 3 Ver Interpretación Prejudicial N” 336-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2724 del 22 de abril de 2016.
Ver Interpretación Prejudicial N* 110-IP-2015 de fecha 25 setiembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2624 del 6 de noviembre de 2015. 3.6. 4.1. 4.2. 4.3. Proceso 276-1P-2021 llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto?! Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos.
Marcas evocativas Como en el proceso interno, la demandante señaló que el signo solicitado a registro AMBIENTAR (denominativo) evocaría el concepto de “productos que permitirán ambientar un espacio”, resulta pertinente analizar el presente tema. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo??, Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables.
No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en CON SecCUencia,,su titular tendría que soportar elr 4.4. algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 1? Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir.
En este caso 12 Ver Interpretación Prejudicial N* 327-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2752 del 11 de julio de 2016. Ver Interpretación Prejudicial N* 630-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2805 del 12 de setiembre de 2016, p. 10.
Ibídem. — Proceso 276-1P-2021 el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.!* 4.5. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo del signo a registro AMBIENTAR (denominativo) y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno N? 11001032400020200033300, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 9 de marzo de 2022, conforme consta en el Acta 8-J- TJCA-2022..
Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO _— Notifíquese a la autoridad consultante y|remítase copia de la presente —— interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. « Ibídem.