PROCESO 27-IP-2022 — Andean Community

| TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 28 de julio de 2022 Proceso: 27-1P-2022 Asunto: Interpretación prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente de origen: SD2020/0025104 Expediente interno del Consultante: 11001032400020210040800 Referencia: Cancelación por falta de uso de la marca BAD BADOO (mixta) registrada a favor de Astrid Elena Echeverri Henao y Richard Ulises Henao Morales Normas a ser interpretadas: Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 Temas objeto de interpretación: 1.

Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento 2. El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio. La exportación de un producto o servicio desde los países miembros como forma de uso de una marca 3. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso 4. El uso de la marca de manera diferente a la registrada Magistrado ponente: Hugo R. Gómez Apac Proceso 27-1P-2022 VISTO: El Oficio N* 0209 del 9 de febrero de 2022, recibido vía correo electrónico el 10 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de | Colombia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, | el Tribunal o el TJCA) la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486), a fin de resolver el proceso interno N* 11001032400020210040800; y, El Auto del 1 de abril de 2022, mediante el cual se admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Badoo Media Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC-— de la República de Colombia B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

Si procede o no la cancelación por falta de uso de la marca BAD BADOO (mixta) registrada a favor de Astrid Elena Echeverri Henao y Richard Ulises Henao Morales, la cual protege productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. Silos medios probatorios presentados por los señores Astrid Elena Echeverri Henao y Richard Ulises Henao Morales, resultaron pertinentes y suficientes para demostrar el uso real y efectivo de la marca BAD BADOO (mixta), para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

Si la marca BAD BADOO (mixta) ha sido usada de manera diferente a la registrada. Po) Proceso 27-1P-2022 NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 4861. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación de un registro de marca por falta de uso.

Procedimiento. El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio. La exportación de un producto o servicio desde los países miembros como forma de uso de una marca. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marcas por no uso. El uso de la marca de manera diferente a la registrada. Decisión 486.- «Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.» «Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.» 1.1 1.2: 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Proceso 27-1P-2022 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación de un registro de marca por falta de uso.

Procedimiento En vista de que, en el proceso interno, la sociedad Badoo Media Limited solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca BAD BADOO (mixta), es pertinente realizar el análisis del Artículo 165 de la Decisión 486. La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente.? Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.3 El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva.* El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir, en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del Ver Interpretación Prejudicial N” 436-IP-2015 de fecha 2 de marzo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2729 del 22 de abril de 2016.

Ver Interpretación Prejudicial N” 495-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2729 del 22 de abril de 2016. Ibidem. Proceso 27-1P-2022 registro por falta de uso. 1.7. De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente:* a) Legitimación para iniciar el trámite.

De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente. Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado?. b) Oportunidad para iniciar el trámite.

El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca, que es después de tres años contados a partir de quedar firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca. Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuara fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el inicio del cómputo para interponer la acción de cancelación es a partir de dicha notificación. c) Falta de uso de la marca.

Para que opere la cancelación del registro de marca es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 2. El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos o servicios en el comercio.

La exportación de un producto o servicio desde los países miembros como forma de uso de una marca 2.1. Teniendo en cuenta la materia controvertida en el proceso interno y lo alegado por las partes respecto de los medios probatorios presentados para acreditar un uso real y efectivo de la marca BAD BADOO (mixta), este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema.

Ibidem. Sobre la acreditación del interés legítimo para interponer acción de cancelación de un registro de marca, de modo referencial ver Interpretación Prejudicial N” 127-IP-2019 de fecha 7 de octubre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 4089 del 16 de octubre de 2020. 22 2.3, Proceso 27-1P-2022 La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso.

Al respecto, el Artículo 166 de la Decisión 486” plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla: a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.? Decisión 486.- «Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.» En la Interpretación Prejudicial N” 191-IP-2016 de fecha 12 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 3083 del 7 de septiembre de 2017, el TJCA manifestó que tratándose de las ventas, que es una de las modalidades para probar el uso de la marca, se tendrá en consideración la naturaleza de los productos, su forma de comercialización, las cantidades y el uso intermitente, de conformidad con lo siguiente: a) Bienes de consumo masivo y uso permanente.

Si el titular de la marca es el fabricante, se deberá determinar si el producto se comercializó efectivamente, es decir, si fue identificado en el mercado en cualquier momento del periodo de evaluación. Las ventas intermitentes en grandes cantidades a los intermediarios y distribuidores deben necesariamente complementarse con pruebas que determinen que la marca efectivamente y de manera real diferenció los productos en el mercado.

Además de lo anterior, se deberá establecer si los productos son perecibles o no, ya que así se hayan vendido grandes cantidades a los distribuidores y comercializadores, no podrían mantener dicho stock durante un periodo amplio de tiempo. En este evento, se deben demostrar ventas a los distribuidores complementadas, como ya se dijo, con la puesta del producto en el mercado. b) Bienes de uso masivo y estacional.

Si el titular de la marca es el fabricante, en este evento, deberá evaluarse las ventas a los intermediarios, las que pueden darse en épocas próximas al periodo de consumo. En el caso de los árboles de navidad, por ejemplo, dichos intermediarios compran su stock durante todo el año para tenerlo listo en la época de navidad. Este tipo de ventas también se debe tener en cuenta para probar el uso, pero complementándolo necesariamente con la puesta del producto en el comercio.

Bienes suntuarios y de alto valor económico. Es muy común que para este tipo de bienes los intermediarios compren un gran stock para venderlos durante todo el año. Este tipo de transacción se puede tener en cuenta para probar el uso, pero necesariamente se debe demostrar que se puso a disposición del consumidor los productos identificados con 6 24. 2.5. 2.6.

Proceso 27-IP-2022 b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior, c) Eluso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. Con relación al uso de la marca, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 contempla dos supuestos para probar el uso de una marca.

El primero, probando que los productos o servicios que distingue la marca han sido puestos en el comercio. El segundo, acreditando que los productos o servicios que distingue la marca se encuentran disponibles en el mercado. En ambos supuestos, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.? Probar que los productos o servicios han sido puestos en el comercio significa transacciones efectivamente realizadas, tales como venta, suministro, alquiler, contrato de prestación de servicios, etc.

Así, productos puestos en el comercio implica que las mercancías ya han sido comercializadas, que los servicios ya han sido prestados, lo que se entiende como auténticos actos de comercio. La prueba de tales actos, como es natural, es través de contratos, facturas (u otros comprobantes de pago), registros de ventas, estados financieros, declaraciones tributarias, transferencias bancarias, títulos valores, etc.10 Por su parte, acreditar que los productos o servicios se encuentran disponibles en el mercado se explica como la oferta de contratar, como el ofrecer los productos o servicios en el mercado.

En este segundo supuesto, los productos o servicios están disponibles en el mercado, pero aun no han sido comercializados. Los productos o servicios son ofrecidos al público; por ejemplo, los productos son colocados en las vitrinas o escaparates de la boutique que los ha fabricado o los servicios de asesoría legal pueden ser ofrecidos a través de un establecimiento abierto al público.

Son productos o servicios que se encuentran disponibles o al alcance de los consumidores. La adquisición o comercialización de los productos o servicios es inminente, pues puede las marcas. Hugo R. Gómez Apac, La probanza del uso de la marca a la luz de los nuevos criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en: AA.VV.

(Hugo R. Gómez Apac, ef al., directores), Desafíos de la propiedad intelectual en el marco del proceso de integración andina: A propósito de los 50 años de creación de la Comunidad Andina, primera edición, Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual -AEPI, Quito, 2019, p. 150. Ibidem. 2. 2.8. 2.9. Proceso 27-IP-2022 ocurrir en cualquier momento.*! Como puede apreciarse de lo antes expuesto, los productos o servicios han sido puestos en el comercio cuando han sido materia de venta, comercialización o transacción; mientras que los productos o servicios están disponibles en el mercado cuando se encuentran ofertados u ofrecidos; es decir, listos para su venta, comercialización o transacción efectiva.

Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredi:a el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función de las pruebas aportadas.

Para probar el uso efectivo de una marca, en el supuesto de «disponibilidad en el mercado», el titular de la marca debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado —que ofreció a los consumidores— los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. 2.10.

Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 2.11. de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados.

Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. 2.12.Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores. 11 Ibidem, p. 151.

Proceso 27-IP-2022 2.13.En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca. | 2.14.En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del | producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 2.15.Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional.

Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión. 2.16. ¿Puede haber pausas en la comercialización, incluso tratándose de ventas intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un “no” inflexible, pues ello significaría desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad.

Procesos inflacionarios, la introducción de nuevos impuestos, casos fortuitos o de fuerza mayor12, pueden alterar las condiciones de oferta y demanda, de modo que la autoridad debe analizar con prudencia caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisible es exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio.

En efecto, sería absurdo que el empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenario que le es adverso. Por tal razón, corresponde que la autoridad de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes y, sobre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana crítica, analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o e Sobre el particular, en el Proceso 34-IP-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA estableció lo siguiente: Fuerza mayor. - Es aquel acontecimiento imprevisible e irresistible como la liquidación forzosa de una empresa, en el campo marcario puede estar determinado por el embargo de un título o certificado de marca.

Caso fortuito. - Es aquel acontecimiento imposible de evitar y ocasionado por un fenómeno de la naturaleza, como la destrucción de un local comercial que contenía sus identificaciones o enseñas comerciales por causa de un terremoto. Proceso 27-1P-2022 no. 2.17.Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo usó la marca en los términos explicados anteriormente. 2.18.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto; debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que | cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los | productos o servicios, vinculada conjuntamente con otros factores que | acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros. | | La exportación de un producto o servicio desde los Países | Miembros como forma de uso de una marca 2.19.Dado que en el proceso interno la SIC manifestó que se habría acreditado la comercialización de los productos bajo la marca BAD BADOO (mixta) en el territorio colombiano y la puesta en el comercio andino de diversos tipos de prendas de vestir o ropa, en forma regular y en cantidades significativas durante el periodo relevante, corresponde analizar si esta actividad comercial (la exportación) constituye una forma efectiva de probar el uso de una marca. 2.20.El párrafo segundo del Artículo 166 de la Decisión 486, señala: «Artículo 166.- ( ) (..+) También se considera usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

(> (Énfasis y subrayado agregado) | A | | 10 Proceso 27-1P-2022 2.21. Respecto del uso efectivo de la marca, este Tribunal ha explicado ampliamente cuáles son los supuestos que permiten probar el uso de una marca en el mercado. No obstante, es necesario referirse específicamente a la actividad de exportar, considerada en el segundo párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486.

Este establece expresamente que cuando una marca identifica productos que son exportados desde los Países Miembros, esta actividad comercial prueba el uso de la misma. 2.22.Ahora bien, este segundo párrafo del Artículo 166 condiciona la exportación como prueba de uso de la marca a las siguientes dos exigencias: a) Exportados desde cualquiera de los Países Miembros. b) «según lo establecido en el párrafo anterior», refiriéndose a la puesta en el comercio o la disponibilidad en el mercado, de los productos marcados, en la cantidad y modo que corresponda. 2.23.

Tales condiciones son imprescindibles para que el acto de exportar sea considerado en el análisis de la prueba de uso de la marca. En otras palabras, la exportación, como actividad de comercio, debe serlo en la medida o volumen que la naturaleza del producto corresponda, siguiendo las mismas reglas que la jurisprudencia comunitaria ha establecido para tal efecto. 2.24.El autor Diego Chijane Dapkevicius, ante la pregunta de si la marca destinada a identificar productos que se exportarán a mercados extranjeros ha de reputarse o no como usada en el territorio nacional, responde que debe adoptarse la solución normativa prevista en el Artículo 39.2 b) de la Ley de Marcas de España, la que reputa como Usada a aquella marca que se aplica a los productos o servicios o a su presentación, con fines exclusivamente de exportación, en línea con lo señalado en el segundo párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486.13 2.25.A mayor abundamiento de lo que se explica en la presente interpretación prejudicial, resulta pertinente tener presente lo que establece la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que en el Literal b) del Numeral 5 de su Artículo 16 (Uso de la marca) establece que también tendrá la consideración de uso: « la colocación de la marca en los productos o en su presentación en el Estado miembro de que se trate solo con fines de exportación. »!* Diego Chijane Dapkevicius, Derecho de Marcas, Editorial Reus S.A. - Editorial B de F Ltda., Madrid — Montevido, 2007, pp. 453-454.

DIRECTIVA (UE) 2015/2436 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, del 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.- 11 Proceso 27-1P-2022 2.26.Lo expuesto permite afirmar que la exportación de un producto identificado con una determinada marca es prueba del uso de este signo distintivo en el territorio del País Miembro de la Comunidad Andina desde donde se exporta, incluso si dicho producto no fuera comercializado en ese territorio o en el de otro estado integrante del proceso de integración subregional andino. 2.27.En efecto, si estamos ante productos respecto de los cuales no hay comercialización en el territorio de cualquier País Miembro de la Comunidad Andina, sino solo su producción a efectos de su exportación (dentro o fuera de la Comunidad Andina), dicha producción y exportación califican como tráfico económico a efectos de demostrar el uso de la marca de que se trate en el mencionado territorio.

De esta forma, quedan protegidas las marcas vinculadas, por ejemplo, a las actividades de maquila (con marca), o a aquellas situaciones en las que una empresa, por el motivo que fuese, si bien no comercializa sus productos en el territorio de un País Miembro de la Comunidad Andina, ha instalado en él una fábrica que produce dichos productos únicamente para fines de exportación (hacia dentro o fuera de la Comunidad Andina). 2.28.Con lo expuesto, corresponde a la autoridad nacional competente analizar con detenimiento las pruebas presentadas para probar el uso de la marca y si estas prueban o no que la marca ha sido usada en la exportación de un producto desde un País Miembro. 3.

Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso 3.1. Dado que en el proceso interno se solicitó la cancelación del registro por falta de uso de la marca BAD BADOO (mixta), es pertinente realizar el análisis del presente tema. 3.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca. «Artículo 16 Uso de la marca 5.

A efectos del apartado 1, también tendrán la consideración de uso: b) la colocación de la marca en los productos o en su presentación en el Estado miembro de que se trate solo con fines de exportación. 12 3.3, 4.1. 4.2. 4.3. Proceso 27-1P-2022 El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca.

En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. El uso de la marca de manera diferente a la registrada Teniendo en cuenta que se debate el hecho de que la marca BAD BADOO (mixta) no estaría siendo usada tal como fue registrada, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.

El Tribunal al referirse al párrafo tercero del Artículo 166 de la Decisión 486, ha manifestado: «El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso».?** Por lo tanto, se deberá delimitar lo siguiente: a) Si el signo mixto usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca registada o está siendo usada con variaciones en su parte gráfica!*; y, 15 16 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 20-IP-2013 de 19 de junio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2249 del 13 de noviembre de 2013.

Sobre el particular, se debe tener en consideración que en el Proceso 310-IP-2016 de 3 de abril de 2017, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3061 del 6 de julio de 2017 el TICA señaló lo siguiente: Si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. Para determinar si la variación del signo mixto es sustancial, es decir, aquella que afecte su carácter distintivo, se deberá determinar cuál es elemento preponderante del signo, es decir, el que le otorga distintividad.

Si el elemento relevante es el denominativo, los cambios en el aspecto gráfico serían irrelevantes para el análisis del uso en el mercado. Si el elemento relevante es el gráfico, las variaciones denominativas no serían sustanciales. Ahora bien, una vez encontrado el elemento relevante se deberán seguir los siguientes parámetros para establecer si existe variación sustancial: 13 Proceso 27-|P-2022 a) b) Si el elemento relevante es el gráfico.

Se deberá establecer qué elemento prevalece: el trazado o el concepto. Si es el trazado, las variaciones en este aspecto podrían afectar claramente su distintividad y, por lo tanto, no probarían el uso de la marca; esto debe ser evaluado con gran cuidado. Si es el concepto, cualquier variación gráfica que afecte el contenido ideológico del signo, es decir, la idea que genera en la mente de consumidor, sería considerado como una afectación a la distintividad del mismo y, en consecuencia, no podría probarse el uso en el mercado.

Esto debe ser evaluado con gran cuidado. Si el elemento relevante es el denominativo. Se deberá hacer un análisis del aspecto denominativo, teniendo en cuenta lo siguiente: i. Variación en la sílaba tónica: una variación en la sílaba tónica implicaría una variación sustancial que afectaría el uso en el mercado. li. Variación en las sílabas o letras que cumplen una función diferenciadora: si se afectan dichos elementos, implicaría una variación sustancia que afectaría el uso en el mercado. iii.

Variación en el orden de las vocales, Esto implicaría un cambio sustancial en la sonoridad del signo, lo que implica una variación sustancial que afectaría el uso en el mercado. iv. Si la parte denominativa es compuesta. Se debe determinar la palabra o palabras relevantes del conjunto. Si hay un cambio en estos elementos relevantes habría una variación sustancial que afectaría en uso en el mercado.

Para establecer esto deberá tener en cuenta lo siguiente: - Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera más poder de recordación en el público consumidor. > Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. - Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. - Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto marcario. - Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común no determinan la distintividad del conjunto marcario. - Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.

Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto marcario. 14 | Proceso 27-IP-2022 b) Siademás de mantener los elementos esenciales la modificación por adicción o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca. c) Sila adición o sustracción de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real ni efectivo de la marca registrada. 4.4.

Una vez visto lo anterior, se deberá establecer si la mencionada marca es Usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso. 4.5. Los criterios señalados precedentemente deberán ser aplicados en cuanto a la protección de los signos; es decir, el signo marcario será protegido en la forma en la cual fue registrado; esto es, las pruebas del uso de la marca deben ser tal como se encuentra registrada o con variaciones que no sean sustanciales. 4.6.

Finalmente, la normativa andina advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca; sin embargo, no opera este criterio en el caso en el que el signo esté siendo usado con modificaciones sustanciales respecto de la forma en la que fue registrado. 4.7.

Alrespecto, se deberá analizar de qué manera está siendo usada la marca BAD BADOO (mixta) en su conjunto. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno N* 11001032400020210040800, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 28 de julio de 2022, conforme consta en el Acta 35-J- TJCA-2022. 15 Proceso 27-1P-2022 S AN Luis Felipe Aguilar SECRETARIO Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría Geheral de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16