TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 28 de julio de 2022 Proceso: Asunto: Consultante: Expedientes de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Norma a ser interpretada: Temas objeto de interpretación: Magistrado ponente: VISTO: 373-1P-2021 Interpretación prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 11019656, 10145560, 11174588 y 14138498 11001032400020200053000 Nulidad por falta de distintividad absoluta de los signos SANISSIMO SALMAS (denominativo), BIMBO SANISSIMO (denominativo), SANISSIMO 100% SALMAS (mixto), SANISSIMO SALMITAS (denominativo) Literal ¡) del Artículo 135 de la Decisión 486 1.
Irregistrabilidad de signos engañosos 2. Signos conformados por palabras en idioma extranjero 3. Marcas de fantasía Hugo R. Gómez Apac El Oficio N* 2385 del 6 de diciembre de 2021, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal o el TJCA) la Interpretación Prejudicial del Literal i) del Artículo Proceso 373-1P-2021. | | | 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486) a fin de resolver el proceso interno | N* 11001032400020200053000; y, | | El Auto del 1 de abril de 2022, mediante el cual se admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Libardo Melo Vega Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC-— de la República de Colombia B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los asuntos controvertidos son los siguientes: 1.
Si los signos SANISSIMO SALMAS (denominativo), BIMBO SANISSIMO (denominativo), SANISSIMO 100% SALMAS (mixto), SANISSIMO SALMITAS (denominativo) que distinguen los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, registrados a favor de Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. resultarían engañosos. 2. La relevancia jurídica de que los signos objeto de controversia estén compuestos por la palabra en idioma portugués «SANISSIMO» que se traduciría al español como «SANÍSIMO». 3.
Si el término «SANISSIMO» que conforma los signos objeto de | controversia resultaría ser de fantasía. C. NORMA A SER INTERPRETADA La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal ¡) del Artículo 135 de la Decisión 486*. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente. A Decisión 486.- «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: - ( ) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
Proceso 373-1P-2021 D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos engañosos. Signos conformados por palabras en idioma extranjero. Marcas de fantasía. dl E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos engañosos 1.1. Dado que en el proceso interno se alegó que el registro de los signos SANISSIMO SALMAS — (denominativo) BIMBO SANISSIMO (denominativo), SANISSIMO 100% SALMAS (mixto) y SANISSIMO SALMITAS (denominativo) violan lo dispuesto en el Literal ¡) del Artículo 135 de la Decisión 486, se procederá a la interpretación de lo establecido en dicha norma. 1.2.
Los signos engañosos son aquellos que por sí mismos puedan engañar a los medios comerciales o al público en general sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, etc. de los productos o servicios que buscan identificar. 1.3, El Literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486 dispone: «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: Gs) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
( J» 1.4. Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que este se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, el cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y de este modo enturbia el mercado.? (..)» Ver Interpretación Prejudicial N” 120-IP-2015 de fecha 3 de junio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2578 del 3 de setiembre de 2015.
Proceso 373-1P-2021 1.5. El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público; es decir, del consumidor.
El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir.3 1.6. En el presente caso se deberá determinar si los signos SANISSIMO SALMAS — (denominativo), BIMBO SANISSIMO (denominativo), SANISSIMO 100% SALMAS (mixto) y SANISSIMO SALMITAS (denominativo) podrían o no generar engaño en cuanto a las características y propiedades de los productos que identifican. 2.
Signos conformados por palabras en idioma extranjero 2.1. En atención a que el señor Libardo Melo Vega alegó que los signos objeto de controversia se encuentran compuestos por la palabra en idioma portugués «SANISSIMO» que se traduce al castellano como «SANÍSIMO», resulta necesario analizar el presente tema. no formen parte del conocimiento común de los consumidores, podría ser considerado como un signo de fantasía* y, en consecuencia, es procedente su registro como marca, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el Artículo 134 de la Decisión 486, y tomando en consideración las prohibiciones absolutas y relativas establecidas en los Artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 2.3.
Por el contrario, si el significado de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor y, además, se trata exclusivamente de vocablos descriptivos, genéricos o de uso común en relación con los productos o servicios que pretenden identificar, dichos signos no serán registrables. 2.4. En caso que un signo esté conformado por una palabra en idioma extranjero que sea equivalente a un lexema o raíz en lengua española?, e | 2.2.
Cuando un signo esté conformado por palabras en idioma extranjero que el análisis sobre si dicha palabra consiste exclusivamente o se hubiera | id Ibidem. En relación con los signos de fantasía ver la Interpretación Prejudicial N” 620-IP-2016 de fecha 12 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3072 del 4 de agosto de 2017.
S V.g. vitamins — vitaminas; accident- accidente; accept-— aceptar; admit— admitir; affect— afectar; Gs, calm -— calmar; arrogant— arrogante; elegant — elegante; important — importante; herb — hierba; map — mapa; line — línea; air— aire; exam — examen, valid — válido, entre otros. > 2.5. 2:68: 2 Zo 3L. 3.2, Proceso 373-1P-2021 convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate, en el lenguaje corriente o en la usanza de un País Miembro de la Comunidad Andina, deberá realizarse como si se tratara de una expresión local.
Así, no podrán acceder a registro aquellos signos que contengan palabras que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero sean de uso común en los Países Miembros o sean comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca, por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al español.
Existen palabras en otros idiomas que son utilizadas y entendidas frecuentemente por los hispanohablantes —extranjerismos—, por lo que el análisis de registrabilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual. Del mismo modo, determinadas palabras que en un momento eran consideradas como extranjerismos, posteriormente pasaron a formar parte del idioma español, al haber sido recogidas por el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (RAB), con las reglas propias de este idioma (v.g. software, boutique, chat, etc.).
Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la oficina nacional competente deberá examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por los signos comprenden o no dichas palabras.
Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma español. En el presente caso, se deberá determinar si los signos están conformados por alguna palabra en idioma extranjero, que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio, al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales distinguen los signos. Marcas de fantasía Como en el proceso interno la SIC sostuvo que el término «SANISSIMO» que conforma los signos objeto de controversia sería de fantasía, es pertinente abordar el tema planteado.
Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio, pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado pl DEN GA Y Os 1 Proceso 373-1P-2021 propio no evocan los productos y/o servicios que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.? 3.3.
Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes. 3.4. En ese sentido, se deberá establecer si los signos en conflicto son o no de fantasía con relación a los productos que identifican. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno N? 11001032400020200053000, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 28 de julio de 2022, conforme consta en el Acta 35-J- TJCA-2022. / | / Í A A Feijoó Luis Felipe Aguil SECRETARIO Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. p Ver Interpretación Prejudicial N* 425-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2746 del 8 de junio de 2016.