TRIBUNAL. DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 28 de julio de 2022 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación: Magistrado ponente: VISTOS: 223-1P-2020 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 11-073266 11001032400020130067100 Irregistrabilidad del signo DOBLESABOR (denominativo) por presuntamente carecer de distintividad intrínseca y ser descriptivo respecto de los productos que pretende distinguir Literales b) y e) del Artículo 135 de la Decisión 486 1.

Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad 2. Signos conformados por denominaciones descriptivas 3. Marcas evocativas Gustavo García Brito __ El Oficio 2464 de fecha 30 de noviembre de 2020, recibido vía correo electrónico ¡ el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso * Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó al Qu Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal o el Proceso 223-1P-2020 TJCA) la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y de los Literales b) y e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486), a fin de resolver el proceso interno N* 11001032400020130067100.

El Auto de fecha 4 de julio de 2022, mediante el cual se admitió a trámite la solicitud de Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Colombina S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia Tercero interesado: Societé Des Produits Nestlé S.A. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los asuntos controvertidos son los siguientes: 1.

Sielsigno DOBLESABOR (denominativo) solicitado a registro? por Societé Des Produits Nestlé S.A., carecería de distintividad intrínseca respecto de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir. 2. Si el signo DOBLESABOR (denominativo) solicitado a registro estaría conformado por una expresión descriptiva respecto de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir. 3.

Sielsigno DOBLESABOR (denominativo) solicitado a registro sería evocativo respecto de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y de los Literales b) y e) del Artículo 135 de la Decisión 486.

Unicamente procede la interpretación de los Literales b) y e) del Artículo A Para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. y OT n= TT há: Proceso 223-1P-2020 135 de la referida Decisión?, por ser pertinente. No procede la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca, ni los signos susceptibles de representación gráfica que pueden constituirse como marca.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. Irregistrabilidad de signos conformados por denominaciones descriptivas. Marcas evocativas. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad En el proceso interno, se discute si correspondía o no conceder el registro como marca del signo DOBLESABOR (denominativo) solicitado, toda vez que el mismo carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, específicamente la causal de irregistrabilidad absoluta prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad;

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar, individualizar y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los distinga, seleccione y adquiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e inclusive la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.? Decisión 486.- «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..-) b) carezcan de distintividad; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; i Ver Interpretación Prejudicial N* 242-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la 1.3. 1.4. 1.5. 1.8. 1.6. | daa Proceso 223-1P-2020 La distintividad tiene un doble aspecto:* a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir por sí mismo productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, a través de la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.

La falta de distintividad intrínseca está contemplada como una prohibición absoluta en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486. En dicho artículo se establece que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.

Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que algunos tipos de signos resultan difíciles de registrar y proteger, es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de identificar la procedencia empresarial de un producto.

Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.5 El análisis de este tipo de distintividad —intrinseca— se encuentra vinculado al tipo de producto o servicio que el signo identifica o pretende identificar. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.

Del mismo modo, tal como se explicó en los párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 como causal absoluta de irregistrabilidad, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que están presentes en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor distinguirlos y realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir realmente.

En este supuesto, la oficina nacional competente deberá evaluar si el signo posee también aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener ] Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2579 del 4 de septiembre de 2015.

Ver Interpretación Prejudicial N* 388-IP-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2726 del 22 de abril de 2016. IN Veh Interpretación Prejudicial N” 242-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2579 del 4 de septiembre de 2015. | E ¡ p ' 2. 2iLe Leda 24.

Proceso 223-IP-2020 capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486. Irregistrabilidad de signos conformados por denominaciones descriptivas En el proceso interno, el demandante alegó que el signo DOBLESABOR (denominativo) solicitado a registro estaría conformado por denominaciones descriptivas respecto de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que pretende distinguir.

La SIC, por el contario, alegó que el signo solicitado a registro no estaría conformado por denominaciones descriptivas, debido a que el titular de dicho signo solo podrá ejercer su derecho sobre el conjunto marcario como tal y no sobre las palabras «DOBLE» o «SABOR» de manera individual, lo cual desvirtuaría el carácter descriptivo al que se refiere el Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486, por lo que resulta pertinente desarrollar el presente tema.

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 dispone: «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (+) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(A Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.£ Ver Interpretación Prejudicial N* 110-1P-2015 de fecha 25 septiembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2624 del 6 de noviembre de 2015. 2.5. 2.0% Zefa 2.8. 3.1. 3.2.

Proceso 223-1P-2020 No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.” Como se ha señalado en los párrafos precedentes, los términos descriptivos por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva.

El que un término sea descriptivo para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es descriptivo para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase.

En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

Marcas evocativas En el proceso interno, la SIC señaló que la denominación DOBLESABOR contenida en el signo solicitado a registro sería evocativo y, en consecuencia, generaría debilidad marcaria, debido a que el titular de dicho signo solo podrá ejercer su derecho sobre el conjunto marcario como tal y no sobre las palabras «DOBLE» o «SABOR» de manera individual, lo cual desvirtuaría el carácter descriptivo alegado por el demandante.

En atención a ello, resulta pertinente analizar el presente tema. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el Ver Interpretación Prejudicial N* 327-1IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2752 del 11 de julio de 2016.

Proceso 223-1P-2020 consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo?, 3.3. Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.? 3.4. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.10 3.5.

En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación DOBLESABOR en relación con los productos que pretende distinguir y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Autoridad consultante al resolver el proceso interno N*? 11001032400020130067100, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 28 de julio de 2022, conforme consta en el Acta 35-J- TJCA-2022., Ver Interpretación Prejudicial N* 630-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2805 del 13 de septiembre de 2016. il Ibidem.

Y Ibidem. Proceso 223-1P-2020 Secretario Notifíquese a la autoridad consultante| y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. SECRETARIA