TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 28 de julio de 2022 Proceso: 255-1P-2020 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la provincia de Pichincha de la República del Ecuador Expediente de origen: 218631/09 Expediente interno del consultante: 17811-2013-9006 Referencia: Irregistrabilidad del signo LIMETINIB (denominativo) por presuntamente carecer de distintividad y haber sido solicitado a registro con la finalidad de perpetrar un acto de competencia desleal Normas a ser interpretadas: Literales b) y f) del Artículo 135;
Artículos 137 y 258; y, Literal a) del Artículo 259 de la Decisión 486 Temas objeto de interpretación: 1. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca 2. Signos conformados por denominaciones genéricas 3. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas 4. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal Ñ Magistrado ponente: Gustavo García Brito Proceso 255-IP-2020 VISTOS: El Oficio N* 0771-2020-S-TDCA-DMQ-AS de fecha 16 de diciembre de 2020, recibido físicamente el día 21 del mismo mes y año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la provincia de Pichincha de la República del Ecuador solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal o el TJCA) la Interpretación Prejudicial de los Literales b) y f) del Artículo 135; de los Artículos 137 y 258; y, del Literal a) del Artículo 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486), a fin de resolver el proceso interno N* 17811-2013-9006.
El Auto de fecha 4 de julio de 2022, mediante el cual se admitió a trámite la solicitud de Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Novartis Ag. Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual —IEPI— de la República del Ecuador Director Nacional de Propiedad Industrial del ¡EPI Procurador General del Estado de la República del Ecuador Tercero interesado: Limerickpharma Cía. Ltda. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los asuntos controvertidos son los siguientes: 1.
Si el signo LIMETINIB (denominativo) solicitado a registro? por Limerickpharma Cía. Ltda., presuntamente carecería de distintividad para ser registrado como marca, ya que no sería apto para identificar los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza | que pretende distinguir, ni sería posible determinar su origen | A, empresarial. | Ñ O N Para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
DAY dat Proceso 255-1P-2020 2. Si el signo LIMETINIB (denominativo) estaría conformado por un término genérico o técnico, o de uso común para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. Si Limerickpharma Cía. Ltda., al solicitar el registro del signo LIMETINIB (denominativo), pretendía perpetrar actos de competencia desleal en contra de Novartis Ag.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Literales b) y f) del Artículo 135; de los Artículos 137 y 258; y, del Literal a) del Artículo 259 de la Decisión 486?. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.
El origen empresarial de una marca. Signos conformados por denominaciones genéricas. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca En el proceso interno se alegó que no correspondía conceder el registro Decisión 486. «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) b) carezcan de distintividad;
( ) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; ( )» «Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro». «Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.» «Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, * entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
(..Jp 1.2. 1.3. 14. 1.5. Proceso 255-IP-2020 como marca del signo LIMETINIB (denominativo), toda vez que el mismo presuntamente carecería de distintividad, ya que no sería apto para identificar los productos que pretende distinguir, ni sería posible determinar su origen empresarial; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad;
( )» La distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar, individualizar y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los distinga, seleccione y adquiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e inclusive la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.3 La distintividad tiene un doble aspecto:* a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir por sí mismo productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, a través de la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.
La falta de distintividad intrínseca está contemplada como una prohibición absoluta en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486. En dicho artículo se establece que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.
Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que algunos tipos de signos resultan difíciles de registrar y proteger, es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de identificar la procedencia Ver Interpretación Prejudicial N* 242-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2579 del 4 de septiembre de 2015.
Ver Interpretación Prejudicial N” 388-IP-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2726 del 22 de abril de 2016. 1.6. Aé 1.8. TA Proceso 255-1P-2020 empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.5 El análisis de este tipo de distintividad —intrinseca— se encuentra vinculado al tipo de producto o servicio que el signo identifica o pretende identificar.
En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto. Del mismo modo, tal como se explicó en los párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 como causal absoluta de irregistrabilidad, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que están presentes en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor distinguirlos y realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir realmente.
En este supuesto, la oficina nacional competente deberá evaluar si el signo posee también aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.
El origen empresarial de una marca Dentro del proceso interno, se discute si el signo LIMETINIB (denominativo) solicitado a registro podría ser asociado o no a un origen empresarial en particular, para determinar si cumpliría con la función diferenciadora propia de una marca. 1.10.La distintividad se encuentra vinculada con el origen empresarial.
El 1.11. consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros, tomando en cuenta sus cualidades particulares como calidad, precio, presentación, etc.; y, a su vez, esa decisión está también relacionada con el origen empresarial, en la medida en que el producto o servicio se vincula con el respectivo productor o proveedor, así como con el prestigio o reputación que han adquirido en el mercado.
El origen empresarial juega un papel importante para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener claridad acerca de su procedencia y así evitar el riesgo de asociación. Signos conformados por denominaciones genéricas En el proceso interno, el demandante alegó que el signo LIMETINIB, (denominativo) solicitado a registro, no podría ser registrado por ser una Ver Interpretación Prejudicial N” 242-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2579 del 4 de septiembre de 2015.
Proceso 255-1P-2020 denominación extremadamente similar, desde el punto de vista visual y fonético, al principio activo «IMATINIB MESILATO». En consecuencia, el signo solicitado a registro, estaría conformado por denominaciones genéricas y estaría incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486.
Por su parte, Limerickpharma Cía. Ltda. alegó que la terminación «TINIB» del signo solicitado a registro, es un término farmacéutico que se encuentra en distintos principios activos; por lo cual, Novartis Ag. no tiene la intención de apropiarse del mismo. Por todo lo anterior, resulta pertinente desarrollar el presente tema. El Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 dispone lo siguiente: «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
Como se advierte de la disposición antes citada, se prohíbe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio.
No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate.? La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica.
Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.” Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para Ver Interpretación Prejudicial N* 110-1P-2015 de fecha 25 de setiembre de 2015, publicada en la +, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2624 del 6 de noviembre de 2015. * Ibidem. 2.6. 2.7. 3,1. 3.2. 3.3.
Proceso 255-1P-2020 distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.£ No obstante, si la exclusión de los componentes genéricos llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.? En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos genéricos en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos genéricos, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas En el proceso interno, Limerickpharma Cía. Ltda. indicó que el término «TINIB» está presente en muchas marcas del mercado farmacéutico y que existen infinidad de principios activos que cuentan con dicha terminación; por lo cual, no es exclusivo del principio activo IMATINIB.
En atención a ello, se desarrollará el presente tema. El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 dispone que: «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate, pues al tener dicha cualidad carecen de capacidad distintiva. En consecuencia, no es posible aceptar como marca registrable aquellos Ibidem.
De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N” 327-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2752 del 11 de julio de 2016. 3.4. Proceso 255-IP-2020 signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país? Son signos comunes aquellos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, los signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios!!, En principio no puede registrarse un signo que consista exclusivamente (o se haya convertido) en una designación común o usual del producto o servicio.
Sin embargo, tratándose de los productos farmacéuticos (medicamentos) esta regla sufre una ligera modulación. En efecto, como lo ha mencionado el Tribunal en reiterados pronunciamientos: «Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.
Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común. El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general”. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles. Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. 3 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.
OTAMENDI Jorge. 'DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 21 5.» 12 10 41 12 Gustavo Arturo León y León Durán, Derecho de Marcas en la Comunidad Andina — Análisis y comentarios, primera edición, Thomson Reuters - ECB Ediciones S.A.C., Lima, 2015, p. 170. Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra, Manual de la Propiedad Industrial, segunda edición, Marcial Pons - Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2013, p. 575.
Interpretación Prejudicial N* 182-IP-2013 de fecha 3 de diciembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2301 del 21 de febrero de 2014. 3.5. 3.6. 3.7. 4.1. 4.2. 4.3. Proceso 255-IP-2020 Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase.
De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si en la conformación de los signos confrontados se encuentra alguna partícula de uso común para distinguir productos farmacéuticos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común o genérico.
No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.
Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal En el proceso interno la demandante argumentó que el registro del signo LIMETINIB (denominativo), habría sido solicitado con la intención de perpetrar y consolidar un acto de competencia desleal en contra de Novartis Ag. En atención a ello, se analizará el presente tema.
El Artículo 137 de la Decisión 486 dispone que: «Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.» Definición de competencia desleal Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo.
Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor. Un empresario puede captar más clientes si ofrece en el mercado 13 Al respecto, ver Interpretación Prejudicial N” 38-1P-98 de fecha 22 de enero de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 419 del 17 de marzo de 1999. | o E A AR 4.5. 4.6. 4.7. 4.8.
Proceso 255-IP-2020 productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y/o de más fácil acceso, todos estos beneficios que pueden resumirse en un solo concepto: eficiencia económica. Esta eficiencia se logra mejorando la administración de la empresa; investigando e innovando; reduciendo los costos de producción; optimizando los canales de comercialización; contratando a los mejores trabajadores, proveedores y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa idóneos y oportunos, etc.
El esfuerzo empresarial legítimo, expresado como eficiencia económica, da como fruto la atracción de clientes y el incremento de las ventas. El daño concurrencial lícito ocurre precisamente cuando un empresario atrae una mayor clientela —lo que supone la pérdida de clientes de otro u otros empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en el mercado algo más atractivo de que lo que ofrecen sus competidores.
Y esta es la virtud del proceso competitivo: la presión existente en el mercado por ofrecer las mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en beneficio de los consumidores. Lo ilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), la denigración al competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la violación de secretos comerciales, entre otros similares.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Según lo establecido en el Literal a) del Artículo 259 de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros; «cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.» De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales.
Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos!*. 14 De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial N* 217-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2616 del 26 de octubre de 2015. 10 R;
T 4.9. Proceso 255-1P-2020 En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor?*. 4.10.El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe 4.11. comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad?*, La doctrina jurídica señala que para que un acto pueda ser constitutivo de competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales: un acto de competencia (la finalidad concurrencial del acto), y que este acto de competencia sea calificable como desleal (el medio empleado para competir y atraer la clientela es desleal)!”.
Veamos en detalle ambos elementos: a) Esun acto de competencia porque la realiza un competidor en el mercado con la finalidad de atraer clientes. b) Es desleal porque en lugar de atraer clientes sobre la base de la eficiencia económica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de métodos deshonestos, contrario a la buena fe empresarial, como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), el descrédito o denigración del competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la imitación sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros.
El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en el mercado, por lo que afecta (daño efectivo o daño potencial) al competidor o competidores, a los consumidores y al interés general. La competencia desleal afecta el normal desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe. 4.12.La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un Ibidem.
Jorge Jaeckel Kovaks. Apuntes sobre Competencia Desleal. Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Bogotá, 1996, p. 45. Jorge Jaeckel Kovács y Claudia Montoya Naranjo. La deslealtad en la competencia desleal. Qué es, cómo se establece en las normas, qué se debe probar y quién la debe probar. En: Rev.
Derecho Competencia, Bogotá, vol.9, N* 9, enero-diciembre 2013, p. 143. 11 E Proceso 255-IP-2020 correcto funcionamiento del sistema competitivo*?, 4.13.En el Artículo 259 de la Decisión 486 se consideran los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual que, como ya se dijo, no configuran una lista taxativa los siguientes: «a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.» 4.14.
Los actos de competencia desleal por confusión, recogidos en el Literal a) previamente citado, gozan de las siguientes características?*: (1) (ii) (iii) No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.
No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc.
En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos es considerada como una práctica desleal. Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que, si no 18 19 Ibidem. Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial N* 110-IP-2010 de fecha 11 de noviembre de. 2010, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1922 del 31 de enero de 2011. 12 Proceso 255-IP-2020 hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo | mercado no se podría hablar de competencia desleal.
En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: e «En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí ” (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”;
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115).»2 4.15.El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: «En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos ( )?1.» 4.16.
La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores. 4.17.
La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo. 4.18.Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe y reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad | entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N* 116-IP-2004 de fecha 13 de enero de 2005, 13 e Proceso 255-1P-2020 que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos. 4.19.
En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del Artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno N” 17811-2013-9006, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el párrafo tercero del Artículo 128 de su Estatuto.
El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 28 de julio de 2022, conforme consta en el Acta 35-J- TJCA-2022.
Luis Felipe Aguilar Feijoó Secretario Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14