TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 28 de julio de 2022 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Normas a ser interpretada: Temas objeto de interpretación: 12-1P-2021 Interpretación Prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú 574493-2014/DSD 12578-2016-0-1801-JR-CA-24 Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos MILKINUA (mixto) / MILKANA (denominativos) y MILKANA (mixto) Artículos 136 Literal a) y 151 de la Decisión 486 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos Comparación entre signos mixtos Comparación entre signos denominativos y mixtos 4. Signos conformados por palabras en idioma extranjero El uso del idioma quechua Signos conformados por denominaciones descriptivas 7.

Conexión entre productos y/o servicios de la o oa a Proceso 12-1P-2021 Clasificación Internacional de Niza Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTO: El Oficio N” 12578-2016-0-S-5*SECA-CSJLI-PJ del 23 de diciembre de 2020, recibido vía correo electrónico el 21 de enero de 2021, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal o el TJCA) la interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486), a fin de resolver el proceso interno N” 12578-2016-0-1801-JR- CA-24.

El Auto de fecha 6 de junio de 2022, mediante el cual se admitió a trámite la solicitud de Interpretación Prejudicial. | l A.

ANTECEDENTES | Partes en el proceso interno Demandante: EDELWEISS GMBH €: CO. KG Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN | DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL —INDECOPE DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ MAGNOLIA URDAY ARAMAYO B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

Siel signo MILKINUA (mixto) solicitado a registro por parte de la | señora MAGNOLIA URDAY ARAMAYO para distinguir productos de | la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, resultaría - confundible con las marcas MILKANA (denominativas y mixta) cuya titularidad pertenece a EDELWEISS GMBH 8, CO. KG, para distinguir productos de la misma Clasificación internacional.

ES o Proceso 12-1P-2021 2. La relevancia de que el signo solicitado MILKINUA (mixto) y las marcas registradas MILKANA (denominativas y mixta) se encuentran conformadas por la denominación MILK en idioma inglés, además, el signo solicitado también contendría la denominación KINUA en idioma quechua. 3. Siel signo solicitado MILKINUA (mixto) contendría denominaciones descriptivas respecto a los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación de Niza. 4.

Siexistiría conexión entre los productos distinguidos por los signos en conflicto. NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486*, el cual se interpretará por ser pertinente. De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 151 Decisión 486?, con el fin de tratar el tema de la conexión entre los productos de la Clasificación Internacional de Niza.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos denominativos y mixtos.

Decisión 486. - «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(y Decisión 486. - «Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes, Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la imilitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.» (S az AE p IS L DE y NOS o 1.1.

Proceso 12-IP-2021 Signos conformados por palabras en idioma extranjero. El uso del idioma quechua. Signos conformados por denominaciones descriptivas. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. Respuesta a la pregunta formulada por la autoridad consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo MILKINUA (mixto) solicitado a registro y las marcas MILKANA (denominativas y mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo Uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )» 1.2. De conformidad con esta disposición, no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecería de carácter distintivo. Los signos no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor?. a) Elriesgo de confusión puede ser directo e indirecto: El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto. 3 Ys Ver Interpretaciones Prejudiciales números 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2747 del 8 de junio de 2016; 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2754 del 11 de =,, julio de 2016; y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo *1,de Cartagena N* 2755 del 11 de julio de 2016. 1.3, 1.4. b) Proceso 12-1P-2021 El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser!: a) b) d) Ortográfica: Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición; esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de las letras, con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, sílabas o palabras que conforman los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan. Igualmente, al realizar el cotejo o comparación de los signos en conflicto, se deberán observar las siguientes reglas': Ibidem.

Ibidem. Proceso 12-IP-2021 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión integral y de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de sus componentes ortográficos, fonéticos, conceptuales o ideológicos, y gráficos o figurativos. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que generalmente lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir si existe riesgo de confusión directo o indirecto, o riesgo de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate, con base en los siguientes criterios?: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de registrabilidad.

Es admisible presumir que el consumidor medio está atento y se encuentra razonablemente informado sobre los bienes y servicios que requiere habitualmente. No obstante, su nivel de percepción es variable en relación con las distintas categorías de productos y servicios que adquiere, aspecto que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente, en cada caso concreto.

El grado de atención del consumidor medio y su nivel de información constituyen un parámetro importante para el análisis de registrabilidad de signos que pretenden distinguir productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que estos pueden variar según el tipo de producto o servicio del que se trate. A manera de ejemplo, no se tiene el mismo nivel de Uy SÍ información ni se presta el mismo nivel de atención al adquirir <YDAD ES productos cosméticos (v.g. cremas y lociones para el rostro, ] ] jabones para el cuerpo, etc.) que al comprar utensilios de limpieza doméstica (v.g. escobas, recogedores de basura, etc.). 0) ¿A p» (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor La Ver Interpretación Prejudicial N* 42-1P-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 3063 del 21 de julio de 2017. 15 1.6, Ed 2.2.

Proceso 12-IP-2021 más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, o de posicionamiento o estatus en el mercado. Es un consumidor que se ha instruido claramente acerca de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir, conoce sus detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no los conocería. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor realiza una evaluación más prolija del producto o servicio que desea adquirir, aspecto que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

A manera de ejemplo, constituye un consumidor o adquirente especializado la persona natural o jurídica del área de salud que vaya a adquirir instrumental médico para la realización de distintos tipos de cirugías o procedimientos quirúrgicos. Por otra parte, es importante que al analizar el caso concreto se verifique si se determinaron las similitudes de los signos en conflicto, considerando los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión directo o indirecto, o en riesgo de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el examen de registrabilidad debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios que distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto.

Comparación entre signos mixtos Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo MILKINUA (mixto) solicitado a registro y la marca MILKANA (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias letras, sílabas, palabras o números) y un elemento gráfico (trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc.).

La combinación de estos P 5 23, 2.4. Proceso 12-1P-2021 ementos al ser apreciada en su conjunto produce en el consumidor una fidea integral sobre el signo, que le permite diferenciarlo de los demás signos existentes en el mercado, En el análisis de signos mixtos se deberá determinar cuál de sus elementos —«denominativo o gráfico— genera mayor influencia en la mente del consumidor.

Así, la oficina nacional competente deberá determinar, en el caso concreto, si el elemento denominativo del signo mixto es el más relevante, característico o determinante; o, si lo es el elemento gráfico, o si lo son ambos, teniendo en cuenta para el efecto la capacidad expresiva propia del lenguaje escrito, el tamaño, color y ubicación de los elementos gráficos, y si además el elemento gráfico es susceptible de evocar conceptos o si se trata únicamente de un elemento abstracto.” Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente:? a) Sien los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas:? (1) Debe analizarse cada signo de manera integral y en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad ortográfica ni fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, números, sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, con el propósito de alcanzar el entendimiento suficiente sobre cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Debe establecerse si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario'%. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2755 del 11 de julio de 2016; y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2754 del 11 de julio de 2016.

Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial N” 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 del 11 de julio de 2016. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de lexema: «1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterráis.» Disponible en: http://dle.rae.es/?id=NCu16TD (Consulta: 25 de julio de 2022).

A Proceso 12-IP-2021 Los morfemas son fragmentos mínimos capaces de expresar un Mp AD pS significado y que unido a un lexema modifica su definición?!. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: o Por lo general, el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al realizar un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Usualmente, en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión conceptual o ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio conceptual o ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar la existencia de riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto.

(ii) Debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma ubicación, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Debe determinar cuál es el elemento que genera mayor influencia en la mente del consumidor, pues así podría apreciarse cómo es percibida o captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el elemento gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso:!? REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de morfema: «tm. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es. 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero. 3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural.» Disponible en: http://dle.rae.es/?id=Polt8j2 (Consulta: 25 de julio de 2022).

En la Interpretación Prejudicial N* 524-1P-2016 de 13 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3071 del 4 de agosto de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones: El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

ES 4 SiDAD Z SECRETARIA En Proceso 12-1P-2021 > S ' “ 2/ () Se debe realizar la comparación de los aspectos gráficos y 5 conceptuales, ya que la confusión podría generarse no 2.5. 2.6. solamente por la identidad o similitud de los trazos o dibujos, sino también por la idea o concepto que la marca figurativa evoque en la mente del consumidor.

(ii) Entre los dos elementos del signo gráfico o figurativo —el trazado o dibujo y el concepto—, suele prevalecer la parte conceptual o ideológica, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, estos en su conjunto pueden evocar una misma idea o concepto y generar riesgo de confusión o asociación. (iii) Si el signo solicitado a registro reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que contiene dicha combinación, puesto que este aspecto podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.*? Cc) Si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, y en los otros signos mixtos en conflicto prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico, en principio no habría lugar a que se genere riesgo de confusión o asociación entre los signos, por lo que podrían coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que los elementos gráficos y denominativos predominantes puedan evocar una misma idea o concepto, en cuyo caso podría generarse riesgo de confusión o asociación, lo que deberá determinarse en el caso concreto.!* Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad, para la cual se ha solicitado el registro, lo que incluye todos los elementos denominativos y gráficos que la componen.

Cuando se otorga el registro de una marca mixta se la protege de manera integral y no a sus elementos por separado.** Si bien, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más relevante, característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia del lenguaje escrito, el cual por definición es pronunciable, ello no impide que en algunos casos se le reconozca 13 14 15 Ver Interpretación Prejudicial N” 161-1P-2015 de fecha 27 de octubre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2656 del 25 de enero de 2016.

Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2755 del 11 de julio de 2016; y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2754 del 11 de julio de 2016. Ver Interpretación Prejudicial N* 106-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2606 del 14 de octubre de 2015. 10 2k, 3.1. 3.2. 3.3.

Proceso 12-IP-2021 Y < /prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y ubicación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico, por lo general, suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en trazos o en un dibujo abstracto,18 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar cuál es el elemento más relevante, característico o determinante de los signos mixtos en conflicto y, posteriormente, proceder al cotejo de conformidad con los criterios señalados en el presente acápite.

Comparación entre signos denominativos y mixtos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro MILKINUA (mixto) con la marca MILKANA (denominativa), es necesario que se realice la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos y por elementos denominativos y gráficos, razón por la cual es pertinente analizar el presente tema.*” Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, están conformados por una o varias letras, sílabas, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable compuesto por expresiones acústicas o fonéticas, el cual puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: (i) sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca la naturaleza, así como ciertas cualidades o funciones del producto o servicio identificado por el signo o que pretende distinguir; y, (ii) arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto o servicio que distingue o pretende identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 1* Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias letras, sílabas, palabras o números) y un elemento gráfico (trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc.).

La combinación de estos elementos al ser apreciada en su conjunto produce en el consumidor una Ver Interpretación Prejudicial N* 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 del 11 de julio de 2016. Ver Interpretaciones Prejudiciales números 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2747 del 8 de junio de 2016; y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2754 del 11 de julio de 2016, Ibidem. 11 Proceso 12-1P-2021 idea integral sobre el signo, que le permite diferenciarlo de los demás signos existentes en el mercado. 3.4.

Al realizar la comparación entre signos denominativos y signos mixtos, se deberá identificar cuál es el elemento —denominativo o gráfico— más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo. a) Si se determina que en el signo mixto respectivo el elemento gráfico | genera mayor influencia en la mente del consumidor y, en | consecuencia, es el aspecto más relevante, característico o determinante, en principio no habría lugar a generar riesgo de confusión o asociación, pudiendo coexistir pacíficamente en el ámbito comercial con el signo denominativo en conflicto; salvo que, los elementos gráficos y denominativos predominantes puedan evocar una misma idea o concepto, en cuyo caso podría generarse riesgo de confusión o asociación, lo que deberá determinarse en el caso concreto.!? b) Si en el signo mixto respectivo predomina el elemento denominativo deberán aplicarse las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos señalados en el párrafo 2.4 Literal a) del presente acápite. 3.5.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar cuál es el elemento más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo; y, posteriormente, si corresponde, proceder al cotejo de los signos en conflicto, de conformidad con los criterios señalados en el presente acápite. 4. Signos conformados por palabras en idioma extranjero 4.1.

En atención a que el signo solicitado MILKINUA (mixto) y las marcas registradas MILKANA (denominativa y mixta) se encuentran conformadas por la denominación MILK en idioma inglés, además, el signo solicitado también contendría la denominación KINUA en idioma quechua, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. 4.2.

Cuando un signo esté conformado por palabras en idioma extranjero que | no formen parte del conocimiento común de los consumidores, podría ser considerado como un signo de fantasía?% y, en consecuencia, es Ls Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2755 del 11 de julio de 2016; y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2754 del 11 de julio de 2016.

O En relación con los signos de fantasía ver la Interpretación Prejudicial N* 620-1P-2016 de fecha 12 (AS de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 3072 del 4 de agosto SON de 2017., SECRETARIA ” 12 Y ) SÍ 4.3. 4.4, 4.6. | | 47. 4.5. Proceso 12-1P-2021 procedente su registro como marca, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el Artículo 134 de la Decisión 486, y tomando en consideración las prohibiciones absolutas y relativas establecidas en los Artículos 135 y 136 de la referida Decisión. Por el contrario, si el significado de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor y, además, se trata exclusivamente de vocablos descriptivos, genéricos o de uso común en relación con los productos o servicios que pretenden identificar, dichos signos no serán registrables.

En caso que un signo esté conformado por una palabra en idioma extranjero que sea equivalente a un lexema o raíz en lengua española?”!, el análisis sobre si dicha palabra consiste exclusivamente o se hubiera convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate, en el lenguaje corriente o en la usanza de un País Miembro de la Comunidad Andina, deberá realizarse como si se tratara de una expresión local.

Así, no podrán acceder a registro aquellos signos que contengan palabras que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero sean de uso común en los Países Miembros o sean comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca, por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al español.

Existen palabras en otros idiomas que son utilizadas y entendidas frecuentemente por los hispanohablantes —extranjerismos—, por lo que el análisis de registrabilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual. Del mismo modo, determinadas palabras que en un momento eran consideradas como extranjerismos, posteriormente pasaron a formar parte del idioma español, al haber sido recogidas por el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (RAE), con las reglas propias de este idioma (v.g. software, boutique, chat, etc.).

Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la oficina nacional competente deberá examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.

Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma español. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado a registro está conformado por alguna palabra en idioma extranjero, que sea de < DE V.g. vitamins — vitaminas; accident — accidente; accept — aceptar; admit — admitir; affect — afectar; =calm-— calmar; arrogant— arrogante; elegant -— elegante; important — importante; herb — hierba; map e line — linea; air— aire; exam -— examen; valid — válida, entre otros.

Ma YDan PO ÍS 5, Lo 5.3. 5.4. Proceso 12-1P-2021 conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio, al que se encuentran dirigidos los productos o servicios de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales pretende distinguir el signo. El uso del idioma quechua En atención a que el signo solicitado MILKINUA (mixto), contendría la denominación KINUA en idioma quechua, resulta necesario tratar el tema mencionado en la conformación de signos. En ese sentido, resulta entendible la preocupación de cómo abordar el análisis en el caso del quechua, que es una lengua hablada en los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Para el análisis de marcas denominativas que contengan palabras, frases u oraciones en determinadas lenguas de pueblos indígenas, aborígenes o ancestrales, como es el caso del quechua, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual debe realizar su análisis teniendo en consideración aspectos de carácter formal —derivados de la aplicación del ordenamiento jurídico nacionat— como una aproximación desde el punto de vista material o real, en atención a la naturaleza del derecho marcario.

En cuanto al aspecto formal, resulta pertinente señalar que en el Estado Plurinacional de Bolivia??, la República de Ecuador? y la República del Perú?, el castellano y determinadas lenguas de pueblos indígenas, 23 24 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009.- «Artículo 5. 1. Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indigena originario campesinos, que son el aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu'we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenha- yek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco ( )» (subrayado agregado) Constitución de la República de Ecuador de 2008.- «Artículo 2.- La bandera, el escudo y el himno nacional, establecidos por la ley, son los símbolos de la patria.

El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y uso.» (subrayado agregado) Constitución Política del Perú de 1993.- AA «Artículo 48”. - Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo SS son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborigenes, según la ley.» A ubrayado agregado) a SECRETARIA > 14 3) Proceso 12-1P-2021 sEc >. 9) Ops A Jorígenes o ancestrales, como es el caso del quechua, constituyen 9 idiomas oficiales.

En el caso de la República de Colombia**, también se %,, 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. NIDAD 4 reconocen como oficiales, las lenguas y dialectos de los grupos étnicos, en sus respectivos territorios. Así, aunque la Constitución colombiana no la reconoce explícitamente como idioma oficial en los territorios donde se habla, el quechua sí es una lengua indígena utilizada en los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo?*.

Desde el aspecto material o real, en el caso de signos conformados por palabras escritas en quechua u otra lengua indígena, aborigen o ancestral calificada como idioma oficial, el análisis deberá tener en consideración el conocimiento que tengan los consumidores respecto del significado de tales palabras. En el caso particular del quechua, adicionalmente, se deberá tener presente que es una lengua que carece de un patrón único universal, de modo que su escritura, pronunciación y demás reglas lingúísticas no son uniformes, sino que varían dependiendo del ámbito geográfico de que se trate.

Tratándose de signos distintivos conformados por una o más palabras escritas en idioma quechua u otra lengua indígena, aborigen o ancestral calificada como idioma oficial, si los consumidores destinatarios de los productos o servicios identificados con tales signos conocen el significado de las referidas palabras, el análisis de registrabilidad tomará en consideración los elementos conceptual (o ideológico), fonético, ortográfico y, de ser el caso, gráfico (o figurativo), conforme a las reglas establecidas por este Tribunal para el cotejo de marcas.

En cambio, si los consumidores destinatarios de los productos o servicios identificados con tales signos no conocen el significado de las referidas palabras, el análisis de registrabilidad tomará en consideración los elementos fonéticos, ortográfico y, de ser el caso, gráfico (o figurativo), conforme a las reglas establecidas por este Tribunal para el cotejo de marcas.

Las denominaciones o expresiones descriptivas, genéricas, técnicas o de uso común en idioma quechua u otra lengua indígena, aborigen o ancestral calificada como idioma oficial no serán registrables si los consumidores destinatarios de los respectivos productos o servicios conocen el significado de tales denominaciones o expresiones, conforme a las reglas 25 26 Constitución Política de Colombia 1991 «Artículo 10.

El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingúísticas propias será bilingúe.» De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N” 64-IP-2014 de fecha 25 de agosto de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2392 del 15 de septiembre de 2014, p.13: 15 | 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6.

Proceso 12-1P-2021 establecidas por este Tribunal para el análisis de los signos descriptivos, /genéricos, técnicos o de uso común. Signos conformados por denominaciones descriptivas Teniendo en cuenta que en el presente proceso el demandante argumentó que el signo solicitado a registro MILKINUA (mixto) contendría denominaciones descriptivas, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como su calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, y dicha pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

Los signos conformados exclusivamente por denominaciones descriptivas al estar combinadas con otras, puedan generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones descriptivas, genéricas y comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca.?? No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (descriptivas) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.?8 La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan, corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento descriptivo, genérico o de uso común, le corresponderá acreditarlo.

Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa. El que un término sea descriptivo para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que 27 28 Ver Interpretación Prejudicial N* 536-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 3003 del 26 de abril de 2017.

De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N? 327-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2752 del 11 de julio de 2016. 16 | | Proceso 12-1P-2021 e ¡entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso o '// aefectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos Of.

EM Td ES, o servicios involucrados, lo que es descriptivo para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

Conexión entre productos y /o servicios de la Clasificación Internacional de Niza En el proceso interno, se alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no es determinante para establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486?.

Es por ello que debe matizarse la aplicación del principio de especialidad3 y, en consecuencia, corresponde analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de que se genere riesgo de confusión (indirecto) o asociación en el público consumidor.

Es decir, debe analizarse la naturaleza o el uso de los productos y/o servicios identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios productos o servicios a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos o 29 Decisión 486. - «Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.» (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales números 95-IP-2002, 148-1P-2005 y 22-IP-2010, de fechas 20 de noviembre de 2002; 19 de octubre de 2005 y 19 de mayo de 2010; publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena números 872 del 12 de diciembre de 2002; 1271 del 2 de diciembre de 2005 y 1871 del 31 de agosto de 2010. 17 Proceso 12-1P-2021 servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes?!, 7.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si resultan aplicables alguno de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre productos o servicios Existe conexión cuando los productos y/o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro de manera indistinta, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto y/o Q servicio origina una mayor demanda en el otro.

En términos concretos, E para apreciar la sustituibilidad entre productos y/o servicios la pa autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y a - características de dichos productos y/o servicios, el rango de precios O Qu S entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de SA S comercialización, etc.

"DAD A La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto y/o servicio es competidor de otro producto y/o servicio, de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones comercializadas en bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto y/o servicio genera la necesidad de consumir o usar otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone también la utilización del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se | complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de | complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo en relación con el material de enseñanza. 8 Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2755 del 11 de julio de 2016; y 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 del 11 de julio de 2016. 18 Proceso 12-1P-2021 La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo agente del mercado.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 7.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 7.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados tomando en consideración cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: La pertenencia de productos o servicios a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos y/o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos y/o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios sustanciales para observar la 19 Proceso 12-1P-2021 existencia de conexión competitiva, descritos anteriormente.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 7.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, la autoridad consultante, en el caso en concreto, deberá analizar el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo agente del mercado. 8.

Respuesta a la pregunta formulada por la autoridad consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la autoridad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto ni calificará los hechos materia del proceso. Esta corte internacional se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 8.1. «¿Cuáles son los criterios para evaluar la confundibilidad entre signos mixtos y/o denominativos, que pertenecen a la misma clase, que además comparten las cuatro primeras letras del elemento denominativo y que distinguen algunos de los mismos productos o productos vinculados?» Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en los Temas 1, 2, 3 y 6 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno N* 12578-2016-0-1801-JR- CA-24 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial del 28 de julio de 2022, conforme consta en el Acta 35-J-TJCA- 2022. 20 Proceso 12-IP-2021 N | | Y Í w Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. |.

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