As o TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de septiembre de 2022 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación: 42-1P-2021 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia SD2017/0023584 11001032400020190035000 Irregistrabilidad por falta de distintividad del signo TRIDIMENSIONAL de DISEÑO DE GALLETA! Literal f) del Artículo 134 y Literales b) y c) del Artículo 135 de la Decisión 486 1.

Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas 2. La marca tridimensional. Reglas para realizar el examen de registrabilidad de marcas tridimensionales 3. Formas usuales de los productos o de sus envases, formas O características impuestas por la naturaleza o la función del Proceso 42-1P-2021 producto o del servicio en la conformación de signos Magistrado ponente: Gustavo García Brito VISTOS: El Oficio N* 0220 de fecha 19 de febrero de 2021, recibido vía correo electrónico el día 25 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal o TJCA) la Interpretación Prejudicial del Literal f) del Artículo 134 y de los Literales b) y c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486), a fin de resolver el proceso interno N* 11001032400020190035000.

El Auto de fecha 25 de agosto de 2022, mediante el cual se admitió la solicitud de Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC- de la República de Colombia Tercera interesada: Colombina S.A. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los asuntos controvertidos son los siguientes: 1.

Si el signo TRIDIMENSIONAL de DISEÑO DE GALLETA solicitado a registro? por Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. cumpliría con los requisitos para ser considerado como marca. 2. Si el signo TRIDIMENSIONAL de DISEÑO DE GALLETA solicitado a registro carecería de distintividad intrínseca. 3. Si el signo TRIDIMENSIONAL de DISEÑO DE GALLETA solicitado a registro consistiría o no en una forma común y/o usual de los productos que pretende distinguir.

Para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 = 1.1. 1.2. Proceso 42-1P-2021 NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal f) del Artículo 134 y de los Literales b) y c) del Artículo 135 de la Decisión 486%. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. La marca tridimensional. Reglas para realizar el examen de registrabilidad de marcas tridimensionales. Formas usuales de los productos o de sus envases, formas oO características impuestas por la naturaleza o la función del producto o del servicio en la conformación de signos. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de marca.

Requisitos para el registro de las marcas Teniendo en consideración que se solicitó el registro del signo TRIDIMENSIONAL de DISEÑO DE GALLETA como marca y que en el proceso interno se alegó que se estarían vulnerando las disposiciones del Artículo 134 de la Decisión 486, es pertinente referirse al concepto de marca y a los requisitos para su registro.

Concepto de marca El primer párrafo del Artículo 134 de la Decisión 486 establece lo siguiente: «Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Decisión 486 «Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (-) 1) la forma de los productos, sus envases o envolturas; 6) «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: carezcan de distintividad; consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; 1 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.

Proceso 42-1P-2021 Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. (> De conformidad con la anterior definición normativa, se podría concluir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos o servicios que se ofertan en el mercado.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: a) Diferenciar los productos o servicios que se ofertan. b) Indicar la procedencia u origen empresarial del producto o servicio que distingue. Cc) Informar sobre la calidad del producto o servicio que identifica. d) Concentrar el prestigio o goodwil! del titular de la marca. e) Servir de medio para publicitar los productos o servicios que distingue.

Entre las funciones que cumple la marca como medio de protección al consumidor, se destaca la función distintiva que permite a este identificar los productos o servicios ofrecidos en el mercado y diferenciarlos de otros. Las demás funciones se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no sería posible registrarlo como marca.

Sobre la base de estas precisiones, es posible aseverar que la marca cumple además un papel informativo esencial respecto de la procedencia u origen empresarial del producto o servicio al que distingue. Esta función informativa es percibida por el público y los canales comerciales, entre otros, a través de medios publicitarios. El Artículo 134 de la Decisión 486 establece, en siete literales, una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro como marca.

Así, pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente. ] 3 Proceso 42-IP-2021 1.8.

En tal sentido, la jurisprudencia uniforme de este Tribunal ha reconocido la posibilidad de registrar marcas no tradicionales, tales como: marcas táctiles o de textura?. Requisitos para el registro de marcas 1.9. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 1.10.A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que este es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. 1.11.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de estos, la marca genere mayor influencia en la mente del público consumidor, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza generalmente el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos relacionados con una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos. 1.12.

En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: a) La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para identificar por sí mismo un producto o servicio; y, la capacidad extrínseca para distinguir unos productos o servicios de otros en el mercado. El carácter distintivo del signo le permite al consumidor realizar la elección de los productos y servicios que desea adquirir.

Del mismo modo, le permite a su titular diferenciar sus productos y ¡servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. La susceptibilidad de representación gráfica es la posibilidad de * que el signo solicitado a registro como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser percibidos por quien lo aprecia. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales.

Ahora bien, este Tribunal ha interpretado de una manera amplia lo que se entiende por representación gráfica, la cual debe ser clara, precisa, completa en sí misma, inteligible, duradera y objetiva. El requisito de representación gráfica permite una definición precisa del signo, de tal manera que el titular de la marca, los consumidores Es Ver Interpretación Prejudicial N* 242-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2579 del 4 de septiembre de 2015.

E 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 2.1. Proceso 42-IP-2021 y competidores puedan comprobar el alcance de la protección otorgada a la marca mediante su registro, o el alcance de la protección que se solicita, mediante su publicación.5 En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de ser representado gráficamente, de conformidad con el Artículo 134 de la Decisión 486.

Asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en el concepto de marca. Es importante advertir que el Literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Artículo 134 de la misma normativa; es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486. La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir por sí mismo productos o servicios en el mercado; y, ii) distintividad extrínseca o en concreto, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.

El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que este sea distintivo y sea susceptible de representación gráfica. De conformidad con el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, la distintividad es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad.

Se deberá analizar, en primer lugar, si el signo a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas señaladas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486. La marca tridimensional. Reglas para realizar el examen de registrabilidad de marcas tridimensionales En el proceso interno, Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. solicitó el registro de un signo TRIDIMENSIONAL de DISEÑO DE GALLETA para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: por tanto, es pertinente desarrollar el concepto de la marca tridimensional.

Ibidem. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 42-1P-2021 Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos y/o servicios en el mercado, puede estar conformada, entre otros, por los siguientes elementos: palabras o combinación de estas, formas, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, emblemas, envases o envolturas, números, letras, colores delimitados por una forma o una combinación de colores.S En consecuencia, pueden ser registrables cualquiera de los elementos antes mencionados, los mismos que pueden estar compuestos de fondo, ancho y altura; esto es, por tres dimensiones, lo que constituye un signo tridimensional.” Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen.

Dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, así como sus envases, envoltorios y relieves. El signo tridimensional constituye una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos.? Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir.

Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado.* Reglas para realizar el examen de registrabilidad de marcas tridimensionales El examen de registrabilidad de las marcas tridimensionales deberá hacerse tomando en consideración los siguientes parámetros: común, entendiendo por formas de uso común la forma de los productos o de sus envases que son utilizados por algunos de los competidores existentes.

No es necesario que sean de uso común de todos los competidores, sino basta que lo sean de un grupo o porcentaje de estos.: Ver Interpretación Prejudicial N* 330-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2790 del 31 de agosto de 2016. Ibidem. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N” 133-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2604 del 14 de octubre de 2015.

Ver Interpretación Prejudicial N* 330-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2790 del 31 de agosto de 2016. 2.7. 2.8. Proceso 42-1P-2021 Así, por ejemplo, si un grupo de competidores fabricantes de cerveza utiliza una forma de botella para envasar el producto, dicha forma no puede ser considerada una marca tridimensional, pues ya existen competidores que la utilizan en el mercado, lo que la convierte en una forma de uso común. 2.6.2.

También se deben identificar y excluir aquellas formas que son indispensables o necesarias con relación a los productos o sus envases. Se trata de aquellas formas que tienen una funcionalidad con relación al producto o su envase. Así, por ejemplo, tratándose de botellas de cerveza, estas necesariamente deben tener una tapa o chapa que asegure el contenido. 2.6.3.

No obstante lo anterior, si la exclusión de dichos elementos llegara a reducir el signo de tal manera que hace inoperante el análisis, deberá realizarse sin descomponer el conjunto marcario.. El examen deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas, líneas, perspectivas, relieves, ángulos; es decir, la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos o diseños industriales, para distinguirlo de otros que se comercialicen en el mercado y así evitar error en el público consumidor y el riesgo de asociación y/o confusión..

Adicionalmente, no se deben tener en cuenta elementos accesorios como el etiquetado. Para registrar una forma tridimensional como marca, dicha forma, por sí misma, debe permitir a los consumidores asociar el signo con un determinado origen empresarial. Si ello no ocurre, la distintividad podría provenir de elementos denominativos o figurativos (palabras, números, dibujos, colores, gráficos, etc.), caso en el cual estaríamos ante una marca mixta, siendo que lo tridimensional es uno de sus componentes.

Una marca mixta, en el caso mencionado en el párrafo precedente, podría ser un elemento denominativo más el componente tridimensional; un elemento figurativo más el componente tridimensional; los elementos denominativo y figurativo más el componente tridimensional. En cualquier caso, la distintividad provendría de la percepción del conjunto marcario en su integridad.

Para resolver el proceso interno, se deberán aplicar los anteriores parámetros para establecer si el signo TRIDIMENSIONAL de DISEÑO DE GALLETA cumple con las reglas para su registro como marca o l l 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Proceso 42-IP-2021 tridimensional. Formas usuales de los productos o de sus envases, formas o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o del servicio en la conformación de signos En el proceso interno, Colombina S.A. alegó que el signo TRIDIMENSIONAL de DISEÑO DE GALLETA solicitado a registro constituye una forma usual de los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación de Niza.

En ese sentido, es apropiado referirse a consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio del que se trate; (Subrayado agregado) La norma trascrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas usuales o de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio del que se trate, de sus envases o envoltorios.

Advierte el Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envolturas de los productos.*% Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios.

En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.!! Existen otro tipo de formas que la normativa andina ha clasificado en:*2 a) Las formas o características impuestas por la naturaleza: son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto o servicio.

Son formas que obligatoriamente, por su 10 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N* 133-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2604 del 14 de octubre de 2015. Ver Interpretación Prejudicial N* 141-IP-2016 de fecha 13 de octubre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2868 del 10 de noviembre de 2016.

Ibidem. Proceso 42-1P-2021 configuración y su esencia, están ligadas a los productos o servicios. V.g. el diseño de gafas. b) Las formas o características impuestas por la función del producto o servicio: son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto o servicio. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional.

V.g. un sacacorchos. 3.5. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que las formas usuales o de uso común de los productos o de sus envases, y las formas impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio del que se trate, de sus envases o envoltorios, puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando.

Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios por parte de otros titulares. !*3 3.6. El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar.

Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos y/o servicios, puede no serlo para otros.!* 3.7. Sila mencionada marca estuviese compuesta por formas de uso común o necesarias en relación con los productos o servicios de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, quiere decir que su titular tendría que soportar que otros empresarios en el mercado las utilicen. 3.8.

Considerando lo señalado, es posible concluir lo siguiente: Si la forma que conforma el signo solicitado a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios y además cuenta con elementos se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 13 De manera referencial, ver Interpretaciones Prejudiciales N* 209-1IP-2015 de fecha 21 de octubre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2615 del 26 de octubre de 2015; y N” 509-1P-2015 de fecha 24 de abril de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3047 del 26 de junio de 2017. 14 Ibidem. 10 RRE Proceso 42-1P-2021 (ii) Si la forma que conforma el signo solicitado a registro consiste exclusivamente en una forma usual o de uso común de los productos o de sus envases, o en una forma impuesta por la naturaleza o la función del producto o servicio que pretenda distinguir, dicha forma se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. iii) Si la forma que conforma el signo solicitado a registro consiste en una forma usual o de uso común de los productos o de sus envases, o en una forma impuesta por la naturaleza o la función del producto o servicio que pretenda distinguir, pero cuenta con elementos adicionales que permitirán que el público consumidor les asigne un origen empresarial determinado, corresponderá acceder a su registro; sin embargo, el titular de la forma que conforma el signo no podrá impedir que terceros utilicen la misma.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno N* 11001032400020190035000, la que deberá.adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 21 de septiembre de 2022, conforme consta en el Acta 38-J-TJCA-2022.

Luis Felipe Aguilar Feijoó: Secretario Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11