Quito, 19 de octubre de 2022 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Norma a ser interpretada: Temas objeto de interpretación: Magistrado ponente: VISTOS: 270-1P-2021 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia SD2018/0088970 11001032400020200022200 Irregistrabilidad del signo IMPORTEX (mixto) por presuntamente carecer de distintividad intrínseca Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 1.

Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad 2. Marcas evocativas Gustavo García Brito El Oficio N” 2049 de fecha 20 de octubre de 2021, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal o el TJCA) la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 «en concordancia con el 135 Literal b)» de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486), a fin de resolver el proceso interno N* 11001032400020200022200. —— Proceso 270-IP-2021 trámite la solicitud de Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: C.I. Importex S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio =SIC-— de la República de Colombia B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, los que resultan pertinentes para la presente Interpretación Prejudicial, por estar vinculados con la normativa andina, son los siguientes: 1.

Si el signo IMPORTEX (mixto) solicitado a registro? por C.l. Importex S.A., carecería de distintividad intrínseca. 2. Siel signo IMPORTEX (mixto) solicitado a registro sería evocativo respecto de los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir. C. NORMA A SER INTERPRETADA 1. La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 «en concordancia con el 135 Literal b)» de la Decisión 486.

Procede la interpretación del Literal b) del Artículo 135 de la referida Decisión?, por ser pertinente. 2. No procede la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca, ni los requisitos para su registro. 1 Para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 Decisión 486 «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad;

(0 D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. 2. Marcas evocativas. 1. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad 1.1. En el proceso interno, se discute si correspondía o no conceder el registro como marca del signo IMPORTEX (mixto), toda vez que se ha alegado que el mismo carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, específicamente la causal de irregistrabilidad absoluta prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) b) carezcan de distintividad;

(> 1.2. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar, individualizar y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los distinga, seleccione y adquiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e inclusive la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.? 1.3.

La distintividad tiene un doble aspecto:1* a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir por sí mismo productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, a través de le cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 14.

La falta de distintividad intrínseca está contemplada como una prohibición absoluta en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486. En dicho artículo se establece que no podrán registrarse como marcas Ñ Ver Interpretación Prejudicial N” 242-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2579 del 4 de septiembre de 2015. 4 Ver Interpretación Prejudicial N* 388-IP-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2726 del 22 de abril de 2016. | 1.5, 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta c falta de distintividad intrínseca.

Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente di Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla a mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintivi adquirida. La razón por la que algunos tipos de signos resultan difíciles de registrar y proteger, es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de identificar la procedencia empresarial de un producto.

Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.5 El análisis de este tipo de distintividad —intrinseca— se encuentra vinculado al tipo de producto o servicio que el signo identifica o pretende identificar. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.

Del mismo modo, tal como se explicó en los párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 como causal absoluta de irregistrabilidad, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que están presentes en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor distinguirlos y realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir realmente.

En este supuesto, la oficina nacional competente deberá evaluar si el signo posee también aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.

Marcas evocativas Como en el proceso interno se señaló que el signo IMPORTEX (mixto) solicitado a registro sería evocativo respecto de los servicios de la Clase 35 que pretende distinguir, resulta pertinente analizar el presente tema. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que Ver Interpretación Prejudicial N* 242-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2579 del 4 de septiembre de 2015. el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a reladiokarlo co. aquel a través de un proceso deductivo?.

(9) 2.3. Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la ma y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximi signo evocativo con el producto o servicio que se pretende regi podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.” 2.4. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.? 2.5.

En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo del signo IMPORTEX (mixto) solicitado a registro y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno N* 11001032400020200022200, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la 6 Ver Interpretación Prejudicial N” 630-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2805 del 12 de setiembre de 2016, p. 10. 7 Ibidem. 8 Ibidem.

ESRnoR Ud ro A a Proceso 270-IP-2021 sesión judicial de fecha 19 de octubre de 2022, conforme consta en el Acta 41-J-TJCA-2022. Cd (ES POoorrAPIA E) E Xx - e a Luís Felipe Aguilar Feijóó SECRETARIO Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Atuerdo de Cartagena.

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