: LOW (a) / 02 = E SESPETARIA > Quito, 19 de octubre de 2022 Proceso: 285-1P-2021 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente de origen: 15130832 Expediente interno del consultante: 11001032400020170017800 Referencia: El presunto riesgo de confusión y/o asociación entre ' los signos PROTECCIÓN INMOBILIARIA (mixto) / ' SOLUCIONES INMOBILIARIAS PROTECCIÓN (denominativo) Normas a ser interpretadas: Literales a) y h) del Artículo 136 y Artículos 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 Temas objeto de interpretación: 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos 3. Familia de marcas 4. Signos conformados por denominaciones genéricas, descriptivas y de uso común 5.

La protección jurídica de la marca notoriamente conocida en la Comunidad Andina GU. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza Magistrado ponente: Gustavo García Brito nn ÓN - = - =— A VISTOS: el Tribunal o el TJCA) la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486), a fin de resolver el proceso interno N* 11001032400020170017800.

El Auto de fecha 30 de septiembre de 2022, mediante el cual se admitió a E trámite la solicitud de Interpretación Prejudicial.: A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia Tercero interesado: Pl Protección Inmobiliaria S.A.S.! B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, los que resultan pertinentes para la presente Interpretación Prejudicial, por estar vinculados con la normativa andina, son los siguientes: 1.

Si el signo PROTECCIÓN INMOBILIARIA (mixto) solicitado a registro? por Pi Protección Inmobiliaria S.A.S., resultaría confundible con la marca SOLUCIONES ¡INMOBILIARIAS PROTECCIÓN (denominativa)?, cuyo titular es Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. 2. La presunta existencia de una familia de marcas perteneciente a Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección 1 Según el Certificado de Registro de Signo Distintivo N” 562833 emitido por la SIC, el titular de la marca PROTECCIÓN INMOBILIARIA (mixta) es: P! Protección Inmobiliaria S.A.S., sin embargo, el escrito de contestación de la demanda como tercero interesado lo presentó Gestión y Servicios Legales S.A.S. y Para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 3 Para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

A e) Proceso 28 S.A., cuyo elemento preponderante sería la de PROTECCIÓN. 3. Si las denominaciones PROTECCIÓN e INMOBILI integran los signos en conflicto, serían genéricas, descrip AA, que 380 de uso común respecto de los servicios que pretenden identifican ap P Sy 4. Si la marca SOLUCIONES INMOBILIARIAS PROTECCIÓN (denominativa)**, cuyo titular es Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., sería notoriamente conocida en la Comunidad Andina. 5. — Siexistiría conexión entre los servicios que distinguen los signos en conflicto.

NORMIAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 4868. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente. De oficio se interpretarán el Literal h) del Artículo 136, y los Artículos 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 4867 para desarrollar el tema de la Para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

Con la cual presentó oposición el demandante. Decisión 486 «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

Decisión 426 «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, 'otal o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los piuductos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.» «Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. nación Oy.

E SECRETARIA * id PI€éáé¡ ANN Pon protección jurídica de la marca notoriamente conocida en la C Andina, y la conexión entre los servicios que distinguen los Bi conflicto. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, e O ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

Comparación entre signos mixtos y denominativos. Familia de marcas. Signos conformados por denominaciones genéricas, descriptivas y de uso común. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.» «Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.» «Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.» «Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.» A 1.1. 1.2. La protección jurídica de la marca notoriamente conocida en | Andina. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación In Niza. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo PROTECCIÓN INMOBILIARIA (mixto) solicitado a registro y la marca SOLUCIONES INMOBILIARIAS PROTECCION (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, cuyo tenor es. el siguiente: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(.)J» De conformidad con esta disposición, no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecería de carácter distintivo. Los signos no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor?. a) Elriesgo de confusión puede ser directo e indirecto: El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra de la realidad de los Ver Interpretaciones Prejudiciales números 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2747 del 8 de junio de 2016; 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartag:-na N* 2754 del 11 de julio de 2016; y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en ¡a Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 del 11 de julio de 2016. l l l l 1.3. 1.4.

EA da e A A b) El riesgo de asociación consiste en la posibilida empresarial del producto o servicio, al adquirirlo pie productor de dicho producto o el prestador del servicio ri E tiene una relación o vinculación económica con otro age mercado. ¿que el elEpo Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser”: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición; esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de las letras, con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, sílabas o palabras que conforman los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan.

Igualmente, al realizar el cotejo o comparación de los signos en conflicto, se deberán observar las siguientes reglas?0: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión integral y de conjunto, teniendo en cuenta Ibidem. Ibidem. IO? a) 5 DN iy A A 7 += generalmente lo hará en momentos diferentes.

El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir si existe riesgo de confusión directo o indirecto, o riesgo de asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado de percepción, de ' conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate, con base en los siguientes criterios!!: () Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de registrabilidad.

Es, admisible presumir que el consumidor medio está atento y se encuentra razonablemente informado sobre los bienes y servicios que requiere habitualmente. No obstante, su nivel de percepción es variable en relación con las distintas categorías de productos y servicios que adquiere, aspecto que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente, | en cada caso concreto. | El grado de atención del consumidor medio y su nivel de información constituyen un parámetro importante para el análisis de registrabilidad de signos que pretenden distinguir l productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que estos pueden variar según el tipo de producto o servicio del que se trate.

A manera de ejemplo, no se tiene el mismo nivel de información ni se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos (v.g. cremas y lociones para el rostro, jabones para el cuerpo, etc.) que al comprar utensilios de limpieza doméstica (v.g. escobas, recogedores de basura, etc.). a (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, o de posicionamiento o estatus en el mercado.

Es un 11 Ver Interpretación Prejudicial N” 42-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 3063 del 21 de julio de 2017. 1.5. 1.6. 2,1, datos de su atención al cliente, costo de los platos, manej publicitario, promociones, etc. (ii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor realiza una evaluación más prolija del producto o servicio que desea adquirir, aspecto que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de registrabilidad. A manera de ejemplo, constituye un consumidor o adquirente especializado la persona natural o jurídica del área de salud que vaya a adquirir instrumental médico para la realización de distintos tipos de cirugías o procedimientos quirúrgicos.

Por otra parte, es importante que al analizar el caso concreto se verifique si se determinaron las similitudes de los signos en conflicto, considerando los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión directo o indirecto, o en riesgo de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el examen de registrabilidad debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios que distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto.

Comparación entre signos denominativos y mixtos Como la controversia radica en la presunta confusión entre ei signo solicitado a registro PROTECCIÓN INMOBILIARIA (mixto) y la marca SOLUCIONES INMOBILIARIAS PROTECCIÓN (denominativa), es necesario que se realice la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos y por elementos denominativos y gráficos, razón por la cual es pertinente analizar el presente tema.12 Ver Interpretaciones Prejudiciales números 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2747 del 8 de junio de 2016; y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2754. del 11 de julio de 2016.

Eos querTARÍA eun 2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o vefbales, están E conformados por una o varias letras, sílabas, palabra: 0: números ADTA po individual o conjuntamente estructurados, que integran un djs 5 Bn ARA todo pronunciable compuesto por expresiones acústicas o ES cual puede o no tener significado o concepto.

Este tipo subdividen en: (i) sugestivos, que son los que tienen una c conceptual que evoca la naturaleza, así como ciertas cuali 3S 0 funciones del producto o servicio identificado por el signo o que pretende distinguir; y, (ii) arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto o servicio que distingue o pretende identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.13 E 2.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias letras, sílabas, palabras o números) y un elemento gráfico (trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc.).

La combinación de estos elementos al ser apreciada en su conjunto produce en el consumidor una idea integral sobre el signo, que le permite diferenciarlo de los demás signos existentes en el mercado. 2.4. Al realizar la comparación entre signos denominativos y signos mixtos, se deberá identificar cuál es el elemento —denominativo o gráfico— más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo. a) Si se determina que en el signo mixto respectivo el elemento gráfico genera mayor influencia en la mente del consumidor y, en consecuencia, es el aspecto más relevante, característico o determinante, en principio no habría lugar a generar riesgo de confusión o asociación, pudiendo coexistir pacíficamente en el ámbito comercial con el signo denominativo en conflicto; salvo que, los elementos gráficos y denominativos predominantes puedan evocar una misma idea o concepto, en cuyo caso podría generarse riesgo de confusión o asociación, lo que deberá determinarse en el caso concreto. ** b) Si en el signo mixto respectivo predomina el elemento denominativo, deberán aplicarse las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:1* 18 Ibidem.

Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2755 del 11 de julio de 2016; y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2754 del 11 de julio de 2016. Ver Interpretación Prejudicial N” 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 del 11 de julio de 2016.

RS RDNS ORO Do E 3 17 () Debe analizarse cada signo de manera integr y'en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad o egráfica ni fonética. Sin embargo, es importante tener en cue números, sílabas o palabras que poseen diferenciadora en el conjunto, con el propósito de aleanzar el entendimiento suficiente sobre cómo el signo es pe el mercado.

SIDAD _ (ii) Debe establecerse si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario*?.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los morfemas son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición?”. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: o Por lo general, el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al realizar un análisis gramatical de los signos en conflicto. o Usualmente, en el lexema está ubicada la sílaba tónica. o Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión conceptual o ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio conceptual o ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar la existencia de riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto. (iii) Debe tener en cuenta la sílaba tónica úe los signos a comparar, pues si ocupa la misma ubicación, es idéntica o muy difícil de REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de lexema: «1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterráis.» Disponible en: http://dle.rae.es/?id=NCu16TD (Consulta: 30 de septiembre de 2022). REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de morfema: «1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es. 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero. 3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural.» Disponible en: http://dle.rae.es/?id=Polt8¡2 (Consulta: 30 de septiembre de 2022). 10 sera TARTA función (y: (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda v encuentran en el mismo orden asumirán una i decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. * gue sise 5S < rtancia Ju ' Y La, ES) X<XMIDAD LE (v) Debe determinar cuál es el elemento que genera mayor — influencia en la mente del consumidor, pues así podría apreciarse cómo es percibida o captada la marca en el mercado. 2.5.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar cuál es el elemento más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo; y, posteriormente, si corresponde, proceder al cotejo de los signos en conflicto, de conformidad con los criterios señalados en el presente acápite. 3. Familia de marcas 3.1. En el proceso interno, Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. alegó que sería titular de una familia de marcas cuyo elemento preponderante y común sería la denominación «PROTECCIÓN»; razón por la cual se desarrollará el presente tema. 3.2.

Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 18 3.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.

El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento 18 Resulta pertinente diferenciar a la familia de marcas de las marcas derivadas.

La familia de marcas admite que entre las marcas que conforman la familia existan variaciones | significativas, pero siempre deben conservar un elemento común, que es aquel que constituye j dicha familia. Las marcas que conforman la familia pueden ser registradas para distinguir productos o servicios en distintas clases. Las marcas derivadas solo admiten variaciones no sustanciales respecto de la marca registrada.

La marca derivada debe distinguir los mismos productos o servicios que la marca registrada primigeniamente o, en todo caso, los productos o servicios que pretenda distinguir deben estar incluidos en aquellos. No constituiría una marca derivada si es que se solicita para productos distintos a los que protege la marca primigenia, aunque sean conexos. 11 3.4. 3D. 4.1. 4.2. común constituye objeto de una marca que pertenece a d familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, e corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.1? poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.?0 A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.

Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común En el proceso interno, se alegó que algunas de las denominaciones que integran los signos en conflicto serían genéricas, descriptivas o de uso común respecto de los servicios que pretenden identificar. Al respecto, la demandante expresó que la denominación «INMOBILIARIA» sería descriptiva.

Por otra parte, la SIC señaló que las palabras «PROTECCIÓN» e «INMOBILIARIA» serían de uso común y genéricas, lo que permite que sean utilizadas para informar algo sobre el producto o servicio. En atención a ello, resulta pertinente desarrollar el presente tema. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como su calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo 20 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso N” 433-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2702 de 23 de marzo del 2016. Ibidem. 12 | ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra=-==" toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate.?! 4.4. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí mismo pueda servir para identificarlo.?2 4.5.

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.23 4.6. Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate.

No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se e hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país?*; esos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios”, zl Ver Interpretación Prejudicial N” 110-1P-2015 de fecha 25 de septiembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2624 del 6 de noviembre de 2015. 22 Ibidem. 2 Ibidem. es Gustavo Arturo León y León Durán, Derecho de Marcas en la Comunidad Andina — Análisis y comentarios, primera edición, Thomson Reuters - ECB Ediciones S.A.C., Lima, 2015, p. 170.

Propiedad Industrial, segunda edición, Marcial Pons - Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, Í E. E 25 Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra, Manual de la | 2013, p. 575. E 13 UA | 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 5.1. Los signos conformados exclusivamente por deno laca genéricas y comunes o usuales al estar combi comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresan E significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas, genéricas o de uso común — se deben excluir del cotejo de la marca.?£ No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (descriptivas, genéricas o de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.2 La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan, corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento descriptivo, genérico o de uso común, le corresponderá acreditarlo.

Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa. El que un término sea descriptivo, genérico o de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es descriptivo, genérico o de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto de! signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

La protección jurídica de la marca notoriamente conocida en la Comunidad Andina En el proceso interno se argumentó que la marca SOLUCIONES 26 27 Ver Interpretación Prejudicial N* 536-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 3003 del 26 de abril de 2017. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N* 327-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2752 del 11 de julio de 2016. 14 AD DS 5.2. 5.3. 5.4.

5.5. INMOBILIARIAS PROTECCIÓN (denominativa) cuyo Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protec ES notoriamente conocida en la Comunidad Andina. En con: que el Tribunal ha trazado sobre la materia. Definición La Decisión 486 le dedica un acápite especial a la regulación del tema de los signos notoriamente conocidos en el Título XIIl, que contiene los Artículos 224 a 236.

El Artículo 224 de la Decisión 486 establece lo siguiente: «Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.» De la anterior definición se pueden identificar las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente”? que habitualmente adquiere o comercializa los productos o servicios identificados por el signo. b) Debe haber ganado notoriedad? en cualquiera de los Países Miembros.

Cc) La notoriedad puede haber sido obtenida por cualquier medio. La diferencia entre la marca notoria (comunitaria y extracomunitaria) y la marca renombrada, así como su relación con los principios de territorialidad, registral, uso real y efectivo, y especialidad De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, para que un signo distintivo adquiera la calidad de notorio debe ser conocido por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de producto o servicio que disti::gue; por las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo 28 29 El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de prouuctos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de los factores que deberán ser tomados en cuenta para determinar si un signo distintivo ha adquirido notoriedad. 15 EEE NTE 5.6. dle 5.8. DO. de producto o servicio a los que se aplique; o, los círculos e esariales AN que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento;

Actividad, producto o servicio que identificad%. Dado que los signos ndtgfios deben ser conocidos en el sector pertinente, es posible que no sean dentfidadós' * o distinguidos por otros sectores. Cabe diferenciar entre la marca notoria regulada en la Decisión 488)! de _ pS.. Lo - DE la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente; 9 segunda es conocida más allá del sector pertinente??.

La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que se puede denominar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier País Miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero. Basta que sea notoria en un País Miembro para que reciba una protección especial en los otros tres Países Miembros.

La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro Países Miembros. La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada i rompen los principios de territorialidad, registral, y uso real y efectivo, por i lo que esta clase de marcas obtienen protección en un País Miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese País Miembro*.

Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de: a) productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe conexión; b) aquellos productos o servicios diferentes que son conocidos dentro del sector pertinente; y, 30 31 32 33 Artículo 230 de la Decisión 486.

La marca notoria es uno de los signos distintivos notoriamente conocidos regulados por el Título XIll de la Decisión 486. La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida [ prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de l consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan y el producto o servicio identificado por la marca renombrada.

Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro País Miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada. | 16 valor comercial o publicitario. 5.10.Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la S 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba.

La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La calidad de una marca renombrada, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina como un «hecho notorio», el cual no requiere actividad probatoria (notoría non egent probatione); por tanto, los «hechos notorios» no son objeto de pruebaó* y pueden ser reconocidos de oficio por las autoridades administrativas y judiciales de los Países Miembros de la Comunidad Andina. 5.11.

En el caso de la marca notoria extracomunitaria, corresponde señalar que no se trata de una marca renombrada, sino que es una marca que ha sido reconocida como notoria en un país distinto de los Países Miembros de la Comunidad Andina y, por tanto, no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. 5.12.El hecho de que una marca sea considerada como notoria en su país de origen (extracomunitario) no puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un País Miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. 5.13.

Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro como marca de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probacas.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado 5.14. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la existencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad 34 En la medida que una marca renombrada es conocida casi por todos, también es conocida por la autoridad nacional competente. Si la autoridad nacional competente considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su titular pruebe su notoriedad —en algún País Miembro de la Comunidad Andina— en los términos de lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. 17 Proceso ¡0 '. con lo siguiente: E gRoRETAPIA e o Ox A 5.14.1.

En relación con el riesgo de confusión: el público coh umidor EN puede incurrir en riesgo de confusión directo o indirectoó8y "Ar, 5 n/ reproducción, imitación, traducción, transliteración o! Lo — transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 5.14.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación - o vinculación económica con otro agente económico. 5.14.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la alta capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos productos o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 5.14.4.

En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El uso parasitario se presenta cuando un competidor utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto causa un deterioro sistemático de la posición empresarial. [ 5.15. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486. 35 El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto: El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor o usuario al adquirir un producio o servicio determinado crea que está adquiriendo otro distinto.

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor o usuario atribuye a dicho producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. 18 Prueba de la notoriedad 5.16.La notoriedad de un signo es un hecho que debe ser probad porquienarARTA E lo alega a través de prueba hábil ante el juez o la oficin hacional competente, según sea el caso. parámetros para probar la notoriedad, a saber: «a) b) d) Y) 9) h) ) k) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; o, la existencia y antigedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.» 5.18.En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como lo dispone la citada norma, lo cual puede demostrarse mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de 19 RA A OS —.

EE 2 LD A RS 5.19. La calidad de notoriedad de un signo puede variar con el tiempo, 'es decir, 5.20. 5.21. 5.22. id - SRCPETAPIA > un signo que hoy se considere notoriamente conocido puedehérder dicha SS) calidad si su titular no realiza acciones conducentes a 8grvarla: ES mantener la calidad del producto o servicio, promover su ( USIÓN) YD ” ¿ publicidad, mantener o incrementar el volumen de ventas, entre otros.

En=7 este orden de ideas, para probar la notoriedad de un signo no basta con demostrar la existencia de un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para acreditar la calidad de notoriedad en cada caso concreto. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida únicamente para dicho caso particular.37 La notoriedad del signo solicitado a registro38 De conformidad con lo establecido en el Literal a) del Artículo 229 de la Decisión 486, no se negará la calidad de notoriedad del signo y su protección por el solo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. La Decisión 486 protege al signo notorio no registrado y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.

Lo anterior no quiere decir que un signo por ser notorio tenga indefectiblemente derecho asu registro como marca, ya que el registro de toda marca, aun en el caso de signos notorios, deberá atender al respectivo examen de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. Lo que se está afirmando es que dicho examen resulta diferente y complejo.

Es decir, en su realización debe tomarse en cuenta que el signo notorio solicitado a registro ya es distintivo y, por tanto, el examen de registrabilidad debe ser, por una parte, más flexible en consideración al gran prestigio que ha sido ganado por el signo notoriamente conocido, y 37 38 Sobre el principio de complemento indispensable ver las Interpretaciones Prejudiciales números 340-IP-2019 y 145-1P-2019 de fechas 30 de julio de 2020 y 22 de abril de 2021; publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena números 4037 y 4213 del 30 de julio de 2020 y 22 de abril de 2021, respectivamente.

Ver Interpretación Prejudicial N* 460-IP-2015 de fecha 7 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial N* 2781 del 19 de agosto de 2016. El desarrollo de este acápite ha sido tomado de la Interpretación Prejudicial recaída en el proceso N* 84-IP-2015 de fecha 4 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2712 del 18 de abril del 2016. 20 5.23. 5.24. 9.25. 6.1. 6.2. por otra parte, muy riguroso a fin de evitar que se genere confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las ca la notoriedad del signo opositor, la clase de productos o servi pretende registrar, etc.

En consecuencia, si bien la norma comunitaria otorga cierto grado de —— protección a la marca notoria no registrada en un determinado País Miembro, el examen de registrabilidad que debe realizar la oficina nacional competente cuando se solicita su registro como marca en ese País Miembro, debe ser independiente y autónomo, es decir, la entidad competente tiene discrecionalidad para, luego del correspondiente análisis, conceder o no el registro como marca del signo notoriamente conocido solicitado, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad del signo es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el juez o la oficina nacional competente, según sea el caso. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca SOLUCIONES INMOBILIARIAS PROTECCIÓN (denominativa) cuyo titular es Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., era notoriamente conocida en la Comunidad Andina, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en el presente Acápite.

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza En el proceso interno, se alegó que existe conexión entre los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza que distinguen los signos en conflicto, por cuanto corresponde analizar este tema. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrato del Artículo 151 de la Decisión 486,3 39 Decisión 486 «Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.» 21 6.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especi 6.4. Proceso consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o r ¡CLAS IOSTADIA productos o servicios que amparan los signos en conflicto, bara“que de '” ' esta forma se pueda establecer la posibilidad de error e €l, público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o 1ge los como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta 40 (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2755 del 11 de julio de 2016; y 473-1P-2015 de Í 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 del 11 de julio de 2016. zl 6.5. 6.6.

AAA E > A complementariedad se puede presentar también en servicios. a Produc os * > Pel Y 4 E SECPEPAPIA Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientey (dentífrico) se S complementa con el cepillo dental y con el hilo dent “Un ejemplo SY de complementariedad entre un servicio y un producto déds ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

SS D c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva. = Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.

Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son 23 | | ] | | Proceso 285-1P-2021 los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v. g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 6.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Autoridad consultante al resolver el proceso interno N* 11001032400020170017800, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 19 de octubre de 2022, conforme consta en el Acta 41- J-TJCA-2022.

Y Luis Felipe Ag Secretario Notifíquese a la autoridad conocer y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 24 AS