TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de diciembre de 2022 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación: 159-1P-2021 Interpretación Prejudicial Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas de la República del Ecuador IEPI-UIO-PI-SD-2013-34815-RE 09802-2019-00652 Presunta irregistrabilidad del signo DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA (PANDY)! Literales c) y d) del Artículo 135, Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 1.

La marca tridimensional. Reglas para realizar el examen de registrabilidad de marcas tridimensionales 2. Formas usuales de los productos o de sus envases, formas o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o del servicio en la conformación de signos 3. Formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica As DE JS y US P % y SECRETARÍA ] J E) Nba yn>S Proceso 159-IP-2021 4.

Comparación entre signos mixtos y marcas tridimensionales Magistrado ponente: Gustavo García Brito VISTOS: El Oficio N* 061-2021-TDCAG de fecha 22 de julio de 2021, recibido físicamente el día 26 de julio de 2021, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas de la República del Ecuador solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal o el TJCA) la Interpretación Prejudicial del Artículo 134, de los Literales Cc) y d) del Artículo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486), a fin de resolver el proceso interno N* 09802-2019-00652.

El Auto de fecha 3 de octubre de 2021, mediante el cual se admitió a trámite la solicitud de Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Industrias Lácteas Toni S.A. Demandados: Director General del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales —Senadi— Miembros del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del Senadi Tercero interesado: Oriental Industria Alimenticia O.!.A. S.A. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, los que resultan pertinentes para la presente Interpretación Prejudicial, por estar vinculados con la normativa andina, son los siguientes: 1.

Si el signo DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA (PANDY) solicitado a registro? por Oriental Industria Alimenticia O.l.A. S.A., constituiría una forma usual o de uso común de los productos que pretende distinguir o de sus envases, o si representa las formas o a Para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. / / | NA Va NEL SECRETARÍA La “2, MiDAD PS ¿PL DE Us AN () ON y Proceso 159-1P-2021 características impuestas por la naturaleza o la función de los productos correspondientes. 2.

Si el signo DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA (PANDY) estaría constituido por formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al envase que contiene el producto que pretende distinguir. 3. Si el signo DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA (PANDY) solicitado a registro resultaría confundible o no con las marcas TONI LARGA VIDA+GRÁFICA Y ENVASE, TONIGRÁFICA, ENVASE TRIDIMENSIONAL, DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLAS, cuyo titular es Industrias Lácteas Toni S.A. NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 134, de los Literales c) y d) del Artículo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486.

Procede la interpretación de los Literales c) y d) del Artículo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486* por ser pertinente. No procede la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486, ya que no es objeto de la controversia el concepto de marca ni los requisitos para su registro. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La marca tridimensional.

Reglas para realizar el examen de registrabilidad de marcas tridimensionales. Para distinguir productos de las Clases 21, 29 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Decisión 486 «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

( ).» «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 1.1. 1 1.3. 1.4. 1.5.

Proceso 159-1P-2021 Formas usuales de los productos o de sus envases, formas oO características impuestas por la naturaleza o la función del producto o del servicio en la conformación de signos. Formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica. Comparación entre signos mixtos y marcas tridimensionales. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La marca tridimensional.

Reglas para realizar el examen de registrabilidad de marcas tridimensionales En el proceso interno, Oriental Industria Alimenticia O.!.A. S.A solicitó el registro del signo DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA (PANDY) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; por tanto, es pertinente desarrollar el presente tema.

Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos y/o servicios en el mercado, esta puede estar conformada, entre otros, por los siguientes elementos: palabras o combinación de estas, formas, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, emblemas, envases o envolturas, números, letras, colores delimitados por una forma o una combinación de colores.*5 En consecuencia, pueden ser registrables cualquiera de los elementos antes mencionados, los mismos que pueden estar compuestos de fondo, ancho y altura; esto es, por tres dimensiones, lo que constituye un signo tridimensional.£ Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen.

Dentro de asta clase se ubican las formas de los productos, así como sus envases, envoltorios y relieves. El signo tridimensional constituye una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos.” Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir.

Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado.$ Ver Interpretación Prejudicial N* 330-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2790 del 31 de agosto de 2016. Ibidem. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N* 133-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2604 del 14 de octubre de 2015.

Ver Interpretación Prejudicial N? 330-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2790 del 31 de agosto de 2016. Proceso 159-1P-2021 Reglas para realizar el examen de registrabilidad de marcas tridimensionales 1.6. El examen de registrabilidad de las marcas tridimensionales deberá hacerse tomando en consideración los siguientes parámetros: 1.6.1. 1.6.2, 1.6.3. 1.6.4. 1.6.5.

Se deben identificar y excluir del análisis las formas de uso común, entendiendo por formas de uso común la forma de los productos o de sus envases que son utilizados por algunos de los competidores existentes. No es necesario que sean de uso común de todos los competidores, sino basta que lo sean de un grupo o porcentaje de estos. Así, por ejemplo, si un grupo de competidores fabricantes de cerveza utiliza una forma de botella para envasar el producto, dicha forma no puede ser considerada una marca tridimensional, pues ya existen competidores que la utilizan en el mercado, lo que la convierte en una forma de uso común. También se deben identificar y excluir aquellas formas que son indispensables o necesarias con relación a los productos o sus envases.

Se trata de aquellas formas que tienen una funcionalidad con relación al producto o su envase. Así, por ejemplo, tratándose de botellas de cerveza, estas necesariamente deben tener una tapa o chapa que asegure el contenido. No obstante lo anterior, si la exclusión de dichos elementos llegara a reducir el signo de tal manera que hace inoperante el análisis, deberá realizarse sin descomponer el conjunto marcario.

El examen deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas, líneas, perspectivas, relieves, ángulos; es decir, la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos o diseños industriales, para distinguirlo de otros que se comercialicen en el mercado y así evitar error en el público consumidor y el riesgo de asociación y/o confusión. Adicionalmente, no se deben tener en cuenta elementos accesorios como el etiquetado. 1.7.

Para registrar una forma tridimensional como marca, dicha forma, por sí misma, debe permitir a los consumidores asociar el signo con un determinado origen empresarial. Si ello no ocurre, la distintividad podría provenir de elementos denominativos o figurativos (palabras, números, | ) 1.8. 2d 2d 2.3. Proceso 159-1P-2021 dibujos, colores, gráficos, etc.), caso en el cual estaríamos ante una marca mixta, siendo que lo tridimensional es uno de sus componentes.

Una marca mixta, en el caso mencionado en el párrafo precedente, podría ser un elemento denominativo más el componente tridimensional; un elemento figurativo más el componente tridimensional; los elementos denominativo y figurativo más el componente tridimensional. En cualquier caso, la distintividad provendría de la percepción del conjunto marcario en su integridad.

Para resolver el proceso interno, se deberán aplicar los anteriores parámetros para establecer si el signo DISEÑO TRIDIMENSIONAL. DE BOTELLA (PANDY) cumple con las reglas para su registro como marca tridimensional. Formas usuales de los productos o de sus envases, formas o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o del servicio en la conformación de signos En el proceso interno se alegó que el signo DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA (PANDY) posee una forma usual y, en consecuencia, no resultaría suficiente para distinguir los productos que pretende identificar de los productos de otros competidores.

En ese sentido, es apropiado referirse a este tema. «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio del que se trate; (Subrayado agregado) La norma trascrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas usuales o de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio del que se trate, de sus envases o envoltorios.

Advierte el Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases O envolturas de los productos.? Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios.

En este caso, el público consumidor De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N* 133-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2604 del 14 de octubre de 2015. 2.4. 2.5. 2.6. 2 Proceso 159-1P-2021 no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.?0 Existen otro tipo de formas que la normativa andina ha clasificado en:*! a) Las formas o características impuestas por la naturaleza: son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto o servicio.

Son formas que obligatoriamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos o servicios. V.g. el diseño de gafas. b) Las formas o características impuestas por la función del producto o servicio: son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto o servicio. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional.

V.g. un sacacorchos. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que las formas usuales o de uso común de los productos o de sus envases, y las formas impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio del que se trate, de sus envases o envoltorios, puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando.

Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios por parte de otros titulares.*? El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar.

Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos y/o servicios, puede no serlo para otros.1? Si la mencionada marca estuviese compuesta por formas de uso común o necesarias en relación con los productos o servicios de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, quiere decir que su titular tendría que soportar que otros empresarios en el mercado las utilicen. 13 Ver Interpretación Prejudicial N* 141-1P-2016 de fecha 13 de octubre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2868 del 10 de noviembre de 2016.

Ibidem. De manera referencial, ver Interpretaciones Prejudiciales números 209-IP-2015 de fecha 21 de octubre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2615 del 26 de octubre de 2015; y N* 509-IP-2015 de fecha 24 de abril de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3047 del 26 de junio de 2017.

Ibidem. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. Proceso 159-IP-2021 Considerando lo señalado, es posible concluir lo siguiente: (1) Si la forma que conforma el signo solicitado a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios y además cuenta con elementos adicionales que no logran dotar de distintividad a dicha forma, esta se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486.

(ii) Si la forma que conforma el signo solicitado a registro consiste exclusivamente en una forma usual o de uso común de los productos o de sus envases, o en una forma impuesta por la naturaleza o la función del producto o servicio que pretenda distinguir, dicha forma se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486.

(ili) Si la forma que conforma el signo solicitado a registro consiste en una forma usual o de uso común de los productos o de sus envases, o en una forma impuesta por la naturaleza o la función del producto o servicio que pretenda distinguir, pero cuenta con elementos adicionales que permitirán que el público consumidor les asigne un origen empresarial determinado, corresponderá acceder a su registro; sin embargo, el titular de la forma que conforma el signo no podrá impedir que terceros utilicen la misma.

Formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica En el proceso interno se ha hecho referencia a que el signo solicitado a registro DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA (PANDY), consiste aparentemente en la forma de un envase que cumple una función técnica de los productos que distingue. En ese sentido, es pertinente referirse a este tema.

El literal d) del Artículo 135 de la Decisión 486 dispone lo siguiente: «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican.» La norma transcrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja técnica o funcional al producto o servicio que amparan?!, Ver Interpretación Prejudicial N* 7-1P-2012 de fecha 4 de julio de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2108 del 22 de octubre de 2012. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 4.1.

Proceso 159-1P-2021 Las ventajas técnicas o funcionales que se insertan a los productos se encuentran reguladas por la figura del modelo de utilidad. En este sentido, que un comerciante a título de marca se apropie de formas o elementos que ofrezcan una ventaja técnica o funcional de un producto, no es coherente con la protección que de los mismos objetos ofrece la mencionada figura?5, Cuando la norma habla de ventaja técnica o funcional del producto, no está haciendo referencia a elementos meramente estéticos, sino a un perfeccionamiento técnico, que se traduce en una mejora de tipo práctico o un efecto beneficioso, en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana.

La razón de esta prohibición consiste en delimitar las formas que son susceptibles de ser protegidas como marcas frente a las que pueden ser protegidas como modelos de utilidad o a través de una patente de invención. La ratio legis de la norma es impedir que por medio del registro de una marca se logre una protección temporalmente ilimitada o indefinida para una forma a la que según su naturaleza y características sólo le corresponde una protección limitada o temporal que otorga el Derecho de Patentes o el modelo de utilidad**, Como ya se ha dicho las formas que cumplan estrictamente una ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al cual se aplica no podrán ser registradas como marca; sin embargo, se podrá acudir a otro tipo de figura jurídica como son los modelos de utilidad, y si se trata de formas que posean una finalidad estética se estaría frente a la figura del diseño industrial.

En consecuencia, se deberá analizar si el signo forma tridimensional de un envase se encuentra o no dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el Artículo 135 literal d) de la referida Decisión Comparación entre signos mixtos y marcas tridimensionales Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA (PANDY) y las marcas TONI LARGA VIDA+GRÁFICA Y ENVASE, ENVASE TRIDIMENSIONAL, DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA, es necesario que se realice la comparación teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico Ver Interpretación Prejudicial N*623-IP-2016 del 26 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 3089 del 7 de septiembre de 2017.

Ibidem. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. Proceso 159-IP-2021 Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias letras, sílabas, palabras o números) y un elemento gráfico (trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc.). La combinación de estos elementos al ser apreciada en su conjunto produce en el consumidor una idea integral sobre el signo, que le permite diferenciarlo de los demás signos existentes en el mercado.

Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen. Dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, así como sus envases, envoltorios y relieves. El signo tridimensional constituye una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos.*” Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir.

Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado.**? Al comparar un signo mixto con uno tridimensional se deben utilizar las siguientes reglas de comparación: 4.5.1. Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o la forma del cuerpo provisto de volumen, sino también en la idea o concepto que el signo mixto o el tridimensional suscite en la mente de quien la observe. 4.5.2.

Entre los elementos del signo, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, trazos o colores, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en riesgo de confusión. 4.5.3. Dado que el aspecto denominativo del signo mixto puede evocar una idea o concepto, debe verificarse si la idea o concepto del signo tridimensional es similar o no a la idea o concepto que evoca la parte denominativa del signo mixto.

De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N* 133-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2604 del 14 de octubre de 2015. Ver Interpretación Prejudicial N* 330-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2790 del 31 de agosto de 2016.

Proceso 159-IP-2021 4.5.4. Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.1? 4.5.5.

Se debe excluir del cotejo las formas de uso común y necesarias en relación con los productos o servicios del signo tridimensional en conflicto. No obstante, si la exclusión de dichos elementos llegara a reducir el signo tridimensional de tal manera que hace inoperante la comparación, el cotejo deberá realizarse sin descomponer el conjunto marcario. 4.5.6.

La comparación entre marcas tridimensionales y mixtas deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas, relieves, ángulos, el elemento denominativo integrante de las mismas, entre otros, para establecer si los signos en conflicto no son confundibles y, de esta manera, evitar así el error en el público consumidor y el riesgo de asociación y/o confusión. 4.6.

Sobre la base de los criterios expuestos el juez deberá proceder al cotejo de dichos signos de conformidad con los criterios orientativos señalados anteriormente En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno N*“09802-2019-00652, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 15 de diciembre de 2022, conforme consta en el Acta 45- J-TJCA-2022. ve Ibidem.

Proceso 159-1P-2021 ) Luis Felipe Aguilar Feijoó Secretario Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12