PROCESO 187-IP-2021 — Andean Community

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de diciembre de 2022 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación: Magistrado ponente: 187-1P-2021 Interpretación prejudicial Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia 1100131990010120190184601 Presunta infracción a los derechos de propiedad industrial de una patente y supuestos actos de competencia desleal alegados en el proceso iniciado por Promotora de Innovación en Biotecnología S.A.S. contra Nutrición Experta de Colombia S.A.S. y Yuliana Marcela Medina Sandoval Artículos 52, 240, 243, 258, 260 y 262 de la Decisión 486 sd.

Acción por infracción de una patente de invención 2. Los actos de competencia desleal tipificados en la Decisión 486. El secreto empresarial en la Decisión 486. Explotar, comunicar o divulgar, sin autorización de su titular, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual.

Adquisición del secreto empresarial como medio para la comisión de actos de competencia desleal 5. De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios hw Hugo R. Gómez Apac SECRETARÍA ' $ S) 9 STD Proceso 187-1P-2021 VISTO: El Oficio N* C-681 del 12 de julio de 2021, recibido vía correo electrónico el 12 de agosto del mismo año, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal o el TJCA) la interpretación prejudicial de los Artículos 52, 158, 240, 243, 260 y 262 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486), a fin de resolver el proceso interno N* 1100131990010120190184601; y, El Auto del 20 de septiembre de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Promotora de Innovación en Biotecnología S.A.S. (Promitec Santander S.A.S. oO Promitec) Demandados:: Nutrición Experta de Colombia S.A.S. (Nutrexcol S.A.S.) Yuliana Marcela Medina Sandoval B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, los que resultan pertinentes para la presente interpretación prejudicial, por estar vinculados con la normativa andina, son los siguientes: 1. — Silos demandados infringieron el derecho de propiedad industrial de la demandante al presuntamente utilizar sin su autorización la patente «PROCESO CON ADICIÓN DOSIFICADA DE MATERIA PRIMA — Y ENZIMA PARA LA PRODUCCIÓN DE MALTODEXTRINAS Y JARABES DE GLUCOSA ALTAMENTE CONCENTRADOS A PARTIR DE ALMIDONES», por lo cual la demandante solicitó la indemnización de daños y perjuicios. 2.

Silos demandados incurrieron en algún tipo de actuación de mala fe o de competencia desleal que haya perjudicado a Promotora de Innovación en Biotecnología S.A.S. 3. Si Nutrición Experta de Colombia S.A.S. y Yuliana Marcela Medina a 2 e > 2 ¿CRETARÍA D AN 0 1 ES AY is Proceso 187-IP-2021 Sandoval habrían utilizado en sus productos un secreto empresarial, que consiste en fórmulas de aceites esenciales, presuntamente desarrollado por Promotora de Innovación en Biotecnología S.A.S. 4.

Si Promotora de Innovación en Biotecnología S.A.S. fundamentó debidamente sus pretensiones de indemnización de daños y perjuicios. NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 52, 158, 240, 243, 260 y 262 de la Decisión 486. Únicamente se realizará la interpretación de los Artículos 52, 240, 243, 260 y 262 de la Decisión 486*, por ser pertinentes.

Decisión 486.- «Artículo 52.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos: a) cuando en la patente se reivindica un producto: i)_ fabricar el producto; li) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y, b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento: i) emplear el procedimiento; o li) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.» «Artículo 240.- En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue.

A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si: a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado o denunciado en cuanto a la protección de sus secretos empresariales.» «Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, Cc) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.» «Artículo 260.- Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgadá.,* que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna activi Sa ¡055 Proceso 187-IP-2021 No procede realizar la interpretación del Artículo 158 de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia la excepción de infracción marcaria.

De oficio, se interpretará el Artículo 258 de la Decisión 486?, para desarrollar el tema relativo a la competencia desleal. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de una patente de invención. Los actos de competencia desleal tipificados en la Decisión 486. El secreto empresarial en la Decisión 486. productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea: a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva; b) tenga un valor comercial por ser secreta; y Cc) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.» «Artículo 262.- Quien lícitamente tenga control de un secreto empresarial, estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas leales de comercio por parte de terceros.

Constituirán competencia desleal los siguientes actos realizados respecto a un secreto empresarial: a) explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral; b) comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor; c) adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos; d) explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en el inciso c); e) explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso €), o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo; f) comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial; o, Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando la adquisición resultara, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos actos.» Decisión 486.- «Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado el el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.» 2 A 14. 1.2. 1.3. 1.4.

Proceso 187-1P-2021 Explotar, comunicar o divulgar, sin autorización de su titular, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual. Adquisición del secreto empresarial como medio para la comisión de actos de competencia desleal. De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios.

Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de una patente de invención? En el proceso interno la demandante denunció la infracción a su patente de invención, denominada «PROCESO CON ADICIÓN DOSIFICADA DE MATERIA PRIMA Y ENZIMA PARA LA PRODUCCIÓN DE MALTODEXTRINAS Y JARABES DE GLUCOSA ALTAMENTE CONCENTRADOS A PARTIR DE ALMIDONES», por lo cual el Tribunal reitera lo expresado en su jurisprudencia, sobre la facultad que tiene el titular de una patente para iniciar una acción que proteja sus derechos.

El derecho al uso exclusivo nace una vez que la patente ha sido concedida por la respectiva oficina nacional competente. Tiene un periodo de duración de 20 años contados a partir de la presentación de la respectiva solicitud, conforme lo dispone el Artículo 50 de la Decisión 486. «Artículo 50.- La patente tendrá un plazo de duración de veinte años contado a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud en el País Miembro.» El derecho al uso exclusivo del titular de la patente, le confiere la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

De acuerdo con lo antes expuesto, el titular de la patente tiene dos tipos de facultades: » Positiva: es la facultad de explotar la patente y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o transferirla. o. Negativa (ius prohibendi): es la facultad que tiene el titular de la patente para impedir que terceros no autorizados realicen actos de disposición sobre la misma.

Ver Interpretaciones Prejudiciales números: 144-IP-2019 de fecha 16 de marzo de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 4188 del 16 de marzo de 2021; 223- 1P-2017 de fecha 16 de noviembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de / S Cartagena N” 3472 del 5 de diciembre de 2018; y, 20-IP-2016 de fecha 11 de mayo de 2017 ES publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3057 del 6 de julio de 2017.

(2 E 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1:9: Proceso 187-IP-2021 El Artículo 52 de la Decisión 486 hace mención precisamente al ¡us prohibendi en el siguiente sentido: «Artículo 52.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos: a) cuando en la patente se reivindica un producto: 1) fabricar el producto; li) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y, b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento: i) emplear el procedimiento; o li) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el Literal a) respecto a Un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.» La norma antes citada, al momento de reconocer los derechos que tiene el titular sobre un producto o procedimiento patentado, le otorga una facultad negativa, denominada “ius prohibendí” que se refiere a los derechos de exclusión y oposición para impedir la explotación de la invención objeto de patente, entendida aquella como el uso integral del procedimiento reivindicado y la consiguiente distribución y comercialización de los resultados obtenidos por terceras personas no autorizadas expresamente por el titular.

Esta facultad deriva del derecho de exclusividad sobre la explotación de la invención, otorgado por la concesión de la patente.* Es necesario, asimismo, dejar claramente establecido que el “¡us prohibend?” del titular de la patente tiene su origen en un acto expreso emitido por una autoridad nacional competente, razón por la cual se puede considerar que una explotación no autorizada del producto reivindicado, realizada después de esta declaración administrativa, constituye una infracción a los derechos conferidos al titular, quien tiene la facultad de activar el mecanismo previsto en el Artículo 238 de la Decisión objeto de interpretación;

El Artículo 52 además hace una diferenciación de los actos realizados en el marco de las patentes de producto con los actos en el marco de las patentes de procedimiento. Si la patente reivindica un producto, su titular puede impedir que un tercero no consentido fabrique el producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use, o lo importe para estos fines. 1.10.Por su parte, si la patente reivindica un procedimiento, su titular puede 4 Ver Interpretación Prejudicial N* 27-IP-2010 de fecha 17 de marzo de 2010, publicada en |, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1835 de 21 de mayo de 2010. / Es e Ñ / Cd pa PA | SSECRETARIA 9) NR NO, Ñ Son eS Proceso 187-1P-2021 impedir que un tercero no consentido emplee el procedimiento, u ofrezca en venta, lo venda, use, o importe para dichos fines un producto obtenido con el procedimiento patentado. 1.11.

De esto se desprende que cualquier persona que sin el consentimiento del titular de la patente fabrique, ofrezca en venta, venda, use o importe para dichos fines el producto obtenido por el procedimiento patentado estaría infringiendo el derecho al uso exclusivo de la patente y, en consecuencia, podría ser demandando por infracción de los derechos de propiedad industrial. 1.12,A su vez, la norma comunitaria con el fin de proteger los legítimos intereses del inventor, ha establecido en su Artículo 239 que si una tercera persona sin autorización, explota el objeto de la patente durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva, y la fecha de concesión de la patente, el titular tendrá la facultad de iniciar una acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención. 1.13.Por otro lado, tenemos el Artículo 240 de la Decisión 486 que dispone que: «Artículo 240.- En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue.

En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado o denunciado en cuanto a la protección de sus secretos empresariales.» 1.14.La disposición antes citada establece ciertas reglas probatorias en procesos de infracción de patentes, cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto?: (i) Inversión de la carga de la prueba.

En este tipo de procesos no 5 Ver Interpretación Prejudicial N” 152-1P-2011 de fecha 18 de abril de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2065 de 20 de junio de 2012. (ii) Proceso 187-1P-2021 es el demandante sino el demandando el que tiene que probar que el producto se ha obtenido mediante un procedimiento diferente al patentado.

La norma prevé que el demandado se encuentra en mejor posición para probar que su producto no se obtuvo mediante el procedimiento patentado y, por lo tanto, se establece una presunción simplemente legal que a continuación se explicará. Presunción: la mencionada inversión de la carga de la prueba se encuentra en relación con una presunción simplemente legal (iuris tantum), consagrada en el Artículo 240.

Es simplemente legal porque admite prueba en contrario, y supone que cualquier producto idéntico al que se obtendría con el procedimiento patentado se ha logrado empleando dicho procedimiento, si se da alguna de las siguientes condiciones: o Que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo. Quiere decir que el producto obtenido por el procedimiento patentado no esté dentro del estado de la técnica.

Para delimitar el concepto de novedad se deben tener en cuenta las previsiones que hace el Artículo 16 de la Decisión 486. o O, que ante la posibilidad material de que el producto idéntico haya sido obtenido mediante el procedimiento patentado, el titular de la patente, mediante esfuerzos razonables, es decir, mediante un análisis racional estándar, común o normal, no pueda establecer cuál ha sido el procedimiento que se usó para obtener el producto.

Para que se aplique esta condición puede tratarse de un producto nuevo o no. 1.15.El Tribunal advierte que la norma comunitaria adoptó los presupuestos del Artículo 34 del acuerdo ADPIC. En este artículo se otorga la facultad a los países signatarios para que establezcan cualquiera de las dos condiciones para la inversión de la carga de la prueba.

La normativa comunitaria, en este caso, escogió las dos condiciones, y esto quiere decir que en el esquema andino se puede cumplir una o la otra para que opere la presunción.? 1.16.La consultante debe tener en cuenta que la inversión de la carga de la prueba y la presunción simplemente legal se encuentran relacionadas. 1.17.La presunción genera que la carga de la prueba la soporte el demandado, ya que él debe desvirtuar el supuesto probando que el procedimiento utilizado no es el patentado.” 6 7 Ibidem.

Ibidem. PA SS Y g, | SECRETARÍA (o) AS hy, y AL DE YOR > Y e Y (S) NIDAD Po Proceso 187-1P-2021 1.18. También es importante advertir que el artículo analizado no solo se aplica al fabricante, sino a cualquiera que cometa una infracción de los derechos de la patente, tal y como se determinó anteriormente. En consecuencia, la norma también es aplicable al importador, comercializador, distribuidor, o a cualquiera susceptible de ser demandando por la infracción. Esta sería la interpretación acorde con todo el complejo normativo de protección de los derechos derivados de las patentes, sobre todo porque en la comercialización, distribución, importación, y demás actos, se concreta el daño al bien jurídico protegido por la norma.? 1.19.En relación con el asunto probatorio comentado, la consultante también debe tener en cuenta la previsión que hace el Artículo 240 en su último inciso: «en la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandando o denunciado en cuando a la protección de sus secretos empresariales».

Esto quiere decir que la consultante deberá aplicar las correspondientes reservas para proteger los secretos industriales del demandado. También se advierte, que en el respectivo proceso la consultante puede hacer uso de las normas internas que regulen la figura de la participación de terceros, litisconsortes necesarios, etc.? 1.20.La norma comunitaria andina no establece la forma o los medios de prueba para desvirtuar la presunción establecida.

De conformidad con el principio de complemento indispensable, cualquiera de los medios de prueba que admite la normativa interna son procedentes para probar los supuestos estudiados. *% Características de la acción por infracción de derechos sobre una patente 1.21.El Tribunal ha establecido en su jurisprudencia las siguientes características de la acción de infracción de derechos, a saber: 1.21.1.

Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos: a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás (párrafo 3 del Artículo 238). 8 9 10 Ibidem.

Ibidem. Ibidem. Proceso 187-1P-2021 b. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial (párrafo 2 del Artículo 238). 1.212. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos.

Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial N* 116-IP-2004 de fecha 13 de enero de 2005.11 1.213.

El Artículo 241 de la Decisión 486 estableció una lista no taxativa de medidas que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente en el marco de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial; lo que incluye el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras. rescripción 1.22.La acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde 2.1. la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez (Artículo 244 de la Decisión 486).

Los actos de competencia desleal tipificados en la Decisión 486 Definición de competencia desleal Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo. Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1172 del 7 de marzo de 2005. 2.2. 23: 2.4. 2.5: Proceso 187-1P-2021 competidor.*?2 Un empresario puede captar más clientes si ofrece en el mercado productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y/o de más fácil acceso, beneficios todos estos que pueden resumirse en un solo concepto: eficiencia económica.

Esta eficiencia se logra mejorando la administración de la empresa; investigando e innovando; reduciendo los costos de producción; optimizando los canales de comercialización; contratando a los mejores trabajadores, proveedores y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa idóneos y oportunos, etc.*, El esfuerzo empresarial legítimo, expresado como eficiencia económica, da como fruto la atracción de clientes y el incremento de las ventas.

El daño concurrencial lícito ocurre precisamente cuando un empresario atrae una mayor clientela —lo que supone la pérdida de clientes de otro u otros empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en el mercado algo más atractivo de lo que ofrecen sus competidores. Y esta es la virtud del proceso competitivo: la presión existente en el mercado por ofrecer las mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en beneficio de los consumidores. ** Lo ilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), la denigración al competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la violación de secretos comerciales, entre otros similares?5, Sobre el particular, el Artículo 258 de la Decisión 486 establece lo siguiente: «Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.» 12 13 14 15 Ver Interpretación Prejudicial N* 38-IP-98 de fecha 22 de enero de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 419 del 17 de marzo de 1999.

Ver Interpretación Prejudicial N* 01-IP-2018 de fecha 8 de febrero de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 3215 del 23 de febrero de 2018. Ibidem. Ibidem. > o 14 QA DER e Us 5 S | a 26; 2. 240, 2.9. Proceso 187-IP-2021 De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales.

Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.!? En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.” La doctrina jurídica señala que para que un acto pueda ser constitutivo de competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales: un acto de competencia (la finalidad concurrencial del acto), y que este acto de competencia sea calificable como desleal (el medio empleado para competir y atraer la clientela es desleal)'?.

Veamos en detalle ambos elementos: a) Esun acto de competencia porque la realiza un competidor en el mercado con la finalidad de atraer clientes. b) Es desleal porque, en lugar de atraer clientes sobre la base de la eficiencia económica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de métodos deshonestos, contrarios a la buena fe empresarial, como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), el descrédito o denigración del competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la imitación sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros.

Los actos de competencia desleal previstos en el Artículo 259 de la Decisión 486 2.10.El Artículo 259 de la Decisión 486 establece que constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los 16 17 18 Ver Interpretación Prejudicial N* 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2616 del 26 de octubre de 2015.

Ibidem. Jorge Jaeckel Kovács y Claudia Montoya Naranjo, La deslealtad en la competencia desleal. Qué es, cómo se establece en las normas, qué se debe probar y quién la debe probar. En: Rev.,- y Derecho Competencia, Bogotá, vol. 9, núm. 9, enero-diciembre 2013, p. 143. Proceso 187-1P-2021 siguientes: a) Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Los actos de confusión 2.11.En el primer grupo (Literal a) están los actos susceptibles de generar confusión en el público consumidor con relación al establecimiento, los productos o servicios, o la actividad industrial o comercial de un competidor. 2.12.Se trata de todas aquellas conductas susceptibles de alterar la percepción de la realidad por parte de los consumidores y usuarios, de modo que puedan hacerles dudar [incurrir en confusión] acerca de la procedencia empresarial de los bienes o prestaciones ofertados en el mercado, y así, afectar sus decisiones y preferencias a favor de uno [el agente económico que comete el acto de competencia desleal] y en perjuicio de otro u otros [el competidor o competidores del agente económico que comete el acto de competencia desleal].1? Así, por ejemplo, si para atraer más clientes, el agente utiliza, para identificar su establecimiento, un signo distintivo idéntico o similar al nombre comercial de un competidor. 2.13.Como señala el Artículo 20 de la Ley de Competencia Desleal española”, se reputan desleales aquellas prácticas comerciales, incluida la publicidad comparativa, que, en su contexto fáctico y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, creen confusión, incluido el riesgo de asociación, con cualesquiera bienes o servicios, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor, siempre que sean susceptibles de afectar el 19 Luis Alberto Marco Arcalá, Artículo 20 — Prácticas engañosas por confusión para los consumidores, en AA.VV.

(Alberto Bercovitz Rodríguez Cano, director), Comentarios a la Ley de Competencia Desleal, Editorial Aranzadi, SA — Thomson Reuters, Navarra, 2011, pp. 584-585. 20 Ley 3/1991, publicada en el BOE núm. 10 del 11 de enero de 1991, según el texto consolidado a PL DE YO al 13 de julio de 2022. ES SN N pS pe ” SECRETARÍA Wa) - C Y 9) y le, ES Ny DAD pi Proceso 187-IP-2021 comportamiento económico de los consumidores o usuarios. 2.14, En sentido similar, el Literal a) del Numeral 2 del Artículo 6 de la Directiva europea sobre las prácticas comerciales desleales?! establece que ttambién se considerará engañosa toda práctica comercial que, en su contexto factico, y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, haga o pueda hacer que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado, y que suponga cualquier operación de comercialización de un producto, incluida la publicidad comparativa, que cree confusión con cualesquiera productos, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor. 2.15.Según Gustavo León y León, en este primer grupo también podemos comprender a los actos que configuran una «explotación indebida de la reputación ajena», esto es, que tienen como efecto, real o potencial, el aprovechamiento indebido de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio O la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro agente económico, incluidos los actos capaces de generar un riesgo de asociación con un tercero y que, con frecuencia, se materializan mediante la utilización de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual, 22 2.16.Sobre el particular, el Artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal española establece que se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, menciona esta disposición, que se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelos», «sistema», «tipo», «clase» y similares. Los actos de denigración 2.17.En el segundo grupo (Literal b) están los actos de denigración o descrédito del competidor; es decir, las aseveraciones falsas capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 21 22 Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) núm. 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, publicada Diario Oficial de la Unión Europea el 11 de junio de 2005.

Gustavo Arturo León y León Durán, Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios, Tomo 2, Grupo Editorial Ibañez, Bogotá, 2022, p. 372. 14 | lo Proceso 187-1P-2021 2.18.Para entender mejor los supuestos contemplados en el segundo grupo, resulta pertinente mencionar el Artículo 9 de la Ley de Competencia Desleal española, la cual considera como desleal la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero [el competidor del agente infractor] que sean aptas para menoscabar su crédito [reputación] en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes. 2.19.El literal b) del Artículo 259 de la Decisión 486 no contempla todos los supuestos de denigración, sino aquellos que se encuentran relacionados con los derechos de propiedad industrial del competidor o competidores, como marcas, nombres comerciales, patentes de invención, entre otros.

Sería el caso, por ejemplo, de que el agente afirmara que los productos del competidor, identificados con una determinada marca, son nocivos para la salud, pero tal afirmación no es verdadera. Este acto de competencia desleal desacredita la reputación de la marca (y de los productos identificados con ella) del competidor. 2.20. Respecto del segundo grupo, Gustavo León y León menciona a los que se pueden denominar como «actos de descrédito comercial», que a su vez comprenden?: a) Todas aquellas aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante el público consumidor. b) Los «actos de denigración», que son aquellos que tienen como efecto real o potencial, directamente o por implicación, menoscabar la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional de otro u otros agentes económicos. c) Los «actos de comparación y equiparación indebida», que consisten, en el primer caso, en la presentación de las ventajas de la oferta propia frente a la oferta competidora; y, en el segundo caso, en presentar únicamente una adhesión de la oferta propia sobre los atributos de la oferta ajena.

Para verificar la existencia de un acto de comparación o de equiparación se requiere percibir una alusión, inequívoca, directa o indirecta, sobre la oferta de otro agente económico, incluso mediante la utilización de signos distintivos ajenos. Los actos de engaño 2.21. Finalmente, el tercer grupo (literal c), se refiere a los actos de engaño 23 LDES EA E eS Ibidem, pp. 374-375. y AS DA Proceso 187-1P-2021 relacionados con los propios productos o prestaciones del infractor.

Como dice la norma andina, se trata de indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre elementos objetivos del producto (o servicio), tales como su naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, del infractor.

Así, por ejemplo, atribuir que el producto goza de una denominación de origen de la que, en rigor, carece; o indicar que sus productos provienen de un lugar geográfico determinado, explicitando o insinuando una indicación de procedencia, pero resulta que los productos son fabricados en otro lugar. 2.22. El Literal g) del Numeral 1 del Artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal española considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida sobre aspectos como la naturaleza, las características y los derechos del empresario o profesional o su agente, tales como su identidad y su solvencia, sus cualificaciones, su situación, su aprobación, su afiliación o sus conexiones y sus derechos de propiedad industrial, comercial o intelectual, o los premios y distinciones que haya recibido. 2.23.El acto de engaño puede derivar de dos tipos de actuaciones positivas, 2.24. pues habrá deslealtad no solo cuando el acto de competencia «contenga información falsa», sino también cuando ese acto ofrece «información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o puede inducir a error a los destinatarios».

De este modo, en cualquiera de los dos supuestos se alcanza un mismo resultado; esto es, que bien por encerrar afirmaciones falsas y, que por tanto, no se corresponden con la realidad, bien por contener afirmaciones veraces que, sin embargo, por la razón que sea, generan una impresión falsa en quien se dirige, la representación que se hace por sus destinatarios no se compadece con la realidad de las cosas, incurriendo así en el error.?4 La tipificación de los actos de competencia desleal El Artículo 259 de la Decisión 486 admite la posibilidad de que existan otros supuestos de competencia desleal vinculados a los derechos de | propiedad industrial, pues al margen de los allí establecidos, claramente | se consigna la expresión: «entre otros».

Así, con mayor razón pueden existir otros supuestos de actos de competencia desleal que no están vinculados a los derechos de propiedad industrial. Es así que los países 24 José Antonio García-Cruces González, Artículo 5 — Actos de engaño, en AA.WV. (Alberto Bercovitz Rodríguez Cano, director), Comentarios a la Ley de Competencia Desleal, Editorial ¿PL DE vy Aranzadi, SA — Thomson Reuters, Navarra, 2011, pp. 121-122.

ÉS y S NW Ca, Zo ES e Y [P SECRETARÍA o X Proceso 187-1P-2021 miembros de la Comunidad Andina pueden tener legislación nacional que tipifique supuestos de competencia desleal distintos a los establecidos en los Artículos 259 y 262 de la Decisión 486, tanto vinculados a los derechos de propiedad industrial como no vinculados a dichos derechos.?5 De las acciones de competencia desleal? 2.25.El Artículo 267 de la Decisión 486 consagra la acción de competencia desleal, la cual se puede intentar sin perjuicio de otra acción ante la autoridad judicial respectiva para que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial. 2.26.

De acuerdo con lo anterior, la acción de competencia desleal se puede intentar por el afectado, quien, además, puede ejercer otro tipo de acciones para procurar la defensa de sus intereses, tal como sería el caso de que se intentara una acción de competencia desleal y una acción de nulidad. 2.27.Los Artículos 268 y 269 de la Decisión 486 regulan, bien de manera supletoria o bien por remisión a las normas procesales de los Países Miembros, algunos puntos de las acciones de competencia desleal.

Regulan, por ejemplo, lo relativo a la prescripción de la acción y a la facultad oficiosa de iniciar un proceso por competencia desleal. 2.28.En efecto, el Artículo 268 dispone que si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal. 2.29.El Artículo 269 dispone, por su parte, que si la legislación interna lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio las acciones de competencia desleal.

Diferencia entre actos de competencia desleal e infracción marcaria 2.30.Algunos hechos tipificados como infracción marcaria eventualmente podrían constituir actos de competencia desleal. Así, por ejemplo, lo señalado en el Literal d) del Artículo 155 («usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiera causar confusión o riesgo de 25 Es el caso, por ejemplo, de la Ley 256 de 1996 por la cual se dictan normas sobre competencia desleal (Colombia), del Decreto Legislativo 1044 - Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de la Competencia Desleal del 2008 (Perú) o de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado del 2011 (Ecuador). 29 Ver Interpretación Prejudicial N* 130-IP-2007 del 17 de octubre de 2007, publicada en la Y un Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1584 del 11 de febrero de 2008. 43] SE CRETARÍ y NS O e Ñ %, S E NU, NW IDAD AC == Y 7 2.31.

Proceso 187-IP-2021 asociación con el titular del registro») podría ser similar a lo establecido en el Literal a) del Artículo 259 («cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor»). Sin embargo, es necesario diferenciar la naturaleza de las infracciones marcarias de la de los actos de competencia desleal.

El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en el mercado, por lo que afecta (daño efectivo o daño potencial) al competidor o competidores, a los consumidores y al interés general. La competencia desleal afecta el normal desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe. 2.32.La infracción marcaria se consuma con la actividad, incluso de carácter 3.1. 3.2% 3.3. preparatorio, de usar de una u otra forma un signo distinto idéntico o similar a una marca registrada o notoria (o renombrada), al punto que es posible que el infractor desconozca la existencia del titular de la marca y/o del registro marcario.

La infracción marcaria afecta un derecho de propiedad industrial en cabeza del titular del registro. El secreto empresarial en la Decisión 4862” Dado que, en el proceso interno la demandante alegó que Nutrición Experta de Colombia S.A.S. y Yuliana Marcela Medina Sandoval, habrían violado el secreto empresarial utilizando en sus productos las fórmulas de aceites esenciales presuntamente desarrolladas por Promotora de Innovación en Biotecnología S.A.S., este Tribunal desarrollará el presente tema.

Definición de secreto empresarial Para Gustavo León y León, el secreto empresarial «está constituido por todo aquel conocimiento o información útil y ventajosa para una empresa industrial o comercial que no es obvia ni conocida por otros en el comercio. »?8 Dentro del Título XVI de la Decisión 486, de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, se incluye la regulación de los secretos empresariales o industriales.

Los Artículos 260 a 266, que conforman el Capítulo Il, se ocupan de los secretos empresariales, estableciendo ciertas reglas para salvaguardarlos de las prácticas desleales de comercio. 27 28 Ver Interpretaciones Prejudiciales números 49-IP-2009 de fecha 28 de agosto de 2009, publicada en la Gaceta Oficial N* 1779 del 23 de noviembre de 2009; y, 123-IP-2010 de fecha 12 de enero de 2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1930 del 8 de marzo de 2011. ) Gustavo Arturo León y León Durán, Derecho de Marcas en la Comunidad Andina.

Análisis y Yo EN Comentarios, Grupo Editorial Ibáñez, Colombia, 2022, p. 397. 18 SECRETARÍA o) NIDAD py === Po 9 > pl A 9 e > 3.4. 3.5. Proceso 187-1P-2021 Las empresas, en el curso de su actividad económica, desarrollan un acervo de conocimientos en torno a los productos que fabrican o a los servicios que prestan, así como en lo que concierne a sus métodos de producción y a sus formas de distribución. Este conjunto de conocimientos y datos poseen una gran utilidad y valor comercial y, en consecuencia, pueden ser protegidos bajo la figura del secreto empresarial, siempre y cuando se cumplan los requisitos normativos para el efecto.

El Artículo 260 define el secreto empresarial con las siguientes características: o Es cualquier información no divulgada. Es decir, que sea secreta. o Que sea poseída legítimamente por una persona jurídica o natural. Es decir, que no sea adquirida por medio de actividades contrarias al ordenamiento jurídico.. Que dicha información pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial. o Que dicha información pueda transmitirse a un tercero. Además de lo anterior, el mencionado artículo determina ciertas condiciones que debe cumplir la información para que sea considerada como secreta: o Que la información en su conjunto o en su sistema no sea conocida o fácilmente accesible por las personas que generalmente manejan datos de la misma naturaleza.

Si se llegare a conocer fragmentos aislados de la información pero el todo sistemático de datos queda resguardado, el sistema como tal aún puede ser considerado como secreto. Para que opere esta condición, es necesario que el titular de la información tome las medidas respectivas para que la misma no sea fácilmente aprendida por el público interesado en adquirirlas. o Que la información tenga un valor comercial por ser secreta.

El secreto empresarial es protegible siempre que pueda ser usado en una actividad productiva, industrial o comercial, lo que se traduce en información con una gran importancia económica para su titular. De lo que se trata es de impedir que terceros utilicen y se aprovechen de la inversión, el esfuerzo y la utilidad que representa esta información confidencial. o Que el titular o poseedor de la información haya establecido medidas razonables para mantenerla en secreto.

La razonabilidad de la medida, se tiene que determinar en relación con el círculo donde se desenvuelven las personas que normalmente manejan Ñ eS, US ) “e a Ei 19 SECRETARÍA sx O, 3 A, s (4 y XMDaAD PY 3.6. 3,7. 3.8. 3.9. Proceso 187-iP-2021 información de similares características. No es lo mismo el análisis de razonabilidad que se hace en el círculo de empresas farmacéuticas, donde el personal químico farmacéutico se encuentra capacitado para hacer deducciones y procesos complejos para obtener información, que el que se debe hacer en relación con personas que se dedican al negocio de los restaurantes.

El Tribunal, en anteriores interpretaciones prejudiciales, ha precisado que la protección que se le otorga al secreto industrial o empresarial tiene un grado menor que el otorgado a las invenciones y los signos distintivos: « La norma comunitaria concede, bajo una serie de condiciones, a quien posee lícitamente dicha información bajo control, una forma de tutela parcial y relativa, menor a la prevista para las invenciones y los signos distintivos, cuyo propósito es asegurar a su titular la posesión y uso de ta! información mientras subsistan las condiciones establecidas al efecto, y sin perjuicio del límite que deriva de la tutela de los derechos fundamentales de alcance colectivo.»?2 En lo principal, la protección especial no se concreta en la atribución de un derecho de propiedad sobre la información objeto del secreto, sino en la prohibición impuesta a los terceros, a tenor de lo previsto en el Artículo 262 de la Decisión 486.

Se protege, de manera general, al secreto empresarial de la adquisición, explotación, comunicación o divulgación sin el consentimiento de su titular y de manera contraria a los usos comerciales honestos. Se entiende que la información ha sido adquirida por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando, por ejemplo, ha sido obtenida a través del espionaje industrial, o en virtud del incumplimiento de una obligación contractual o de un deber de lealtad, del abuso de confianza o de la infidencia. Se trata de una prohibición dirigida a preservar la competencia leal y a proteger a competidores y consumidores en el mercado, así como, a prevenir el aprovechamiento injusto de la información constitutiva del secreto industrial.

Al tenor de los Artículos 264 y 265, la prohibición alcanza también al tercero autorizado para usar la información, quien tendrá la obligación de no divulgar el secreto empresarial por ningún medio, salvo pacto en contrario, así como a cualquier persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido; este último, deberá abstenerse de usarlo, explotarlo o revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento 29 Ver Interpretación Prejudicial N” 104-1P-2008 de fecha 12 de noviembre de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1689 del 20 de enero de 2009. 20 Proceso 187-IP-2021 de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado. 3.10.Al contrario, no será objeto de la tutela propia del secreto empresarial, 3.11. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. como lo dispone el Artículo 261 de la Decisión 486, la información que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial, ni aquella que sea del dominio público.

La propia norma aclara que la información que sea proporcionada a la autoridad competente para obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros u otros actos de autoridad, no será considerada como parte del dominio público o como aquella que es divulgada por orden judicial. Explotar, comunicar o divulgar, sin autorización de su titular, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual.

Adquisición del secreto empresarial como medio para la comisión de actos de competencia desleal Del proceso interno se desprende que el conflicto se deriva de la presunta violación de un secreto empresarial por parte de Nutrición Experta de Colombia S.A.S. y Yuliana Marcela Medina Sandoval, en perjuicio de la demandante, como medio para la comisión de actos de competencia desleal, por lo que es pertinente analizar este supuesto.

Al respecto, el Artículo 262 de la Decisión 486 señala que quien tenga control sobre un secreto empresarial estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto por parte de terceros y de manera contraria a las prácticas leales del comercio. Determina en seis literales, las acciones que constituyen competencia desleal raspecto de un secreto empresarial.

Los Literales a) y b) del Artículo 262 señalan: «a) explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral; b) comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor;

( )» Los mencionados actos se pueden condensar, de manera general, en la explotación, comunicación o divulgación sin el consentimiento de su titular y de manera contraria a los usos comerciales honestos. lot ” SECRETARÍ 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9, Proceso 187-1P-2021 Literal a) del Artículo 262 de la Decisión 486 La configuración de la competencia desleal en el Literal a) procede en los casos de la explotación de un secreto empresarial.

Al respecto, el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española define al verbo explotar de la siguiente manera: «explotar 1. tr. Extraer de las minas la riqueza que contienen. 2. tr. Sacar utilidad de un negocio o industria en provecho propio. 3. tr. Utilizar abusivamente en provecho propio el trabajo o las cualidades de otra persona».*% Entendiendo que la explotación constituye un mecanismo, para obtener utilidad de un secreto empresarial, se pueden presentar los siguientes supuestos para la configuración de un acto de competencia desleal: a. Que la explotación se dé sin el consentimiento del titular. b. Que se haya tenido acceso al secreto empresarial con sujeción a una obligación de reserva a consecuencia de un contrato o de una relación laboral.

Ahora bien, queda claro que, para que se configure un acto de competencia desleal, la explotación de un secreto empresarial debe darse sin que medie consentimiento del titular de dicho secreto, pues en el caso de que exista autorización por parte del titular para que un secreto empresarial sea explotado estaríamos frente a una explotación consentida de un secreto empresarial.

A su vez, para que se configure un supuesto de competencia desleal es necesario que quien desee explotar un secreto empresarial haya accedido al conocimiento de aquel a través de una relación laboral o contractual, existente o que hubiese existido, entre el poseedor legítimo del secreto empresarial y quien tenga interés en explotarlo. En el segundo supuesto y en un caso concreto, el secreto empresarial debe haberse obtenido sobre la base de la existencia de un contrato, donde se señale expresamente que se debe guardar reserva respecto a algún tema específico.

Literal b) del Artículo 262 de la Decisión 486 4.10.La configuración de la competencia desleal en el Literal b) del Artículo 262 de la Decisión 486 puede presentarse en los casos de comunicación y divulgación de un secreto empresarial. Al respecto, el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española define estos verbos de 30 Disponible en: https://dle.rae.es/?id=HKDxVB1]HKE4K7Q (Consulta: 1 de noviembre de 2022).

Proceso 187-1P-2021 la siguiente manera: «comunicar 1. tr. Hacer a una persona partícipe de lo que se tiene. 2. tr. Descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo. 3. tr. Conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito. U. t. c. prnl. e «divulgar 1. tr. Publicar, extender, poner al alcance del público algo. U. t. c. prnl. »32 4.11.La norma comunitaria, distingue tres situaciones: a. Inexistencia de autorización por parte del legítimo poseedor; b. Ánimo de obtener utilidad en provecho propio o de un tercero; y, c. Ánimo de causar perjuicio al poseedor del secreto empresarial. 4.12.Frente a estas tres situaciones, el Tribunal considera, igual que en el caso anterior, que para que se consoliden los actos de competencia desleal la comunicación y la divulgación del secreto empresarial debe darse sin que exista consentimiento del poseedor legítimo del secreto empresarial para dar a conocer dicho secreto, caso contrario no nos enfrentaríamos a un acto de comunicación y divulgación de un secreto empresarial. 4.13.

Además, en este literal encontramos un elemento subjetivo consistente en el ánimo de obtener un provecho ya sea propio o ya en beneficio de un tercero, de la persona que comunique y divulgue un secreto empresarial o que desee hacerlo en un futuro, cuyo provecho no sólo se traduce en un enriquecimiento, sino que puede ser cualquier situación que otorgue un beneficio de cualquier índole, ya sea, por ejemplo informativo, estratégico, etc.

Finalmente, la norma establece que debe existir un deseo de causar perjuicio al poseedor de un secreto empresarial. 4.14.Respecto a los literales estudiados, estos deben ser analizados en armonía con el último párrafo del Artículo 262 que señala algunos casos mediante los cuales se considera que el secreto empresarial es adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos, tales como: el espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, la instigación a realizar cualquiera de estos actos, entre otros. a Disponible en: https://dle.rae.es/?id=A5G2vNP (Consulta: 1 de noviembre de 2022). 1DE se Disponible en: https://dle.rae.es/?id=E1q9Jgy (Consulta: 1 de noviembre de 2022). p aan MON 3 23..

SECRETARÍA J > Yz Ay, Cy Mba > GGÚSSA 4.15. 4.16. 4.17. 4.18. Dels 5.2. Proceso 187-1P-2021 Adquisición del secreto empresarial como medio para la comisión de actos de competencia desleal33 En el proceso interno Promotora de Innovación en Biotecnología S.A.S. alegó que Nutrición Experta de Colombia S.A.S. y Yuliana Marcela Medina Sandoval habrían incurrido en actos de competencia desleal, violando secretos empresariales.

En atención a lo anterior, este Tribunal desarrollará el presente tema. Al respecto, el Artículo 262 de la Decisión 486 señala que quien tenga control sobre un secreto empresarial estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto por parte de terceros y de manera contraria a las prácticas leales del comercio. Determina en seis literales, las acciones que constituyen competencia desleal respecto de un secreto empresarial, las que se condensan, de manera general, en la adquisición, explotación, comunicación o divulgación sin el consentimiento de su titular y de manera contraria a los usos comerciales honestos.

El último inciso de dicho artículo señala algunos casos mediante los cuales se considera que el secreto empresarial es adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos: el espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, y la instigación a realizar cualquiera de estos actos, entre otros.

En el presente caso, la autoridad consultante deberá determinar si Nutrición Experta de Colombia S.A.S. y Yuliana Marcela Medina Sandoval incurrió en alguno de los actos detallados y, con ello, en la comisión de actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial en contra de Promotora de Innovación en Biotecnología S.A.S. De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios En el proceso interno la parte demandante solicitó indemnización por daños y perjuicios de conformidad con los criterios establecidos en el Artículo 243 de la Decisión 486.

El mencionado artículo establece criterios no exhaustivos que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Este deberá aportar igualmente la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. 33 Ver Interpretación Prejudicial N* 123-1P-2010 de fecha 12 de enero de 2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 1930 del 8 de marzo de 2011. 24 > AÍDEZEN SECRETARÍA q pl DE 7) ' SN q Proceso 187-IP-2021 5.3.

Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. Por tanto, según el Literal a) del Artículo 243, será indemnizable el daño emergente; es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración de su derecho.

La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. 5.4. Será igualmente indemnizable el lucro cesante; es decir, las ganancias que el actor habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos.

En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. 5.5. La norma autoriza, además, que se adopten otros tipos de criterios como el monto del daño indemnizable y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de los actos de infracción (Literal b del Artículo 243 de la Decisión 486), y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido (Literal c del Artículo 243 de la Decisión 486). «En estos eventos, el juez consultante tendrá que tomar en cuenta el periodo de vigencia del derecho de explotación, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas»*4. 5.6.

En consecuencia, para el otorgamiento de la medida señalada en el Literal b) del Artículo 241 de la Decisión 486, se deberá primero verificar si hubo infracción por parte de la demandada, ante lo cual, y en apego a lo determinado en la norma comunitaria, la autoridad nacional, podrá establecer el monto de la indemnización, sobre los parámetros que fije la ley nacional, en aplicación del denominado principio de complemento indispensable. só Ver Interpretación Prejudicial N* 116-1P-2004 de fecha 13 de enero de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1172 de 7 de marzo de 2005. 35 De conformidad con el Principio de Complemento Indispensable, «( ) cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de | aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de Una u otra manera afecten el Derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.» (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales números 142-IP-2015 de fecha 24 de agosto del 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2614 de 23 de octubre de 2015; y, 67-IP-2013 del 8 de mayo del 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2228 de 16 de agosto de, 2013. y SS AN l5 is f% SECRETARÍA,: RO Sy) y 6.1. 6.2. o [95] 6.4.

Proceso 187-1P-2021 Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la autoridad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto ni calificará los hechos materia del proceso. Esta corte internacional se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

¿Cuál es el alcance del Artículo 52 de la Decisión 486, respecto de las prerrogativas que la patente le confiere a su titular? Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en los párrafos 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7. y 1.11. del Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

A la luz de lo preceptuado en el Artículo 240 de la Decisión 486 en el marco de una infracción de patente de procedimiento ¿cuál es el entendimiento respecto de la carga de la prueba que recae sobre el demandado para acreditar que el método empleado para obtener un producto es diferente al protegido por la patente otorgada a su contendor? Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en los párrafos 1.13. y siguientes del Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial..

De conformidad con lo previsto en los Artículos 52 y 240 de la Decisión 486 ¿cuáles son los criterios para determinar si una patente concedida a su titular fue desconocida por un tercero? ¿podría llegar a predicarse la infracción en el evento de utilizarse un producto patentado, suministrado no por el fabricante titular sino por un tercero, a una persona para la elaboración de otro bien? Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en los párrafos 1.13., 1.14., 1.16., 1.17. 1.18., 1.19. y 1.20. del Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

Al tenor de lo previsto en los Artículos 240 y 260 de la Decisión 486 ¿en qué consiste la infracción de derechos industriales por violación del secreto empresarial? ¿esta infracción puede configurarse en el caso de aplicarse el simple conocimiento y la experiencia adquirida en una materia, a una labor realizada en empresa distinta de donde se recibió información privilegiada? Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante deberá > ECRETARÍA | » ) y z o > y Proceso 187-1P-2021 remitirse a lo señalado en los párrafos 3.2., 3.3., 3.4., 3.7., 3.8., 3.9., del Tema 3 y los párrafos 4.5., 4.6., 4.8., 4.10., 4.11. y 4.13. del Tema 4 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno N*1100131990010120190184601, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 15 de diciembre de 2022, conforme consta en el Acta 45-J-TJCA-2022.

F ] y ] A Wo) - Luis Felipe Aguilar Feijoó Secretario | Notifíquese a la autoridad consultante| y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría! General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 27