TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de diciembre de 2022 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación: Magistrado Ponente: 326-1P-2021 Interpretación Prejudicial Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia 193367 353/2018 Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos NESTLE HEALTH SCIENCE BOOST (mixto) / BOOST (denominativo) Artículos 136 Literal a) y 151 de la Decisión 486 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2. Comparación entre signos denominativos y mixtos Marcas de fantasía. Signos conformados por palabras en idioma extranjero 5.
Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 6. Autonomía de la oficina nacion competente para tomar sus decisiones > PSPLDE OS VS Z SS o Luis Rafael Vergara Quintero SECRETARÍA | ES S S MN (4 (Y) N/D AD NY Proceso 326-1P-2021 VISTOS: El Oficio TSJ-SCCASAI-N* 884/2021 de fecha 17 de noviembre de 2021, recibido vía courier el 26 del mismo mes y año mediante el cual la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal o el TJCA) la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486), a fin de resolver el proceso interno N* 353/2018; y, El Auto de fecha 28 de septiembre de 2022 mediante el cual se admitió a trámite la solicitud de Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Société des Produits Nestlé S.A. Demandado: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual —SENAPI- del Estado Plurinacional De Bolivia B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, los que resultan pertinentes para la presente Interpretación Prejudicial, por estar vinculados con la normativa andina, son los siguientes: 1.
Sielsigno NESTLÉ HEALTH SCIENCE BOOST (mixto) solicitado a registro por parte de la sociedad Société des Produits Nestlé S.A. para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, resultaría confundible o no con la marca BOOST (denominativa) la cual, también, distingue productos comprendidos en la Clase antes mencionada, y cuya titularidad pertenece a la sociedad Syngenta Participation AG. 2.
Silos signos en conflicto podrían ser considerados como signos de fantasía. 3. La relevancia jurídica de que los signos objeto de controversia estén— compuestos por los términos en idioma extranjero. paa DE vUS VD 2 o 4. Siexistiría conexión entre los productos que pretenden identif, cár los Il SECRETARÍA mA nN Sun Proceso 326-1P-2021 signos en conflicto. 5.
Siel SENAPI posee autonomía para la toma de sus resoluciones. NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal a) y 150 de la Decisión 486. Unicamente se interpretará el Artículo 136 Literal a) de la Decisión 4861 por ser pertinente. No procede la interpretación del Artículo 150 de la Decisión 486 debido a que no es objeto de controversia si el SENAPI realizó o no el examen de registrabilidad.
De oficio se realizará la interpretación del Artículo 151 de la Decisión 486? con el objetivo de tratar el tema referente a la conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. Marcas de fantasía. Signos conformados por palabras en idioma extranjero. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante.
Decisión 486.- «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(32 Decisión 486.- «Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Regj ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.» TT; 1,2, Proceso 326-1P-2021 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro NESTLÉ HEALTH SCIENCE BOOST (mixto) y la marca BOOST (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
De conformidad con esta disposición, no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecería de carácter distintivo. Los signos no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor”. a) Elriesgo de confusión puede ser directo e indirecto: El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.
El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2747 del 8 de junio de 2016; 466-1P-201 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 275 julio de 2016; y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de Cartagena N* 2755 del 11 de julio de 2016.
Proceso 326-IP-2021 tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado. 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser”: 1.4. a) b) d) Ortográfica: Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición; esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de las letras, con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, sílabas o palabras que conforman los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan. Igualmente, al realizar el cotejo o comparación de los signos en conflicto, se deberán observar las siguientes reglas*: a) b) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión integral y de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de sus componentes ortográficos, fonéticos, conceptuales o ideológicos, y gráficos o figurativos.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que generalmente lo hará Ibidem. Ibidem. Proceso 326-1P-2021 en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir si existe riesgo de confusión directo o indirecto, o riesgo de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate, con base en los siguientes criterios: (1) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de registrabilidad.
Es admisible presumir que el consumidor medio está atento y se encuentra razonablemente informado sobre los bienes y servicios que requiere habitualmente. No obstante, su nivel de percepción es variable en relación con las distintas categorías de productos y servicios que adquiere, aspecto que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente, en cada caso concreto.
El grado de atención del consumidor medio y su nivel de información constituyen un parámetro importante para el análisis de registrabilidad de signos que pretenden distinguir productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que estos pueden variar según el tipo de producto o servicio del que se trate. A manera de ejemplo, no se tiene el mismo nivel de información ni se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos (v.g. cremas y lociones para el rostro, jabones para el cuerpo, etc.) que al comprar utensilios de limpieza doméstica (v.g. escobas, recogedores de basura, etc.).
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, o de posicionamiento o estatus en el mercado. Es un consumidor que se ha instruido claramente acerca de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir, conoce sus detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no los conocería. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitari promociones, etc. ' SY 6 Ver Interpretación Prejudicial N” 42-1P-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en), la Gaceta SECRETARÍA Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 3063 del 21 de julio de 2017.; pL DE y S SN p- > 1.5. 1:6: 2d: 2.2.
Proceso 326-1P-2021 (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos O servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor realiza una evaluación más prolija del producto o servicio que desea adquirir, aspecto que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de registrabilidad.
A manera de ejemplo, constituye un consumidor o adquirente especializado la persona natural o jurídica del área de salud que vaya a adquirir instrumental médico para la realización de distintos tipos de cirugías o procedimientos quirúrgicos. Por otra parte, es importante que al analizar el caso concreto se verifique si se determinaron las similitudes de los signos en conflicto, considerando los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión directo o indirecto, o en riesgo de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el examen de registrabilidad debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios que distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto.
Comparación entre signos denominativos y mixtos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro NESTLÉ HEALTH SCIENCE BOOST (mixto) y la marca BOOST (denominativa), es necesario que se realice la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos y por elementos denominativos y gráficos, razón por la cual es pertinente analizar el presente tema.” Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, están conformados por una o varias letras, sílabas, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable compuesto por expresiones acústicas o fonéticas, el cual puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: (i) sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca la naturaleza, así como ciertas cualidades o funciones del producto o servicio identificado por el signo o que pretende distinguir; y, (ii) arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la Ver Interpretaciones Prejudiciales números 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, p en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2747 del 8 de junio de 2016; y 466-IP, de julio de 2016. 2.3. 2.4.
Proceso 326-1P-2021 naturaleza, cualidades y funciones del producto o servicio que distingue o pretende identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.? Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias letras, sílabas, palabras o números) y un elemento gráfico (trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc.).
La combinación de estos elementos al ser apreciada en su conjunto produce en el consumidor una idea integral sobre el signo, que le permite diferenciarlo de los demás signos existentes en el mercado. Al realizar la comparación entre signos denominativos y signos mixtos, se deberá identificar cuál es el elemento —denominativo o gráfico— más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo. a) Si se determina que en el signo mixto respectivo el elemento gráfico genera mayor influencia en la mente del consumidor y, en consecuencia, es el aspecto más relevante, característico O determinante, en principio no habría lugar a generar riesgo de confusión o asociación, pudiendo coexistir pacíficamente en el ámbito comercial con el signo denominativo en conflicto; salvo que, los elementos gráficos y denominativos predominantes puedan evocar una misma idea o concepto, en cuyo caso podría generarse riesgo de confusión o asociación, lo que deberá determinarse en el caso concreto.? b) Si en el signo mixto respectivo predomina el elemento denominativo, deberán aplicarse las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:* (1) Debe analizarse cada signo de manera integral y en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad ortográfica ni fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, números, sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, con el propósito de alcanzar el entendimiento suficiente sobre cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Debe establecerse si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por 10 Ibidem.
Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2755 del 11 de julio de 2016; y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2754 del 11 julio de 2016. Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 del 11 de julio de 2016.
Proceso 326-1P-2021 lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario!!. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los morfemas son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición??, Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.
Por lo general, el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al realizar un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Usualmente, en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión conceptual o ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio conceptual o ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar la existencia de riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto. (iii) Debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma ubicación, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Debe determinar cuál es el elemento que genera mayor influencia en la mente del consumidor, pues así podría apreciarse cómo es percibida o captada la marca en el mercado.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de lexema: «1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterráis.» Disponible en: http://dle.rae.es/?id=NCu16TD (Consulta: 10 de octubre de 2022).
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de morfema: «1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene do morfemas: mujer y -es. 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -S, -ero. 3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos mo persona, primera, y número, plural.» Disponible en: http://dle.rae.es/?id=Polt8j2 (Consulta octubre de 2022). 2.5. 2.6.
Zo 2.8. Proceso 326-1P-2021 En el presente caso, se advierte que el signo solicitado a registro es mixto, el mismo que en su parte denominativa es compuesta [conformada por dos o más palabras], por lo que, para realizar un adecuado cotejo, se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que lo componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad de su conjunto.
Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros:1? a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que el signo solicitado a registro y la marca previamente registrada amparan productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los Temas precedentes.
Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar cuál es el elemento más relevante, característico o determinante del signo mixto. 13 Ver Interpretaciones Prejudiciales números 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2747 del 8 de junio de 2016; y 466-IP:2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2/ de julio de 2016. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3.
Proceso 326-1P-2021 respectivo; y, posteriormente, si corresponde, proceder al cotejo de los signos en conflicto, de conformidad con los criterios señalados en el presente acápite. Marcas de fantasía La sociedad demandante sostiene que los signos en conflicto son de fantasía, en atención a que no cuentan con un significado propio en el idioma castellano, por lo que es pertinente abordar el tema planteado.
Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio, pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos y/o servicios que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. ** Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes.
En ese sentido, se deberá establecer si el signo en conflicto es o no de fantasía con relación a los productos y/o servicios que identifican. Signos conformados por palabras en idioma extranjero En atención a que el signo solicitado a registro y la marca registrada se encuentran conformados por palabras pertenecientes al idioma inglés, resulta necesario analizar el presente tema.
Cuando un signo esté conformado por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común de los consumidores, podría ser considerado como un signo de fantasía?! y, en consecuencia, es procedente su registro como marca, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el Artículo 134 de la Decisión 486, y tomando en consideración las prohibiciones absolutas y relativas establecidas en los Artículos 135 y 136 de la referida Decisión. Por el contrario, si el significado de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor y, además, se trata exclusivamente de vocablos descriptivos, genéricos o de uso común en relación con los productos o servicios que pretenden identificar, dichos signos no serán registrables. 15 en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2746 del 8 de junio de 2016. /L En relación con los signos de fantasía ver la Interpretación Prejudicial N* 620-1P-2016 de fegha- 12 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 3072 del 4 de/agosto go:, de 2017.
I[ SECRETARIA No 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 5.1. Proceso 326-1P-2021 En caso que un signo esté conformado por una palabra en idioma extranjero que sea equivalente a un lexema o raíz en lengua española!*, el análisis sobre si dicha palabra consiste exclusivamente o se hubiera convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate, en el lenguaje corriente o en la usanza de un País Miembro de la Comunidad Andina, deberá realizarse como si se tratara de una expresión local.
Así, no podrán acceder a registro aquellos signos que contengan palabras que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero sean de uso común en los Países Miembros o sean comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca, por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al español.
Existen palabras en otros idiomas que son utilizadas y entendidas frecuentemente por los hispanohablantes —extranjerismos—, por lo que el análisis de registrabilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual. Del mismo modo, determinadas palabras que en un momento eran consideradas como extranjerismos, posteriormente pasaron a formar parte del idioma español, al haber sido recogidas por el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (RAE), con las reglas propias de este idioma (v.g. software, boutique, chat, etc.).
Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la oficina nacional competente deberá examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.
Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma español. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado a registro está conformado por alguna palabra en idioma extranjero, que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio, al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente Clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales pretende distinguir el signo. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza En el proceso interno, la sociedad demandante alegó que no existe conexión entre los productos que distinguen los signos materia de análisis V.g. vitamins — vitaminas; accident — accidente; accept — aceptar; admit — admitir; affect 4 calm -— calmar; arrogant— arrogante; elegant — elegante; important — importante; herb — e RETARÍA — mapa; line — línea; air— aire; exam — examen; valid — válido, entre otros. 5.2. 5.3. 5.4.
Proceso 326-1P-2021 pese a encontrarse en la misma Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que corresponde analizar este tema. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no es determinante para establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 4861”.
Es por ello que debe matizarse la aplicación del principio de especialidad1*? y, en consecuencia, corresponde analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de que se genere riesgo de confusión (indirecto) o asociación en el público consumidor.
Es decir, debe analizarse la naturaleza o el uso de los productos y/o servicios identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios productos o servicios a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos o servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes!?, Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos ylo servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si resultan aplicables alguno de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre productos o servicios Existe conexión cuando los productos y/o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro de manera indistinta, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se 18 19 Decisión 486.- «Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.» (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales números 95-IP-2002, 148-1P-2005 y 22-IP-2010, de fechas 20 de noviembre de 2002; 19 de octubre de 2005 y 19 de mayo de 2010; publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena números 872 del 12 de diciembre de 2002; 1271 del 2 de diciembre de 2005 y 1871 del 31 de agosto de 2010. 2016.: Zpe DE YUs Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, p. ligada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2755 del 11 de julio de 2016; y 473-IP-20 Sode 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 del 1 ee de ECRETAR 5.5. 5.6.
Proceso 326-1P-2021 presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto y/o servicio origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos y/o servicios la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos y/o servicios, el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.
La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto y/o servicio es competidor de otro producto y/o servicio, de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones comercializadas en bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto y/o servicio genera la necesidad de consumir o usar otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone también la utilización del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo en relación con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo agente del mercado.
Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servi 08,DE JO pues estos necesariamente tienen que ser analizados toma en $, consideración cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: "SECRETARÍA 2 o > y Proceso 326-1P-2021 - Lapertenencia de productos o servicios a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos y/o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos y/o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva. - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.
Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios sustanciales para observar la existencia de conexión competitiva, descritos anteriormente. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 5.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o 6.1. conexión entre productos y/o servicios, la autoridad consultante, en el caso en concreto, deberá analizar el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo agente del mercado.
Autonomía de la oficina nacional competente para tomar decisiones Tomando en consideración que la sociedad Société des Produits Nestlé S.A. alegó que el registro del signo NESTLÉ HEALTH SCIENCE BO, (mixto) ya habría sido concedido en otros Países Miembros / Comunidad Andina, como Colombia y Ecuador; y, que respecto otros / casos similares el SENAPI habría decidido conceder los regist SS PURETARÍA 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7.
Proceso 326-1P-2021 Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones Respecto de la autonomía (o independencia) que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada País Miembro.
Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo 1! del Título VI de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.
Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia) como en relación con sus propias decisiones?, Si bien las oficinas competentes y sus pronunciamientos son independientes, algunas figuras del derecho comunitario permiten que las oficinas nacionales se relacionen y sus decisiones se vinculen, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar dichos pronunciamientos.
En este sentido, el principio de autonomía de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes. En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los Países Miembros?!.
De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los Países Miembros de la Comunidad Andina, aun en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo país que denegó el registro??. Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho de que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de 20 21 22 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N* 69-IP-2015 de fecha 21 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2609 del 14 de octubre de 2015.
De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N* 71-IP-2007 de fecha 15 de agosto de publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2609 del 14 de octubre de 2015; Ibidem. SECRETARÍA ¿S lo) S %, NY) k UNIDAD S Y 6.8. 6.9. Proceso 326-1P-2021 interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación con el caso puesto en su conocimiento.
En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”, Como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas observaciones u oposiciones.
En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado?*, El examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares”. 6.10.No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites 6.11. a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos?*. En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro de marca en otros Países Miembros de la Comunidad Andina o coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros Países Miembros.
Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero sí pueden ser valoradas al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda. 23 24 25 26 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N” 69-IP-2015 de fecha 21 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2609 del 14 de octubre de 2015.
Ibidem. Ibidem. Ibidem. Proceso 326-1P-2021 6.12. Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen. 7.
Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la autoridad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto ni calificará los hechos materia del proceso. Esta corte internacional se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 7.1.
¿Qué se entiende por confusión en materia de registro de marcas? Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en el- Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 7.2. ¿Cuáles son los elementos que deben tomarse en cuenta para evitar confusión en el registro de marcas? Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en los Temas 1, 2 y 5 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 7.3.
¿Qué se entiende por distintividad? Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante deberá tomar en consideración los siguientes criterios: De conformidad con el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad.
La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.
La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, m la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para dj productos o servicios en el mercado (que no se logre diferenciar [el igno S de los productos o servicios sobre los que va a ser utilizado) VGRETARÍA 9) - A A guir íS) > Á Proceso 326-1P-2021 distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 7.4.
¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta para para afirmar que dos productos de la clase internacional 5 compartan canales de comercialización? 7.5. ¿Qué criterios se deben tomar en cuenta para afirmar la existencia de relación o vinculación entre productos? 7.6. ¿Qué criterios se debe tomar en cuenta para considerar que dos productos pertenecen al mismo género? 7.7.
¿Cuáles son los criterios que se debe observar para afirmar la existencia de conexión competitiva? Para dar respuesta a las preguntas 7.4 a 7.7 la autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 5 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 7.8. ¿Qué criterio de análisis se debe realizar, en cuanto a la conexión competitiva, cuando se trata de productos de la Clase Internacional 5 como suplementos nutricionales y otros productos de la misma Clase Internacional 5 como fungicidas, herbicidas y otros relacionados al campo agrícola y su relación con el “principio de especialidad”? Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en los párrafos 2.6 y 2.7 del Tema 2 así como lo desarrollado en el Tema 5 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 7.9.
Conrelación al Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 ¿Cual el cotejo que debe realizar el SENAPI cuando se trata de conflicto entre marcas con denominación simple y marcas con denominaciones compuestas, en que se establezcan dentro de la composición de ésta última el origen empresarial? Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 7.10.¿Es posible que exista similitud entre dos productos de la Clase Internacional 5? ¿De ser posible, cuáles son los parámetros que se deberían tomar en cuenta para evitar el riesgo de confusión o de asociación? pl DE y > (SN Us A Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante deerá o) remitirse a lo señalado en los Temas 1, 2 y 5 del Apartado E de la pre e CRETARÍA Interpretación Prejudicial. es Proceso 326-1P-2021 7.11.
¿Es posible la coexistencia de una marca (NESTLÉ HEALTH SCIENCE BOOST) que distingue alimentos y complementos nutricionales, dietéticos para uso médico, alimentos, bebidas y substancias dietéticas para uso médico y clínico, etc., Clase Internacional 5 con otra de similar denominación (BOOTS) que distingue herbicidas, nematizadas, productos para proteger plantas, reguladores para proteger plantas, etc., ¿comprendidos también en la Clasificación Internacional 5? Al tratarse de una pregunta que resuelve directamente el caso, no le corresponde a este Tribunal pronunciarse al respecto.
No obstante, la autoridad consultante puede remitirse a los criterios jurídicos interpretativos desarrollados en los Temas 1, 2 y 5 de la presente Interpretación Prejudicial. 7.12. ¿Cuáles son los parámetros que debieran ser tomados en cuenta para evitar el doble registro de marcas idénticas o semejantes? Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en los Temas 1, 2 y 5 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno N* 353/2018 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 15 de diciembre de 2022, conforme consta en el Acta 45- J-TJCA-2022.
Luis Felipe Aguilar Feijoó Secretario 20 Proceso 326-1P-2021 Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 326-1P-2021 | 21