TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 158-IP-2022 Magistrada ponente: Sandra Catalina Charris Rebellón El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reunido en San Francisco de Quito, en sesión judicial celebrada por medios telemáticos1 el 5 de diciembre 2024, adopta por unanimidad el presente auto. VISTO: El Oficio 115/2022 de 14 de marzo de 2022 recibido en la Secretaría del Tribunal el 11 de abril de 2022, mediante el cual la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 135, 136, 143 y 151 de la Decisión 486 ─ «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» emitida por la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486), a fin de resolver el proceso interno 012/2018-CA.

Las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 145-IP2022, 261-IP-2022, 350-IP-20222 y 391-IP-20223, todas de fecha 13 de marzo de 2023, a través de las cuales el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, el Tribunal o el TJCA) reconoció que «el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto».

CONSIDERANDO

Que, el mecanismo de interpretación prejudicial tiene por objeto garantizar la aplicación uniforme y coherente de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino, por parte de los jueces nacionales4 que deben 1 2 3 4 De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%205146.pdf Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%205147.pdf Según la definición de juez nacional establecida en la jurisprudencia del TJCA.

Proceso 158-IP-2022 resolver una controversia en la que tengan que aplicar o se discuta una o más normas del mencionado ordenamiento; Que, conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, no corresponde emitir un nuevo pronunciamiento si este Tribunal ya ha interpretado una norma comunitaria andina con anterioridad, en una sentencia de interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena;

Que, en el presente proceso la autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 135, 136, 143 y 151 de la Decisión 486; Que de todos los temas controvertidos en el proceso interno, según consta en la documentación remitida por la autoridad consultante, los que a juicio de este Tribunal están vinculados con la normativa comunitaria son: establecer el elemento predominante en una marca mixta solicitada a registro (el denominativo o el gráfico) como herramienta para otorgar distintividad frente a la marca previamente registrada; y, la oportunidad de la modificación de los productos y servicios solicitados a registro necesaria para acceder al registro marcario pretendido; en consecuencia, resulta pertinente la interpretación solicitada del literal b) del artículo 135 (la presunta falta de distintividad del signo solicitado a registro), del literal a) del artículo 136 (presunto riesgo de confusión entre un signo solicitado a registro y una marca), y de los artículos 143 y 151 de la Decisión 486 solicitada por la autoridad consultante;

Que, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de los párrafos 2.1. a 2.10. de las páginas 10 y 11 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 344-IP-2022 del 11 de abril de 2023, que constan en las páginas 26 y 27 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154 del 12 de abril de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205154.pdf Que, los artículos 136 (literal a) y 151 de la Decisión 486 constituyen un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de los párrafos 1.1. a 3.7. de las páginas 3 a 20 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 350-IP-2022 del 13 de marzo de 2023 que constan en las páginas 74 a 91 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%205146.pdf 2 Proceso 158-IP-2022 Que, el artículo 143 de la Decisión 486 constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de los párrafos 3.1. a 3.8. de las páginas 9 a 11 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 210-IP-2021 del 6 de mayo de 2022, que constan en las páginas 23 a 25 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4481 del 27 de mayo de 2022, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204481.pdf Que, adicionalmente, la autoridad consultante realizó las siguientes preguntas: 1.

¿Qué debe entenderse por notoriedad de una marca? Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 2.1. a 2.5. de las páginas 7 a 9 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 153-IP-2022 del 17 de mayo de 2023, que constan en las páginas 8 a 10 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%205187.pdf 2.

¿Para realizar la comparación de marcas en conflicto, considerando que ambas son marcas mixtas (denominativas y figurativas), se debe analizar tanto los elementos gráficos como denominativos? Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 2.5. a 2.10. de las páginas 10 a 12 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 350-IP-2022, que constan en las páginas 81 a 83 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%205146.pdf 3.

¿Puede considerarse que existe confusión entre marcas que, si bien corresponden a la misma clase de nomenclatura, comercializan productos diferentes? 4. ¿La sola pertenencia de varios productos a una misma clase de nomenclatura demuestra su semejanza? 5. ¿Las clases de la Clasificación Internacional, determinan o no la similitud de los productos o servicios? 6.

¿El hecho de encontrarse los signos en conflicto en una misma Clase Internacional, genera per se una posibilidad de confusión? 7. ¿Qué criterios deben emplearse para establecer la existencia de una conexión competitiva? 3 Proceso 158-IP-2022 8. ¿Cómo se establece la conexión competitiva en casos con la misma nomenclatura? 9. ¿De acuerdo con la Clasificación de Niza, existe la posibilidad que las marcas en conflicto sean confundidas? A pesar de haberse formulado de forma diferente, el sentido de las preguntas es el mismo.

Para dar respuesta a estas, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 3.1. a 3.7. de las páginas 17 a 20 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 350-IP-2022, que constan en las páginas 88 a 91 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf 10.

¿Cuáles son los elementos predominantes que se consideran a tiempo de otorgar similitud a los signos distintivos? 11. ¿Cuáles son los supuestos que configuran el riesgo de confusión? A pesar de haberse formulado de forma diferente, el sentido de las preguntas es el mismo. Para dar respuesta a estas, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 1.1. a 3.7. de las páginas 3 a 20 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 350-IP-2022, que constan en las páginas 74 a 91 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%205146.pdf 12.

¿En qué consiste la limitación de productos? ¿Esta figura es válida para evitar la confusión de signos distintivos? Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 3.1. a 3.8. de las páginas 9 a 11 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 210-IP-2021, que constan en las páginas 23 a 25 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4481 del 27 de mayo de 2022, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204481.pdf 13.

¿En qué momento del procedimiento en sede administrativa es válida la presentación de la solicitud de limitación? ¿Su interposición tiene efecto suspensivo del procedimiento de oposición? 4 Proceso 158-IP-2022 Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 3.1. a 3.8. de las páginas 9 a 11 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 210-IP-2021, que constan en las páginas 23 a 25 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4481 del 27 de mayo de 2022, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204481.pdf 14.

¿Cuáles son los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica? 15. ¿La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos? Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 1.1. a 1.16. de las páginas 6 a 9 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 344-IP-2022, que constan en las páginas 22 a 25 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154 del 12 de abril de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%205154.pdf 16.

¿Para evitar confusión debe prevalecer el derecho del titular o el derecho del consumidor? Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en la respuesta a las preguntas 15 y 16 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 64IP-2022, que constan en la página 48 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5575 del 18 de octubre de 2024, disponible en el siguiente enlace https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%205575.pdf De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: DECIDE:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sala Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia 5