TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 6 de febrero de 2025 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del consultante: Referencia: Normas objeto de la interpretación prejudicial: Tema objeto de la interpretación: Magistrado ponente: VISTO: 155-1P-2023 Interpretación prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú 776923-2018/DSD 4765-2020-0-1801-JR-CA-26 Cancelación pot falta de uso de un lema comercial Artículos 165, 175 y 179 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» de la Comisión de la Comunidad Andina La cancelación por falta de uso de un lema comercial Rogelio Mayta Mayta La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 165, 175 y 179 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486), realizada por la ==, EJOS.

Qp YUEN Del 14 de septiembre del 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 600 a », del 19 de septiembre del 2000. Disponible en:., 7 tlpsl [mww.comnidadandina.org/DocOficialesViles/ Gacetas /Gace600.paf ru Proceso 155-1P-2023 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante oficio 4765-2020-0-S-5"SECA-CSJLI-P] de 27 de abril de 2023, a fin de resolver el proceso interno 4765-2020-0-1801-JR- CA-26.

La normativa comunitaria andina y las interpretaciones prejudiciales de este Tribunal sobre la materia de consulta, y todo lo pertinente al presente proceso. Las sentencias 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022? y 391-IP-20223 de este Tribunal, sobre el acto aclarado.

CONSIDERANDO: A. PARTES EN EL PROCESO INTERNO Demandante: Acava Limited S.A. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual — Indecopi Hack Ltd. B. SÍNTESIS DEL PROCESO INTERNO 1. El 6 de diciembre de 2018, Acava Limited S.A. solicitó al Indecopi la cancelación por falta de uso del registro del lema comercial «PIENSA EN GRANDE», de titularidad de Hack Ltd., pata publicitar la marca «FRUVD», atgumentando, entre otros aspectos, que el lema comercial no había sido utilizado por su titular o por un tercero autorizado en el mercado durante los tres años precedentes ala fecha de presentación de la acción de cancelación. 2.

El 4 de marzo de 2019, Hack Ltd., respondió negativamente el Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: bitbs:/ [www.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas / GACETA%205146.paf Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023. Disponible en:. https:/ [wwv.comunidadandina.oro/ DocOficialesFiles/ Gacetas | GACETAN205147.paf Hixr_ Proceso 155-1P-2023 traslado de la acción de cancelación atgumentando que había utilizado el lema comercial «PIENSA EN GRANDE» en el mercado para publicitar la marca «EFRUVD», adjuntando prueba. 3.

El 12 de junio de 2019, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi declaró infundada la acción de cancelación interpuesta por Acava Limited S.A., manifestando que «del análisis en conjunto de los medios probatorios presentados por la emplazada, se advierte que los mismos demuestran el uso efectivo del lema comercial materia del análisis, dentro del periodo de prueba relevante», 4.

El 24 de julio de 2019, Acava Limited S.A. interpuso recurso de apelación contra dicha decisión alegando, entre otros, que la prueba aportada por Hack Ltd. sobre el uso del lema comercial «PIENSA EN GRANDE» en el mercado carecerían de fecha cierta y valor probatorio, por lo que afirmaba «no sirven para acreditar, fehacientemente, de manera absolutamente objetiva, que el lema comercial PIENSA EN GRANDE fue utilizado ( ) durante el periodo relevante», 5.

El 4 de septiembre de 2019, Hack Ltd. respondió la apelación interpuesta argumentando, entre otros, que no se podría dudar sobre la veracidad de los medios probatorios que aportó sin por lo menos indicios en contrario, y que, el análisis en conjunto de las pruebas demostraban el uso en el mercado del lema comercial cuya cancelación fue solicitada. 6.

El 19 de febrero de 2020, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi decidió declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por Acava Limited S.A. sosteniendo en su resolución que «no existen elementos que permitan desvirtuar que los contenidos de las pruebas adjuntadas hayan sido puestos a disposición del público consumidor dentro del periodo de prueba relevante, lo cual no sólo se desprende de su valoración conjunta, sino también de las declaraciones testimoniales formuladas por terceros...»', Foja 23 del expediente del proceso de interpretación prejudicial.

Foja 25 (reverso) del expediente del proceso de interpretación prejudicial. » Foja 16 del expediente del proceso de interpretación prejudicial. rt 10. 11. Proceso 155-1P-2023 El 8 de octubre de 2020, Acava Limited S.A. interpuso una demanda contencioso-administrativa pretendiendo la nulidad de las resoluciones del Indecopi alegando, entre otros, que no se habría realizado una correcta valoración probatoria en el proceso y reiterando los argumentos presentados en sede administrativa, Mediante escritos del 13 de noviembre de 2020 y del 12 de enero de 2021, Indecopi y Hack Ltd. contestaron la demanda de Acava Limited S.A. Mediante Sentencia del 28 de diciembre de 2021, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú declaró infundada la demanda de Acava Limited S.A., considerando que el Indecopi realizó una valoración en conjunto de los medios probatorios que le permitió generar convicción sobre el uso del lema comercial.

Por escrito del 10 de enero de 2022, Acava Limited S.A. apeló la sentencia insistiendo en que los elementos probatorios presentados por Hack Ltd. no permitirían acreditar indudablemente el uso del lema comercial en el mercado. Mediante Auto del 7 de noviembre de 2022, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú decidió suspender el proceso y solicitar interpretación prejudicial al TICA, ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos pot la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, el que resulta pertinente para la presente interpretación prejudicial, por estar vinculado con la normativa andina, es sí Hack Ltd. acreditó efectivamente que utilizó en el mercado su lema comercial «PIENSA EN GRANDE», cuya cancelación fue solicitada por Acava Limited S.A. ¿6g, 4 Proceso 155-IP-2023 NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 165, 175 y 179 de la Decisión 486”.

Que, conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, no corresponde emitir un nuevo pronunciamiento sí es que este Tribunal ya ha interpretado una norma comunitaria andina con anterioridad, en una sentencia de interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena;

El artículo 165 de la Decisión 486 constituye un acto aclarado, por lo que la autoridad consultante deberá remitirse al criterio jurídico interpretativo desarrollado en los párrafos 1. a 7.6. de las páginas 6 a 22 de la sentencia de interpretación prejudicial del proceso 426-1P-2022 de 11 de abril de Decisión 486.- «Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario O por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.» «Artículo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. «Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión.» re N> Proceso 155-1P-2023 2023, que constan en las páginas 7 a 23 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5155 del 12 de abril de 2023; disponible en el siguiente enlace: biips:/ [www.comunidadandina.ory/ DocOficialesFiles/ Gacetas] GACETA%205155.pdf Los artículos 175 y 179 de la Decisión 486 constituyen también un acto aclarado por lo que la autoridad consultante deberá remitirse al criterio jurídico interpretativo desarrollado en los párrafos 3. a 3.6. de la sentencia de interpretación prejudicial del proceso 318-1P-2021 de fecha 15 de diciembre de 2022, que constan en las páginas 12 a 13 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5132 del 15 de febrero de 2023; disponible en el siguiente enlace: https: [www.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas / CACETA%203132.paf Atendiendo el contenido del asunto controvertido en el proceso interno, se ampliará la interpretación prejudicial para abordar la cuestión específica de la cancelación de un lema cometcial por falta de uso.

TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN La cancelación por falta de uso de un lema comercial. Respuesta a los interrogantes planteados por la autoridad consultante. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN La cancelación por falta de uso de un lema comercial El artículo 175 de la Decisión 486 dispone que los Países Miembros podrán registrar los lemas comerciales —entendidos estos como la palabra, frase O leyenda utilizada como complemento de una marca—, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

El artículo 179 de la Decisión 486 establece: «Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión.» [Énfasis agregado] Definiendo de forma clara que, para cuando los Países Miembros hayan previsto la posibilidad de registrar lemas comerciales en sus legislaciones se 1.4, 1.5. 1.6.

Proceso 155-1P-2023 nacionales, son aplicables las normas relativas a las marcas previstas en la Decisión 486, en lo que resulte pertinente. Es decit, que cuando la autoridad competente analice alguna situación que involucre a un lema comercial, se deben aplicar las reglas propias a las marcas, considerando la naturaleza particular del lema comercial.

Al respecto, la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 318-IP-2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5132 del 15 de febrero de 20238, señala que el lema comercial constituye un signo distintivo que acompaña (y complementa) a la matca, teniendo este un carácter accesorio a la marca, de conformidad con el artículo 175 de la Decisión 486.

En este sentido, las disposiciones relativas a la cancelación por no uso de las marcas pueden ser aplicables zutatis sontandis em el caso de los lemas comerciales, por lo que estos son susceptibles de ser cancelados cuando, sin motivo justificado, el lema comercial no se hubiese utilizado durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación”.

La sentencia de interpretación prejudicial del proceso 426-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5155 del 12 de abril de 2023', desarrolla las reglas aplicables a la cancelación por no uso de las matcas, que son las mismas que deben aplicarse para la cancelación de los lemas comerciales (en lo pertinente), atendiendo a su natutaleza complementaria y accesoria a la marca.

En este sentido, para que una solicitud de cancelación por falta de uso de un lema cometcial no prospete, su titular tendrá la carga de probar su uso real y efectivo en el mercado (».g., comercialización, puesta a disposición, promoción) en conjunto con la marca cuya fuerza distintiva complementa o tefuetza. La probanza del uso de los lemas comerciales debe tener en consideración todo tipo de anuncio publicitario.

No es necesario probar ventas realmente efectuadas, basta probar la oferta (la puesta en consideración) en el mercado Disponible en: https:] [mnv.comunidadandina.oro/ DocOficialesViles/ Gacetas GACETA%205132.paf De conformidad con lo establecido en el artículo 165 de la Decisión 486. * Disponible en: https] /www.comnidadandina.org/ DocOficialesViles/ Gacetas GACETA%205155.paf rr 1.7. 1.8. 2.1. 2,2. 2.3.

Proceso 155-IP-2023 del producto o servicio de que se trate. A diferencia de las marcas, los lemas comerciales tienden a ser múltiples y temporales, pues es natural que una marca se acompañe de un lema diferente por temporada u otro periodo de tiempo. Por eso, el uso del lema no necesariamente se dará de la misma manera que el de las marcas, ni podrá cuantificarse de la misma forma, sino atendiendo a las características de su naturaleza accesoria y complementaria.

La acreditación del uso del lema comercial puede realizarse a través de cualquier medio de prueba permitido en la legislación nacional. La prueba debe ser evaluada por la autoridad competente de conformidad con el régimen probatorio aplicable”. Dada la naturaleza accesoria del lema comercial, su cancelación por falta de uso aplicará únicamente a ese signo distintivo y no afectará directamente al registro de la marca a la cual complementa.

Respuesta a los interrogantes planteados por la autoridad consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la autoridad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las mormas que conforman el ordenamiento jutídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. «¿Qué criterios se deben tener en cuenta para determinar el uso efectivo de un lema comercial asociado a una marca ( ) en un procedimiento de cancelación por falta de uso?» «¿Qué medios probatorios resultan idóneos para acreditar el uso real y efectivo de un lema comercial?» «¿Se puede acreditar el uso real y efectivo de un lema cometcial, asociado a una marca, a través de medios probatorios sustentados en las capturas de pantallas de medios digitales masivos, como páginas web y redes sociales ( ), y otras formas publicitarias Párrafo 3.2. de la página 10 de la sentencia de interpretación prejudicial en el proceso 426- 1P-2022, que consta en la página 11 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5155 del 12 de abril de 2023. rt Proceso 155-IP-2023 como afiches?, ¿qué importancia tiene la fecha cierta en tales medios de prueba?» Para dar respuesta a estas preguntas, la autoridad consultante deberá remitirse a los párrafos 1.1. a 1.8. de la presente sentencia de interpretación prejudicial; así como, a los criterios jurídicos interpretativos que constituyen un acto aclarado, desarrollados en los párrafos 1. a 1,5, 3. 4. 3.2. y 4. a 4.17. de la sentencia de interpretación prejudicial del proceso 426-IP-2022 de 11 de abril de 2023, que cursan en las páginas 7 a 9 y 11 a 16 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5155 del 12 de abril de 2023; disponible en el siguiente enlace: Ditps:/ [www.comunidadandina.ore] DocOficialesFiles/ Gacetas | GACETA%205155.paf En mérito a lo expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: DECIDE:

PRIMERO: Consignat la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno 4765-2020-0-1801-JR-CA-26, la cual deberá adoptarla —remitiéndose asimismo a los criterios jurídicos interpretativos que constituyen actos aclarados indicados en la presente providencia— al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 127 de su Estatuto.

SEGUNDO: Para lo demás, declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, dentro del proceso interno 4765-2020-0-1801-JR-CA- 26, constituyen un acto aclarado en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial. 54, Proceso 155-IP-2023 TERCERO: Adicionalmente a los criterios expuestos en la presente sentencia, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 426-IP-2022 y 318-IP-2021, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5155 del 12 de abril de 2023 y 5132 del 15 de febrero de 2023, respectivamente.

CUARTO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

QUINTO: Publicar esta sentencia de interpretación prejudicial en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consigna la presente sentencia de interpretación prejudicial para que, en adelante, sea aplicada en la Comunidad Andina. Esta sentencia de interpretación prejudicial fue aprobada en la sesión judicial de fecha 6 de febrero de 2025, conforme consta en el Acta 4-J-T]CA-2025, y se firma por los magistrados que participaron de su adopción dé acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del|Tribunal. <És fa E Charris Rebellón andra Catali Magistrada Q L L DE: ES e Rogelio Mayta Mayta Iñigo Salvador Crespo SS:.

ES Magistrado Magistrado | ¡5 > [| SECRETARÍA Ca _ Hugo R. Gómez Apac Magistrado Proceso 155-1P-2023 De acuerdo con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente sentencia de interpretación prejudicial el magistrado presidente y la secretaria general. 4 E Rogelio Mayta Mayta tla Magistrado presidente Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. ot (2) / ZY E 3) e, Y, 9 Mono 7 11