TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO № 299-IP-2021 Magistrado ponente: Íñigo Salvador Crespo El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reunido en San Francisco de Quito, en sesión judicial celebrada por medios telemáticos1 el 23 de junio de 2025, adopta por unanimidad el presente auto. VISTOS: El Oficio número 10226-2018-0-S-5taSECA-CSJLI-PJ de fecha 22 de octubre de 2021, recibido vía correo electrónico el 8 de noviembre del mismo año, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, el Tribunal o TJCA) la interpretación prejudicial de los artículos 155 (literal d) y 238 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» emitida por la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486)2, a fin de resolver el proceso interno número 102262018-0-1801-JR-CA-25.
El Acta número 2-IO-TJCA-2025 de la audiencia de presentación de informes orales celebrada el 22 de mayo de 2025. Las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 145-IP- 1 De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena № 600 del 19 de septiembre de 2000.
Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace600.pdf Proceso № 299-IP-2021 2022, 261-IP-2022, 350-IP-20223 y 391-IP-20224, todas de fecha 13 de marzo de 2023, a través de las cuales el Tribunal reconoció que «el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto».
CONSIDERANDO
Que el mecanismo de interpretación prejudicial tiene por objeto garantizar la aplicación uniforme y coherente de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino por parte de los jueces nacionales5 que deben resolver una controversia en la que tengan que aplicar o se discuta una o más normas del mencionado ordenamiento;
Que, de la revisión de los antecedentes del proceso interno remitidos por la autoridad consultante, se desprenden los siguientes hechos relevantes: i. El 10 de octubre de 2016, Stokely-Van Camp Inc. denunció a Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en lo sucesivo, el Indecopi) por infracción a los derechos de propiedad industrial, alegando que esta última estaría comercializando bebidas rehidratantes en envases que imitaban los elementos distintivos de su marca registrada, compuesta por la letra «G» y una forma tridimensional.
Según la denunciante, su producto se distingue por el uso prominente de la letra «G» y un rayo grabado en relieve dentro de una figura circular, elementos asociados a su marca «GATORADE». ii. Mediante escrito del 30 de noviembre de 2016, complementado el 12 de diciembre de 2016, Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. negó la existencia de riesgo de confusión entre los signos en disputa.
Alegó que el logo que acompaña a su marca «GENERADE» no era una «G» 3 Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena № 5146 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf 4 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena № 5147 del 13 de marzo de 2023.
Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdf 5 Según la definición de juez nacional establecida en la jurisprudencia del TJCA. 2 Proceso № 299-IP-2021 sino un símbolo gráfico invertido, similar al de encendido de dispositivos electrónicos. iii. Si bien la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi declaró fundada la denuncia en primera instancia, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi, por Resolución número 1358-2018/TPIINDECOPI del 27 de junio de 2018, consideró, en cambio, que no existía riesgo de confusión entre los signos y rechazó las pretensiones de Stokely-Van Camp Inc. iv.
Stokely-Van Camp Inc. interpuso demanda contenciosa administrativa solicitando la nulidad de la Resolución número 1358-2018/TPIINDECOPI. v. Por Resolución número 13 del 29 de enero de 2020, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró, en primera instancia, infundada la demanda al determinar que, aunque ambos signos distinguían productos similares, existían suficientes diferencias para evitar la confusión. Stokely-Van Camp Inc. apeló esta decisión, insistiendo en que su marca era tridimensional y que la ubicación, forma y diseño del signo en el envase de la denunciada coincidían con los suyos. vi.
En el trámite de la segunda instancia judicial, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima solicitó interpretación prejudicial al TJCA respecto de los criterios aplicables para determinar la confundibilidad entre signos, en particular cuando se trata del análisis de signos tridimensionales. vii.
Mediante escrito de fecha 3 de enero de 2025, Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. solicitó que el TJCA convoque a una diligencia de presentación de informes orales, abonando la costa procesal correspondiente. Mediante Auto del 3 de abril de 20256, el TJCA convocó a la audiencia de presentación de informes orales. 6 Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena № 5648 del 23 de abril de 2025.
Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205648.pdf 3 Proceso № 299-IP-2021 viii. El 22 de mayo de 2025 se celebró la audiencia de presentación de informes orales, conforme consta en el Acta número 2-IO-TJCA-2025. Que, revisados de los documentos remitidos por la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, el que resulta pertinente para la presente providencia por estar vinculado con la normativa andina es si la fabricación y comercialización por parte de Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. de bebidas rehidratantes identificadas con la marca «GENERADE», constituye una infracción a los derechos de propiedad industrial de Stokely-Van Camp Inc., en particular considerando si el signo registrado por esta última debe ser entendido como un signo tridimensional o únicamente bidimensional.;
Que, en ese contexto, la autoridad solicitante requirió la interpretación prejudicial de los artículos 155 (literal d) y 238 de la Decisión 486; Que, conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, no corresponde emitir un nuevo pronunciamiento cuando este Tribunal ya ha interpretado una norma comunitaria andina con anterioridad, en una sentencia de interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena;
Que los artículos 155 (literal d) y 238 de la Decisión 486 constituyen un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de los párrafos 2. a 2.52 de las páginas 9 a 23 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso número 243-IP-2022 del 17 de mayo de 2023, que consta en las páginas 28 a 42 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5187 del 22 de mayo de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205187.pdf Que el tema de los signos tridimensionales, así como su comparación con otro tipo de signos, constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de los párrafos 1. a 6.7. de las páginas 6 a 25 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso número 75-IP-2023 del 23 de octubre de 2023, que constan en las páginas 7 a 26 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5357 del 6 de noviembre de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205357.pdf 4 Proceso № 299-IP-2021 Que, asimismo, la autoridad consultante deberá remitirse al criterio jurídico interpretativo contenido en los párrafos 1. a 1.6. y 2.18. a 2.20. de las páginas 5 a 7 y 15 a 17 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso número 261-IP-2022 del 13 de marzo de 2023, que constan en las páginas 39 a 43 y 51 a 53 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5146 del 13 de marzo de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf Que, adicionalmente, el tema del riesgo de confusión entre un signo tridimensional y un signo bidimensional constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de los párrafos 1.1. a 1.14. de las páginas 6 a 10 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso número 34-IP-2021 del 18 de noviembre de 2024, que constan en las páginas 7 a 11 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5584 del 27 de noviembre de 2024, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205584.pdf Que la autoridad consultante realizó las siguientes preguntas: 1. «¿Cuáles son los criterios para determinar una infracción a los derechos de propiedad industrial en la modalidad de confusión?» Que, para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse al criterio jurídico interpretativo contenido en los párrafos 2. a 2.3. y 2.23. a 2.24. de las páginas 9 a 11 y 16 a 17 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso número 243-IP-2022, que consta en las páginas 28 a 30 y 35 a 36 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5187 de 22 de mayo de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205187.pdf 2. «¿Qué criterios se deben considerar para determinar la confundibilidad de los signos, considerando que en ambas marcas se usa la misma letra como elemento denominativo ubicado en el mismo lugar del envase?» Este Tribunal no se pronunciará sobre preguntas que pretendan resolver el caso concreto. 5 Proceso № 299-IP-2021 3. «¿En el análisis de confundibilidad se debería tener en cuenta el aspecto conceptual de los signos?» Que, para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en el párrafo 1.3. de las páginas 4 y 5 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso número 261-IP-2022, que constan en las páginas 40 y 41 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5146 del 13 de marzo de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf 4.
¿Cuáles son los elementos que componen una marca tridimensional? 5. ¿Cómo deben analizarse las marcas tridimensionales? ¿Es posible escindir algunos elementos de las marcas en conflicto o deben considerarse todos los elementos de los signos? Que, para dar respuesta a estas preguntas, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en los párrafos 1.1 a 1.6. de las páginas 6 a 8 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso número 75-IP-2023, que constan en las páginas 7 a 9 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5357 del 6 de noviembre de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205357.pdf Que, además, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en los párrafos 1.4. a 1.6. y 2.18. a 2.20. de las páginas 5 a 7 y 15 a 17 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso número 261-IP-2022, que constan en las páginas 41 a 43 y 51 a 53 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5146 del 13 de marzo de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: DECIDE:
PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron 6