TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de julio de 2025 Proceso: Asunto: Consultante: Expedientes de origen: Expediente interno del consultante: Normas objeto de interpretación: Referencia: Tema objeto de interpretación: Magistrado ponente: 04-IP-2024* Interpretación prejudicial (facultativa) Dirección de Sigmos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia SD2022/0095536 SD2023/0039246 24-62923 Artículo 146 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industriab> de la Comisión de la Comunidad Andina Oposición al registro como matca de los signos distintivos «E PK» (mixtos) Sobre la mala fe de la oposición a una solicitud de registro marcatio Rogelio Mayta Mayta 1 La magistrada Sandra Catalina Charris Rebellón aclara su voto pues considera que, tal como lo ha expresado en anteriores oportunidades, la determinación de «juez nacional» solo le corresponde a los Países Miembros conforme a su ordenamiento jurídico interno. lua aclaración completa de su voto consta en el Acta 15-]-T]CA-2025 del 16 de julio de 2025. e Proceso 04-IP-2024 VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial facultativa de los artículos 146, 224 y 235 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486)”, formulada pot la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia mediante comunicaciones del 12 y 15 de febrero de 2024, a fin de resolver los procesos internos SD2022/0095536 y SD2023/0039246, y el trámite bajo radicado 24-62923, La normativa comunitaria andina y las interpretaciones prejudiciales precedentes del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, el Tribunal o T]CA) sobre la materia de consulta, y todo lo pertinente al presente proceso.
Las sentencias 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-1P-2022* y 391-IP-2022* de este Tribunal, sobre el acto aclarado.
CONSIDERANDO: A. INTERVINIENTES EN EL PROCESO INTERNO Solicitante: Bridgewood Capital Inc. Opositor: Samuel David Tcherassi Solano Oficina nacional competente: Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia Del 14 de septiembre del 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 600 del 19 de septiembre del 2000.
Disponible en: https:/ [www.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles] / Gacetas / Gace600.paf 3 Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: https: [mww.comunidadandina.org/ DocOficiatesFiles/ Gacetas GACETAV%205146.pdj 4 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023.
Disponible en: 3 bttps:] [mww.comnidadandina. ore] DocOficialesFiles/ Gacetas GACETA%205147.paf ri Proceso 04-1P-2024 LEGITIMIDAD ACTIVA DE LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DE LA SIC PARA SOLICITAR INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL FACULTATIVA El mecanismo de interpretación prejudicial tiene por objeto garantizar la aplicación uniforme y coherente de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino por parte de los jueces nacionales? que deben resolver una controversia en la que tengan que aplicar o se discuta una o más normas del mencionado ordenamiento.
Los artículos 33 del Tratado de Creación del IJCAS y 122 de su Estatuto” habilitan a los jueces nacionales de los Países Miembros, que conozcan un proceso cuya sentencia sea susceptible de impugnación en derecho interno, a solicitar una interpretación prejudicial facultativa al TJCA. Por su parte, el Tribunal, en diferentes precedentes, y en su normativa específica, amplió esa posibilidad a las autoridades administrativas que cumplan el rol de jueces en relación con los casos en que ejerzan como tales. 6 Según la definición de juez nacional establecida en la jurisprudencia del TJCA.
Codificado por la Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 483 del 17 de septiembre de 1999.- «Artículo 33.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.
(Énfasis agregado) Disponible en: Ls: wwwv.comunidadandina.oro/ DocOficialesFiles / Gacetas / gace183.paf Aprobado por la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 680 del 28 de junio de 2001.- «Artículo 122.- Consulta facultativa Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.» (Énfasis agregado) Disponible en: /11ps:/ /w»w.comunidadandina.org/ DocOficialesViles / Gacetas /GACK680.
PDE 4Sz, 3 Proceso 04-IP-2024 3. — El literal d) del artículo 2 del «Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de Interpretaciones Prejudiciales» dispone que para efectos de la solicitud de interpretación prejudicial se entenderá por órgano administrativo que ejerce funciones jurisdiccionales aquel que cumple los siguientes requisitos: (i) creado por norma constitucional o legal;
(1) de naturaleza permanente; (iii) el carácter obligatorio de sus competencias; (iv) aplica normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias; (v) el carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo; esto es, que resuelve un conflicto entre dos partes con intereses opuestos; (vi) que en el trámite se respete el debido procedimiento;
(vii) decisiones motivadas; e, (viii) independencia (autonomía funcional) e imparcialidad. 4. Además, el Tribunal reconoció expresamente a la Dirección de Signos Distintivos de la SIC como una instancia jurisdiccional habilitada para solicitar interpretaciones prejuiciales en los párrafos 7. a 51. de la sentencia de interpretación prejudicial 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2579 del 4 de septiembre de 2015 (páginas 4 a 13), disponible en el siguiente enlace: btips:] [wmwv.comunidadandina.oro/ DocO ficialesFiles / Gacetas GACE2579.paf 5.
En el presente caso la autoridad consultante, la Ditección de Signos Distintivos de la SIC, cumple con los requisitos para ser considerada instancia jurisdiccional a efectos de solicitar interpretación prejudicial facultativa. Aunque no ostenta formalmente la categoría de juez, está habilitada para hacerlo conforme al «Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de Interpretaciones Prejudiciales» y a precedentes del IJCA, en particular la sentencia de interpretación prejudicial 242-1P-2015, que la reconoce expresamente como autoridad con esa facultad.
C. SÍNTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES EN EL PROCESO INTERNO 1. El 15 de septiembre de 2022 y el 11 de mayo de 2023, la sociedad Bridgewood Capital Inc. solicitó el registro como marcas de los signos M «EPK> (mixtos) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. El señor Samuel David Tcherassi Solano presentó oposición a ambos registros por presuntamente incurrir en las causales de irregistrabilidad 45 Proceso 04-IP-2024 previstas en los artículos 135 (literal b) y 136 (literales a, b y h) de la Decisión 486.
En suma, el señor Tcherassi alegó que había solicitado previamente el registro del signo «EPK» (mixto) en las Clases 18 y 25 y que era titular del depósito de un nombre y una enseña comercial con la denominación «EPKo», los cuales habían sido reconocidos como notorios por la SIC. La sociedad Bridgewood Capital Inc. contestó la oposición argumentando que el señor Samuel David Tcherassi Solano estaba actuando de mala fe.
En lo particular, el solicitante manifestó ser titular legítimo de una familia de marcas con la denominación «EPK» como elemento común, cuyo registro más antiguo data de 2003 y de las cuales derivarían los signos solicitados a registro. Según Bridgewood Capital Inc., el señor Samuel David Tcherassi Solano comerciaba productos con las marcas «EPK>» en vittud de un contrato de licencia verbal que la empresa revocó en 2019.
Pese a que el contrato de licencia entre Bridgewood Capital Inc. y el señor Samuel David Tcherassi Solano habría culminado, el opositor continuó utilizando, sin la debida autorización, elementos de las marcas licenciadas y depositó, de mala fe, el nombre y la enseña comercial «EPK» que sustentan actualmente su oposición. Mediante comunicaciones del 12 y 15 de febrero de 2024, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC solicitó al'IJCA la interpretación prejudicial facultativa de los artículos 146, 224 y 235 de la Decisión 486.
ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, el que resulta pertinente para la presente interpretación prejudicial, por estar vinculado con la normativa andina, es si el señor Samuel David Tcherassi Solano, como exlicenciatario de las marcas «EPKo, se opuso de mala fe al registro de las marcas derivadas «EPK» por parte de Bridgewood Capital Inc., su exlicenciante.
NORMAS OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 146, 224 y 235 de la Decisión 486. La interpretación de los artículos 146 y 224 de la Decisión 486%, es 5) Decisión 486.- 45 Proceso 04-IP-2024 pertinente considerando el asunto controvertido en el proceso interno. No es pertinente la interpretación del artículo 235 de la Decisión 486, porque el proceso interno no versa sobre la cancelación de registro de una marca cuando esta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida?.
Conforme al criterio jutídico interpretativo del acto aclarado, no corresponde emitir un nuevo pronunciamiento si este Tribunal ya ha interpretado una norma comunitaria andina con anterioridad, en una sentencia de interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. El artículo 146 de la Decisión 486 constituye un acto aclarado en los términos de los párrafos 1.1. a 4.6., 6.1. a 6.4, 8,5. y 8.7. a 8.8. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 342-1P-2022 del 6 de septiembre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5303 del 7 de septiembre de 2023 (ver páginas 29 1 41,432 44; 47 y 48); disponible en el siguiente enlace: ht1ps:/ [www.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas / GacetaYo205303.paf El artículo 224 constituye un acto aclarado en los términos de los párrafos 2. a 2.12. de la sentencia de interpretación prejudicial del proceso 153-IP- «Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca, A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.
No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada» «Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro pot el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.» Sin perjuicio de ello, la autoridad consultante podrá, de forma orientativa, remitirse a los criterios jurídicos interpretativos ya emitidos por el TJCA sobre el artículo 235 de la Decisión 486 en el párrafo 3.1. de la interpretación prejudicial 184-IP-2022 del 12 de diciembre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5389 del 14 del mismo mes (ver < páginas 10 a 12).
Disponible en: ht1ps:1 [www.comunidadandina.oro/ DovOficialesFiles / Gacetas / GACETAV%205389.paf > Proceso 04-IP-2024 2022 del 17 de mayo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023 (vet páginas 9 a 11); disponible en el siguiente enlace: bt1ps:/ [mww.comunidadandina.oro/ DocOficialesEiles/ Gacetas / Gaceta'/o205187.paf Este criterio es ampliado en las respuestas a las preguntas 5. a 8. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 64-IP-2022 del 18 de octubre de 2024, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5575 del 6 de noviembre de 2024 (páginas 46 y 47), disponible en el siguiente enlace: hiips:/ [www.comnidadandina.org/ DovOficialesFiles/ Gacetas / GacetaYo205575.paf 6.
La autoridad consultante deberá remitirse, en lo relativo a los nombres y enseñas comerciales, a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en la sentencia de interpretación prejudicial 231-IP-2021 del 6 de octubre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 del 11 de octubre de 2023 (ver páginas 15 a 63) y en los párrafos 4. a 4.4. de la sentencia de interpretación prejudicial 101-1P-2021 del 6 de mayo de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4485 del 30 de mayo de 2022 (ver páginas 23 a 24); disponibles respectivamente en: " hups:] [mww.comunidadandina.org/ DocO ficialesEiles] Gacetas GACETA%205337.paf = )típs:/ [wv.connidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas Gaceta v204485.paf 7.
Finalmente, sobre el tema de la familia de marcas y de la marca derivada, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos que constituyen un acto aclarado contenidos en los párrafos 3. a 3.5. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida dentro del proceso 25-IP-2022 del 15 de diciembre de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5114 del 27 de enero de 2023 (páginas 69 y 70) y, en los párrafos 5. a 5.6. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida dentro del proceso 32-IP-2021 de 9 de marzo de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4449 del 7 de abril del 2022 (ver páginas 40 a 42); disponibles, respectivamente, en los X siguientes enlaces: = htps:/ [mww.comnidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas / Gacetavo205114.paf S E " https:/ [mww.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles] Gacetas] Gaceta o204449.paf "A DN 1.1. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.
Proceso 04-IP-2024 Adicionalmente, considerando el asunto controvertido identificado resulta pertinente ampliar la interpretación del artículo 146 de la Decisión 486 en relación a la mala fe de la oposición a una solicitud de registro marcatio, TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN Sobte la mala fe de la oposición a una solicitud de registro marcatio, Respuesta a las preguntas planteadas pot la autoridad consultante.
ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN Sobre la mala fe de la oposición a una solicitud de registro marcario El artículo 146 de la Decisión 486 regula lo referido a la oposición a la solicitud de registro de un signo distintivo. Una oposición será rechazada pot infundada si el signo distintivo (v.g., una marca registrada, un nombre comercial) base de la oposición no es idéntico ni similar al signo cuyo registro se pretende.
La oposición no solo puede ser infundada, sino, además, temeratía, caso en el cual la norma nacional puede disponer que dicha temeridad sea sancionada. En la sentencia de interpretación prejudicial 342-1P-2022" se desarrollan criterios jutídicos interpretativos con carácter otientativo sobre la oposición temeraria. Además de los dos supuestos antes mencionados, una oposición puede ser rechazada por mala fe.
No se trata de dilucidar si los signos en conflicto se parecen o no, o si incurren en riesgo de confusión, sino si la actuación del opositor se basa en la mala fe, caso en el cual su oposición será declarada infundada por la autoridad que conoce el trámite de la oposición. Es cierto que hay cierta superposición entre una oposición de mala fe y una temeraria, especialmente cuando esta implica el ejercicio abusivo de un derecho o cuando tiene un propósito fraudulento.
Ver párrafos 3. a 3.7. de la sentencia de interpretación prejudicial 342-IP-2022 del 6 de septiembre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5303 del 7 de septiembre de 2023 (páginas 37 a 39). Disponible en: ON, https: / / mww.comunidadandina.oro/ DovOficialesFiles/ Gacetas / Gaceta %205303.pdf rt 1.6. 2.1. 2.2.
Proceso 04-IP-2024 Si la oposición se sustentase en el registro de un signo distintivo, la mala fe deberá acreditarse en hechos distintos a la existencia del registro en cuestión. Sin perjuicio de que, en proceso aparte, se solicite la nulidad" o cancelación del mencionado registro, por las causales que corresponda. Respuesta a las preguntas planteadas por la autoridad consultante Antes de contestar las preguntas formuladas por la autoridad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. «Una de las facultades que tiene el titular de una marca registrada, es autorizar a 11 tercero para usarla.
¿Es posible derivar del nso artorizado de una marca, derechos de uso del signo a título de nombre o enseña comercial en cabeza de la persona autorizada? ¿Esa autorización para usar el nombre o la enseña comercial está implícita en la autorización expresa de uso de la marca, o se requiere de ima autorización adicional para usar el nombre o la enseña comercial? «Prente a la anterior pregunta, además del uso del signo, ¿cnáles otros derechos ostenta un tercero antorizado para usar un signo distintivo? ¿cuáles son los lómites a los derechos que tiene el tercero autorizado para usar tn signo distintivo? ¿esos límites incluyen que el tercero autorizado, argnyendo derechos derivados del 1so del otrora autorizado, pueda presentar una oposición contra 1ma nueva solicitud de registro de marca, similar o idéntica al signo cuyo 1150 está autorizado, promovida por el titular que le autorizó dicho 1SOL» Un contrato de licencia de uso de una marca no implica una cesión de la titularidad de la marca, sino una autorización de uso en los términos expresamente pactados en el contrato.
El licenciante conservará, así, todos los derechos sobre la matca licenciada una vez finalizado el contrato. En este sentido, no se puede inferir que el exlicenciatario adquiera, en virtud de un contrato de licencia de uso de marca finalizado, el derecho de continuar utilizando elementos de la marca por medio de cualquier tipo de figura jurídica prevista en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial Para mayor información sobre la solicitud de registro de un signo para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal y la nulidad del registro si existió mala fe, ver la sentencia de interpretación prejudicial 267-IP-2022 del 27 de julio de 2023, publicada en la % Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5256 del 31 de julio de 2023.
Disponible, en: hitps:/ [mww.comunidadandina.org/ DovOficialesFiles/ Gacetas GACETAV%205256.pdf rra 2.3. Proceso 04-IP-2024 de la Decisión 486. Si el contrato de licencia culminó, el antiguo licenciatario no podrá continuar usando la marca, ni sus elementos, a través de enseñas o nombres comerciales. De hacerlo, el exlicenciatario incurtiría en una infracción de la marca registrada del exlicenciante y podría incurrir en actos de mala fe o de deslealtad comercial”.
Pot lo demás, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos desarrollados en la presente interpretación prejudicial, así como en los párrafos 2.1. a 2.12. y 4.1. a 4.13 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 248-1P-2022 del 12 de septiembre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5307 del 12 de septiembre de 2023 (páginas 9 a 11 y 124 23), disponible en el siguiente enlace: tips] [www.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas / Gaceta%203307,paf «El artículo 146 de la Decisión 486 de 2000 establece que “( ) quien tenga legótimo interés podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca ( )”.
¿Cómo debe interpretarse el “legítimo interés” en la presentación de uma oposición, cuando ba sido demostrado que el opositor fue autorizado por el solicitante para usar um signo distintivo idéntico o similar de su titularidad? ¿Un licenciatario o tercero autorizado puede tener um legítimo interés en la presentación de una oposición contra una marca solicitada por el titular del signo cuyo uso fue autorizado?» Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos desarrollados en la presente interpretación prejudicial, así como en los párrafos 1,1. a 3.7. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 342-IP- 2022 del 6 de septiembre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5303 del 7 de septiembre de 2023 (páginas 29 a 39), disponible en el siguiente enlace: btips:] [ wwv.comunidadandina.org / DocOficialesViles/ Gacetas] Gaceta Yo205303.pdf Adicionalmente, la autoridad consultante podrá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos desarrollados en el punto 3. de la providencia emitida dentro del proceso 284-IP-2021 del 18 de noviembre de 2024, Para más información sobre los actos de competencia desleal, ver sentencia de interpretación prejudicial 387-IP-2022 del 11 de julio de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del ae de Cartagena 5247 del 13 de julio de 2023.
Disponible en: E btips:/ / mmnv.comnidadandina.ory/ DocOficialesFiles/ Gacetas | GACETA%205247.paf tt 10 Proceso 04-IP-2024 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5584 del 27 de noviembre de 2024 (página 32), disponible en el siguiente enlace: https:/ [»ww.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas / Gacetado203584.pdf 2.4. «¿Qué entiende el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina por la última frase del artículo 224 de la Decisión 486, que indica que 1n signo distintivo reconocido como notorio “Gndependientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”2» La notoriedad es una situación de hecho, que ocurre cuando el signo es conocido por el sector pertinente.
Si el signo adquiere un nivel importante de reconocimiento en el sector en el que se desenvuelve, será notorio sín importar los motivos que llevaton a que ese signo sea conocido. Por lo general, la notoriedad se logra por el esfuerzo del titular del signo a través de estrategias de mercado (v.g., la buena calidad del bien o servicio, la posventa, publicidad).
Sin embargo, la notoriedad también puede darse por acciones o hechos ajenos al titular, que incluso podrían ser negativos (v.g., escándalos, sanciones). Para efectos de la notoriedad del signo, es irrelevante la manera o medio pot el cual este se volvió conocido. Por lo demás, la autoridad consultante deberá remitirse a los párrafos 2. a 2.12, de la sentencia de interpretación prejudicial del proceso 153-1P-2022 del 17 de mayo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023 (ver páginas 9 a 11); disponible en el siguiente enlace: btips:/ [wwv.comnidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas / GacetaVo203187.paf 2,5. «Si se está ante los derechos de una marca registrada y los derechos de un nombre o enseña comercial que ostentan la calidad de notorio, ¿cuál debe primar cuando los referidos derechos recaen en titulares diferentes? ¿en qué circumstancias estos dos derechos tendrán las mismas prerrogativas?» 2.6. «En el espóritu del legislador andino, ¿se prima en rango de importancia a alguno de los signos distintivos sobre los demás en la Decisión 486? ¿cuál es la prevalencia entre las diferentes categorías de signos distintivos» Pata dar respuesta a estas preguntas, relacionada con la prevalencia de un E derecho de propiedad sobte otro (de un tercero), la autoridad consultante Us deberá remitirse a los criterios interpretativos establecidos en los párrafos 2» 10.3, 10.4, 10.9, 10.10 y 10.13 de la sentencia de interpretación prejudicial 5 x 11 Proceso 04-1P-2024 emitida en el proceso 231-IP-2021 del 6 de octubre de 2023, que constan en las páginas 49 y 51 a 52 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 del 11 de octubre de 2023, que se encuentra disponible en el siguiente enlace: hitps:] [mww.comnidadandina.org/ DocOficialesViles/ Gacetas / Gaceta 0205337. paf 2.7. «Si durante el periodo en el que se declaró la notoriedad de un nombre comercial o una enseña comercial, un tercero solicita uma marca idéntica o similar, bajo el presupuesto de que es una marca derivada de un registro anterior, ¿prosperaría una oposición presentada por el titular de los signos notorios basada en el literal bh) del artículo 136% 2.8. «¿Puede la figura de la marca derivada anteponerse a la notoriedad de un signo distintivo, en el evento de que no sea posible probar la notoriedad para la fecha en que se presentó la marca registrada de la cual se pretende derivar el nuevo registro% 2.9. «sSi durante el período en el que se declaró la notoriedad del nombre o la enseña comercial, um tercero solicita una marca idéntica o similar, bajo el presupuesto de que el solicitante tiene derechos adquiridos sobre una marca registrada con anterioridad, ¿prosperaría una oposición presentada por el titular de los signos notorios basada en el literal h) del artículo 136% Pata dar respuesta a esta pregunta en los términos vinculados con el asunto controvertido del proceso interno, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos desarrollados en la presente interpretación prejudicial, así como en los párrafos 5.1. a 5.6. de la sentencia de interpretación prejudicial del proceso 32-1P-2021 del 9 de marzo de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4449 del 7 de abril de 2022 (páginas 40 a 42), que se encuentra disponible en el siguiente enlace: htips:] [www.comnidadandina.oro/ DocOficialesFiles/ Gacetas / Gaceta Yo204449.paf 2,10. «JEl artículo 235 de la Decisión 486 de 200, establece que “( ) la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a uma que bubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro” ¿Debe entenderse la expresión “a uma” como una referencia exclusiva a una marca, o la referencia alude a otros signos distintivos? ¿cuáles signos distintivos?» eN 2,11. «¿Es posible promover ma acción de cancelación por notoriedad contra otro tipo de signos distintivos como um lema comercial, 1n nombre comercial o una enseña Ñ comercial?» * ES Yy2l2.
Si se le concede uma nueva marca al titular del registro marcario que data de una fecha 4 IN 22 anterior a la declaratoria de notoriedad de 11m nombre o enseña comercial, en el entendido ¡AL J 12 Proceso 04-IP-2024 que la nueva marca sea derivada de la marca registrada con anterioridad, ¿puede prosperar a una acción de cancelación por notoriedad que interponga el titular del nombre o la enseña comercial notorios contra la marca derivada» Estas preguntas no están relacionadas con los temas controvertidos en el proceso interno por lo que no corresponde que este Tribunal las absuelva!”.
En mérito a lo expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: DECIDE:
PRIMERO: Consignar la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver los procesos internos SD2022/0095536 y SD2023/0039246, la cual deberá adoptarla —remitiéndose asimismo a los criterios jurídicos interpretativos que constituyen actos aclarados indicados en la presente providencia— al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 127 de su Estatuto.
SEGUNDO: — Declarar que la autoridad consultante, respecto del artículo 146 de la Decisión 486, deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en el análisis del tema objeto de interpretación de la presente providencia.
TERCERO: Adicionalmente a los criterios expuestos en la presente sentencia, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias de interpretación prejudicial 342-1P-2022 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5303 del 7 de septiembre de 2023; 153-IP-2022 publicada en la Gaceta A Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023; 64-I1P-2022 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5575 del 6 de noviembre de 2024; 231-IP-2021 1 Sin perjuicio de ello, la autoridad consultante podrá, de forma orientativa, remitirse a los criterios jurídicos interpretativos ya emitidos por el TJCA sobre el artículo 235 de la Decisión 486 en el párrafo 3.1. de la interpretación prejudicial 184-1P-2022 del 12 de diciembre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5389 del 14 del mismo mes (ver | páginas 10 a 12).
Disponible en: y https:] [wwv.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/ Gacetas / GACETAV%205389.pdf rt 13 Proceso 04-IP-2024 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 del 11 de octubre de 2023; 101-IP-2021 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4485 del 30 de mayo de 2022; 25-IP-2022 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5114 del 27 de enero de 2023; y, 32- 1P-2021 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4449 del 7 de abril de 2022; en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.
CUARTO: Con telación a las interrogantes formuladas, la autoridad consultante deberá remitirse a las respuestas contenidas en la presente providencia QUINTO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.
SEXTO: Publicar esta sentencia de interpretación prejudicial en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
NOTIFÍQUESE,
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consigna la presente sentencia de interpretación prejudicial para que, en adelante, sea aplicada en la Comunidad Andina. Esta sentencia de interpretación prejudicial fue aprobada en la sesión judicial de fecha 16 de julio de 2025, conforme consta en el Acta 15-J-T]CA-2025, y se firma por los magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del TriBunal. 44 am — Sandra Catalina Charris Rebellón HugoR- Magistrada Magistrado 14 Proceso 04-IP-2024 Sk Rogelio Maytal Mayta Íñigo Salvador Crespo Magistrado Magistrado De acuerdo con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente sentencia de interpretación prejudicial el magistrado presidente y la secretaria general.
Rogelio Mayla Mayta de eg Magistrado plesidente Sé Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. AAA DE y, Folk 15