Año XXXIV – Número 2991 Lima, 21 de abril de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 290-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2011-00023. Referencia: Signos involucrados: IKEA (mixto) e IKEA (mixtos y denominativos) PROCESO 387-IP-2015 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2010-00391. Referencia: Signo DOÑA PALMA (mixto) PROCESO 440-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 9576-2014.

Referencia: Derecho de autor Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 21/04/2017 2 de 61 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: 290-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2011-00023 Referencia: Signos involucrados: IKEA (mixto) e IKEA (mixtos y denominativos) Magistrado Ponente: Dr. Hemán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 1848, de 12 de junio de 2015, recibido mediante correo electrónico el 16 del mismo mes y año, mediante el cual, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal h), 137, 172, 228, 229 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00023; y, El Auto de 12 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: INTER-IKEA SYSTEMS B.V. Proceso 290-IP-2015 GACETA OFICIAL Demandado: 21/04/2017 3 de 61 NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero interesado: BIOGEN LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A. 2. Hechos relevantes 2.1. El 6 de enero de 2006, la sociedad BIOGEN LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A. (en adelante, BIOGEN) presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) la solicitud1 para registro como marca del signo IKEA (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 52 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza) 2.2.

El 31 de julio de 2006, la referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 566, y dentro de término oportuno, la sociedad INTER-IKEA SYSTEMS B.V. (en adelante, INTER-IKEA), presentó oposición 3 sobre la base de sus marcas registradas: MARCA DESIGN AND QUALITY IKEA OF SWEDEN DESIGN AND QUALITY IKEA OF SWEDEN DESIGN AND QUALITY IKEA OF SWEDEN CLASE NATURALEZA REGISTRO N" FECHA REGISTRO VIGENCIA 42 DENOMINATIVA 385433 27/07/2009 27/07/2019 35 DENOMINATIVA 393450 14/12/2009 14/12/2019 20 DENOMINATIVA 411205 16/06/2010 16/06/2020 Expediente Administrativo 06-001226.

Clase 5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimen/icíOs para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes: productos para eliminar animales dai!inos; fungicidas, herbicidas.

De la revisión del expediente no es posible determinar la fecha de presentación de la oposición por parle de INTER-IKEA SYSTEMS B. V. 2 Proceso 290-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 4 de 61 DESIGN AND QUALITY IKEA OF SWEDEN IKEA IKEA IKEA IKEA IKEA IKEA IKEA 11 DENOMINATIVA 349354 14/12/2006 25 11 16 20 24 42 35 DENOMINATIVA DENOMINATIVA DENOMINATIVA DENOMINATIVA DENOMINATIVA DENOMINATIVA DENOMINATIVA 321018 137410 321016 404320 321017 199017 411204 08/09/2006 08/09/2016 11/02/2007 11/02/2007 08/09/2006 1 08/09/2016 16/06/2010 16/06/2020 1 08/09/2006 08/09/2016 11/07/2007 11/07/2017 16/06/2010 16/06/2020 IKEA (Mixta) 25 cr:-1!� 321007 08/09/2006 321006 08/09/2006 i 08/09/2016 393449 14/12/2009 14/12/2019 321008 08/09/2006 08/09/2016 IKEA (Mixtal 28 14/12/2016 1 1 08/09/2016 �KE� IKEA (Mixta) 35 IKEA (Mixta) 16 IKEA (Mixta) 11 �KE� 353014 14/12/2006 14/12/2016 IKEA (Mtxtal 42 �KE� 321005 08/09/2006 08/09/2016 IKEA (Mixta) 24 321009 08/09/2006 08/09/2016 �-s� �--� �-·� 2.3.

El 28 de enero del 2009, mediante Resolución 2673 la División de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición y concedió a favor de la sociedad BIOGEN el registro como marca del signo IKEA (mixto) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3 Proceso 290-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 5 de 61 2.4.

La sociedad INTER-IKEA, presentó Recurso de Reposición y, en subsidio, de Apelación4 en contra de la Resolución 2673; los cuales fueron resueltos mediante las Resoluciones 64354 de 14 de diciembre de 2009 y 28134de 31 de mayo de 2010, ambas confirmando la decisión de conceder en favor de la sociedad BIOGEN el registro como marca del signo IKEA (mixto) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.5.

El 16 de diciembre de 201O, la sociedad INTER-IKEA, presentó Acción de Nulidad en contra de las Resoluciones 2673, 64354 y 28134. 2.6. El 31 de mayo de 2012, la SIC presentó escrito de contestación a la demanda interpuesta por la sociedad INTER-IKEA. 2.7. BIOGEN presentó escrito de contestación a la demanda interpuesta por la sociedad INTER-IKEA.s 2.8.

Mediante providencia, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina6• 3. Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad La sociedad INTER-IKEA, en su escrito de demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1.

"(...) El registro y uso de la marca IKEA por parte de BIOGEN LABORA TORIOS DE COLOMBIA S.A. constituye un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoriamente conocida IKEA y le ocasiona un perjuicio illcito a su titular por razón de la dilución de la fuerza distintiva·: 3.2. "( ) La Administración, al expedir los actos administrativos acusados, violó /as disposiciones comunitarias que regulan el registro de marcas, en particular /os artículos 136, 137, 228, 229 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y demás normas concordantes y complementarias·: De la n,vísión del expediente no es posible determinar la fecha de interposición de los Recursos de Reposición y de Apelación. De la revisión del expediente no es posible determinar la fecha de presentación del escrito de contestación por parte de BIOGEN.

La fecha del auto de suspensión del proceso y solicitud de Interpretación Prejudicial no es legible. 4 Proceso 290-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 6 de 61 3.3. "(...) Prohíbe el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 que la Administración registre una marca que se asemeje a una marca notoriamente conocida, en cualquiera de las siguientes modalidades: reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial.

Es decir, se consagra una protección amplia, dado el carácter notorio del signo, el valor que representa para su titular y la tutela que debe dispensarse al consumidor para que este no incurra en error". 3.4. "( ) La marca IKEA, de propiedad de INTER-IKEA SYSTEMS B. V., amerita la protección de una marca notoriamente conocida en Colombia, de conformidad con Jo previsto en los arts. 228, 229 y 230 de la Decisión 486': 3.5.

"( ) En consecuencia, se cumple todos los supuestos de hecho que contempla el literal h) del Art. 136 de la Decisión 486, en concordancia con /os arts. 228, 229 y 230 para que opere la respectiva causal de irregistrabilidad marcaría. La Administración, al haber omitido su aplicación, violó directamente dicha normativa". 3.6. "( ) La marca IKEA es notoriamente conocida, y, por razón de su reputación representa una ventaja industrial y comercial, de la que solo puede verse beneficiado su propio titular". 3.7.

"( ) Biogen al pretender registrar a su nombre y usar la marca IKEA constituye un acto de competencia desleal( ), pues de ello deriva en beneficio propio la ventaja de su reputación y del "poder de venta" que la marca IKEA ha adquirido per se en el mercado mundial". 4. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad La SIC, en su escrito de contestación a la demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1.

"( ) se efectuó un riguroso análisis del literal h) del artículo 136 de la decisión 486 de 2000, en el entendido que su interpretación debe armonizarse con lo consagrado en los artículos 228, 229 y 230 de la mencionada decisión': 4.2. ''( ) En efecto, el material obrante en la actuación administrativa, al igual que el que constituye el expediente de la presente acción, no tiene la contundencia requerida para probar la notoriedad desde sus ámbitos territorial y temporal y tampoco para probar que se incurriera en causal de irregistrabilidad alguna, ya que ante la ausencia de notoriedad debía primar el principio de especialidad". 5 t' Proceso 290-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 7 de 61 4.3.

"( ) es altamente compleja la prueba de notoriedad, cuando los productos cobijados con la marca no se comercia/icen en el territorio específico, también Jo es que las pruebas obrantes en el expediente no tienen la entidad para probarlo. No se evidencio un elevado nivel de publicidad en medios que permitiera que el consumidor comunitario o colombiano, específicamente, tuviese algún conocimiento sobre la marca.

Por el contrario, lo que se evidencia de las pruebas es que la demandante no ha efectuado inversiones en publicidad en medios de comunicación que permitiesen al consumidor colombiano o comunitario, conocer la marca". 4.4. "( ) una vez efectuado el cotejo de las marcas en conflicto se evidencia que no concurren a mercados relacionados, que no guardan coincidencia alguna respecto a sus canales de distribución o comercialización, la destinación de los productos es claramente diferenciable, por cuanto uno de ellos es producido como medicamento y el otro no; y que al intentar hacer un juicio sobre la similitud de los mismos, resulta fácilmente comprobable que no tienen una naturaleza, estructura o características idénticas o afines, sino considerablemente distintas·� 4.5.

"(...) Por otra parte, respecto al cargo relacionado con la violación al Artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, resulta claro que ni a la fecha de la solicitud de registro marcario presentada por BIOGEN LABORA TORIOS DE COLOMBIA S.A. ni de la presente demanda, se han tenido indicios razonables que le permitan inferir que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal� 4.6.

( ) el accionante no pone en evidencia una afectación real a su interés particular, ni mucho menos al interés general del mercado. Tampoco enuncia expresamente cuales son los hechos que lo llevan a considerar que se ha dado una explotación de reputación ajena, ni los efectos eventuales de la misma". 5. Argumentos del Tercero Interesado BIOGEN, en su escrito de contestación a la demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: 5.1.

"( ) la División de Signos Distintivos cumplió a caba/idad con el trámite de ley para el otorgamiento de la marca mixta IKEA Clase 5, analizó debidamente la oposición presentada, verificó similitudes con las marcas registradas e hizo un examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca y al no encontrar en ninguno de los dos casos riesgo de confusión, concedió de manera correcta el registro". 6 e Proceso 290-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 8 de 61 5.2.

"(...)En caso, contrario a lo que menciona el demandante, no ha habido declaración del carácter de notoria para la expresión IKEA. Las pruebas que fundamentarían la eventual declaratoria de notoria son esencialmente aquellas referentes al nivel de recordación y conocimiento de la misma, por Jo menos durante los años 2005 y 2006, año en el que se presentó la solicitud de registro de la marca de mi representada·: 5.3.

"( ) podemos manifestar que estamos frente a una marca de una empresa productora de muebles de bajo costo frente a una marca de un laboratorio farmacéutico que busca amparar un medicamento. Esta afirmación bastar/a por si sola para no hacer ejercicio alguno sobre la existencia de una conexión competitiva entre los signos". 5.4. "( ) De conformidad con Jo anteriormente expuesto, se puede afirmar que se puede conceder el registro de una marca que es similar a otra ya registrada ya que del resultado del examen de confundibilidad no se evidencia que, los productos que se pretenden identificar con el signo cuyo registro se solicitó tengan una relación con los productos o servicios identificados por el signo ya registrado, y que, adicionalmente, por ninguna otra circunstancia existe la posibilidad de que su coexistencia en el mercado pueda confundir o inducir a error a /os consumidores".

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal h), 137, 172, 228, 229 y 230 de la Decisión 486 7 de la Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo no/Oriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un nesgo de confusión o de asoeiación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Articulo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. Articulo 228.- Para determinar la notOriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro; e) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pafs Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

JJ el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; 7 Proceso 290-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 9 de 61 Comisión de la Comunidad Andina, se interpretarán todos los artículos con excepción del Articulo 172 ya que, en el proceso interno, no se planteó una acción de nulidad contra de una marca registrada. 2.

De oficio se interpretarán los Articu\os 258 y 259 Literal a) de la antes aludida Decisiónª por presumirse el cometimiento de actos de competencia desleal. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. 4. La marca notoria y su protección. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos lrregistrabilidad de marcas cuyo registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. e} las cifras de ventas y de ingresos de la empresa tilular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pafs Miembro en el que se pretende la protección; J) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; gJ el valor contable del signo como activo empresarial; hJ el volumen de pedidos de personas inl.eresadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; jJ los aspectos del comercio internacional; o, lr.J la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud da registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero.

Artículo 229.- No se negará la calictad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite da registro en el Pals Miembro o en el extranjero; b} no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pals Miembro; o, c} no sea notoriamente conocido en el extranjero.· ( J".

Artículo 230.• Se considerarán como sectores pertinentes da referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a} los consumidores reales o potenciales del tipo da productos o servicios a los que se aplique; b} las personas qua participan en los canales da distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c} los clrculos empresaria/as que actúan en giros relativos al tipo da establecimiento, actividad, productos o servicios a los qua se aplique.

Para efectos da reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro da cualquiera da los sectores referidos en los litara/as anteriOffJs. Articulo 258.· Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Articulo 259.· Constituyan actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a} cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio qua sea, respecto da/ establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 8 Proceso 290-lP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 10 de 61 5.

Competencia desleal por confusión con una marca registrada. Competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena. La conexión competitiva. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La marca notoria y su protección 1.1. Como en el proceso interno se argumentó la supuesta notoriedad de la marca IKEA, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencia! que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

Definición de marca notoria 1.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula los signos notoriamente conocidos en un acápite especial, contenido en el Título XII, Artículos 224 a 236. 1.3. El artículo 224 de la Decisión 486, establece: "Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido". 1.4.

De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 1.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. Los sectores pertinentes de referencia son 9: - Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. - Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. - Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo Articulo 230.· Se considerarán como sectores pe,tinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a} los consumidores reates o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique: b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servieios a los que se aplique; o, c) los clrculos empresaria/es que actúan en giros relativas al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a /os que se aplique. 9 Proceso 290-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 11 de 61 de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 1.4.2.

Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 1.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 1.5. La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registra! y uso real y efectivo, de la siguiente manera: 1.5.1.

En relación con el Principio de Especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido. 1.5.2.

En relación con el Principio de Territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.10 1.5.3. En relación con el Principio Registra!: La protección del signo notorio rompe el principio reqistral, Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero 11; por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro. 1.5.4.

En relación con el Principio de Uso Real y Efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo. Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté 'º " Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pats Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Articulo 229.· No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a} no esté registrado o en trámite de registro en el Pais Miembro o en el extranjero; 10 Proceso 290-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 12 de 61 usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro12• La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúe siendo notorio en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado. En relación con los diferentes riesgos en el mercado 1.6. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestra la ocurrencia de alguno de los siguientes cuatro riegos: 1.6.1.

Riesgo de Confusión: es aquel en el que un consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 1.6.2. Riesgo de Asociación: es la posibilidad de que cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 1.6.3.

Riesgo de Dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.13 1.6.4.

Riesgo de Uso Parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para 12 Articulo 229.- No se negará la calidad de notoria a un signo por el solo hecho que: b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pals Miembro fJ Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, "LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA-.

Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. 11 Proceso 290-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 13 de 61 lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido". Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 1. 7.

Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Prueba de la notoriedad 1.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 1.9.

El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a /os que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; \ 12 Proceso 290-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 14 de 61 h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. 1.1 O. En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizando los anteriores factores y en el marco de cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna. 1.11.

En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, con el fin de resolver el Recurso de Apelación se deberá determinar si las marcas IKEA (denominativas y mixtas) eran notoriamente conocidas en la Comunidad Andina en el momento de la solicitud de registro del signo IKEA (mixto), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro se encuentra dentro de alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. 2.

Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre signos mixtos, es necesario compararlos teniendo en cuenta que este tipo de signos se componen de un elemento denominativo que, a su vez, puede ser simple o compuesto y de uno gráfico. El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual.

El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos, etc. 2.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: \ 13 Proceso 290-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 15 de 61 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión14; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.3.2.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de tos signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos: 1 s a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro 16• En el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de tos mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.3.3. •• Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos.

El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 17 Proceso 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015, p. 10... Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015. pp. 10·11. 11 Procesos f.lP-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; 12-JP-2014 de 14 de marzo de 20 t 4, p. 11. 15 Sobre esto se puede consultar la tnterpretacíón Prefudicíal 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. 14 Proceso 290-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 16 de 61 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4 Se deberá proceder a verificar si se realizó el cotejo de los signos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto IKEA (mixto) e IKEA (mixto) 3.

Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos 3.1. Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre un signo denominativo compuesto DESIGN ANO QUALITY IKEA OF SWEDEN e IKEA (mixto) se abordará en este acápite este tema. 3.2. Cuando se haya determinado cuál es el elemento característico y predominante del signo mixto, se deberán tener en cuenta las siguientes reglas 18 para el cotejo entre los mismos: a) Si al realizar la comparación se determina que entre los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión, pudiendo estos coexistir pacificamente en el ámbito comercial1 9, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión20 • Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entra las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP-2014.

Proceso 129-IP-2015. p. 10. 20 En lo que concierne al cotejo entra marcas mixtas. cabe precisar que se ha adicionado en el literal c}, la siguiente precisión: •salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión� Dicha precisión no ha sido tomada en cuenta en antecedentes previos del Tribunal en /os que solo se indicaba lo siguiente: "Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas 15 Proceso 290-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 17 de 61 b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas establecidas en el acápite precedente. 3.3.

En el presente asunto, como el elemento denominativo del signo opositor es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros21:,,,, 3.3.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 3.3.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 3.3.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 3.3.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 3.3.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habrfa lugar a la confusión entre las man:as, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ámbito comen:ial: Sin embargo, resulta pertinente adicionar la preeisión planteada debido a que uno de los supuestos en los que podrla suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrlan evocar una misma cosa, caracterlstica o idea.

Lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una man:a describe el gráfico de la otra. Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en et man:o del Proceso 54-IP-2013, lnterpralación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el man:o del Proceso 26-IP-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en et man:o del Proceso 250-IP-2015. 16 Proceso 290-IP-2015 GACETA OFICIAL 3.3.6. 21/04/2017 18 de 61 Analizar el grado de dlstintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 3.3.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 3.3.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 3.3.6.3.

Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 3.4. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos DESINGN AND QUALITY IKEA OF SWEDEN e IKEA {mixto). 4. lrregistrabilidad de marcas cuyo registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Competencia desleal por confusión con una marca registrada. Competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena 4.1. En el caso concreto, el demandante alega que el registro del signo IKEA en favor de BIOGEN constituiría avalar un acto de competencia desleal, pues de ello se derivaría el aprovechamiento indebido de su reputación y del "poder de venta" que su marca IKEA ha adquirido en el mercado mundial. 4.2.

El Artículo 137 de la Decisión 486, establece: "Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro." 4.3. La anterior causal de irregistrabilidad de marcas se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en 17 Proceso 290-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 19 de 61 el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal. 4.4.

El Artículo 258 de la Decisión 486, por su parte, establece que: "Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos"22• En efecto, la competencia desleal, en sentido amplio, es todo acto contrario a los usos honestos. 4.5. A este respecto, el Tribunal considera que "acto contrario a los usos honestos" es aquel que se produce, precisamente, cuando se actúa con la consciencia de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.

Tal concepto se deriva de la noción de "buena fe comercial", noción que debe ser entendida como referida a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, honradez, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones, concertación y cumplimiento de los negocios23. 4.6. En consecuencia, será desleal todo acto vinculado a la propiedad intelectual, que realizado en el ámbito empresarial por un competidor sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Si bien no existe una lista taxativa de actos que se consideran desleales, el Artículo 259 de la Decisión 486 establece una protección mínima, es decir, enumera de manera no exhaustiva ciertos actos de competencia desleal: 24 11 Lo establecido por el Articulo 258 de la Decisión 486 resulta conforme a lo dispuesto por el Articulo 1(} bis numeral 2 del Convenio de Parls, citado igualmente a modo referencial e ilustrativo; el cual expresa que: ·Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrano a los usos honestos en materia industrial o comercial� lJ En ese sentído, JAECKEL KOVAKS, Jorge.

"Apuntes sobre Competencia Desleal: Seminarios B. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana. p. 45; NARVAf:Z GARCIA. José Ignacio.. ·Derecho Mercantil Colombiano� parte general. Editorial Legis, Colombia, p. 316. Es preciso destacar que el Articulo 259 de la Decisión 488 resulta conforme a lo establecido en el numeral 3 del precitado Artfculo 10 bis Convenio de Paris, el cual establece igualmente una lista abierta - o numerus apertus - de posibles actos de competencia desleal.· • Articulo 10 bis [Competencia desleal/ ( ) 3.

En particular deberán prohibirse: 1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un compelido,; 2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el e1ercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las caracterfslicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos: 18 Proceso 290-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 20 de 61 a) "cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos". 4.7.

Adicionalmente de poder causar daño a un competidor determinado, los actos de competencia desleal pueden ocasionar un daño al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor. En consecuencia, la disciplina de la competencia desleal vela por la protección de los competidores, del público consumidor y del interés general (la libre competencia y el mercado).

En efecto, el objeto de tutela jurídica de las normas contra la competencia desleal es precisamente la libre y leal concurrencia2s. 4.8. Será considerada desleal toda actividad encaminada a - que tenga como objeto o por efecto - producir un daño, ya sea que lo produzca efectivamente, o simplemente sea susceptible de producirlo. En efecto, el causar un daño es un factor importante pero no esencial.

Los actos de competencia desleal no siempre causan daño a una misma persona. Si bien siempre dañarán al competidor, no siempre dañarán al consumidor26• 4.9. Todas las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de causar perjuicio a los demás competidores y al interés del público consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sistema competitivo. 15 "Los derechos absolutos asi disciplinados sobre bienes inmateriales afectan a su utilización respecto de terceros; y en función de ésta (y no de la utilización directa de las aeaciones inlelectuales para el consumo personal) es sancionado el derecho, tratándose también en esta hipótesis de una disciplina de actos destinados a terceros.

En una diseiplina de la concurrencia solamente se puede actuar imponiendo obligaciones de no hacer. Por ello se contemplan sobre todo actos repetibles o coordinados por lo que no sólo adquiere importancia peculiar la inhibieión, sino también la anulación de los efectos del acto realizado, disciplinados de modo netamente distinto del resarcimiento del daño o culposamente ocasionado.

Por ello, en orden al resarcimiento del daño deben distinguirse las nonnas que presuponen la ilicitud del acto de las que además requieren la concurrancia de un do/o o culpa y un daño actual� ASCARELLI, Tullio. "Teoria de la concurrancia y de los bienes inmateriales� E. Verdera y L 5uárez-Uanos, Barcelona (traducción), Bosch, 1970, pp. 40 y SS.

OTAMENDI, Jorge. "La Competencia Desleal� En: Revista Juridica de la Universidad de Palermo, p. 2 19 Proceso 290-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 21 de 61 4.1 O. Este Tribunal advierte que, si bien una conducta desleal, con frecuencia, trae como consecuencia la infracción de derechos de propiedad industrial que son protegidos, tal conducta constituirá un acto de competencia desleal solo en la medida que: 27 a) El acto o actividad sea de efectiva competencia. Las sociedades deben ser concurrentes o competidoras en un mismo mercado, es decir, el infractor y la victima deben encontrarse en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma forma o en una análoga; b) El acto o la actividad sea Indebido.

En tal sentido, el acto o la actividad deben encontrarse proscritos por una disposición normativa vigente y vinculante; y, c) El acto sea susceptible de producir un daño o de poner en juego la explotación económica del bien inmaterial objeto de la protección. Este último requisito supone que el daño sea probable, o que el acto sea susceptible de poner en juego la explotación comercial del correspondiente derecho de propiedad industrial por parte de su titular.

Cabe recordar que, un acto será desleal cuando pueda perjudicar a otro competidor, bastando por lo tanto la probabilidad del daño. Competencia desleal por confusión con una marca registrada 4.11. El primer grupo de actos, "actos de competencia desleal por confusión", es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca.

Si un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos frente a la causal anotada, debiendo además observar las siguientes características: a) 21 No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que este es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto En consecuencia, la calñ,cación de ·actos de competencia desleal" depenc/6 de criterios dislmHes a empleados en la calificación de ·actos de infracción a derechos de propiedad industrial� los 20 Proceso 290-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 22 de 61 del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. b) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio.

Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envio de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. e) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que, si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podria hablar de competencia desleal28 • 4.12.

En relación con este tipo de actos de competencia desleal por confusión, cabe aclarar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos29 • 4.13.

Finalmente, se aclara que los actos de competencia desleal por imitación se encuadran dentro de los parámetros descritos, en virtud a que la imitación consiste en copiar las características de un producto o un servicio, lo que acarrearla un riesgo de confusión y/o asociación entre el público consumidor y, de acuerdo con lo descrito, podría configurase como un acto de competencia deslea13°. 4.14.

Por lo tanto, en el presente caso, se deberá analizar si se trata de un supuesto de competencia desleal por confusión entre el signo que se pretende registrar con una marca anteriormente registrada. Al respecto, cabe indicar que antes de analizar el supuesto de competencia desleal, es necesario que exista riesgo de confusión entre los signos confrontados.:, /9 Proceso 116·1P-2004.

Proceso 110·1P-2010. Proceso 251-IP-2015. 21 Proceso 290-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 23 de 61 Competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena 4.15. Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito. Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor. 4.16.

La mencionada conducta desleal no solo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de una empresa31 • 4.17.

Indudablemente, el esfuerzo empresarial es un activo que se debe proteger para desarrollar adecuada y estructuralmente el desarrollo del mercado. Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir que otro competidor se aproveche de dicha situación, con la finalidad de falsear la competencia y causar daño a un competidor específico32 supone permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado. 4.18.

A efectos de determinar la existencia de "indicios razonables" que permitan inferir que la solicitud se hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el aprovechamiento de la reputación ajena; el interesado debe probar tal condición; por cuanto, de no existir prestigio, posicionamiento en el mercado o notoriedad de un signo distintivo, no se podría sancionar la conducta como desleal. 4.19.

En este caso es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 4.20. En consecuencia, se debe determinar la existencia de indicios razonables sobre la manera deshonesta en la que se habría presentado la solicitud de registro como marca del signo IKEA (mixto) para proteger productos farmacéuticos de la Clase 5, por parte de BIOGEN y si tenía el propósito de generar confusión y aprovecharse de la reputación de la lt Proceso 434-IP-2015. l2 En/re o/ros verlos Procesos 129-IP-2013. 251-IP-2015. 22 Proceso 290-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 24 de 61 marca IKEA registrada en varias clases internacionales a favor de INTER-IKEA SYSTEMS B.V. 5.

Conexión competitiva 5.1. El signo solicitado para registro IKEA (mixto) ampara productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Las marcas previamente registradas IKEA (mixtas y denominativas) amparan productos pertenecientes a tas Clases de Internacionales 11, 16, 20, 24, 25, 28 y servicios de las Clases Internacionales 35 y 42, por lo que se analizará este tema. 5.2.

En el derecho marcario uno de los princ1p1os rectores es el de especialidad, el cual determina que una marca se considera como tal, solo cuando esta se vincula a determinados productos o servicios, es por esto que dos o más signos idénticos o semejantes pueden coexistir en el mercado y poseer derechos autónomos, siempre que los productos y/o servicios que se pretenda proteger se encuentren en distintas clases internacionales, a contrario sensu cuando los signos sean idénticos o semejantes y a su vez pertenezcan a una misma clase internacional esto impediría su protección o coexistencia. 5.3.

Sin embargo y como excepción se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.33 5.4. Se deberá matizar la regla de ta especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en et público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 34 " Decisión 485 de la Comisión de la ComunldBd Andlna."Artfculo 151.· Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican /as marcas. los Paises Miembros utilizarán la Clasilicación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arraglo de Niza del 15 de junio de 1957. con sus modif,caciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no ctetemiinaran la similitud ni 1a • disimilitud de tos productos o servicios indicados e"presamente. (Subrayado agregado} Procesos 472-IP-2015 y 473·/P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 23 Proceso 290-1 P-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 25 de 61 5.5. Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza35 Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorias disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines38, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utiHzación de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) complementariedad de los productos.37 o En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son " Ef Tribunal ha sostenido que, a fin de verif,car fa semejanza entre los productos en comparación, se deberá lomar en cuenta, en razón de ta regla de fa especialidad, fa identificación de dichos productos en las solicitudes c01Tespondíentes y su ubicación en el nomenclátor.

Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. B; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12·13. JO Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12·13. JT Esto es, tomando en cuenta las caracterlsticas, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. 24 Proceso 290-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 26 de 61 sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 38 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro39• Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 5.6.

Conforme los criterios señalados, de deberá determinar de forma clara y suficiente la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre si para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. 40,.

De modo referencial ver. Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNANDEZ NDVDA. Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AA W. Testimonio Comunitario. Doctnna • Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robín Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONDMIA.

MICROECONOMIA � (Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverlé S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuel/o más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos: Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por o(ro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<hUps:l/bool<s.qoogle.com.eClbooks?id=ld8168bW3egG&pq=PA247&dq::microeconomia+efeclo+sus titucion&hl=es&sa=X&ved=OahUKEwíOmbvUc1sJMAhXIHR�KHRxZAXc06AEIJTAC#v=onepage&q =microe conomia%20gfeclo%20s11stit11c1on&f=false> (visitado el 7 de septiembre de 2016).

Procesos 472·1P-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 25 Proceso 290-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 27 de 61 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 2011-00023, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 1 /; /_J L \._ Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

( A !( ¿ Cecilia Luisa Ay�interos PRESIDENTA 26 Proceso 290-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 28 de 61 Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 27 GACETA OFICIAL 21/04/2017 29 de 61 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: 387-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2010-00391 Referencia: Signo DOÑA PALMA (mixto) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 2610, de 11 de agosto de 2015 recibido en la misma fecha, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Articulo 135 Literales b), e), f) e i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2010-00391; y, El Auto de 19 de febrero de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: LLOREDA S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA COMERCIO (SIC) DE COLOMBIA. Tercero Interesado: GERSON COSO OROZCO Y Proceso 387-IP-2015 GACETA OFICIAL 2. 21/04/2017 30 de 61 Hechos Relevantes 2.1. El 06 de abril del 2009, el señor GERSON COSO OROZCO, solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro como marca del signo DOÑA PALMA (mixto)1. para distinguir productos de la Clase 29 2 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

El 30 de junio del 2009, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 605. 2.3. El 21 de julio del 2009, la sociedad LLOREDA SA, presentó oposición en contra de la solicitud de registro del signo DOÑA PALMA (mixto), argumentando que el signo solicitado es descriptivo y carece de distintividad, por lo que considera aplicable la causal prevista en los literales b) y e) del Articulo 135 de la Decisión Andina 486. 2.4.

El 29 de diciembre del 2009, mediante Resolución 68443, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición presentada por LLOREDA S.A. y concedió el registro de la marca DOÑA PALMA (mixta) a favor del señor GERSON COBO OROZCO. 2.5. La sociedad LLOREDA S.A., interpuso los Recursos de Reposición y en Subsidio de Apelación3 contra la Resolución 68443, los cuales fueron mediante Resoluciones 05106 de 29 de enero de 2010 y el 14306 de 15 de marzo, respectivamente.

En ambos casos se confirmó la decisión inicial de declarar infundada la oposición presentada y, por lo tanto, se concedido el registro de la marca DOÑA PALMA (mixta) a favor del señor GERSON COBO OROZCO. 2.6. El 14 de septiembre del 2010, la sociedad LLOREDA S.A. interpone la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de las Resoluciones 68443, 5106 y 14306 expedidas por la SIC.

Expediente Administrativo: ()9.204128. 1 Clase 29: cama, pescado, aves y caza: extractos de came; fruta y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas: jaleas; mermeladas; comporlas (s,cJ; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; Dentro del expediente no se puede constatar las fechas de presentación de los Recursos. 2 Proceso 387-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 31 de 61 2.7.

El 24de noviembre del 2010, la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, admitió a trámite la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. 2.8. El 25 de julio del 2012, la SIC contestó la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho presentado por LLOREDA S.A. 2.9. El 1O de septiembre del 2012, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, admitió a trámite la contestación4 presentada por el señor GERSON COBO OROZCO, en su calidad de tercero interesado. 2.1O.

Mediante Auto de 04 de septiembre del 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos contenidos en Restablecimiento del Derecho la Acción de Nulidad y La sociedad LLOREDA S.A. expresó en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1.

"( ) La marca DOÑA PALMA, registrada por la Superintendencia de Industria y Comercio en la clase internacional 29, carece de distintividad en la medida en que se trata de una expresión descriptiva y además, es susceptible de engañar al público consumidor'� 3.2. "( ) no es registrable como marca un signo que sea genérico para el producto de que se trate.

En este caso, la marca DOÑA PALMA si resulta ser un signo genérico la cual hace que el mismo carezca de distintividad. ( ) ningún empresario puede apropiarse de manera excluyente y exclusiva de un signo con el cual se identifica un producto� 3.3. o servicia determinado pues esto implicaría que se está impidiendo que otras agentes económicos puedan utilizar este término para sus productos". 3.4.

"(...) el signo DOÑA PALMA es una expresión descriptiva, y que puede inducir fácilmente al error al público consumidor Así, la Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en una violación a la normatividad Andina de propiedad industrial al conceder este último signo, pues evidentemente na cuenta con la distintividad exigida para ser considerada como marca".

Den/ro del E,cpedienle no se encontró la fecha de presentación de la con/estación del tercero interesado. (' 3 Proceso 387.1p.201 s GACETA OFICIAL 4. 21/04/2017 32 de 61 Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho La SIC, expresó en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. El signo DOÑA PALMA, "(...) se compone de dos términos genéricos que en su individualidad, por regla general, no se pueden reivindicar de forma exclusiva por una persona, bien sea jurídica o natural.

No obstante lo anterior, debe recordarse que el estudio de registrabilidad de un signo distintivo se debe realizar observando su conjunto como un todo y sin fraccionarlo". 4.2. "( ) no se puede alegar que la marca "DOÑA PALMA" (mixta), sea exclusivamente un signo descriptivo o genérico de los productos que distingue, pues ésta se compone de diversos elementos, que aunque de forma individual sean genéricos o descriptivos, al estar combinados se decantan en un signo que en su conjunto es apto para identificar en el mercado los productos que distinguen, adquiriendo de esa forma el atributo de distintividad exigido por la normatividad comunitaria y por la jurisprudencia nacional". 5.

Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho por el Tercero Interesado El señor GERSON COSO OROZCO, expresó en lo principal, los siguientes argumentos: 5.1. "( ) La marca registrada por mi representada DOÑA PALMA (mixta) es suficientemente creativa y distintiva y no existe semejanzas capaces de inducir al público consumidor a confusión y mucho menos es un signo genérico y descriptivo como lo señala la sociedad LLOREDA S.A.·� 5.2.

"(...) La denominación "PALMA" ha sido usada y registrada por múltiples empresarios para distinguir productos de la clase 29 int., acompañada de otro término que logra imprimir la fuerza distintiva necesaria para su registrabilidad� 5.3. "(...) el registro de la marca "DOÑA PALMA·: al estar acompañado de la denominación "DOÑA·: le cambia completamente el sentido al término "PALMA·: pues inmediatamente se piensa en el nombre de una mujer". 5.4.

"(...) Es preciso aclarar que son perfectamente registrables aquellos signos que, aunque presenten un término figurativo o denominativo genérico estén acompañados de otro elemento que le aporte valor distintivo por no serlo. Ahora bien, en este caso, mi representado al registrar la marca "DOÑA PALMA" (mixta), queda favorecido por los derechos exclusivos que otorga la legislación marcaría y no podrá fraccionar el conjunto que integra su marca para impedir que sus 4 f, f/ &­ Proceso 387-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 33 de 61 competidores usen términos genéricos, que aisladamente no podrían registrarse·: B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Articulo 135 literal b), e), f) e i)5 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, procede su interpretación por ser aplicables a la controversia.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. 4. Falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad Los signos descriptivos. Los signos genéricos. Signos engañosos. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad 1.1. En el proceso interno se alega la nulidad de las Resoluciones 68443, 5106 y 14306 que concedieron el registro como marca del signo DOÑA PALMA (mixto) al considerar que carece de distintividad.

En consecuencia, resulta pertinente abordar el tema de irregistrabilidad por falta de distintividad, al que hace referencia el Artículo 135 Literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. "Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad': 1.2. Un signo puede ser registrado como marca si es distintivo, susceptible de representación gráfica y no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los articules 135 y 136 de "Articulo 135.- No podrán mgistrarse como marcas los signos que: b} carezcan de distintividad; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f} consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; i) puedan engañar a los medios comerciales o al püblico, en partieular sobre fa procedencia geográfrca, la naturaleza, el modo de fabricación. fas caracterlsticas, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o serv,cios de que se trate: 5 Proceso 387-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 34 de 61 la Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos6. 1.3. Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos y servicios en el mercado, la misma puede estar conformada entre otros elementos por los siguientes: palabras o combinación de las mismas, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, emblemas, números, letras, colores delimitados en una forma o una combinación de colores.Asilo contempla de forma ejemplificativa el Artículo 134 de la Decisión 486. 1.4.

Estos signos deben distinguir claramente un producto o servicio en el mercado, por lo tanto, están sometidos al examen de registrabilidad que realizan las oficinas competentes en materia de propiedad industrial, previo al otorgamiento de un derecho exclusivo, para ello se deberá tener en cuenta de manera prioritaria su capacidad distintiva determinada en dos aspectos, a saber: 1.4.1.

Distlntlvidad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 1.4.2. Distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad para diferenciarse de otros signos que protejan los mismos productos o servicios en el mercado. 1.5. Teniendo en cuenta ta definición y las caracteristicas que todo signo debe poseer para ser registrado como marca es importante conocer sus requisitos principales y/o esenciales que han venido siendo desarrollados por la normativa comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia: 1.5.1.

La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad. 6 lnte,pretación Prejudicial 133-JP-2006, de 26 de octubre de 2006.

Marca: "TRANSPACK: publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N" 1451, de 09 de enero de 2007; Interpretación Prejudicíal 128IP-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: "USA GOLD: publicada en la Gaceta Oftcial del Acuerdo de Cartagena N" 1421, de 03 de noviembre de 2006; e, Interpretación Prejudicial 14-IP-2009 de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N" 1729, de 3 de julio de 2009. 6 Proceso 387-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 35 de 61 1.5.2.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera. Es considerada como caracteristica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: "El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio, un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades': 7 1.5.3. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o expresado en letras, números, palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Sobre el tema, Marco Matias Alemán sostiene: "La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados': 8 1.6. Aplicando los criterios expuestos se deberá analizar si el signo registrado como marca DOÑA PALMA (mixto) es distintivo de tal forma que el consumidor pueda distinguir entre los productos para los cuales fue solicitado.

(Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza). 2. Los signos descriptivos 2.1. Uno de los argumentos principales expuestos por LLOREDA S.A., es que el signo DOÑA PALMA (mixto) constituye una expresión descriptiva de los productos que pretende identificar en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. En consecuencia, resulta pertinente abordar el tema planteado, al que hace referencia el Articulo 135 Literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Ed. LexisNexis, Abetedo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27. Alemán, Marco Mafias. Nonnativicfad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Ed. Top Management, Bogotá, p. 77. 7 Proceso 387-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 36 de 61 ''Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de /os servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios·: 2.2.

Las palabras descriptivas informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. 2.3.

El Tribunal advierte que los signos descriptivos deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es descriptivo en una clase determinada puede no serlo asi en otra; por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. 2.4.

Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, ralees o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 2.5. Si bien se prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones descriptivas, éstas al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las palabras descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios, lo cual quiere decir que su marca es débil, por cuanto tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las palabras descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca 9. 2.6. Se deberá determinar si la expresión DOÑA PALMA es descriptiva respecto de los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional Dentro del tema Jorge Olamendf senata que: "El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con tas marcas anteriores. y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas asi configuradas et parecido que se deriva, necesariamente, de las partlculas coparticipadas insusceplibles de privilegio marcarlo. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso comun son marcariamente débiles� OTAMENDI Jorge.

"DERECHO DE MARCAS: Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aíres, Argentina, 2010. Pág. 215. 8 Proceso 387-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 37 de 61 de Niza, teniendo en cuenta la visión de conjunto que debe primar al analizar signos que posean términos descriptivos en su conformación. 3. Los signos genéricos 3.1. En el Proceso Interno, la SIC establece que el signo DOÑA PALMA está compuesto por términos genéricos que individualmente, por regla general, no se puede reivindicar de forma exclusiva por una persona; sin embargo, debe recordarse que el análisis de registrabilidad de un signo será en su conjunto como un todo y sin fraccionarlo. 3.2.

Conforme lo han referido las partes en conflicto, en el Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se ha establecido que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en signos o indicaciones que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.

En el antes aludido literal se prohíbe el registro de palabras genéricas, pero no se impide que éstas conformen un signo compuesto. 3.3. Las denominaciones genéricas determinan el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. 3.4. Las expresiones genéricas, pueden identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando esas mismas denominaciones. Vg. Si para identificar el producto genérico casa, se pregunta ¿qué es? La respuesta será casa.

En ese sentido, la expresión casa carece de distintividad para identificar o distinguir una casa de otra dentro productos de la misma clase, pudiéndose afirmar entonces que el término casa es genérico y no podrá registrase solo como marca. 3.5. Se deberá determinar si el signo DOÑA PALMA (mixta) es genérica en relación con los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, teniendo en cuenta la visión de conjunto que debe primar al analizar signos que posean términos genéricos en su conformación, para de esta manera establecer el carácter distintivo del signo solicitado a registro. 4.

Signos engañosos 4.1. En el proceso interno, la demandante sostiene que el signo mixto DOÑA PALMA, es engañoso porque "( ) es susceptible de engañar al público consumidor", por lo que, resulta pertinente abordar y desarrollar el tema de los signos engañosos a los que alude el Literal i) del Artículo 135 de 9 é Proceso 387-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 38 de 61 la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo texto se transcribe a continuación: "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: puedan engañar a los medios comercia/es o al público, en i) particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate': 4.2.

La norma transcrita, claramente establece la irregistrabilidad de los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público en general, prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo, enturbia el mercado1º. 4.3.

Es importante reiterar que este Tribunal ha sostenido que el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.

La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor. El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos, podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir.11 4.4. Para evitar la posibilidad de engaño en cuanto al Jugar de procedencia que podría generar error respecto a las características y calidad del producto o servicio respectivo, cuando un signo contenga un nombre geográfico deberá indicar al pie de ella, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto.

De ser una denominación caprichosa o de fantasía, tal exigencia debe también cumplirse. lD Proceso 82-IP-2002. Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2002, publieada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N" 891, de 29 de enero de 2003. CORRESPONDE A UNA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DE LA DECISIÓN 344 Y SE ESTA INTERPRETANDO LA DECISIÓN 486. ll Proceso 38-IP-99.

Interpretación Prejudicial de 29 de enero de 2000, publicada en Gaceta Of,cial del Acuerdo de Cartagena Nº 539, de 28 de febrero de 2000. CORRESPONDE A UNA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DE LA DECISIÓN 344 Y SE ESTA INTERPRETANDO LA DECISIÓN 48 10 Proceso 387-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 39 de 61 4.5. Por lo antes manifestado, corresponde determinar si el signo mixto DOÑA PALMA podría o no generar engaño en cuanto a la procedencia del producto, naturaleza u otras caracteristicas y propiedades, para así determinar su registrabilidad.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el Proceso Interno 2010-00391, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.;//A { Cecilia t'Úisa A�teros MAGISTRADA s Rafael Vergara Quintero MAGISTR DO ez Apac Hugo Ram1r MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. 11 Proceso 387-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 40 de 61 Jl!J Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifiquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12 GACETA OFICIAL 21/04/2017 41 de 61 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 09 de marzo de 2017 Proceso 440-IP-2015 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú Expediente interno del Consultante 9576-2014 Referencia Derecho de autor Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 215-2015-SCS-CS del 21 de agosto de 2015, recibido vfa correo electrónico el 2 de septiembre de 2015, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicita Interpretación Prejudicial del Articulo 57 de la Decisión 351 de la Comisión de la Comunidad Andina que aprueba el Régimen Común de sobre derecho de autor y derechos conexos, a fin de resolver el Proceso Interno 9576-2014; y, El Auto del 12 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandantes Adobe Systems lncorporated Microsoft Corporation Proceso 440-IP-2015 GACETA OFICIAL 2. 21/04/2017 42 de 61 Demandado Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Tercero interesado Tecnifajas S.A. Hechos relevantes 2.1.

El 21 de mayo de 2008, Adobe Systems lncorporated (en adelante, Adobe) y Microsoft Corporation (en adelante, Microsoft) interpusieron denuncia administrativa por presunta infracción al derecho de autor contra Tecnifajas S.A. (en adelante, Tecnifajas) por haber copiado y reproducido sin autorización programas de ordenador (software) de su titularidad1 • 2.2.

Mediante Resolución 0095-2008/CDA-INDECOPI del 11 de noviembre de 2008, la Comisión de Derecho de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el lndecopi) declaró fundada la denuncia interpuesta por Adobe y Microsoft y, en consecuencia, sancionó a la denunciada con una multa equivalente a 26,26 UIT por la infracción cometida.

Asimismo, reconoció a las denunciantes la suma de US$ 5 287.92 por concepto de remuneraciones devengadas, bajo las siguientes consideraciones: a) Si bien, conforme a la información brindada por la denunciante, el monto por remuneraciones devengadas ascendería a US$ 14 891.69, debe tomarse en cuenta que ta denunciada acreditó haber adquirido las versiones actualizadas de la mayoría de los programas encontrados en la diligencia de inspección. Por tal motivo, corresponde tomar en cuenta ello a efectos de determinar el monto que corresponda. b) En aplicación del criterio de licenciamiento utilizado por la industria del software (la licencia de una versión actualizada cubre la versión anterior sin que ello implique que el usuario tiene derecho a utilizar dos software distintos), se considera que al haber realizado el pago de las licencias de los programas actualizados corresponde descontar al monto de cálculo de remuneraciones devengadas aquellos programas que han sido adquiridos legalmente con posterioridad a la realización de la inspección. En consecuencia, la remuneración devengada a favor de los titulares afectados ascendería a US$ 5 287.92. 2.3.

El 26 y 27 de noviembre de 2008, Microsoft y Adobe respectivamente interpusieron recurso de apelación contra la Resolución 0095-2008/CDA­ INDECOPI. Expediente administralivo 787-2006/DOA. ¡ fr;5 é Proceso 440-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 43 de 61 2.4. El 27 de noviembre de 2008, Tecnifajas también interpuso recurso de apelación contra la Resolución 0095-2008/CDA-INDECOPI. 2.5.

Mediante Resolución 2553-2009/TPI-INDECOPI del 2 de octubre de 2009, la Sala de Propiedad Intelectual del lndecopi confirmó la Resolución 00952008/CDA-INDECOPI en todos sus extremos, modificando únicamente el monto de la multa, rebajándola y fijándola en 12,5 UIT, bajo las siguientes consideraciones: a) La Decisión 351 que aprueba el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos (en adelante, la Decisión 351) dispone que la autoridad nacional competente podrá ordenar, entre otros, el pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho. b) En el caso peruano, el Artículo 193 del Decreto Legislativo 822 establece que, de ser el caso, y sin perjuicio de la aplicación de la multa, la autoridad podrá obligar al infractor, el pago de las remuneraciones devengadas a favor del titular del respectivo derecho o de la sociedad que lo represente. c) Por práctica comercial, cuando aparece la nueva versión de un programa de ordenador, la versión anterior del mismo sale del mercado.

No obstante, aquellos que deseen adquirir legalmente la versión anterior del programa deben pagar el costo de la versión actual, aun cuando pretendan utilizar la versión anterior. Dicha situación se conoce como "downgrade automático"; es decir, el caso en que la licencia de versión actual del programa también autoriza el uso de las versiones anteriores del programa. d) No corresponde imponer las remuneraciones devengadas a quien regulariza posteriormente la situación mediante la compra legal de la versión actualizada de software ilegal.

No obstante, ello no exime al infractor de asumir las sanciones impuestas por la infracción cometida, quedando a criterio de la Autoridad Administrativa la graduación de la sanción, en función de las particularidades del caso y bajo los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. 2.6. El 12 de enero de 201 O, Adobe y Microsoft presentaron demanda contenciosa administrativa contra el lndecopi, solicitando la declaración de la nulidad parcial de la Resolución 2553-2009-TPI-INDECOPI en el extremo en que condonó en parte a Tecnifajas del pago de las remuneraciones devengadas establecidas en los Artículos 139 y 194 de la Ley de Derecho de Autor. 2.7.

El 16 de abril de 2010, Tecnifajas S.A. contestó la demanda y solicitó que sea desestimada. 3 Proceso 440-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 44 de 61 2.8. El 22 de abril de 2010, el lndecopi contestó la demanda y solicitó que sea declarada infundada en todos sus extremos. 2.9. Mediante Sentencia del 30 de noviembre de 2011, el Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda interpuesta por Adobe y Microsoft; y, en consecuencia, declaró la nulidad parcial de la Resolución 2553-2009/TPI-INDECOPI y de la Resolución 095-2008-CDA­ INDECOPI en el extremo referido al pago de las remuneraciones devengadas, excluido por el lndecopi.

Asimismo, ordenó al lndecopi que emita una nueva resolución disponiendo el pago de las remuneraciones devengadas por un monto ascendente a USO$ 9 603.77 a favor de los demandantes. 2.10. El 9 de enero de 2012, Tecnifajas interpuso recurso de apelación contra la Sentencia emitida por el Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima. 2.11.

El 11 de enero de 2012, el lndecopi interpuso recurso de apelación contra la Sentencia precítada. 2.12. Mediante Sentencia del 26 de junio de 2014, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la Sentencia apelada en todos sus extremos. 2.13.

El 17 de julio de 2014, el lndecopi interpuso recurso de casación contra la Sentencia expedida contra la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. 2.14. Mediante Auto del 4 de junio de 2015, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró procedente el recurso de casación interpuesto por el lndecopi y dispuso remitir copias certificadas de los actuados al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a efectos de solicitar la emisión de la correspondiente Interpretación Prejudicial. 3.

Argumentos de la demanda de Adobe y Microsoft: 3.1 La interpretación del lndecopi respecto a que la compra del software legal compensa lo que en su momento no fue pagado por el infractor, no resulta correcta y contraviene el texto de los Artículos 193 y 194 de la Ley de Derecho de Autor, toda vez que las remuneraciones devengadas constituyen un concepto distinto a la multa. 4 Proceso 440-IP·2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 45 de 61 3.2 La disposición legal es clara al señalar que la graduación de la sanción de multa en atención a la regularización de la adquisición del software ilegalmente instalado no debe implicar la exoneración del monto de las remuneraciones devengadas. 3.3 La compra posterior de los programas de ordenador reproducidos ilegalmente no exime al infractor del pago de las remuneraciones devengadas. 4.

Argumentos de la contestación de la demanda de Tecnifajas: 4.1 El "downgrade automático" es un concepto aplicable a los programas de ordenador y reconocido en el mercado por fabricantes, proveedores y compradores en general. En aplicación de esta figura, la licencia de la versión actual del programa también autoriza el uso de las versiones anteriores del programa.

En otras palabras, si se hace el pago la versión nueva de un programa de ordenador, se adquieren también los derechos sobre las versiones anteriores. 4.2 En ese sentido, una persona que regulariza su situación ya está pagando los derechos devengados que no había cancelado. Cuando aporta el dinero para obtener un software original nuevo, autoriza a todas las versiones anteriores por el downgrade automático. 5.

Argumentos de la contestación de la demanda del lndecopl: 5.1 Resultaba razonable considerar que Tecnifajas debía pagar el valor que hubiese pagado por el uso autorizado del software, mas no debía pagar las remuneraciones devengadas respecto de aquellos programas de ordenador que compró Juego de realizada la inspección. Ello, tomando en cuenta que el pago del software original en versión actualizada tiene como efecto remunerar los usos anteriores. 5.2 La compra del software compensaba lo que en su momento no fue pagado por el infractor.

La Sala tomó en cuenta que la compra de un software permitía utilizar las versiones más recientes del producto. Es decir, que el pago por la versión actualizada remuneraba todos los usos anteriores, sean legales o no. Ello se conoce como el "efecto downgrading". 5.3 La imposición de dichos conceptos a Tecnifajas hubiera constituido una carga exorbitante y al mismo tiempo una medida ineficiente.

Exorbitante, porque se le estaría imponiendo un doble pago a una empresa que sí ha comprado dicho software; e, ineficiente, porque lejos de incentivar la actitud de formalización, se estaría desincentivando la adquisición de productos originales, lo cual es de particular interés de los demandantes, y de público interés de la colectividad y el Estado. 5 Proceso 440-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 46 de 61 5.4 Resulta válido colegir que la imposición de remuneraciones devengadas, que comparten la naturaleza de las sanciones, y la graduación de la multa por parte del Tribunal no ha constituido en absoluto una imposición irracional o arbitraria, sino que, por el contrario, ha respetado el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora. 6.

Fundamentos de la Sentencia de primera instancia: 6.1 No es posible sostener que la compra del software legal compense lo que en su momento no fue pagado por el infractor, pues, conforme a lo establecido en los Artículos 193 y 194 de la Ley sobre Derecho de Autor, el pago de las remuneraciones devengadas (equivalente al valor que habría percibido el titular del derecho en caso hubiera autorizado su explotación) es un concepto totalmente diferente del pago de la licencia de software que posteriormente realizó el infractor vía regularización de su situación legal. 6.2 La consideración del lndecopi sobre el "tratamiento distinto entre los infractores que no regularizaron su situación legal y aquellos que demuestran su voluntad de regularizar el software ilegal" resulta válida para graduar la multa, más no para exonerar el pago de las remuneraciones devengadas a favor de los titulares del derecho.

Ello tomando en cuenta que las remuneraciones devengadas constituyen una forma de indemnización prevista en los Artículos 193 y 194 de la Ley sobre Derecho de Autor. 7. Argumentos de la apelación del Tecnifajas: 7.1 Resulta extraño que una instancia del Poder Judicial desconozca que el lndecopi no está facultado para otorgar indemnizaciones y, en consecuencia, pretenda equiparar el derecho devengado a la naturaleza de una indemnización. Ello, tomando en cuenta que las propias normas del lndecopi establecen que toda acción indemnizatoria es "judicial" y no puede ser siquiera admitida como petitorio en procedimientos bajo la tutela del lndecopi. 7.2 No existe forma de admitir que el lndecopi pueda brindar indemnizaciones pues ello es de competencia del Poder Judicial.

La labor del lndecopi se centra en investigar si efectivamente se transgredió la Ley e imponer la sanción administrativa que corresponda. 7.3 Las remuneraciones devengadas deben ser entendidas conforme a lo señalado en el Artículo 194 del Decreto Legislativo 822; es decir, como el "valor que hubiera percibido el titular del derecho o sociedad que lo represente, de haber autorizado su explotación".

Ello significa que si el titular del derecho logra percibir lo que hubiera percibido habiendo autorizado la explotación de la obra, sus derechos devengados habrían 6 Proceso 440-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 47 de 61 sido cancelados y, por ende, su reclamo por ese concepto habría sido satisfecho. 7.4 Es por esa razón que la regularización es admitida por el lndecopi como una compensación al derecho devengado, porque lo que se dejó de pagar ya se habría pagado.

Lo contrario implicaría un doble derecho devengado (uno comercial y uno dentro del proceso legal). La naturaleza del derecho devengado es pagar por el uso del derecho de autor y no indemnizar. 8. Argumentos de la apelación del lndecopi: 8.1 El juez de primera instancia parte del error de asignarle a las remuneraciones devengadas una calidad indemnizatoria que no poseen.

En efecto, las remuneraciones devengadas constituyen una de las tantas medidas de las que puede disponer la autoridad administrativa ante la ocurrencia de una infracción al derecho de autor, más no constituyen una indemnización como erróneamente señala la instancia judicial. 8.2 El juzgado se equivoca al señalar que las remuneraciones devengadas constituyen "una forma de indemnización" cuando su carácter es más bien sancionatorio. 8.3 El legislador incluyó la frase "de ser el caso" en el Articulo 193 del Decreto Legislativo 822 para dejar a criterio de la autoridad administrativa el decidir en cada supuesto si corresponde o no imponer dicho pago.

Ello es congruente con el principio de razonabilidad que rige la potestad sancionadora de la Administración Pública. 8.4 Se equivoca el Juzgado al afirmar que en la sentencia recurrida no se puede exonerar el pago de las remuneraciones devengadas y que, por el contrario, estas siempre deben disponerse. Esa conclusión encontraría asidero si estuviéramos ante una indemnización, pero las remuneraciones devengadas no constituyen una "forma de indemnización". 8.5 Las remuneraciones devengadas tienen carácter de medida sancionatoria y su imposición se encuentra sujeta al análisis razonado que debe efectuar la autoridad administrativa.

No se trata de una medida que obligatoria y automáticamente deba imponerse ante cualquier infracción al derecho de autor. 8.6 En base al principio de razonabilidad que rige la potestad sancionadora de la Administración Pública, la Sala de Propiedad Intelectual del lndecopi consideró que el pago de las remuneraciones devengadas otorgadas resulta proporcional a la infracción incurrida y suficiente para disuadir su conducta. 7 Proceso 440-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 48 de 61 8. 7 La Sala de Propiedad Intelectual del lndecopi tuvo en cuenta la práctica comercial del mercado del software en el que la compra de un software permite utilizar las versiones más recientes del producto. 9.

Fundamentos de la Sentencia de segunda instancia: 9.1 La norma distingue entre el pago de las licencias y el pago de las remuneraciones devengadas, por lo que no resulta posible sustituir el pago del primero para exonerarse de lo segundo. Las remuneraciones devengadas resultan ser una forma de compensación por los daños sufridos por la violación del derecho de autor. 9.2 El hecho de que Tecnifajas haya comprado las licencias por el uso del software no implica que se le exonere o exima de su obligación de efectuar el pago de las remuneraciones devengadas, pues se trata de conceptos distintos.

El pago de las licencias no puede sustituir el pago de las remuneraciones devengadas. 9.3 Cuando el juez de primera instancia señala que las remuneraciones n devengadas son una "forma de indemnización se refiere a una compensación por la violación por los derechos de autor, lo cual no implica que se haya afirmado que la autoridad administrativa tenga la facultad de ordenar indemnizaciones. 9.4 El criterio utilizado por el lndecopi sobre la base del cual debe existir un "tratamiento distinto entre los infractores que no regularizaron su situación legal de aquellos que demuestran su voluntad de regularizar el software n ilegal que poseen debe ser aplicado para graduar la aplicación de la multa, mas no para exonerar el pago de las remuneraciones devengadas a favor de los titulares del derecho de autor.

B. NORMA A SER INTERPRETADA 1. 2 La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 57 de la Decisión 351 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2 Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, aprobado por Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Publicado el 21 de diciembre de 1993 en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

"Articulo 57.- La autoridad nacional competente, podrá asimismo ordenar lo siguiente: a} El pago al titular del derecho Infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de fa violación de su derecho; b} Que el infractor asuma el pago de las costas def proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido; c) El retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho; 8 Proceso 440-IP-2015 GACETA OFICIAL 2.

C. 21/04/2017 49 de 61 Tomando en cuenta la materia de la controversia, la presente Interpretación Prejudicial se ceñirá al análisis del Literal a) del citado artículo que versa sobre los mecanismos resarcitorios aplicados en los casos de infracción al derecho de autor. CUESTIÓN PREVIA De conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 126 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el Numeral 2 de la Nota Informativa sobre el Planeamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales3 a continuación se explica de manera detallada los hechos ocurridos en el proceso interno: 1.

Al momento de interponer la denuncia administrativa, Adobe y Microsoft solicitaron que el lndecopi ordene a Tecnifajas S.A. el pago de las remuneraciones devengadas por el uso no autorizado de programas de ordenador. 2. A fin de demostrar la utilización de programas de ordenador sin autorización, las denunciantes solicitaron la realización de una diligencia de inspección. Dicha diligencia se llevó a cabo el 28 de abril de 2008, constatándose que Tecnifajas utilizaba los siguientes programas de ordenador: CUADRO 1 Programas utilizados sin autorización Diligencia de inspección realizada el 28 de abril de 20084 d) 3 Las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud.· Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andlna.­ Artfcu/o 126.- Trámite ·( ) El Tribunal no Interpretará el contenido y alcance del derecho nacional ni calíncará /os hechos materia del proceso, pero podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada.· Nota Informativa sobre el Planeamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales.

Publicada el 03 de Agosto de 2001 (Gaceta Oficial Nº 694) "( ) 2. En efecto, la función del Tribunal comunitario en estos casos, es la de interpretar fa nonna comunitaria desde el punto de vista jurldlco, es decir buscar el significado para precisar su alcance: función que difiere de la de aplicar la norma a los hechos, tarea que es exclusiva del juez nacional dentro de las esferas de su competencia. No obstante, el Tribunal de Justicia se encuentra facultado para referirse a los hechos, cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada.· Cabe precisar que la diligencia de inspección se realizó en el Expediente administrativo 1992008/DDA. 9 Proceso 440-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 Cantidad Instalada 10 14 2 1 5 2 13 3 Nombra del programa Windows XP Professional Windows98 Windows 2000 Server SOL Server 2000 Office 2000 Premium Office 2003 Prof Office XP Professlonal Office XP Professional con Front Paoe Adobe Photoshop es 3. 50 de 61 1 De otro lado, la denunciada acreditó ante el lndecopi la compra de versiones actualizadas de algunos de los programas previamente mencionados.

Ello se puede apreciar en el cuadro siguiente: CUADR02 Programas actualizados adquiridos por la denunciada el 22 y 23 de abril de 20085 Nombre del programa actualizado Microsoft Office Professional 2007 Windows Servar STO 2008 Photoshop CS3 Microsoft SOL SVR Estandar EDTN2008 4. Cantidad de licencias 27 2 1 1 Equivale al programa anterior Office 2003 Prof y Office XP Professional Windows 2000 Server Adobe Photoshop es SOL Servar 2000 En virtud de lo anterior, el lndecopi (tanto la primera como la segunda instancia) consideró que el monto que hubiese correspondido como pago de remuneraciones devengadas era de US$ 14 891.69.6• No obstante, tuvo en cuenta que si bien Tecnifajas no adquirió las mismas versiones encontradas en la diligencia de inspección (Cuadro 1 ), si compró las versiones actualizadas de la mayoría de dichos programas (Cuadro 2) a excepción de los que se detallan a continuación: CUADR03 Programas sobre los que no se acreditó la compra de versiones actualizadas Nombre del proarama Windows XP Professional Windows98 Office 2000 Premium Office XP Professional con Front Paoe 5 Ver página 31 de la Resolución 95-2008/CDA·INDECOPI. 6 Ver página 30 de la Resolución 95-2008/CDA-lNDECOPI.

Cantidad Instalada 3 4 5 3 10 Proceso 440·1P·2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 51 de 61 5. En tal sentido, el lndecopi consideró que, en la medida que Tecnifajas compró las versiones actualizadas de los programas utilizados sin autorización, correspondía descontar el monto de dichos programas (Cuadro 2) del monto de las remuneraciones devengadas a pagar.

En tal sentido, determinó el monto de las remuneraciones devengadas sobre la base de los programas de ordenador que no contaban con autorización (Cuadro 3) señalando que este ascendía a US$ 5 287.92. 6. En el proceso contencioso administrativo, el Poder Judicial (tanto la primera como la segunda instancia) consideró que la compra de licencias de los programas actualizados no puede ser tomada en cuenta para reducir el pago de remuneraciones devengadas sino solo para reducir el monto de la multa.

En tal sentido, ordenó al lndecopi que disponga el pago de remuneraciones devengadas por la suma de LIS$ 9 603.77. 7. Cabe precisar que el monto anteriormente señalado es la diferencia resultante entre lo que el lndecopi determinó como pago de remuneración devengada en caso de no haber adquirido las licencias de los programas actualizados (US$ 14 891.69) y lo que finalmente reconoció a Adobe y Microsoft como concepto de dicho pago (LIS$ 5 287.92).

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. El derecho de autor. La protección de los programas de ordenador o software. Infracción a las normas de derechos de autor. Indemnización por daños y perjuicios en. los casos de programas de ordenador o software. La figura del downgrade y su aplicación para el cálculo de la reparación o indemnización por daños y perjuicios. 2. 3. 4.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN 1. El derecho de autor. La protección de los programas de ordenador o software 1.1. El Articulo 4 de la Decisión 351 establece que el derecho de autor protege las obras literarias, artísticas y científicas, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas por cualquier forma o medio conocido o por conocer.

Del mismo modo, dicha disposición hace una enumeración ejemplificativa más no taxativa, de las obras protegidas, incluyendo en su Literal 1) lo referido a los programas de ordenador. 11 Proceso 44Q.IP 2015 4 GACETA OFICIAL 21/04/2017 52 de 61 1.2. Al respecto, la doctrina menciona algunas de las características de la "obra" protegida por el régimen de protección del derecho de autor, entre ellas las siguientes: 7 "1.

Que el resultado de la obra debe ser el resultado del talento creativo del hombre, en el dominio literario, artístico o cientlfico. 2. Que esa protección es reconocida con independencia del género de la obra, su forma de expresión, mérito o destino. 3. Que ese producto del ingenio humano, por su forma de expresión, exige características de originalidad'. 1.3.

De acuerdo con lo anterior, la protección de un derecho de autor no depende del mérito de la obra o de su destino, ni de la complejidad del trabajo intelectual o de los recursos para producirla, sino de que posea elementos demostrativos de una diferencia sensible, absoluta o relativa, que individualice el pensamiento representativo o la subjetividad de su autor, lo cual deberá valorarse como una cuestión de hecho en cada caso.

Dicho en otros términos, debe haber originalidad, creatividad. 1.4. De conformidad con el Artículo 7 de la Decisión 351, lo que se protege no son las ideas sino la forma mediante la cual estas son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a la obra. Dicha disposición hace hincapié en el hecho de que no son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial. 1.5.

Teniendo en cuenta cual es el objeto de protección del derecho de autor, corresponde mencionar aquellos derechos con los que cuenta el autor de una obra, los cuales se pueden catalogar en dos grupos o clases: los derechos morales y los derechos patrimoniales. 1.6. Los derechos morales protegen la correlación autor-obra con base en los intereses intelectuales y espirituales del autor en relación con su obra.

El Artículo 11 de la Decisión 351 plasma las características de los derechos morales: inalienables, inembargables, imprescriptibles e irrenunciables. 1.7. Aunque la norma no lo diga expresamente, los derechos morales en atención a su naturaleza no son limitados en el tiempo y, por lo tanto, a la muerte de su autor no se extinguen, ya que estos continúan en cabeza de sus causahabientes y posteriormente su defensa estará a cargo del Estado y otras instituciones designadas para el efecto en relación con el 7 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo.

El Nuevo Régimen del Derecho de Autor en Venezuela. Autoralex, Venezuela, 1994, p. 32. 12 Proceso 440-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 53 de 61 derecho de paternidad e integridad de la obra (párrafo segundo del Articulo 11 de la Decisión 351). 1.8. El mismo articulo consagra también ciertas facultades que se enmarcan dentro del grupo de derechos morales8 • Siguiendo la pertinente clasificación que Delia Lipszyc hace en su libro "Derecho de Autor y Derecho Conexos", se tiene que las facultades pueden ser positivas o negativas (defensivas).

Las primeras engloban todas las acciones que el titular del derecho de autor puede hacer con su obra; ahí se encuentran la facultad de divulgar la obra, modificarla y retirarla (Literal a) del Articulo 11 de la Decisión 351). Las segundas son todas aquellas acciones tendientes a defender la paternidad de la obra (Literales b) y c) del Articulo 11 de la Decisión 351)9. 1.9.

De conformidad con el Artículo 12 de la Decisión 351, los países miembros pueden reconocer otros derechos de carácter moral, diferentes a los enunciados en Artículo 11 de la Decisión 351. 1.1O. Los derechos patrimoniales, por su parte, agrupan todas aquellas facultades que posee el autor de la obra en relación con sus diferentes utilizaciones económicas.

El Artículo 13 de la Decisión 351 enlista en categorías muy generales las posibles acciones a realizar: autorizar o prohibir la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; la distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler; la importación al territorio de cualquier país miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho; y, la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. 1.11.

De conformidad con su naturaleza, los derechos patrimoniales son transferibles, renunciables y temporales. En relación con la última de las características, el derecho patrimonial no es ilimitado en el tiempo y, en ese sentido, la Decisión 351 en su Artículo 18 establece que tendrán una duración que será por el tiempo de la vida del autor y 50 años más después de su muerte.

Si se trata de una persona jurídica, el plazo de protección será de 50 años contados a partir de la realización, divulgación o publicación de la obra, según sea el caso. Asimismo, el Articulo 20 de dicha Decisión establece que el plazo de protección empezará a contarse desde el primero de enero del año siguiente al de la muerte del autor o al de la realización, divulgación o publicación de la obra según proceda 1 º. e Ver a modo referencial, la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 177-IP-2013 de fecha 13 de noviembre de 2013, p. 21. 9 LIPSZVC, Della.

Derecho de autor y derechos conexos. Ediciones UNESCO, Buenos Aires, 1993, p. 61. 10 Ver a modo referencial, la Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 177-IP-2013 de fecha 13 de noviembre de 2013, p. 22. 13 Proceso 440-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 54 de 61 1.12. Por último, es importante mencionar que la protección de los derechos de autor se soporta en un sistema declarativo de derechos y, por lo tanto, dichos derechos no nacen con el registro sino con la creación intelectual de la obra, conforme lo estipulado en los Artículos 52 y 53 de la Decisión 351.

El registro, por lo tanto, tiene objetivos organizativos e informativos. A lo anterior se deben agregar algunas precisiones realizadas por el Tribunal en relación a las características de la obra como objeto protegible por el derecho de autor: 11 "Con el objetivo de precisar aún más el concepto, es conveniente presentar de manera analítica las características de una obra como objeto protegible por el derecho de autor: 11 • Es una creación intelectual.

Es producto del actuar del ser humano; representa al espíritu humano actuando en los diferentes campos de expresión: artísticos, cientificos, literarios, entre otros. Esto quiere decir que el producto de la actividad de las máquinas, computadoras, animales o la naturaleza, sin que medie el ingenio humano, no puede ser considerado como obra. • Es original.

Es decir, que se pueda diferenciar claramente de obras de terceros, lo que lleva implícito que no sea copia o reproducción de otras en cabeza de terceros. Esto es posible, ya que el autor le ha impreso elementos propios de su espíritu. Aunque haya dos obras parecidas, se podrían considerar las originales si: 1) una no es una reproducción de la otra, y 2) tienen elementos que logran diferenciarlas o individualizarlas claramente.

También es importante mencionar que los dos requisitos mencionados pueden ser muy difíciles de probar en casos particulares, ya que podrfan intervenir muchas figuras y factores. Piénsese en obras como las arquitectónicas, las fotográficas, o en figuras como la obra derivada, que presentan un escenario que implica cierta dificultad para desentrañar el requisito de originalidad.

Al evaluar la mencionada originalidad no se tendrá en cuenta el mérito o altura intelectual, artística, técnica, tecnológica o científica. Es decir, se puede escribir algo falso, poco sustentado o falto de investigación profunda, pero si es de creación de un ser humano y se puede diferenciar claramente de /os otros escritos existentes, estamos ante una obra original.

Lo mismo sucede si se hace un dibujo o pintura con falta de técnica plástica; la originalidad no se otorga por la calidad artistica o la utilización adecuada de la técnica, se obtiene por ser un reflejo del espiritu de ese ser humano que plasmó los trazos en el lienzo o el papel. Sobre estas caracterlsllcas se puede consultar: VARGAS MENDOZA, Marcelo.

Las Providencias Judiciales y su Protección en et Régimen Comunitario Andino de Derechos de Autor. En Derechos Intelectuales Nº 15. Edítorial Astrea, Buenos Aires, Argentina, 2010, pp. 108 y 109. 14 Proceso 440-IP-2015 GACETA OFICIAL • 2. 21/04/2017 55 de 61 Es de naturaleza artística, científica o literaria. Es decir, que se genere en el marco de los diferentes campos donde se desarrolla el espíritu humana.

"12 Infracción a las normas de derechos de autor 2.1. La Decisión 351 establece en el Capítulo XIII "De los Aspectos Procesales" algunos parámetros generales en cuanto a los procesos o procedimientos que deben seguirse ante la autoridad nacional competente en relación con la protección del derecho de autor. 2.2. El titular de un derecho de autor está facultado para acudir a la autoridad nacional competente para iniciar acciones administrativas o judiciales cuando estime que existe alguna forma de vulneración a sus derechos.

En el caso de que la autoridad compruebe que se ha utilizado un derecho de autor sin autorización, el infractor tendrá que asumir consecuencias civiles, penales y administrativas sin excluir la responsabilidad pecuniaria. 2.3. El Artículo 57 de la Decisión 351 enuncia una serie de potestades con las que cuenta la autoridad nacional y específicamente, en el Literal a), de dicho artículo, establece la facultad de disponer el pago de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos.13 2.4.

Se advierte que lo dispuesto a través de la norma comunitaria y, en especial el Artículo 57 de la Decisión 351, al ser tan general en materia de procedimiento, deja abierto un gran margen para que el ordenamiento interno de los países miembros regulen los procedimientos y procesos sobre la base de la norma comunitaria, de conformidad con el principio de complemento indispensable 14. 12 Ver a modo referencial, la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 177-IP-2013 del 31 de octubre de 2013. 13 Ver lnterprelación Prejudicial recaída en el Proceso 178-IP-2006 de fecha 19 de enero de 2007. 14 El Tribunal, en relación con el principio de complemento indispensable, ha manifestado lo siguiente: ¿Las normas de derecho Interno pueden reglamentar el Ordenamiento Jurídico Comunitario?, el Tribunal ha acudido a la figura del complemento indispensable para resolverlo.

En ese senUdo ha reiterado que la facultad reglamentarla por la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y que se rige por el principio de complemento indispensable que se consagra de la siguiente manera: ·no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcla aplicación de aquéllas·.

"Lo anlerior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcla ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias." (Interpretación Prejudicial del 13 de febrero de 2007, recaída en proceso 158-IP-2006). 15 Proceso 440-IP-2015 GACETA OFICIAL 3. 21/04/2017 56 de 61 Indemnización por daños y perjuicios en los casos de programas de ordenador o software 3.1.

El Literal a) del Artículo 57 de la Decisión 486 señala lo siguiente: "Artículo 57.- La autoridad nacional competente, podrá asimismo ordenar lo siguiente: a) ( r El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho; 3.2.

En anteriores pronunciamientos, este Tribunal ha dicho que la indemnización por daños y perjuicios debe ser integral y, por tanto, incluir el daño emergente, el lucro cesante y el daño mora1. 1 s 3.3. La doctrina sostiene que el daño emergente es la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por la victima. En tal sentido, se habla de daño emergente cuando un bien económico sale efectivamente de la esfera patrimonial de la victima. 3.4.

Por su parte, el daño moral o extrapatrimonial es la afectación a aquellos bienes que son dificiles de valorar en dinero y que están relacionados directamente con la vida personal y afectiva de cada persona, tales bienes pueden ser la libertad, la intimidad, la tranquilidad, entre otros. 3.5. Teniendo en cuenta la materia controvertida del caso, el TJCA considera pertinente hacer una mención aparte de la figura del lucro cesante, la cual ha sido desarrollada por diversos tratadistas, los cuales la han conceptualizado en los siguientes términos: "Ganancia dejada de obtener como consecuencia del incumplimiento de una obligación, por la infracción de un deber o por un sacrificio patrimonial legítimo, que normalmente debe ser indemnizada por el causante del daño." 16 "( ) el lucro cesante se habrfa obtenido de no haber existido infracción contra los derechos del titular.

Pero aquf no se da la alternativa de reclamar el importe del beneficio que la actividad ilícita ha generado al infractor ( ) sino la remuneradón que el titular del derecho habría obtenido en caso de haber autorizado convenientemente la explotación llevada a cabo." 17 IS Véase las Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 07-IP-2014 y 124-IP-2014. 16 HERNANDO CUADRADO, Luis Alberto.

E/lenguaje juridico. Editorial Verdum. Madrid. 2003. p. 51. 17 YZQUIERDO TOLSADA, Mariano y ARIAS MÁIZ, Vicente. Daños y Perjuicios en la Propiedad Intelectual por una nueva regulación. Editorial Trama. Madrid. 2006. p. sin. 16 Proceso 440-IP·2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 57 de 61 "Este daño material toma el nombre de( ) lucro cesante cuando se refiere a la ganancia que iba a recibir y que fue eliminada por el hecho ilegítimo y el causante tiene que responder por ellos.

"18 3.6. De las definiciones antes mencionadas, se puede colegir que el lucro cesante es el conjunto de ganancias que la víctima habría obtenido en caso de no haberse realizado la afectación, lo que equivale a decir que es aquella parte del patrimonio que la víctima dejó de percibir como consecuencia de la afectación. 3.7. En el derecho de autor, el lucro cesante se puede entender como aquellas ganancias que el titular de la obra dejó de percibir como consecuencia de la infracción; esto es, el monto equivalente a lo que habría obtenido en caso de haberse pagado por la licencia a usar la obra. 3.8.

Por lo anterior, se puede concluir que el concepto de reparación o indemnización es mucho más amplio que el simple pago compensatorio de las remuneraciones dejadas de percibir (lucro cesante), pues también incluye la reparación pecuniaria por lo que efectivamente perdió (daño emergente) y la reparación por la afectación de ciertos bienes que pertenecen a esfera personal o subjetiva (daño moral). 3.9.

Ahora bien, la reparación o indemnización del daño, sea cual fuere el tipo de afectación que se haya realizado (daño emergente, lucro cesante o daño moral) implica el traslado de la afectación a aquella persona que la produjo. En esa linea se ha pronunciado la doctrina al señalar que "la reparación del daño no es otra cosa que trasladar las consecuencias negativas que sufre el damnificado por las pérdidas sufridas a causa del daño".19 3.10.

En el derecho de autor, la reparación del lucro cesante equivaldría al reembolso a favor del titular de aquellas ganancias dejadas de percibir a partir de la infracción. 3.11. En tal sentido, el Literal a) del Artículo 57 de la Decisión 351 habilita a las autoridades competentes de los países miembros de la Comunidad Andina a reparar el daño, sea que este sea producto del lucro cesante, daño emergente o daño moral. 3.12.

Corresponde a los países miembros regular, mediante su legislación interna, las vías (sede administrativa o instancia judicial) a través de las cuales las personas pueden obtener la reparación o indemnización por los 18 MEDINA PABÓN, Juan Enrique. Derecho Civil. Aproximación al Derecho de Personas. Editorial Universidad del Rosario. Bogotá. 2010. p 396. 19 PERÉZ FUENTES, Gisela Maria.

El Daño Moral en lberoamérlca. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. México. 2006. p 205. 17 Proceso 440-IP�2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 58 de 61 daños generados por la configuración de infracciones contra sus derechos de autor. 4. La figura del downgrade y su aplicación para el cálculo de la reparación o indemnización por daños y perjuicios 4.1.

En los procedimientos de infracción al derecho de autor, específicamente aquellos referidos al uso no autorizado de software, la compra de programas de ordenador actualizados que implique la posibilidad de usar sus versiones anteriores se denomina downgrade o downgrade automático. 4.2. En pronunciamientos anteriores, el TJCA ha sido de la opinión que la figura del downgrade no constituía un elemento a tomar en cuenta para reducir el monto de aquello que correspondía pagar por concepto de reparación o indemnización en los términos que establece el Literal a) del Artículo 57 de la Decisión 351.

En efecto, el TJCA, en pronunciamientos anteriores, se pronunció en los siguientes términos:20 La figura del downgrade no es aplicable como parámetro resarcitorio o indemnizatorio en el marco de la normativa comunitaria. Regularizar el software ilegal de ninguna manera repara /os daños causados con la infracción, lo que debe incluir las remuneraciones traídas a valor presente y dejadas de percibir con la acción infractora, así como el lucro cesante y el daño extrapatrimonial que pudiera presentarse.

M ( )" 4.3. El actual colegiado coincide con el texto citado en el extremo que señala que la reparación de los daños causado incluye las remuneraciones traídas a valor presente. Atendiendo la correcta naturaleza del lucro cesante, las remuneraciones traídas a valor presente no son otra cosa que el monto de las licencias que el infractor no pagó, traídas a valor presente.

En efecto, como se ha mencionado anteriormente, en el campo del derecho de autor, la reparación del lucro cesante implicar el pago de aquellas ganancias dejadas de percibir en su momento por el titular de la obra (la cual puede ser un software) a partir de la infracción, traídas a valor presente. 4.4. Para calcular las remuneraciones traidas a valor presente, la autoridad competente puede establecer diversas metodologías.

Por ejemplo, calcular el monto de las licencias no pagadas más los intereses correspondientes, actualizar el monto de las licencias no pagadas a un parámetro inflacionario (v.g. el índice de precios al consumidor), entre otros. Corresponde a la autoridad nacional competente establecer la metodología para calcular las remuneraciones traídas a valor presente. 20 Véase las Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 07-IP-2014, 124-IP-2014 y 180IP-2014. 18 Proceso 440-lP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 59 de 61 4.5.

Teniendo en cuenta que el downgrade implica un pago que permite usar tanto la versión anterior como la versíón actualizada de un determinado software, es posible inferir razonablemente que (aunque no corresponda a la licencia del software anterior) dicho pago es un monto de dinero que sale del patrimonio del infractor e ingresa al patrimonio del titular del software y, en tal sentido, compensa de algún modo el lucro cesante dejado de percibir inicialmente. 4.6.

As[, por ejemplo, si la autoridad competente calculara las remuneraciones no pagadas traldas a valor presente en 10000 unidades, y el pago de la licencia del software actualizado equivale a 1000 unidades, el infractor solo deberla, por concepto de remuneraciones devengadas, la suma de 9000 unidades. Como puede advertirse, la figura del downgrade ayuda a paliar (disminuir, atenuar) lo que el titular del software dejó de percibir como consecuencia de la infracción. 4.7.

Es importante precisar que la figura del downgrade no elimina la responsabilidad del infractor, ni lo exime de asumir la sanción correspondiente. Tampoco dicha figura significa que el infractor ya no debe remuneración alguna. La figura del downgrade, tal como ha sido explicado en la presente interpretación prejudicial, sirve únicamente para paliar (disminuir, atenuar), según el cálculo correspondiente, las remuneraciones no pagadas traídas a valor presente.

En efecto. es evidente que el infractor tiene que pagar por el uso del software por el tiempo anterior a la adquisición de la licencia actualizada. 4.8. Esta interpretación de los alcances del downgrade en lo que atañe a las remuneraciones no pagadas incentiva la formalización, en el sentido de que incentiva a los agentes económicos a dejar la situación de ilegalidad en la que están y adquirir las licencias correspondientes, cumpliendo de esta manera con la legislación que protege el derecho de autor. 4.9.

Sobre la base de lo expuesto, se deberá tomar en cuenta que la figura del downqrade si es un parámetro a tomar en cuenta para el cálculo del monto que se debe pagar al titular del derecho por reparación de lucro cesante en los términos de lo señalado en el Literal a) del Articulo 57 de la Decisión 351. Cada país miembro, en atención a su legislación interna, determinará la forma en que se realizará dicho cálculo, ya sea como indemnización en la vla judicial o a través de figuras similares como podría ser el pago de remuneraciones no pagadas en sede administrativa.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 9576-2014, la que deberá adoptarla 19 Proceso 440-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 60 de 61 al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artf culo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. l�JI 4Lj Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. ii/J Cecilia �isa Ayllón Quinteros PRESIDENTA 20 Proceso 440-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 61 de 61 Notifiquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 21